BPatG Beschluss vom 24.06.2009 – 15 W (pat) 37/04

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 37/04 _______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt zugestellt am

24. Juni 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 53 828

… 08.05

…

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

Grund der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 2009 in der Sitzung vom

8. Juni 2009 unter Mitwirkung des Richters Dr. Egerer als Vorsitzenden, der

Richterin Schwarz-Angele, der Richterin Dipl.-Chem. Zettler sowie des Richters

Dr. Lange

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der

Patentabteilung 1.43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

9. März 2004 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 7 gemäß 4. Hilfsantrag, gestellt in der

mündlichen Verhandlung am 12. Februar 2009 (Schriftsatz vom

21. Januar 2009),

Beschreibung Seiten 1 bis 11, gemäß Anlage zum Schriftsatz vom

12. März 2009,

Bezeichnung des Patents: „Migrations-, geruchs- und swellingarme Bogenoffsetdruckfarbe“.

G r ü n d e

I.

Auf die am 21. Dezember 1996 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche

Patent- und Markenamt das deutsche Patent 196 53 828 mit der Bezeichnung

„Migrations-, geruchs- und swellingarme Bogenoffsetdruckfarbe“

erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 29. November 2001.

Nach Prüfung des mit Schriftsatz vom 25. Februar 2002 erhobenen Einspruchs

wurde das Patent mit Beschluss der Patentabteilung 1.43 vom 9. März 2004 in

vollem Umfang aufrechterhalten.

Dem Beschluss lagen die erteilten Patentansprüche 1 bis 10 gemäß Streitpatent

DE 196 53 828 C2 mit folgendem Wortlaut zugrunde:

„1. Offsetdruckfarbe, die ein kolophoniummodifiziertes Phenolharz (A)

und/oder ein Maleinatharz (B) und/oder ein modifiziertes Kohlenwasserstoffharz (C) und/oder einen Kolophoniumharzester (D) umfaßt,

dadurch gekennzeichnet, daß sie als Lösungsmittel für das/die

Harz(e) einen oder mehrere Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen mit hohem sterischen Raumbedarf und/oder von Ethinolen aufweist.

2. Offsetdruckfarbe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie

ferner mehrfunktionelle Allylester mehrwertiger organischer Säuren

aufweist.

3. Offsetdruckfarbe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

daß sie ferner einer Polyallylether aufweist.

4. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daß sie mineralölfrei ist.

5. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daß die Fettsäuren der Fettsäureester eine

Kohlenstoffkettenlänge von 8 - 26 Kohlenstoffatomen aufweisen.

6. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daß die mehrwertigen Alkohole aus Trimethylolpropan, Pentaerythrit und Dipentaerythrit ausgewählt sind.

7. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daß die Fettsäureester der mehrwertigen

Alkohole eine Säurezahl zwischen 5 und 20 mg KOH/g, eine Jodzahl

zwischen 0 und 150 g J2/100 g und eine Viskosität im Bereich zwischen 20 und 500 mPa s aufweisen.

8. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daß die Harze ein Molekulargewicht Mw

von 5000 - 120 000, eine Säurezahl von 10 - 40, eine Hydroxylzahl

von 20 - 70 und einen Schmelzbereich von 120 - 190° C aufweisen.

9. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, daß die Offsetdruckfarbe die Harze (A) und

(B) sowie den Fettsäureester mehrwertiger Alkohole (E) in einem

Mengenverhältnis von 17 - 36 : 13 - 32 : 45 - 70 aufweist.

10. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, daß die Offsetdruckfarbe die Harze (A),

(B), (C) und (D) sowie den Fettsäureester (E) in einem Mengenverhältnis von 0 - 45 : 0 - 32 : 0 - 24 : 0 - 19 : 38 - 70 aufweist.“

Die Aufrechterhaltung des Patents wurde hauptsächlich damit begründet, dass der

Patentanspruch 1 in Verbindung mit den erläuternden Ausführungen in der Beschreibung, insbesondere Beispiele und Absatz [0018], dem Fachmann die Erfindung so ausreichend deutlich und vollständig offenbare, dass dieser sie ausführen

könne. Zudem sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 im Hinblick auf den aus

den entgegengehaltenen Druckschriften DE 195 16 028 A1, US 5 178 672 A,

JP 08-218022 A und JP 60-011565 A bekannten Stand der Technik neu und

beruhe demgegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

In der Beschwerdebegründung vom 19. August 2004 stützt sie ihr Vorbringen auf

folgenden Stand der Technik

D1

D2

DE 195 16 028 A1

US 5 178 672 A

D3 WO 97/35934 A1

D4

JP 08-218022 A

(in Form der elektronischen Übersetzung in

D5

D6

D7

englischer Sprache)

JP 60-011565 A, in: Patent Abstracts of Japan

Polygraph, Treffpunkt Druckindustrie 11-95, Seiten 39, 40, 47

RÖMPP Chemie Lexikon, 9. Auflage (1992), Georg Thieme Verlag

Stuttgart, Seite 3558-59, Schlagwort: Polyole

D8

ULLMANN´S Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Ausgabe

(1974), Band 7, Seite 227, Schlagwort: Mehrwertige Alkohole

D9

RÖMPP Chemie Lexikon, 9. Auflage (1992), Georg Thieme Verlag

Stuttgart, Seite 4303, Schlagwort: Sterische Hinderung

D10 RÖMPP Chemie Lexikon, 9. Auflage (1991), Georg Thieme Verlag

Stuttgart, Seite 3351-53, Schlagwort: Phenolharze

D11 ULLMANN´S Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Ausgabe

(1979), Band 18, Seiten 246-47, Schlagwort: Phenolharze

und Band 12, Seite 533, Schlagwort: Öllösliche modifizierte Phenolharze

D12 ULLMANN´S Encyklopädie der technischen Chemie, 5. Ausgabe

(1993), Band A22, Seiten 147, 149, Schlagwort: Binders

D13 RÖMPP Lexikon „Lacke und Farben“ (1998), Seiten 274-276,

Schlagwort: Härtung

D14 D.J. Owen, „Printing inks for Lithography“ (1990), Seiten 53 – 54

D15 EP 0 886 671 B1.

Sie macht geltend, die Erfindung des Streitpatents sei nicht so klar und vollständig

genug offenbart, damit ein Fachmann sie ausführen könne. Der Umfang der

Ansprüche sei so breit, dass sie auch eine Vielzahl von Ausführungsformen

umfassten, die die dem Patent zugrundeliegende Aufgabe nicht lösten. Aufgrund

der fehlenden Definitionen und/oder weiteren Beschreibungen bestimmter, in dem

Patent verwendeter Ausdrücke seien die Grenzen des Umfangs der Ansprüche

unklar, was zu einer rechtlichen Unsicherheit für die Öffentlichkeit führe.

So liefere das Streitpatent keine näheren Definitionen zu den Harzen (A) bis (D).

Des Weiteren enthalte das Patent keine Beschreibung oder Definition des Ausdrucks „hoher sterischer Raumbedarf“. Es sei für den Fachmann auch völlig

unklar, ob sich „sterischer Raumbedarf“ auf den mehrwertigen Alkohol oder den

resultierenden Fettsäureester beziehe. Ferner enthalte das Patent insofern einen

Widerspruch, als Triglyceride die dem Patent zugrundeliegende Aufgabe nicht

lösen könnten, wie in Absatz [0019] des Patents beschrieben sei. Gemäß den

Patentansprüchen und der Beschreibung könne jedoch jede Fettsäure mit 8 bis

26 Kohlenstoffatomen verwendet werden. Geeignete Alkohole seien z. B. 2-Ethyl-

2-hydroxymethyl-1,3-propandiol (Trimethylolpropan) und 2,2-Bis-(hydroxymethyl)-

1,3-propandiol (Pentaerythrit). Das vollständig veresterte Trimethylolpropan und

der ternäre Ester von Pentaerythrit mit Fettsäuren hätten vermutlich annähernd

den gleichen sterischen Raumbedarf wie die Triglyceride unter Verwendung der

gleichen Säuren. Die Beschreibung der Erfindung sei deshalb so unklar und

unvollständig, dass ein Fachmann die Erfindung innerhalb des gesamten beanspruchten Umfangs nicht ausführen könne.

Darüber hinaus macht die Einsprechende im Beschwerdeschriftsatz geltend, dass

der Gegenstand des Streitpatents gegenüber den Entgegenhaltungen D1 und D2

nicht mehr neu, zumindest aber für den Fachmann unter Verwendung seines allgemeinen Wissens aus D1 und D2 nahegelegt sei.

In der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 2009 hat die Einsprechende

zusätzlichen Stand der Technik anhand der Druckschriften

D21 US 5 122 188 A

D22 US 4 262 936 A D23 Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th Edition, VCH

Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1993, Vol. A 23, Seiten 79 -

85, Schlagwort: Rosin (Colophony)

D24 Internet-Auszug http://de.wikipedia.org/wiki/Alkydharz vom 11. Februar 2009, Schlagwort: Alkydharze

vorgelegt und vorgetragen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch

gegenüber den Dokumenten D21 und D22 nicht mehr neu sei, zumindest demgegenüber aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten

widersprochen und im Schriftsatz vom 21. Januar 2009 anhand der Dokumente

D16 RÖMPP Lexikon „Lacke und Druckfarben“, Georg Thieme Verlag

Stuttgart, 1998,

Seite 328, Schlagwort: Kolophonium

Seiten 441-42, Schlagwort: Phenol-Harze

D17 RÖMPP Lexikon „Lacke und Druckfarben“, Georg Thieme Verlag

Stuttgart, 1998,

Seiten 459-60, Schlagwort: Polyester-Harze

D18 RÖMPP Lexikon „Lacke und Druckfarben“, Georg Thieme Verlag

Stuttgart, 1998,

Seite 507, Schlagwort: Schablone

D19 RÖMPP Lexikon „Lacke und Druckfarben“, Georg Thieme Verlag

Stuttgart, 1998,

Seiten 521-22, Schlagwort: Siebdruckfarben

D20 Internet-Auszug http://www.suneurope.com/locations/germany.htm

vom 23. August 2002, Sun Chemical Locations in Europe

ausgeführt, dass die Herstellung einer migrations-, geruchs- und swellingarmen

Offsetdruckfarbe zum Zeitpunkt der Patentanmeldung im Stand der Technik ungelöst und nicht nahegelegt war, weil für einen Fachmann die Lösung der Aufgabe

sich aus keiner der zitierten Entgegenhaltungen weder allein, noch in Kombination

miteinander ergeben konnte. Vielmehr handele es sich bei den Ausführungen der

Einsprechenden um ex-post Betrachtungen.

Zur bemängelten Klarheit der im Patent verwendeten Begriffe stellt sie unter Bezugnahme auf RÖMPP Lexikon (D16 bis D19) fest, dass dem Druckfarbenchemiker diese Begriffe geläufig seien. Vor dem Hintergrund der in der Streitpatentschrift geschilderten Lösung könne der Druckfarbenchemiker unschwer aus den

ihm aus dem Berufsalltag bekannten Harzen und den dort genannten Fettsäuren

aus drei Alkoholen und C8-26-Fettsäuren ohne Weiteres Offsetdruckfarben herstellen, die die Aufgabe lösten, da ihm sämtliche, für die Herstellung der Offsetdruckfarbe notwendigen Bestandteile geläufig seien. Insofern seien die Beispiele nacharbeitbar und damit ausführbar.

In der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 2009 verteidigt die Patentinhaberin das Patent im Umfang der erteilten Patentansprüche 1 bis 10 (Hauptantrag),

hilfsweise im Umfang der Hilfsanträge 1 bis 4, eingereicht mit Schriftsatz vom

21. Januar 2009.

Hilfsantrag 1 umfasst neun Patentansprüche, die wie folgt lauten:

„1. Offsetdruckfarbe, die ein kolophoniummodifiziertes Phenolharz (A)

und/oder ein Maleinatharz (B) und/oder ein modifiziertes Kohlenwasserstoffharz (C) und/oder einen Kolophoniumharzester (D) umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass sie als Lösungsmittel für das/die

Harz(e) einen oder mehrere Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen mit hohem sterischen Raumbedarf aufweist, wobei die Fettsäuren der Fettsäureester eine Kohlenstoffkettenlänge von 8 - 26 Kohlenstoffatomen aufweisen.

2. Offsetdruckfarbe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

sie ferner mehrfunktionelle Allylester mehrwertiger organischer Säuren aufweist.

3. Offsetdruckfarbe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass sie ferner einer Polyallylether aufweist.

4. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dass sie mineralölfrei ist.

5. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass die mehrwertigen Alkohole aus Trimethylolpropan, Pentaerythrit und Dipentaerythrit ausgewählt sind.

6. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass die Fettsäureester der mehrwertigen

Alkohole eine Säurezahl zwischen 5 und 20 mg KOH/g, eine Jodzahl

zwischen 0 und 150 g J2/100 g und eine Viskosität im Bereich zwischen 20 und 500 mPa s aufweisen.

7. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass die Harze ein Molekulargewicht Mw

von 5000 - 120 000, eine Säurezahl von 10 - 40, eine Hydroxylzahl

von 20 - 70 und einen Schmelzbereich von 120 - 190° C aufweisen.

8. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass die Offsetdruckfarbe die Harze (A)

und (B) sowie den Fettsäureester mehrwertiger Alkohole (E) in einem

Mengenverhältnis von 17 - 36 : 13 - 32 : 45 - 70 aufweist.

9. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass die Offsetdruckfarbe die Harze (A),

(B), (C) und (D) sowie den Fettsäureester (E) in einem Mengenverhältnis von 0 - 45 : 0 - 32 : 0 - 24 : 0 - 19 : 38 - 70 aufweist.“

Hilfsantrag 2 umfasst acht Patentansprüche, die wie folgt lauten:

„1. Offsetdruckfarbe, die ein kolophoniummodifiziertes Phenolharz (A)

und/oder ein Maleinatharz (B) und/oder ein modifiziertes Kohlenwasserstoffharz (C) und/oder einen Kolophoniumharzester (D) umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass sie mineralölfrei ist und als Lösungsmittel für das/die Harz(e) einen oder mehrere mehrfach veresterte(n) Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen mit hohem

sterischen Raumbedarf aufweist, wobei die Fettsäuren der Fettsäureester eine Kohlenstoffkettenlänge von 8 - 26 Kohlenstoffatomen aufweisen.

2. Offsetdruckfarbe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

sie ferner mehrfunktionelle Allylester mehrwertiger organischer Säuren aufweist.

3. Offsetdruckfarbe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass sie ferner einer Polyallylether aufweist.

4. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dass die mehrwertigen Alkohole aus Trimethylolpropan, Pentaerythrit und Dipentaerythrit ausgewählt sind.

5. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass die Fettsäureester der mehrwertigen

Alkohole eine Säurezahl zwischen 5 und 20 mg KOH/g, eine Jodzahl

zwischen 0 und 150 g J2/100 g und eine Viskosität im Bereich zwischen 20 und 500 mPa s aufweisen.

6. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass die Harze ein Molekulargewicht Mw

von 5000 - 120 000, eine Säurezahl von 10 - 40, eine Hydroxylzahl

von 20 - 70 und einen Schmelzbereich von 120 - 190° C aufweisen.

7. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass die Offsetdruckfarbe die Harze (A)

und (B) sowie den Fettsäureester mehrwertiger Alkohole (E) in einem

Mengenverhältnis von 17 - 36 : 13 - 32 : 45 - 70 aufweist.

8. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass die Offsetdruckfarbe die Harze (A),

(B), (C) und (D) sowie den Fettsäureester (E) in einem Mengenverhältnis von 0 - 45 : 0 - 32 : 0 - 24 : 0 - 19 : 38 - 70 aufweist.“

Hilfsantrag 3 umfasst acht Patentansprüche, die wie folgt lauten:

„1. Offsetdruckfarbe, die ein kolophoniummodifiziertes Phenolharz (A)

und/oder ein Maleinatharz (B) und/oder ein modifiziertes Kohlenwasserstoffharz (C) und/oder einen Kolophoniumharzester (D) umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass sie mineralölfrei ist und als Lösungsmittel für das/die Harz(e) einen oder mehrere vollständig veresterte(n) Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen mit hohem

sterischen Raumbedarf aufweist, wobei die Fettsäuren der Fettsäureester eine Kohlenstoffkettenlänge von 8 - 26 Kohlenstoffatomen aufweisen.

2. Offsetdruckfarbe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

sie ferner mehrfunktionelle Allylester mehrwertiger organischer Säuren aufweist.

3. Offsetdruckfarbe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass sie ferner einer Polyallylether aufweist.

4. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dass die mehrwertigen Alkohole aus Trimethylolpropan, Pentaerythrit und Dipentaerythrit ausgewählt sind.

5. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass die Fettsäureester der mehrwertigen

Alkohole eine Säurezahl zwischen 5 und 20 mg KOH/g, eine Jodzahl

zwischen 0 und 150 g J2/100 g und eine Viskosität im Bereich zwischen 20 und 500 mPa s aufweisen.

6. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass die Harze ein Molekulargewicht Mw

von 5000 - 120 000, eine Säurezahl von 10 - 40, eine Hydroxylzahl

von 20 - 70 und einen Schmelzbereich von 120 - 190° C aufweisen.

7. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass die Offsetdruckfarbe die Harze (A)

und (B) sowie den Fettsäureester mehrwertiger Alkohole (E) in einem

Mengenverhältnis von 17 - 36 : 13 - 32 : 45 - 70 aufweist.

8. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass die Offsetdruckfarbe die Harze (A),

(B), (C) und (D) sowie den Fettsäureester (E) in einem Mengenverhältnis von 0 - 45 : 0 - 32 : 0 - 24 : 0 - 19 : 38 - 70 aufweist.“

Hilfsantrag 4 umfasst sieben Patentansprüche, die wie folgt lauten:

„1. Offsetdruckfarbe, die ein kolophoniummodifiziertes Phenolharz (A)

und/oder ein Maleinatharz (B) und/oder ein modifiziertes Kohlenwasserstoffharz (C) und/oder einen Kolophoniumharzester (D) umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass sie mineralölfrei ist und als Lösungsmittel für das/die Harz(e) einen oder mehrere vollständig veresterte(n) Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen mit hohem

sterischen Raumbedarf aufweist, die aus Trimethylolpropan, Pentaerythrit und Dipentaerythrit ausgewählt sind, wobei die Fettsäuren

der Fettsäureester eine Kohlenstoffkettenlänge von 8 - 26 Kohlenstoffatomen aufweisen.

2. Offsetdruckfarbe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

sie ferner mehrfunktionelle Allylester mehrwertiger organischer Säuren aufweist.

3. Offsetdruckfarbe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass sie ferner einer Polyallylether aufweist.

4. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dass die Fettsäureester der mehrwertigen

Alkohole eine Säurezahl zwischen 5 und 20 mg KOH/g, eine Jodzahl

zwischen 0 und 150 g J2/100 g und eine Viskosität im Bereich zwischen 20 und 500 mPa s aufweisen.

5. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass die Harze ein Molekulargewicht Mw

von 5000 - 120 000, eine Säurezahl von 10 - 40, eine Hydroxylzahl

von 20 - 70 und einen Schmelzbereich von 120 - 190° C aufweisen.

6. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass die Offsetdruckfarbe die Harze (A)

und (B) sowie den Fettsäureester mehrwertiger Alkohole (E) in einem

Mengenverhältnis von 17 - 36 : 13 - 32 : 45 - 70 aufweist.

7. Offsetdruckfarbe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass die Offsetdruckfarbe die Harze (A),

(B), (C) und (D) sowie den Fettsäureester (E) in einem Mengenverhältnis von 0 - 45 : 0 - 32 : 0 - 24 : 0 - 19 : 38 - 70 aufweist.“

(Änderungen sind jeweils kursiv dargestellt worden).

Der Patentinhaberin ist des Weiteren Gelegenheit gegeben worden, binnen einer

Frist von vier Wochen in Bezug auf den 4. Hilfsantrag eine angepasste Beschreibung vorzulegen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

hilfsweise das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten

auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 9 gemäß 1. Hilfsantrag,

bzw. auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 8 gemäß 2. Hilfsantrag,

bzw. auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 8 gemäß 3. Hilfsantrag,

bzw. auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 7 gemäß 4. Hilfsantrag,

sämtliche gemäß Schriftsatz vom 21. Januar 2009.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss des Patentamts aufzuheben und

das Patent vollumfänglich zu widerrufen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten sowie der im Prüfungsverfahren für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogenen

Dokumente wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt worden

und daher zulässig (§ 73 PatG). Sie führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis.

1.

Bezüglich der Offenbarung der geltenden Patentansprüche 1 bis 10 gemäß

Hauptantrag bestehen keine Bedenken, denn diese sind die erteilten Ansprüche

und sie finden ihre Grundlage in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen,

dort im Wesentlichen in den Ansprüchen 1 bis 10. Die im erteilten Patentanspruch 1 aufgenommene Beschränkung auf Offsetdruckfarbe ist in der ursprünglichen Beschreibung Seite 1, Absatz 1, offenbart. Die erteilten Patentansprüche 2

bis 10 stimmen mit den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 10 überein.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 findet seine Stütze in den

erteilten bzw. ursprünglichen Ansprüchen 1 und 5, die neuen Patentansprüche 2

bis 9 entsprechen den erteilten bzw. ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 4 und 6 bis

10.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lässt sich aus den erteilten

Ansprüchen 1, 4 und 5 herleiten. Die weiter aufgenommene Ergänzung „mehrfach“ (veresterte(n) Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen) ist sinngemäß

offenbart im Streitpatent, Absatz [0018], sowie in der ursprünglichen Beschreibung

auf Seite 4, Absatz 4, vor allem letzter Satz: „Die mehrwertigen Alkohole können

vollständig oder partiell verestert sein“. Damit ist bei höherwertigen Polyolen sinngemäß eine mehrfache, aber noch nicht vollständige Veresterung umfasst. Die

neuen Ansprüche 2 bis 8 entsprechen den erteilten bzw. ursprünglichen Ansprüchen 2, 3 und 6 bis 10.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 findet seine Grundlage in den

erteilten bzw. ursprünglichen Ansprüchen 1, 4 und 5. Die zusätzlich aufgenommene Beschränkung „vollständig“ (veresterte(n) Fettsäureester von mehrwertigen

Alkoholen) ist sinngemäß offenbart im Streitpatent, Absatz [0018], sowie in der

ursprünglichen Beschreibung auf Seite 4, Absatz 4, letzter Satz: „Die mehrwertigen Alkohole können vollständig oder partiell verestert sein“. Die neuen Ansprüche 2 bis 8 entsprechen den erteilten bzw. ursprünglichen Ansprüchen 2, 3 und 6

bis 10.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 findet seine Stütze in den

erteilten bzw. ursprünglichen Ansprüchen 1, 4, 5 und 6 i. V. m. Absatz [0018] der

Streitpatentschrift bzw. Seite 4, Absatz 4, der Ursprungsunterlagen. Die neuen

Ansprüche 2 bis 7 entsprechen den erteilten bzw. ursprünglichen Ansprüchen 2, 3

und 7 bis 10.

2.

Gemäß den Ausführungen in Absatz [0001] der Streitpatentschrift betrifft

die Erfindung eine migrations-, geruchs- und swellingarme Bogenoffsetdruckfarbe,

die zur Herstellung von Lebensmittelverpackungen geeignet ist.

Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung ist damit gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag eine

M1

M2

Offsetdruckfarbe,

die ein kolophoniummodifiziertes Phenolharz (A) und/oder ein

Maleinatharz (B) und/oder ein modifiziertes Kohlenwasserstoffharz (C) und/oder einen Kolophoniumharzester (D) umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass

M3

M4

sie als Lösungsmittel für das/die Harz(e)

einen oder mehrere Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen

M4a mit hohem sterischen Raumbedarf und/oder

M5

einen oder mehrere Fettsäureester von Ethinolen aufweist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von

dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dadurch, dass auf das alternative Merkmal M5 verzichtet und durch ein neues Merkmal M6 ersetzt wurde, das die Auswahl an Fettsäuren für den Fettsäureester durch die Kohlenstoffkettenlänge näher

kennzeichnet:

M6

wobei die Fettsäuren der Fettsäureester eine Kohlenstoffkettenlänge von 8 - 26 Kohlenstoffatomen aufweisen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von

dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass er neben den Merkmalen M1 bis M4a und M6 zusätzlich noch die Merkmale M4b und M7 aufweist:

M4b wobei der oder die Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen

mehrfach verestert sind,

und

M7

die Druckfarbe mineralölfrei ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von

dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 nur dadurch, dass im Merkmal M4b

„mehrfach“ durch „vollständig“ (M4b‘) ersetzt worden ist:

M4b‘ wobei der oder die Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen vollständig verestert sind.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von

dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 dadurch, dass er neben den Merkmalen M1 bis M4a, M4b‘, M6 und M7 zusätzlich noch das Merkmal M4c aufweist:

M4c die aus Trimethylolpropan, Pentaerythrit und Dipentaerythrit ausgewählt sind.

3.

Als zuständiger Fachmann ist hier ein berufserfahrener Diplom-Chemiker

anzusehen, der sich mit der Entwicklung und Anwendung von Druckfarben allgemein beschäftigt und deshalb auch über einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiet

der Offsetdruckfarben verfügt.

4.

Der gegenüber dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen geltend gemachte

Widerrufsgrund der unzureichenden Offenbarung gemäß § 21 (1) Nr. 2 PatG liegt

nicht vor.

Zur Beurteilung der Frage, ob der Einwand der mangelnden Offenbarung des

Gegenstandes des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen

jeweils zutrifft, ist der Sinngehalt der Patentansprüche in seiner Gesamtheit und

der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung

liefern, unter Heranziehung der den Patentanspruch erläuternden Beschreibung

durch Auslegung zu ermitteln. Dabei stellt die Patentschrift im Hinblick auf die dort

gebrauchten Begriffe ihr eigenes Lexikon dar (BGH GRUR 2007, 410 [18] - Kettenradanordnung; GRUR 99, 909 – Spannschraube; Mitt. 00, 105, 106 - Extrusionskopf). Eine Auslegung unterhalb des technisch verstandenen Wortsinns ist

unzulässig, und zwar auch dann, wenn sich die Beschreibung und die Ausführungsbeispiele ausschließlich auf bestimmte Ausführungsbeispiele beschränken,

die lediglich einen Teil des weiter zu verstehenden Sinngehalts des Patentanspruchs abdecken (BGH GRUR 07, 309 – Schussfädentransport). Ausführungsbeispiele erläutern den Erfindungsgegenstand nämlich nur exemplarisch, aber

nicht abschließend (BGH v. 12.2.2008 – X ZR 153/05 Mehrgangnabe = Mitt. 08,

271 L). Insofern ist eine patentierte Erfindung nur dann unzureichend offenbart,

wenn ein für das Gebiet der Erfindung zuständiger Fachmann anhand der Patentschrift unter Zuhilfenahme seines Fachwissens und des allgemeinen Fachwissens

mit zumutbarem Aufwand nicht in der Lage ist, die unter Schutz gestellte Erfindung in ausreichendem Maße im gesamten beanspruchten Bereich praktisch zu

verwirklichen (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, § 21, Rdn. 28, 29).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 betrifft eine Offsetdruckfarbe, die Harze

(Merkmal M2) und ein Lösungsmittel für die Harze (Merkmal M3) umfasst.

Gemäß Merkmal M2 sind für das Harz nur vier Stoffgruppen, nämlich ein kolophoniummodifiziertes Phenolharz (A) und/oder ein Maleinatharz (B) und/oder ein

modifiziertes Kohlenwasserstoffharz (C) und/oder ein Kolophoniumharzester (D),

angegeben. Damit sind im angegriffenen Patent zwar für das streitpatentgemäß

einzusetzende Harz keinerlei konkrete Beispiele aufgeführt, jedoch enthalten die

Ausführungsbeispiele zumindest die Markennamen handelsüblicher Vertreter dieser Harzgruppen, so dass kein Zweifel daran besteht, dass der Durchschnittsfachmann - wie vorstehend definiert - aufgrund seines Fachwissens über Offsetdruckfarben im Allgemeinen und unter Berücksichtigung der in den Absätzen [0020] bis [0023] beschriebenen, bestimmten physikalischen und chemischen

Harz-Kriterien ohne Weiteres in der Lage ist, für die Ausführung der Erfindung die

auf dem Fachgebiet bekannten, handelsüblichen Harze aus den genannten Harzgruppen gemäß Merkmal M2 aufzufinden. Voraussetzung für die Ausführbarkeit

einer Erfindung ist hierbei nicht, dass die Patentschrift dem Fachmann so genaue

Angaben, z. B. über die Auswahl konkreter, geeigneter Harze, macht, dass er

sofort und ohne jeglichen Fehlschlag zu einer Offsetdruckfarbe mit den erstrebten

Eigenschaften gelangen kann (BGH GRUR 76, 213 – Brillengestelle).

Des Weiteren werden als Lösungsmittel für die Harze streitpatentgemäß Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen (Merkmal M4) mit hohem sterischen Raumbedarf (Merkmal M4a) eingesetzt. Nach den Angaben der Patentschrift im

Absatz [0014] bezieht sich Merkmal M4a eindeutig auf den Fettsäureester, denn

dort heißt es „speziellen Fettsäureester mit ihrem hohen sterischen Raumbedarf“.

Für die Auswahl der hierfür geeigneten Fettsäuren ist im Absatz [0017] angegeben, dass es sich um gesättigte oder ungesättigte Fettsäuren mit einer Kohlenstoffkettenlänge von 8 bis 26 Kohlenstoffatomen handeln kann, während im

Absatz [0018] die hierfür geeigneten mehrwertigen Alkohole nur dadurch definiert

sind, dass sie vollständig oder partiell verestert sein können. Insoweit müssen

Fettsäureester, die diese Kriterien erfüllen, unter Merkmal M4 subsumierbar sein.

Weiter sind in den Absätzen [0017] und [0018] sowie in den Ausführungsbeispielen zumindest elf geeignete Fettsäuren und drei spezielle mehrwertige Alkohole,

wie Trimethylolpropan, Pentaerythrit und Dipentaerythrit, genannt. Mithin sind in

der Patentschrift - anders als für die Harze – konkret Fettsäuren und Polyole für

einen erfindungsgemäßen Fettsäureester, der das Merkmal M4a erfüllen muss,

als Lösungsmittel für die beanspruchte Offsetdruckfarbe offenbart.

Damit wird dem Fachmann die entscheidende Richtung gezeigt, welche Fettsäureester in der beanspruchten Offsetdruckfarbe zu befriedigenden Ergebnissen hinsichtlich Migrations-, Geruchs- und Swellingverhaltens der Offsetdruckfarbe führen

werden. Der Fachmann wird daher auf keinerlei Schwierigkeiten stoßen, wenn er

die im Streitpatent angegebenen Beispiele nacharbeiten oder weitere Ausführungsformen realisieren will, die die gestellte Aufgabe, nämlich Bogenoffsetdruckfarben bereitzustellen, die sowohl migrations- und geruchsarm als auch swellingarm sind, in befriedigender Weise lösen. Dies genügt unter Ausführbarkeitsgesichtspunkten, denn die BGH-Entscheidung „Taxol“ (GRUR 2001, 813) fordert

lediglich, dass ein gangbarer Weg zur Ausführung der Erfindung zu offenbaren ist.

Die angegriffene Breite des Patentanspruchs 1 aufgrund des Merkmals M4a, d. h.

wegen der Umschreibung der Fettsäureester durch die beabsichtigte Wirkung als

sperrig und voluminös (vgl. D9), bringt naturgemäß eine „aufgabenhafte“ Formulierung mit sich. Die mit einer solchen Formulierung verbundene begriffliche Breite ist

nach ständiger Rechtsprechung aber nicht eine Frage der Klarheit, wenn ein

Anspruchsmerkmal allgemein und breit gefasst ist, so dass viele Aspekte und

Realisierungen darunterfallen, sondern eine Frage der Neuheit und erfinderischen

Tätigkeit und ist deshalb im Rahmen der Prüfung auf Neuheit und erfinderischen

Tätigkeit zu berücksichtigen (BPatG 20 W (pat) 305/02 – Faksimile-Vorrichtung; in

GRUR 1997, 523).

5.

Den Gegenständen gemäß Patentanspruch 1 sowohl nach Hauptantrag als

auch nach Hilfsantrag 1 mangelt es an der erforderlichen Neuheit gegenüber dem

Inhalt der Druckschrift US 5 178 672 A (D2).

a)

Im angegriffenen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag wird die Offsetdruckfarbe in allgemeiner Form dahin umschrieben, dass gemäß Merkmal M2 die Harze

aus vier Stoffgruppen ausgewählt sein können und das Lösungsmittel für das/die

Harz(e) (Merkmal M3) einen oder mehrere Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen (Merkmal M4) mit hohem sterischen Raumbedarf (Merkmal M4a) aufweisen

muss. Auf das Merkmal M5 kommt es dabei nicht an, weil es wegen der „und/

oder“-Beziehung zu Merkmal M4 nur eine Alternative angibt.

Die in der US 5 178 672 A (D2) vorbeschriebene, pastöse Druckfarbenzusammensetzung (D2, Abstract), die u. a. auch zum Offsetdruck (Merkmal M1) verwendet

werden kann (D2, Spalte 4, Zeilen 19/20), steht in Übereinstimmung mit der Lehre

des Streitpatents darin, dass die Druckfarbe Harze auf Kolophoniumbasis, wie

Kolophoniumharzester, und (mit Kolophonium) modifizierte Kohlenwasserstoffharze (D2, Spalte 2, Zeilen 64 bis 67) umfasst, so dass sich Merkmal M2 unmittelbar aus der Druckschrift D2 ergibt. Zur Vermeidung von umweltschädlichen Emissionen enthalten die Druckfarben als Lösungsmittel Fettsäureester (Merkmal M3)

anstelle von Mineralölen (D2, Spalte 1, Zeile 21 bis Spalte 2, Zeile 9). Geeignete

Fettsäureester sind solche von Pflanzenölfettsäuren mit einer Kohlenstoffkettenlänge von 8 bis 24 Kohlenstoffatomen und einfachen Alkoholen oder Glykolen,

bevorzugt Ethylenglykol und besonders bevorzugt Propylenglykol (D2, Ansprüche 1 bis 11 i. V. m. Spalte 2, Zeilen 3 bis 9, 13 bis 17, 23 bis 44). Da Glykole als

zweiwertige Alkohole in der Fachwelt bereits unter den allgemeinen Begriff „mehrwertige Alkohole“ subsumiert werden (vgl. gutachtlich D7 oder D8), ist auch Merkmal M4 aus dem Dokument D2 bekannt.

Was nun das Merkmal M4a „mit hohem sterischen Raumbedarf“ betrifft, so ist dieses Merkmal weder im geltenden Anspruch 1 noch in der Streitpatentschrift näher

definiert. Obwohl dem angesprochenen Fachmann aus seinem Fachwissen

heraus geläufig ist, was unter sterischer Hinderung bzw. sterischem Raumbedarf

zu verstehen ist (vgl. D9), so wird er doch beim Lesen der Streitpatentschrift

mangels anderer Angaben davon ausgehen, dass auch die aus D2 bekannten

C8 - C24-Fettsäureester von Diolen das Merkmal M4a in befriedigender Weise

erfüllen müssen, weil die damit erhaltenen Druckfarben vorteilhafterweise einen

niedrigen Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und verbesserte

harzlösende Eigenschaften aufweisen (D2, Spalte 4, Zeilen 43 bis 56).

Nachdem in der Streitpatentschrift höherwertige Polyole wie Triole und Pentaerythrit nur als bevorzugte Polyole genannt sind, ist im Rahmen der Auslegung der

Lehre des Streitpatents also nicht ausgeschlossen, dass bereits Diole als mehrwertige Alkohole für den Fettsäureester mit hohem sterischen Raumbedarf geeignet sind. Dies bedeutet dann im Falle eines Glykols gemäß D2 aber nichts anderes, als dass auch schon die Veresterung einer C8 – C24-Fettsäure mit einem Glykol das Merkmal M4a erfüllen muss.

Ob die aus D2 bekannte Offsetdruckfarbenzusammensetzung auch ein kolophoniummodifiziertes Phenolharz (A) und/oder ein Maleinatharz (B) offenbart, ist unbeachtlich, weil aufgrund der „und/oder“-Verknüpfung in Merkmal M2 die Anwesenheit dieser Harze lediglich Alternativen darstellen.

Demzufolge sind alle Merkmale M1 bis M4a des geltenden Patentanspruchs 1

nach Hauptantrag in der Entgegenhaltung D2 vorbeschrieben, weshalb die

danach beanspruchte Offsetdruckfarbe nicht mehr unter Schutz gestellt werden

kann.

b)

Entsprechendes gilt auch für den Gegenstand gemäß Patentanspruch 1

nach Hilfsantrag 1.

Wie vorstehend unter Abschnitt 2. dargelegt, unterscheidet sich der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 von dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dadurch, dass auf das alternative Merkmal M5 verzichtet und durch ein neues Merkmal M6 ersetzt wurde, das die Auswahl an Fettsäuren für den Fettsäureester

durch die Kohlenstoffkettenlänge näher kennzeichnet:

M6

wobei die Fettsäuren der Fettsäureester eine Kohlenstoffkettenlänge von 8 - 26 Kohlenstoffatomen aufweisen.

Dieses Merkmal M6 ist jedoch nicht geeignet, die Neuheit der beanspruchten Offsetdruckfarbe gegenüber dem Dokument D2 herzustellen, weil aus diesem Stand

der Technik gleichfalls die Auswahl von Fettsäuren mit einer Kohlenstoffkettenlänge von 8 bis 24 Kohlenstoffatomen hervorgeht (D2, Anspruch 3 i. V. m.

Spalte 2, Zeilen 32 bis 36). Damit überschneidet sich die Kohlenstoffkettenlänge

gemäß Merkmal M6 weitgehend mit der bekannten Kohlenstoffkettenlänge der

Fettsäuren gemäß D2. Zu den Merkmalen M1 bis M4a wird im Übrigen auf vorstehende Ausführungen verwiesen.

Der Patentanspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag 1 hat daher mangels Neuheit

keinen Bestand.

6.

Was die Gegenstände gemäß Patentanspruch 1 sowohl nach Hilfsantrag 2

als auch nach Hilfsantrag 3 anbetrifft, so mangelt es diesen an der erforderlichen

erfinderischen Tätigkeit

gegenüber

dem

Inhalt

der Entgegenhaltung

US 5 178 672 A (D2) und DE 195 16 028 A1 (D1).

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,

die darin besteht, Bogenoffsetdruckfarben bereitzustellen, die sowohl migrations-

und geruchsarm als auch swellingarm sind und die daher keine störenden geruchlichen und geschmacklichen Veränderungen des Verpackungsgutes verursachen

bzw. die gesetzlich vorgegebenen Migrationswerte einhalten (Streitpatentschrift

Absatz [0006]).

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Hilfsantrag 2 durch eine Offsetdruckfarbe, die

neben den Merkmalen M1 bis M4a und M6 zusätzlich noch die Merkmale M4b

und M7 aufweist:

M4b wobei der oder die Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen

mehrfach verestert sind,

und

M7

die Druckfarbe mineralölfrei ist.

Nach Hilfsantrag 3 wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass im Merkmal M4b

„mehrfach“ durch „vollständig“ (M4b‘) ersetzt worden ist:

M4b‘ wobei der oder die Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen vollständig verestert sind.

Auch diese Unterschiede können die Patentfähigkeit nicht begründen.

Wie bereits vorstehend zum Anspruch 1 nach Hauptantrag angesprochen, besteht

die Aufgabe der D2 darin, eine Druckfarbe zur Verfügung zu stellen, die frei von

Mineralöl ist (D2, Spalte 1, Zeile 21 bis Spalte 2, Zeile 9). Hierzu schlägt die D2 als

Lösungsmittel die Verwendung von Fettsäureestern vor (D2, Ansprüche 1 bis 11).

Insofern erschließt sich das Merkmal M7 für den Fachmann unmittelbar aus der

Druckschrift D2.

Was nun das Merkmal M4b bzw. M4b‘ anbelangt, so ist dieses nach Ansicht des

Senats jedenfalls jeweils nicht geeignet, den Gegenstand des Patentanspruchs 1

nach Hilfsantrag 2 oder 3 in ausreichendem Maß vom Stand der Technik abzugrenzen.

In der Streitpatentschrift, Absatz [0018], ist angegeben, dass die mehrwertigen

Alkohole vollständig oder partiell verestert sein können, wodurch dem Fachmann

die Lehre vermittelt wird, dass der Grad der Veresterung offensichtlich für die

Lösung der Aufgabe unkritisch ist.

In der D2 finden sich zum Grad der Veresterung eines Glykols mit der Fettsäure

expressis verbis keine Angaben, allerdings ist bei Diolen auch nur eine einfache

oder vollständige Veresterung möglich, so dass der Grad der Veresterung hier

auch keiner besonderen Erwähnung bedarf.

Nun findet sich in der DE 195 16 028 A1 (D1), die ein Lösungsmittelgemisch zur

Herstellung von Druckfarben, darunter auch von Offsetdruckfarben (D1, Ansprüche 1 und 8) beschreibt, der Hinweis, dass als Alkoholkomponente im Fettsäureester alle mono-, di- und trifunktionellen Alkohole geeignet sind (D1, Spalte 4, Zeilen 42/43). Gemäß den Ausführungen in Spalte 4, Zeilen 22 bis 41, sind solche

Fettsäureester in dem Lösungsmittelgemisch einsetzbar, die durch Umesterung

natürlich vorkommender Triglyceride mit entsprechenden Alkoholen erhältlich sind

und somit ein Gemisch von Estern unterschiedlicher natürlicher Fettsäuren in

wechselnder Zusammenstellung darstellen. Es können auch Fettsäureester zum

Einsatz kommen, die aus der Veresterung von Derivaten natürlich vorkommender

Fettsäuren erhältlich sind. So ist beispielsweise als Ester auch das Triglycerid der

Tallölfettsäure brauchbar (Spalte 4, Zeilen 40/41), also der Fettsäureester eines

dreiwertigen Alkohols, der selbstverständlich mehrfach oder vollständig verestert

sein kann.

Zwar wird im Streitpatent im Absatz [0019] ausgeführt, dass der Einsatz natürlicher Pflanzenöle, d. h. der entsprechenden Triglyceride, die gestellte Aufgabe

nicht lösen könne, jedoch ist diese Behauptung durch kein Vergleichsbeispiel im

Streitpatent belegt, so dass es dahinstehen kann, ob diese Auffassung zutrifft,

denn die Offenbarung des Streitpatents erschöpft sich nicht in der Ausführung des

Absatzes [0019]. Vielmehr enthält das Streitpatent im allgemeinen Teil der Beschreibung im Absatz [0016] die Feststellung, dass die erfindungsgemäße Offsetdruckfarbe auf Basis der nachwachsenden Rohstoffe aufgebaut ist, womit der Einsatz natürlicher Pflanzenöle bzw. Triglyceride nicht ausgeschlossen ist. Darüber

hinaus fallen natürliche Pflanzenöle bzw. Triglyceride unter den Wortlaut des angegriffenen Patentanspruchs 1, weil dort Schutz für Fettsäureester von mehrwertigen Alkoholen als Lösungsmittel ohne jegliche Beschränkung der mehrwertigen

Alkohole beansprucht wird (vgl. Merkmal M4), und eine einschränkende Auslegung dieses Anspruchs nur auf das im Absatz [0019] Gesagte im Hinblick auf die

in der Beschreibung enthaltene Feststellung im Absatz [0016] sowie wegen des

fehlenden Vergleichsbeispiels nicht in Betracht kommt, selbst wenn man den

Wortlaut dieses Anspruchs bezüglich Merkmal M4a auslegungsfähig hielte.

Damit konnte der Fachmann, ausgehend von der D2, die mineralölfreie Offsetdruckfarben betrifft, und bei Kenntnis der D1, woraus bekannt ist, dass als Alkoholkomponente im Fettsäureester prinzipiell alle mono-, di- und trifunktionellen

Alkohole geeignet sind (D1, Spalte 4, Zeilen 42/43), ohne Weiteres zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 oder 3 gelangen.

Der Gegenstand des Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2, aber auch nach Hilfsantrag 3, ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

7.

Dagegen erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 als patentfähig.

Anders als gemäß Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3

ist der Gegenstand der nach Hilfsantrag 4 verteidigten Fassung neben den Merkmalen M1 bis M4a, M4b‘, M6 und M7 durch das zu Merkmal M4 weiter aufgenommene Merkmal

M4c die aus Trimethylolpropan, Pentaerythrit und Dipentaerythrit ausgewählt sind

auf die Auswahl dreier, konkret benannter Polyole beschränkt. Damit ist sichergestellt, dass die Fettsäureester dieser speziellen Polyole einen hohen sterischen

Raumbedarf aufweisen, so dass durch die Aufnahme des Merkmals M4c das

Merkmal M4a nicht mehr strittig ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ist neu, da aus keiner

der im Verfahren befindlichen Druckschriften eine Offsetdruckfarbe mit den drei

konkret genannten Polyolen gemäß Merkmal M4c hervorgeht.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 beruht auch auf einer

erfinderischen Tätigkeit, denn zur Lösung der gestellten Aufgabe erhält der Fachmann aus dem vorgebrachten Stand der Technik, soweit er Offsetdruckfarben

betrifft, keine Anregung in Richtung des Merkmals M4c.

Die D2 offenbart, wie vorstehend unter Abschnitt 5a. ausgeführt, den Einsatz von

Fettsäureestern aus Pflanzenölfettsäuren mit einer Kohlenstoffkettenlänge von 8

bis 24 C-Atomen und einfachen Alkoholen oder Glykolen, bevorzugt Ethylenglykol

und besonders bevorzugt Propylenglykol, als Lösungsmittel in Offsetdruckfarben.

Die D2 vermittelt dem Fachmann jedoch keinerlei Anregung, einen drei- oder

höherwertigen Alkohol für den Fettsäureester als Lösungsmittel in einer Offsetdruckfarbe zu verwenden.

Die D1 offenbart als Lösungsmittel in Offsetdruckfarben zwar darüber hinaus allgemein auch Fettsäureester trifunktioneller Alkohole, macht jedoch konkrete Ausführungen nur zu mono- und difunktionellen Alkoholen (D1, Spalte 4, Zeilen 42 bis

57). Soweit in der D1 trifunktionelle Alkohole angesprochen sind, wird lediglich auf

Fettsäureester hingewiesen, die durch Umesterung natürlich vorkommender Triglyceride erhältlich sind, insbesondere auf das Triglycerid der Tallölfettsäure (D1,

Spalte 4, Zeilen 22 bis 41). Anders als das Streitpatent, das ohne Mineralölzusatz

auskommt (Merkmal M7), schlägt die D1 allerdings ein Lösungsmittelgemisch auf

Mineralölbasis vor, bei dem nur die aromatischen Bestandteile im Mineralöl durch

Fettsäureester und Fettalkohole ersetzt sind (D1, Spalte 1, Zeile 57 bis Spalte 2,

Zeile 22). Eine Anregung, das aromatenfreie Mineralöl vollständig durch einen

Fettsäureester mit den konkreten mehrwertigen Alkoholen gemäß Merkmal M4c

zu ersetzen, geht weder aus der D1 selbst oder aus der D2 noch aus dem weiteren Stand der Technik hervor.

Zwar beschreibt die JP 60-011565 A (D5) eine nicht pastöse Druckfarbenzusammensetzung, die als Lösungsmittel eine Mischung aus einer ungesättigten Fettsäure mit 12 bis 24 Kohlenstoffatomen und einem vollständig veresterten Pentaerythrit-Fettsäureester von Stearin- oder Linolsäure enthält, jedoch ist diese

Druckfarbe aufgrund der Angabe „nicht pastös“ offensichtlich harzfrei, so dass sie

nicht in Offsetdruckverfahren einsetzbar ist, weshalb der Fachmann diese Druckfarbe auch nicht zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe in Betracht ziehen

wird.

Entsprechendes gilt für die JP 08-218022 A (D4), die Fettsäureester mehrwertiger

Alkohole sowohl als Lösungsmittel als auch als grenzflächenaktive Stoffe in Druckfarben auf der Basis von ölmodifizierten Alkydharzen für Vervielfältigungsdruckverfahren („mimeograph printing methods“) beschreibt (D4, Anspruch 1 i. V. m.

Seite 2, Absatz [0011]). Eine Verwendung solcher Stoffe gemäß Merkmal M4c bei

einer Offsetdruckfarbe geht auch dort nicht hervor.

Die weiteren, entgegengehaltenen Druckschriften können den Fachmann ebenfalls nicht näher zur Lehre des angegriffenen Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 hinführen, denn sie machen insbesondere nicht von Merkmal M4c Gebrauch, wovon sich der Senat überzeugt hat.

Dies trifft vor allem auch auf den Inhalt der Druckschriften D21 bis D24 zu, den die

Einsprechende und Beschwerdeführerin erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegt hat.

Der Fachmann findet auch im sonstigen, aus dem Prüfungsverfahren bekannten

Stand der Technik, der im Einspruchsverfahren und in der mündlichen Verhandlung keine Rolle gespielt hat, zu der Lehre des angegriffenen Anspruchs 1 kein

Vorbild. Denn diese Druckschriften betreffen einen entfernter liegenden Stand der

Technik, der weder für sich allein betrachtet noch in Verbindung mit den Druckschriften D1 und D2 zum vorliegenden Patentgegenstand gemäß Anspruch 1 nach

Hilfsantrag 4 hinführen kann. Diese Dokumente können daher die erfinderische

Tätigkeit ebenfalls nicht in Frage stellen.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit, weshalb dieser Anspruch gewährbar ist.

In Verbindung mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 sind auch die auf diesen Anspruch rückbezogenen Ansprüche 2 bis 7 patentfähig, da diese Ansprüche

vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausführungsformen der im Anspruch 1

angegebenen Offsetdruckfarbe beschreiben.

Die nach Schluss der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 28. April 2009

eingereichten, weiter eingeschränkten Patentansprüche nach Hilfsantrag 5

brauchten infolgedessen nicht mehr geprüft werden, womit sich die Frage der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung erübrigte (§ 91 Abs. 3 S. 2 PatG, § 99

Abs. 1 PatG, § 156 Abs. 1 ZPO).

Egerer

Schwarz-Angele

Zettler

Lange

Fa