BPatG Beschluss vom 29.09.2009 – 17 W (pat) 29/05

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 29/05 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 04 381.0-51

hier: Rückzahlung der Beschwerdegebühr

…

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in

der Sitzung am 29. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und

der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung 08.05

beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt wurde am 3. Februar 2003 ein Antrag

auf Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Material mit spektral selektiver

Reflexion“ gestellt.

In einem Prüfungsbescheid hat die Prüfungsstelle für Klasse G 02 B unter anderem beanstandet, dass der geltende Anspruch 1 nicht zur Schaffung eines zweifelsfreien Schutzrechts geeignet sei, da weder klar sei, was unter einer „im

Wesentlichen nicht absorbierenden Schicht“ zu verstehen sei noch was darunter

zu verstehen sei, dass die optische Dicke der ersten Schicht „zwischen etwa

600 nm und 900 nm“ liege und die dritte Schicht eine geometrische Dicke „von

etwa 20 bis 80 nm“ aufweise. Damit sei der Anspruch 1 mangels Klarheit seines

Gegenstands nicht gewährbar. Entsprechendes gelte für den Nebenanspruch 8,

wo nicht klar sei, welche Ausbildung mit Materialien mit hohem und niedrigem Brechungsindex, die in den mit „z. B.“ eingeleiteten Aufzählungen genannt würden,

unter Schutz gestellt werden solle. Weiterhin sei unklar, was genau unter den mit

„etwa“ charakterisierten Schichtdicken zu verstehen sei. Diese Formulierung sei

auch in den Ansprüchen 5 bis 7 enthalten.

Auf diesen Prüfungsbescheid hin hat die Anmelderin auf einen (von der Prüfungsstelle nicht beanstandeten) Widerspruch in der Formulierung des Anspruchs 1 hingewiesen, wonach die optische Dicke im ursprünglich eingereichten Anspruch

nicht richtig berechnet gewesen sei. Die von der Prüfungsstelle beanstandeten

Formulierungen „z. B.“ und „etwa“ hält sie aufrecht, da dem Fachmann durch diese Angaben eine gewisse Schwankungsbreite angedeutet werden solle. Wenn

diese Begriffe gestrichen würden, könne ein potentieller Patentverletzer der Auffassung sein, die Anmelderin habe sich (ausschließlich) auf die angegebenen Dicken und Materialien beschränkt. Entsprechendes gelte auch für den Begriff „im

Wesentlichen“.

Die Anmelderin hat einen neuen Satz Patentansprüche eingereicht, in dem lediglich die von ihr selbst aufgegriffene widersprüchliche Angabe der optischen Dicke

in Anspruch 1 geändert ist.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle für Klasse G 02 B einen Zurückweisungsbeschluss erlassen. Die Anmelderin habe neue Ansprüche eingereicht. Der neue Anspruch 1 weise aber die gleichen unklaren Merkmale auf wie der ursprüngliche

Anspruch 1 und sei damit nicht zur Schaffung eines zweifelsfreien Schutzrechts

geeignet. Der geltende Anspruch 1 sei somit mangels Klarheit seines Gegenstandes nicht gewährbar. Der neue Nebenanspruch 8, der unverändert gegenüber

dem ursprünglich eingereichten Anspruch 8 aufrechterhalten werde, habe ebenso

wenig Bestand, weil er zusammen mit dem nicht gewährbaren geltenden Anspruch 1 Gegenstand desselben Antrags auf Patenterteilung sei. Zudem weise der

Anspruch 8 ebenfalls weiterhin unbestimmte und somit unklare Merkmale auf, die

bereits Gegenstand des Prüfungsbescheids gewesen seien. Die Ausführungen

der Anmelderin könnten zu keinem anderen Ergebnis führen, denn sie änderten

nichts an dem Sachverhalt, dass die Ausdrücke „im Wesentlichen“, „z. B.“ oder

„etwa“ unbestimmt und damit unklar seien.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der

sie die Aufhebung des Versagungsbeschlusses und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr begehrt. Zu der Anregung auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt sie aus, dass sie einen komplett neuen Anspruch 1 eingereicht habe,

weil in dem ursprünglichen Anspruch 1 ein Fehler enthalten gewesen sei. Es

handle sich hierbei um ein „erhebliches Vorbringen“. Diesen neuen Anspruch aber

habe die Prüfungsstelle in sachlicher Hinsicht nicht gewürdigt, sondern sich nur

mit den Begriffen „etwa“ und „im Wesentlichen“ beschäftigt, die der Klarheit des

Anspruchs 1 entgegenstünden. Auf die von der Anmelderin zitierte Literaturstelle

in Schulte (PatG, 6. Aufl., § 34 Rdnr. 111) beziehungsweise die aktuelle Rechtsprechung zu den relativen Begriffen, aus der sich ergebe, dass ungefähre bzw.

relative Begriffe zulässig sein können, sei die Prüfungsstelle nicht eingegangen.

Sie habe auch nicht näher dargelegt, weshalb der Anspruch 1 durch die beanstandeten Begriffe unklar werden könnte. Zahlen- und Maßangaben seien wie jeder

Bestandteil eines Patentanspruchs grundsätzlich der Auslegung fähig. Hätte sich

die Prüfungsstelle sachlich mit dem neuen Patentanspruch 1 und der aktuellen

Rechtsprechung zu den relativen Begriffen auseinandergesetzt, sei die Einlegung

der Beschwerde vermeidbar gewesen. Zudem habe der Zurückweisungsgrund der

mangelnden Klarheit keine gesetzliche Grundlage. Die Anmelderin hat die Patentanmeldung nach Ladung zurückgenommen, den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aber ausdrücklich aufrechterhalten.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zulässig und kann nach

Rücknahme der Beschwerde aufrechterhalten werden (§ 80 Abs. 4 PatG). Er ist

aber unbegründet, weil ein Anlass für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr

nicht ersichtlich ist (§ 80 Abs. 3 PatG).

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit

entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles. Die Billigkeit der

Rückzahlung kann sich aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und

Markenamt ergeben (z. B. sachliche Fehlbeurteilung, Verfahrensfehler, Verstoß

gegen Verfahrensökonomie, vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 21; Schulte,

PatG, 8. Aufl., § 80 Rdnr 111). Ein Verfahrensfehler, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt, liegt beispielsweise vor, wenn die Beschwerdeführerin in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör beeinträchtigt worden ist (Benkard,

a. a. O., § 80 Rdnr. 26). Eine Nichtberücksichtigung des Vorbringens der Beschwerdeführerin kann der Prüfungsstelle vorliegend jedoch nicht entgegengehalten werden.

Der Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs beinhaltet, dass sich der Einzelne vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zum Verfahren und seinem

voraussichtlichen Ergebnis äußern kann. Dazu gehört, dass eine Entscheidung

nur auf Gründen beruhen darf, zu denen sich der Beteiligte äußern konnte. Stützt

sich die Begründung eines Beschlusses auf Mängel, zu denen sich der Beteiligte

vorher nicht äußern konnte, liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Die

Anmelderin konnte sich im vorliegenden Verfahren jedoch zu den Gründen, auf

denen der Zurückweisungsbeschluss beruhte, hinreichend äußern.

Im Prüfungsbescheid hat die Prüfungsstelle (u. a.) auf die von ihr als unklar bezeichneten Formulierungen „im Wesentlichen“ und „etwa“ in Patentanspruch 1 und

„z. B.“ und „etwa“ in Patentanspruch 8 hingewiesen. Daraufhin hat die Anmelderin

zwar neue Ansprüche vorgelegt, allerdings die von der Prüfungsstelle gerügten

Unklarheiten unverändert gelassen. Damit konnte die Prüfungsstelle den Zurückweisungsbeschluss auf die zuvor von ihr beanstandeten Umstände stützen, ohne

eine Verletzung des rechtlichen Gehörs zu begehen. Ein Antrag auf eine weitere

schriftliche Diskussion oder eine Anhörung lässt sich nicht entnehmen, so dass

sich die Prüfungsstelle auch nicht zu einem abwägenden Handeln veranlasst sehen musste, das einen weiteren Bescheid gerechtfertigt hätte (Benkard, PatG,

10. Aufl., § 48 Rdnr. 8).

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt sich auch nicht dadurch,

dass es die Prüfungsstelle, wie von der Anmelderin vorgetragen, unterlassen hat,

sich mit der aktuellen Rechtsprechung zu den relativen Begriffen auseinanderzusetzen. Wird das richtige Recht angewendet, ist aber seine Anwendung auf den

konkreten Fall unrichtig, so ist diese falsche Beurteilung kein Grund für eine Rückzahlung (Schulte, a. a. O., § 73 Rdnr. 130 m. w. N.). Die sachliche Begründung

liegt auch nicht so völlig neben der Sache, dass dies ausnahmsweise eine Rückzahlung rechtfertigen könnte. Jedenfalls bei den Bereichsangaben, z. B. „etwa

20-80 nm“ im Anspruch 1 oder „etwa 400 bis 600 nm“ im Anspruch 8 könnte die

Formulierung durchaus für unklar gehalten werden.

Die Zurückweisung durch die Prüfungsstelle erfolgte auch nicht ohne gesetzliche

Grundlage. § 34 Absatz 3 Satz 3 PatG verlangt, dass die Anmeldung Patentansprüche enthalten muss, anhand derer identifiziert werden kann, was als patentfähig unter Schutz gestellt sein soll. Im Erteilungsverfahren ist für Patentansprüche

zu sorgen, die die unter Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschreiben

(BGH GRUR 1988, 757 - Düngerstreuer) und geeignet sind, den Anmeldungsgegenstand eindeutig zu kennzeichnen und vom Stand der Technik abzugrenzen

(BGH GRUR 1979, 461 - Farbbildröhre). Der Schutzbereich muss, ggf. unter Auslegung mittels der Beschreibung, so klar und eindeutig definiert sein, dass er „für

Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar ist“ (BGH BlPMZ 90, 240 - Batteriekastenschnur). Diese Erfordernisse waren nach Ansicht der Prüfungsstelle nicht

erfüllt, so dass sie zur Zurückweisung der Anmeldung gelangte. Selbst eine unrichtige Rechtsanwendung würde eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht

rechtfertigen (vgl. oben).

Dr. Fritsch

Baumgardt

Dr. Thum-Rung

Eder

Ko