BPatG Beschluss vom 07.12.2009 – 27 W (pat) 170/09

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 170/09 _______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am 7. Dezember 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 30554832

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 7. Dezember 2009 durch den Richter Schwarz als

Vorsitzenden und die Richter Kruppa und Lehner

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Kostenantrag wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 7. April 2006 veröffentlichte Eintragung

der am 15. September 2005 angemeldeten, u. a. für

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, insbesondere Sportbekleidung, soweit in Klasse 25 enthalten

Klasse 35:

Werbung, insbesondere Marketinganzeigen, Verkaufsförderung

und Public Relation; die Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen für Dritte, insbesondere die Verbreitung von Werbung über

globale Computernetzwerke (Internet); elektronischer Handel

(ECommerce) und elektronische Handelsdienste, nämlich computerisierte Online-Suche und Bestell-Dienste für den Verkauf und

Vertrieb von Waren und Dienstleistungen sowie deren Vermittlung

und Abrechnung

geschützten Marke Nr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

- beschränkt auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen - Widerspruch

eingelegt aus ihrer seit 28. Februar 2000 u. a. für

Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport autres que de

plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie

international registrierten Marke Nr. 735151

LA CITY.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit

Beschluss vom 16. März 2009 den Widerspruch zurückgewiesen. Zwar habe die

Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der

angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke

nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für Klasse 25 glaubhaft gemacht. Auch sei jedenfalls im Bereich der Klasse 25 Warenidentität gegeben, während zu den angegriffenen Waren der Klasse 35 keine Warenähnlichkeit zu den von der Widerspruchsmarke benutzten Waren der Klasse 25 bestehe. Auch soweit eine Warenähnlichkeit vorläge, sei aber eine hinreichende Markenähnlichkeit zu verneinen, da

die beiden Marken klanglich und bildlich verschieden sind. Keines der Zeichen

werde allein durch den Begriff „City“ geprägt, da dieser Begriff warenbeschreibend

sei. Darüber hinaus stehe einer Verwechslungsgefahr auch der Umstand entgegen, dass es sich bei dem in der angegriffenen Marke enthaltenen Begriff „citysport“ um einen Gesamtbegriff handele, welchen der Verkehr ohne Mühe vom Widerspruchszeichen unterscheiden könne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber Sie hält

eine Markenähnlichkeit für gegeben, weil beide Marken durch den übereinstimmenden Begriff „city“ geprägt würden. Dieser Begriff sei nicht warenbeschreibend. Im angegriffenen Zeichen werde der weitere Bestandteil „sports“ nicht beachtet, weil es sich hierbei nur um einen Hinweis auf Sportbekleidung handele.

Der weitere Bestandteil „LA“ in der Widerspruchsmarke werde vom Verkehr als

französischer Artikel erkannt und dementsprechend vernachlässigt, wie dies auch

für die entsprechenden deutschen und englischen bestimmten Artikel „der/die/das“

bzw. „the“ der Fall sei; dass dem französischen Artikel „LA“ der englische Begriff

„CITY“ nachfolge, spiele keine Rolle, da dieser Begriff in der französischen Sprache als Anglizismus aufgefasst werde. Dementsprechend habe auch das HABM

bei ähnlichen Kollisionsfällen eine Verwechslungsgefahr bejaht. Auf jeden Fall bestehe aber mittelbare Verwechslungsgefahr, da die angegriffene Marke den Verkehr an die Widerspruchsmarke erinnere und daher wirtschaftliche Verbindungen

zwischen den jeweiligen hinter den Marken stehenden Unternehmen vermute.

beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen

Patent- und Markenamtes vom 16. März 2009 aufzuheben und die

Marke Nr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden

werden. wegen des Widerspruchs aus der

international

registrierten Marke Nr. 735151 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen.

2. der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen.

Sie tritt dem Vortrag in allen Punkten entgegen. Die Marken würden nicht allein

durch „city“ geprägt. Der vorangestellte Bestandteil „LA“ in der Widerspruchsmarke müsse nicht zwingend als französischer Artikel erkannt werden, vielmehr

könne der Verkehr ihn auch als die bekannte Abkürzung für „Los Angeles“ verstehen. Darüber hinaus stehe der Umstand, dass es sich bei dem Wortbestandteil in

der angegriffenen Marke um einen Gesamtbegriff handele, der Annahme einer

Verwechslungsgefahr entgegen.

In der mündlichen Verhandlung, an welcher die Widersprechende entsprechend

voriger Ankündigung nicht teilgenommen hat, hat die Inhaberin der angegriffenen

Marke ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II.

A. Die nach den §§ 64, 66 MarkenG sowie nach § 165 Abs. 4 und 5 MarkenG in

der bis 31. Dezember 2004 geltenden Fassung zulässige Beschwerde hat in der

Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann eine Gefahr von

Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2

Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden..

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritätsälteren

Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden

Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder

-ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens

die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer

Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen

werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon;

MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243

- Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken,

in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen

Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur

Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den

Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003,

55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59]

- Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen

ist,

selbst wenn auf die

zulässige

Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren der

Klasse 25 unterstellt wird, auf jeden Fall selbst bei unterstellter hochgradiger Warenähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der

Grad der Markenähnlichkeit zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

a) Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten,

aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605

- Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT. 2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark

überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl.

2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]).

b) Aufgrund ihres jeweiligen Gesamteindrucks, auf den bei der Beurteilung der

Markenähnlichkeit grundsätzlich unabhängig vom Prioritätsalter der gegenüberstehenden Marken abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23

- Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006,

413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Marken infolge des vorangestellten Bestandteils „LA“ in der

Widerspruchsmarke und des weiteren Wortbestandteils „sports“ in der angegriffenen Marke so deutlich, dass der Verkehr keine Mühe hat, beide Zeichen

auseinander zu halten.

c) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist vorliegend eine Markenähnlichkeit auch nicht deshalb zu bejahen, weil der übereinstimmende Bestandteil

„city“ bzw. „CITY“ in den gegenüberstehenden Marken den durch die Marke im

Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck dominieren (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE;

BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder prägen (vgl. BGH

GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo) würde. Der Verkehr hat nämlich keine Veranlassung, bei der Wahrnehmung und Wiedergabe beider Marken die weiteren Bestandteile „sports“ in der angegriffenen Marke bzw. „LA“ in der Widerspruchsmarke unberücksichtigt sein zu lassen.

Dabei kann dahinstehen, ob der letztgenannte, dem übereinstimmenden Bestandteil „CITY“ in der Widerspruchsmarke vorangestellte Bestandteil „LA“ als

französischer bestimmter Artikel oder als Abkürzung für die Stadt Los Angeles

verstanden wird. Diejenigen Teile des Verkehrs, welche der französischen Sprache mächtig sind und in „LA“ den französischen Artikel wiederzuerkennen meinen,

werden die Eigentümlichkeit der Markenbildung darin sehen, dass dem französischen bestimmten Artikel ein englischer Begriff nachgestellt und diese Kombination in der französischen Sprache ungebräuchlich ist. Das englische Wort „city“ ist

nämlich keineswegs, wie die Widersprechende ausgeführt hat, in den allgemeinen

französchen Sprachgebrauch derart integriert worden, dass es als Anglizismus mit

dem französchen bestimmten oder unbestimmten Artikel kombiniert würde. In der

französchen Sprache ist es nämlich nach wie vor üblich, den mit dem englischen

Begriff „city“ ausgedrückten Sachverhalt in aller Regel mit „centre-ville“ wiederzugeben; soweit eine Anlehnung an den englischen Begriff erfolgen soll, steht

hierfür auch das französische Wort „cité“ zur Verfügung. Dementsprechend gibt es

auch keinen lexikalischen Nachweis dafür, dass der Begriff „city“ als Anglizismus

in die französische Sprache eingegangen ist, wie dies etwa mit zahlreichen ursprünglich englischen Begriffen in der deutschen Sprache der Fall ist; dabei ist

auch zu beachten, dass es in Frankreich seit Jahren zur offiziellen Regierungspolitik gehört, Anglizismen aus der französischen Sprache, welche ungleich stärker

als die deutsche Sprache vom Staat reglementiert wird, zu verbannen. Schließlich

ist auch nichts dafür ersichtlich oder bekannt, dass diejenigen inländischen Verkehrskreise, welche der französischen Sprache mächtig sind und das vorangestellte Wort „LA“ in der Widerspruchsmarke als französischen bestimmten Artikel

auffassen, den nachfolgenden Begriff „city“, der ihnen nur als englischer, zwischenzeitlich auch in die deutsche Alltagssprache eingegangener Begriff geläufig

ist, als Bestandteil der französchen Alltagssprache ansehen. Vielmehr wirkt die

Verbindung beider Bestandteile der Widerspruchsmarke für diese inländischen

Verkehrskreise wegen ihrer unterschiedlichen sprachlichen Herkunft so eigentümlich, dass sie keine Veranlassung haben, das vorangestellte Wort „LA“ bei der

Wahrnehmung und Wiedergabe der Widerspruchsmarke außer acht zu lassen.

Selbst bei denjenigen, allenfalls als sehr gering zu veranschlagenden Teilen des

Verkehrs, welche tatsächlich die Widerspruchsmarke als einheitlichen französischen Gesamtbegriff erachten, gibt es keinen Anlass, den als bestimmten Artikel

vorangestellten Bestandteil „LA“ unbeachtet sein zu lassen; denn anders als der

unbestimmte Artikel bewirkt der bestimmte Artikel eine Betonung des nachfolgenden Substantivs, durch welches der mit diesem bezeichnete Gegenstand aus der

Menge gleichartiger anderer Gegenstände herausgehoben wird, was es wiederum

erfordert, bei der Wiedergabe des Substantivs den bestimmten Artikel nicht wegzulassen.

Diejenigen Teile des Verkehrs wiederum, welche den vorangestellten Bestandteil

„LA“ als Abkürzung für Los Angeles erachten, haben erst recht keinen Anlass, bei

der Wahrnehmung und Wiedergabe der Widerspruchsmarke diesen Begriff wegzulassen, denn hierdurch wird die bezeichnete (Innen-) Stadt erst hinreichend als

diejenige dieser amerikanischen Stadt in Kalifornien individualisiert.

Schon weil die Widerspruchsmarke nicht allein durch den Bestandteil „CITY“ geprägt ist, hat der Verkehr keine Mühe, beide Marken hinreichend auseiander zu

halten, selbst wenn er den Bestandteil „sports“ in der angegriffenen Marke lediglich als die gekennzeichneten Bekleidungswaren als solche aus dem Sportbereich

beschreibend ansehen sollte. Letzteres ist allerdings kaum anzunehmen, weil die

angegriffene Marke aufgrund ihrer Aufmachung dem Verkehr als Gesamtbegriff

entgegentritt; würde er nämlich das nachgestellte Wort „sports“ allein als warenbeschreibend ansehen, müsste er schon sprachlich das vorangestellte Substantiv

„city“ als weitere Einschränkung des warenbeschreibenden Begriffs „sports“ und

damit ebenfalls als warenbeschreibend verstehen; da aber nach Auffassung der

Widersprechenden der Begriff „city“ keine warenbeschreibende Bedeutung haben

soll, scheidet ein solches einheitliches beschreibendes Verständnis für den Verkehr auf der Grundlage der Argumentation der Widersprechenden gerade aus. Da

beide Bestandteile aber infolge der Zusammenschreibung ihm als Einheit entgegentreten, kann er die Kennzeichnung insgesamt als nicht warenbeschreibend,

sondern nur als (einheitliche) Warenkennzeichnung erachten und damit den Bestandteil „sports“ in der angegriffenen Marke nicht bei deren Wahrnehmung und

Wiedergabe außer acht lassen. Damit bestehen in den Augen des Publikums aber

hinreichende Unterschiede zwischen beiden Marken, die es ihm ohne Mühe ermöglichen, sie auseinander zu halten.

d) Schließlich scheidet entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr aus. Zwar kann eine gedankliche

Verbindung zwischen den gegenüberstehenden Zeichen bestehen, wenn der Verkehr, obwohl er die gegenüberstehenden Marken auseinanderhält, einem in ihnen

vorhandenen übereinstimmenden Element einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt; dies ist etwa anzunehmen, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines

einzigen Unternehmens sieht, so dass er auch nachfolgende Bezeichnungen, die

den wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet

(vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24).

Eine solche Konstellation scheidet vorliegend aber deshalb aus, weil beide Marken erkennbar unterschiedlich gebildet sind. Während nämlich dem übereinstimmenden Bestandteil „city“ in der angegriffenen Marke ein weiterer Bestandteil

nachfolgt, geht der weitere Bestandteil „LA“ in der Widerspruchsmarke dem übereinstimmenden Bestandteil „CITY“ voran. Dieser auffällige Unterschied in der jeweiligen Markenbildung führt das Publikum von der Annahme, zwischen den hinter

der jeweiligen Marke stehenden Unternehmen bestünden irgendwelche insbesondere wirtschaftliche Verbindungen, eindeutig weg. Damit entfällt aber auch die

Grundlage für eine Bejahung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen

beiden Marken.

3. Damit lässt sich im Ergebnis wegen des nicht hinreichenden Grades der Markenähnlichkeit selbst im Bereich identisch beanspruchter Waren und normaler

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht

festgestellen. Da die Markenstelle somit zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr

verneint hat hat, war die anderslautende Entscheidung der Markenstelle auf die

Beschwerde aufzuheben und auf den Widerspruch die Löschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

B. Der zulässige Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Auferlegung

der Verfahrenskosten ist als unbegründet zurückzuweisen, weil ein Billigkeitsgrund

i. S. d. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, der Widersprechenden die Verfahrenskosten

aufzuerlegen, nicht besteht.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG können einem Beteiligten die Verfahrenskosten

nur auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ein Billigkeitsgrund besteht dabei nur, wenn besondere Umstände eine Abweichung von der gesetzgeberischen Grundentscheidung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, demzufolge die

Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst tragen, rechtfertigen. Die für eine

Billigkeitsentscheidung erforderlichen Umstände liegen nach ständiger Rechtsprechung dabei nicht schon deshalb vor, weil ein Rechtsmittel keinen Erfolg hatte

(vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Eine Kostenauferlegung kommt

vielmehr nur in Betracht, sofern ein Beteiligter gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten verstößt, etwa indem er versucht, in einer nach allgemein anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen (vgl. BPatGE 12,

238, 240 – Valsette/Garsette). Hierbei ist allerdings Zurückhaltung geboten, weil

die gesetzliche Grundregel auch für Verfahren mit unsicherem Verfahrensausgang

Geltung beansprucht und nicht durch eine rückblickende Aussichtenprüfung zu

weit relativiert werden darf (so zutr. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 71

Rn. 16), zumal es dem grundgesetzlich verbürgten Recht jedes Beteiligten auf

gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG) entspricht, auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze stetig zur erneuten gerichtlichen Überprüfung

zu stellen. Ein Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltsplichten liegt daher nur vor,

wenn der Schluss naheliegt, dass ein Beteiligter mit seinem Verhalten verfahrensfremde Ziele wie Verzögerung einer Entscheidung oder Behinderung der Gegenseite verfolgt (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O.).

Solche besonderen Umstände sind vorliegend aber weder von der

Markeninhaberin vorgebracht worden noch anderweitig ersichtlich. Dass die

Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden erst unmittelbar vor Sitzungsbeginn durch telefonische Mitteilung an die Geschäftsstelle mitgeteilt haben, an

der mündlichen Verhandlung, die allein auf den Hilfsantrag der Widersprechenden

anberaumt worden war, nicht teilzunehmen, ist zwar misslich und im Verhältnis zu

den Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke, von denen den am Verhandlungsort ansässigen Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden bekannt sein musste, dass sie eine weite Anreise zum Gericht hatten, wenig kollegial, reicht aber für sich genommen nicht aus, die Kosten des

Verfahrens, die nur zwischen den Beteiligten selbst aufgeteilt werden könnten, der

Widersprechenden aufzuerlegen, zumal auch nicht bekannt ist, ob dieses Verhalten ihrer Verfahrensbevollmächtigten von ihrer Seite gebilligt oder gar intendiert

wurde. Sonstige Anhaltspunkte, welche den Schluss nahelegen würden, dass die

Widersprechende ihr gesetzliches Recht zur Widerspruchs- und Beschwerdeeinlegung aus nicht in der (markenrechtlichen) Sache begründeten Beweggründen

wahrgenommen hätte, sind weder vorgetragen noch ersichtlich, so dass es im Ergebnis bei der Grundregel des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleiben muss, dass

jede Beteiligte die ihr erwachsenen Kosten selbst zu tragen hat.

Schwarz

Kruppa

Lehner

Ju