BPatG Urteil vom 10.12.2009 – 3 Ni 24/08 (EU)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

In der Patentnichtigkeitssache

An Verkündungs Statt zugestellt am 10. Dezember 2009 …

3 Ni 24/08 (EU)

(Aktenzeichen)

… 08.05

betreffend das europäische Patent 0 823 327

(DE 697 31 513)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 14. Juli 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Engels, Dipl.-Chem. Dr. Gerster und der

Richterinnen Dr. Schuster und Dipl.-Chem. Dr. Münzberg

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 823 327 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise dadurch für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende

Fassung erhalten:

„1. Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte, welches einen Schritt des Scannens und Belichtens einer positiven fotoempfindlichen lithographischen Druckplatte

mit einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung mit

keiner Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht,

welche einen Löslichkeitsunterschied in einem alkalischen

Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelichteten Teil aufweist, umfasst, welche als Komponenten zum Hervorrufen des Löslichkeitsunterschieds umfasst

(a) einen

lichtabsorbierenden

Farbstoff mit

einem

Absorptionsfrequenzbereich, welcher einen Teil oder die Gesamtheit des Wellenlängenbereichs von 650 bis 1.300 nm abdeckt, als fotothermisches Umwandlungsmaterial, und

(b) eine hochmolekulare Verbindung, deren Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler hauptsächlich durch eine Änderung, die sich von einer chemischen Änderung unterscheidet,

veränderbar ist, welche auf einem Träger ausgebildet ist,

mittels einer Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300 nm gehört und welche eine Lichtintensität von mindestens 2 x 106 mJ/s cm² aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmolekulare Verbindung

ausreicht,

worin die fotoempfindliche Zusammensetzung weiterhin enthält c) ein löslichkeitsunterdrückendes Mittel, welches zum

Senken der Auflösungsrate der Mischung, umfassend einen

lichtabsorbierenden Farbstoff der Komponente (a) und eine

hochmolekulare Verbindung der Komponente (b), in dem alkalischen Entwickler in der Lage ist,

worin das löslichkeitsunterdrückende Mittel (c) mindestens einen Bestandteil, ausgewählt aus Sulfonsäureestern, Phosphorsäureestern, aromatischen Carbonsäureestern, Carbonsäureanhydriden, aromatischen Ketonen, aromatischen Aldehyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern, darstellt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, welches die Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung umfasst,

worin das fotothermische Umwandlungsmaterial (a) mindestens eine Verbindung, ausgewählt aus einem Cyaninfarbstoff,

einem Polymethinfarbstoff, einem Squariliumfarbstoff, einem

Croconiumfarbstoff, einem Pyryliumfarbstoff und einem Thiopyryliumfarbstoff ist.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, welches

die Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung umfasst, worin die hochmolekulare Verbindung (b) ein Novolakharz und/oder ein Polyvinylphenolharz ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, welches die

Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung umfasst, worin der lichtabsorbierende Farbstoff einen

Absorptionsfrequenzbereich aufweist, welcher den Wellenlängenbereich von 650 bis 1.100 nm abdeckt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, welches die

Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung umfasst, worin das löslichkeitsunterdrückende Mittel (c)

mindestens eine Verbindung darstellt, welche zum Unterdrücken der Auflösungsrate der Mischung, umfassend die obengenannten Komponenten (a) und (b), in einem alkalischen

Entwickler auf ein Niveau von maximal 80 % in der Lage ist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, worin die

Lichtstrahlung zu einem Wellenlängenbereich von 650 bis

1.100 nm gehört.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, worin die

Lichtstrahlung 1,0 x 107 mJ/s·cm² aufweist.

eine

Lichtintensität

von mindestens

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, welches

weiterhin den Schritt des Entwickelns mit einem alkalischen

Entwickler nach dem Schritt des Scannens und Belichtens

umfasst.“

2.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Die Klägerin trägt ¾ und die Beklagte ¼ der Kosten des

Rechtsstreits.

4 . Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung

in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig

vollstreckbar.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 5. August 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der japanischen Anmeldungen 20701396 vom 6. August 1996,

30272296 vom 14. November 1996 und 926497 vom 22. Januar 1997 angemeldeten und u. a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 823 327 (Streitpatent), das vom Deutschen

Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 697 31 513 T2 geführt wird.

Das Streitpatent, das die Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung einer positiv arbeitenden lithographischen Druckplatte“ trägt, umfasst 10 Patentansprüche, die in

der deutschen Übersetzung wie folgt lauten:

„1. Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte,

welches einen Schritt des Scannens und Belichtens einer positiven fotoempfindlichen lithographischen Druckplatte mit einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung mit keiner Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht, welche einen Löslichkeitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem

belichteten und einem unbelichteten Teil aufweist, umfasst, welche als Komponenten zum Hervorrufen des Löslichkeitsunterschieds umfasst

(a) einen

lichtabsorbierenden

Farbstoff mit

einem

Absorptionsfrequenzbereich, welcher einen Teil oder die Gesamtheit des Wellenlängenbereichs von 650 bis 1.300 nm abdeckt, als fotothermisches Umwandlungsmaterial, und

(b) eine hochmolekulare Verbindung, deren Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler hauptsächlich durch eine Änderung, die sich von einer chemischen Änderung unterscheidet,

veränderbar ist, welche auf einem Träger ausgebildet ist,

mittels einer Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlängenbereich

von 650 bis 1.300 nm gehört und welche eine Lichtintensität von mindestens 2 x 106 mJ/s·cm² aufweist, die zur Ausbildung eines

Bildes durch die hochmolekulare Verbindung ausreicht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, worin die

fotoempfindliche

Zusammensetzung weiterhin enthält c) ein löslichkeitsunterdrückendes Mittel, welches zum Senken der Auflösungsrate der Mischung, umfassend einen lichtabsorbierenden Farbstoff der Komponente (a) und eine hochmolekulare Verbindung der Komponente (b), in dem alkalischen Entwickler in der Lage ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, welches die Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung

umfasst, worin das fotothermische Umwandlungsmaterial (a) mindestens eine Verbindung, ausgewählt aus einem Cyaninfarbstoff,

einem Polymethinfarbstoff, einem Squariliumfarbstoff, einem Croconiumfarbstoff, einem Pyryliumfarbstoff und einem Thiopyryliumfarbstoff ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, welches die

Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung

umfasst, worin die hochmolekulare Verbindung (b) ein Novolakharz und/oder ein Polyvinylphenolharz ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, welches die

Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung

umfasst, worin das löslichkeitsunterdrückende Mittel (c) mindestens einen Bestandteil, ausgewählt aus Sulfonsäureestern, Phosphorsäureestern, aromatischen Carbonsäureestern, Carbonsäureanhydriden, aromatischen Ketonen, aromatischen Aldehyden,

aromatischen Aminen und aromatischen Ethern, darstellt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, welches die

Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung

umfasst, worin der lichtabsorbierende Farbstoff einen Absorptionsfrequenzbereich aufweist, welcher den Wellenlängenbereich

von 650 bis 1.100 nm abdeckt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, welches die

Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung

umfasst, worin das löslichkeitsunterdrückende Mittel (c) mindestens eine Verbindung darstellt, welche zum Unterdrücken der

Auflösungsrate der Mischung, umfassend die obengenannten

Komponenten (a) und (b), in einem alkalischen Entwickler auf ein

Niveau von maximal 80 % in der Lage ist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, worin die Lichtstrahlung zu einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.100 nm

gehört.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, worin die Lichtstrahlung eine Lichtintenistät von mindestens 1,0 x 107 mJ/s·cm²

aufweist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, welches weiterhin den Schritt des Entwickelns mit einem alkalischen Entwickler

nach dem Schritt des Scannens und Belichtens umfasst.“

Die Klägerin greift mit vorliegender Klage das Streitpatent in vollem Umfang an

und macht die Nichtigkeitsgründe mangelnder Patentfähigkeit und nicht ausreichender Offenbarung der Erfindung geltend. Zur Begründung stützt sie sich auf

folgende Druckschriften:

D1

WO 97/39894 A1 (EP 0 825 927 A1), Anmeldetag 22. April 1997

D1.1 GB 9608394.4 vom 23. April 1996

D1.2 GB 9614693.1 vom 12. Juli 1996

D1.3

PCT/GB96/01973 vom 13. August 1996

D1.4 GB 9700884.1 vom 17. Januar 1997

D2

D3

D4

N.I. Fisher, F.M. Hamer, Proc.R. Soc. 1935, A153, S. 703 bis 723

Schaubilder zur Lichtintensität/Lichtempfindlichkeit gemäß Merkmal M9b

JP S56-69192 A

D4.1

englische Übersetzung von D4

D5

D6

US 5 372 907 A

H.Y. Shi, A. Reiser, Macromolecules 1995, 28, S. 5595 bis 5600

sowie ein in der mündlichen Verhandlung überreichtes Technisches Datenblatt

„Infrarot Linsen“.

Sie ist der Ansicht, dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 fehle bereits die

Neuheit gegenüber der als nachveröffentlichter Stand der Technik zu berücksichtigenden internationalen Anmeldung WO 97/39894 A1 (D1), die ihrerseits zu

Recht u. a. die Prioritäten vom 23. April 1996 (D1.1) und vom 12. Juli 1996 (D1.2)

in Anspruch nehme. Es sei in den Prioritätsdokumenten D1.1 und D1.2 zwar nicht

wörtlich erwähnt, dass die Zusammensetzung der Beschichtung keine Fotoempfindlichkeit gegenüber UV-Licht aufweise. Da die Zusammensetzungen nach den

in den Prioritätsdokumenten enthaltenen Beispielen aber im Wesentlichen den

Beispielen der D1 entsprächen, müssten sie die UV-Unempfindlichkeit zwangsläufig inhärent aufweisen. Für den Zeitrang der D1 sei deshalb auf die D1.1 und D1.2

abzustellen, der gegenüber der Priorität des Streitpatents vom 6. August 1996 älter sei. Die Klägerin hält ferner auch die Druckschrift D4 für neuheitsschädlich. Im

Übrigen entbehre der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der erfinderischen Tätigkeit gegenüber der D5, jedenfalls wenn diese mit der D6 kombiniert werde.

Gleiches gelte für die Gegenstände der abhängigen Ansprüche 2 bis 10.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 823 327 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den in der mündlichen

Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 17 gemäß

Hilfsantrag 1 und den Patentansprüchen 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Patentanspruch 1

der erteilten Fassung dadurch, dass ihm folgender Disclaimer hinzugefügt ist:

„ausgenommen ein Verfahren, bei dem

(1) die Druckplatte aus einem elektrogekörnten und anodisierten

Aluminiumträger und einer der folgenden darauf beschichteten

Zusammensetzungen (i)-(iii) besteht:

(i) eine Zusammensetzung, bestehend aus

-

-

86 Gewichtsteilen Harz A, bei dem es sich um eines von

BakeliTe unter der Bezeichnung LB6564 vertriebenes

Phenol/Kresol-Novolakharz handelt,

10 Gewichtsteilen der folgenden Verbindung

-

und 4 Gewichtsteilen Farbstoff B der folgenden Formel:

(ii) eine Zusammensetzung, bestehend aus

-

-

-

90 Gewichtsteilen Harz A, wie oben definiert,

4 Gewichtsteilen Farbstoff B, wie oben definiert, und

6 Gewichtsteilen einer der folgenden Verbindungen: 1

Ethyl-4-methyl-chinoliniumbromid, Monazoline C, 3-Ethyl-

2-[3-ethyl-2(3H)-benzothiazolyliden)-2-methyl-1-propenyl]-

benzothiazolium-bromid,

3-Ethyl-2-methyl-benzothiazoliumiodid, Cetylpyridiniumbromid, Ethylviologendibromid

oder Cetrimide;

(iii) eine Zusammensetzung, bestehend aus

-

-

90 Gewichtsteilen Harz A, wie oben definiert, und

10 Gewichtsteilen des folgenden Farbstoffs

(2) und bei dem die Druckplatte unter Verwendung einer 200 mW

Einfachmodus-Laserdiode von 830 nm Wellenlänge, fokussiert auf

eine 10 µm Auflösung, belichtet wird.“

An Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 schließen sich die erteilten Patentansprüche 2 bis 4 und 6 bis 10 an, letztere als neu nummerierte Ansprüche 5 bis 9

mit entsprechend geänderten Rückbezügen. Patentanspruch 10 des Hilfantrags 1

und die hierauf rückbezogenen Patentansprüche 11 bis 17 stimmen mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 und den hierauf rückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 8 überein.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 1 bis 8 des Hilfsantrags 2 wird auf die

Urteilsformel verwiesen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie hält

die Neuheit des Streitpatents, dem seinerseits die beanspruchten Prioritäten zustünden, gegenüber der Entgegenhaltung D1 für gegeben, weil dieser nur der

Zeitrang des Anmeldetages vom 22. April 1997 zukomme. Die Prioritäten der älteren Anmeldungen D1.1 und D1.2 könne die D1 nicht rechtswirksam in Anspruch

nehmen. Die Beklagte schließt sich insoweit der Entscheidung T 0888/02 vom

12. August 2004 an, in der die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts

die Ansicht vertreten habe, dass das in der D1 beanspruchte Merkmal, wonach die

Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung in einem wässrigen Entwickler

durch Einwirkung von UV-Licht nicht erhöht werde, in den Prioritätsdokumenten

D1.1 und D1.2 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sei. Ausgehend hiervon

hat die Beschwerdekammer das aus der D1 hervorgegangene europäische Patent

0 825 927 gegenüber der prioritätsälteren nachveröffentlichten Anmeldung EP-A -

0 823 327 des Streitpatents nicht als neu angesehen und die gegen den Widerruf

der D1 gerichtete Beschwerde der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Die Beklagte ist ferner der Ansicht, dass auch das in Patentanspruch 1 des Streitpatents enthaltene Merkmal einer Lichtstrahlung, welche eine Lichtintensität von mindestens 2x106 mJ/s·cm² aufweist, in der D1 nicht beschrieben sei.

Das Streitpatent ist am 12. Juni 2008 auf die jetzige Beklagte als Rechtsnachfolgerin der ursprünglich in die Rolle eingetragenen Patentinhaberin umgeschrieben

worden. Die Klägerin hat dem Eintritt der Rechtsnachfolgerin in die Beklagtenstellung zugestimmt.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien sowie der eingereichten Dokumente und des Wortlauts der Patentansprüche gemäß Hilfsanträgen wird auf den

Akteninhalt und die Sitzungsniederschrift verwiesen.

Die Beklagte hat nach Schluss der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen,

dass auch in der zwischen den Parteien des vorliegenden Verfahrens ergangenen

- mit teilweiser deutscher Übersetzung als Anlagen B3 und B4 eingereichten - niederländischen Entscheidung 3114619/HA ZA 08-2157 vom 22. Juli 2009 die von

der D1 in Anspruch genommenen Prioritäten GB9608394.4 vom 23. April 1996

und GB 9614693.1 vom 12. Juli 1996 nicht als wirksam anerkannt worden seien.

Die Klage ist zulässig und teilweise begründet. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG,

Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents in dem aus

dem Urteilstenor ersichtlichen Umfang. Im Übrigen war die Klage abzuweisen.

I.

1. Das Streitpatent betrifft das Gebiet der Herstellung von Druckplatten (Übersetzung der Patentschrift S. 2, Abs. 0001). Zusammen mit dem Fortschritt in der Bildbearbeitungs-Technologie durch Computer wurde die Aufmerksamkeit auf ein fotoempfindliches oder wärmeempfindliches direktes Plattenherstellungssystem gerichtet, bei welchem ein Resist-Bild direkt aus digitaler Bildinformation durch einen

Laserstrahl oder einen Thermoschreibkopf ohne Verwendung einer Silbersalzmaskierungsschicht gebildet wird. Das Bild wird dabei auf der mit einem fotoempfindlichen Material beschichteten Druckplatte im Wesentlichen durch einen Löslichkeitsunterschied in einem Entwickler zwischen einem belichteten und einem

nicht belichteten Teil der Druckplatte erzeugt (S. 3, Abs. 0009). Je nachdem, in

welchem Bereich des Spektrums die Absorptionsfrequenz des Farbstoffes liegt,

muss zusätzlich eine Wärmebehandlung der belichteten Platte erfolgen und/oder

es muss unter Gelblicht gearbeitet werden, um UV-empfindliches Beschichtungsmaterial vor unerwünschter Belichtung mit dem UV-Anteil zu schützen (S. 2,

Abs. 0006).

2. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe des Streitpatents, ein Verfahren zur

Herstellung einer positiven fotoempfindlichen lithografischen Druckplatte vorzusehen, welche hinsichtlich der Konstruktion einfach ist, welche zur direkten Aufzeichnung z.B. mittels eines Halbleiter-Lasers oder eines YAG-Lasers geeignet ist,

und welche hohe Empfindlichkeit und eine hervorragende Aufbewahrungsstabilität

besitzt; es soll weder eine Nachbelichtungs-Wärmebehandlung erforderlich sein,

die Belichtung soll bei gewöhnlichem weißen Licht möglich sein und die Druckplatte soll ausgezeichnete Brenneigenschaften aufweisen und bei hoher Empfindlichkeit belichtet werden (S. 4, Abs. 0019 bis 0023).

3. Gelöst werden soll diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung einer

Druckplatte gemäß erteiltem Patentanspruch 1, welches folgende Merkmale aufweist:

M1 einen Schritt des Scannens und Belichtens,

M2 eine positive fotoempfindliche lithographische Druckplatte mit

einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung,

M3 mit keiner Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem

Licht,

M4 welche einen Löslichkeitsunterschied in einem alkalischen

Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelichteten Teil aufweist,

M5 welche

als Komponenten

zum Hervorrufen

des

Löslichkeitsunterschieds umfasst

a) einen

lichtabsorbierenden Farbstoff mit einem

Absorptionsfrequenzbereich, welcher einen Teil oder

die Gesamtheit des Wellenlängenbereichs von 650

bis 1.300 nm abdeckt, als fotothermisches Umwandlungsmaterial, und

M6

b) eine hochmolekulare Verbindung,

M7 deren Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler hauptsächlich durch eine Änderung, die sich von einer chemischen Änderung unterscheidet, veränderbar ist,

M8 welche auf einem Träger ausgebildet ist,

M9a mittels einer Lichtstrahlung, welche zum Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300 nm gehört und

M9b welche eine Lichtintensität von mindestens 2x106 mJ/s·cm²

aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmolekulare Verbindung ausreicht.

4. Als zuständiger Fachmann ist ein Dipl.-Chemiker oder Dipl.-Physiker, der mit

der Herstellung von Materialien für die Fotografie vertraut ist und über Kenntnisse/Erfahrungen verfügt, wie sich diese Materialien auf die Herstellung von Vervielfältigungsformen/Druckplatten übertragen lassen.

II.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung der Erfindung steht dem Streitpatent nicht entgegen, denn das Streitpatent beschreibt die

Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann

(Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit b) EPÜ).

Der Ansicht der Klägerin, die Lehre des Streitpatents sei mangels unzureichender

Offenbarung nicht ausführbar, weil das Merkmal M3 „keine Fotoempfindlichkeit

gegenüber ultraviolettem Licht“ im erteilten Anspruch 1 im Widerspruch zu Ausführungen in der Beschreibung stehe, wonach die Belichtung einerseits mit einer

Hochdruck-Quecksilberlampe erfolgen könne, die nach fachmännischen Kenntnissen Licht im UV-Wellenlängenbereich emittiere (vgl. Übersetzung der Streitpatentschrift S. 34/38, Abs. 0106, 0107) und andererseits in den Ausführungsbeispielen

angegeben sei, dass die Belichtung unter einer gelben Lampe erfolgen solle (vgl.

Übersetzung der Streitpatentschrift S. 27/38, Abs. 0073), kann nicht gefolgt werden. Dass unter Gelblicht belichtet werden kann, bedeutet nämlich nicht zwangsläufig, dass die streitpatentgemäße Beschichtungszusammensetzung UV-empfindlich ist; es wird jedenfalls damit keine Aussage über die Fotoempfindlichkeit

der Beschichtung gegenüber einfallendem (incident) UV-Licht selbst getroffen. Die

Belichtung der Druckplatte gemäß Referenzbeispiel 18 mit einer Hockdruck-

Quecksilberlampe, deren Emissionsspektrum u. a. hohe Anteile der Linien 313

und 365 nm aufweist, belegt vielmehr, dass nach UV-Belichtung - nicht durch Ultraviolettstrahlungsanteile, die in Weißlicht enthalten sein können - eine fotochemische Änderung auftritt, die zur weitgehenden Auflösung der fotoempfindlichen Beschichtung der Druckplatte führt (vgl. Übersetzung der Streitpatentschrift, S. 35/38,

Tab. 9, Beispiel 18 i. V. m. Abs. 0112). Dies steht nicht im Widerspruch zu den

Ausführungen im Streitpatent, wonach der lichtabsorbierende Farbstoff eine Verbindung ist, die Licht im Ultraviolett-Bereich nicht im Wesentlichen absorbiert oder

absorbiert, aber nicht im Wesentlichen dafür empfindlich ist, und welche die fotoempfindliche Zusammensetzung nicht durch eine schwache Ultraviolettstrahlung,

die in Weißlicht enthalten sein kann, zu modifizieren vermag (vgl. Übersetzung der

Streitpatentschrift S. 5/38, Abs. 0034). Im Ergebnis stellt die Streitpatentschrift jedenfalls fest, dass die Herstellung der Druckplatte unter Weißlicht möglich ist, so

dass für den Fachmann diesbezüglich keine Unklarheit besteht (vgl. Übersetzung

der Streitpatentschrift, S. 4/38, Abs. 0021 und S. 37/38, Abs. 0121).

Auch der Einwand der Klägerin, Merkmal 7 des erteilten Patentanspruches 1, wonach die Löslichkeit der Beschichtung in einem alkalischen Entwickler hauptsächlich durch eine Änderung, die sich von einer chemischen Änderung unterscheide,

veränderbar ist, basiere nur auf Vermutungen, ohne dass der Fachmann an Hand

der Angaben in der Streitpatentschrift überprüfen könne, ob dieses Merkmal erfüllt

sei, kann nicht durchdringen, da es auf den Wirkungsmechanismus letztlich nicht

ankommt. Entscheidend für die Herstellung ist, dass der belichtete Teil der Beschichtung sich nach Belichtung anders verhält als der unbelichtete, nämlich dass

er in einem alkalischen Entwickler löslich ist, während der unbelichtete Teil durch

die Entwicklerlösung nicht aufgelöst wird.

III.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der gemäß Hauptantrag verteidigten, erteilten Fassung ist durch die am 30. Oktober 1997 und damit

nach dem Anmeldetag des Streitpatents als europäische Anmeldung 0 825 927

mit Benennung von Deutschland als Vertragsstaat veröffentlichte Entgegenhaltung

WO 97/39894 A1 (D1) neuheitsschädlich getroffen, da die D1 wirksam die Prioritäten der Anmeldungen D1.1 und D1.2 in Anspruch nimmt und deshalb das prioritätsältere Recht darstellt (Art. 54 Abs. 3 und 4 EPÜ 1973).

1. Die D1 beschreibt, wie auch die Beklagte nicht in Abrede stellt, ein Verfahren

zur Herstellung einer positiv arbeitenden lithographischen Druckplatte, welches

unstrittig die Merkmale M1 bis M9a aufweist.

a) Der Schritt des Scannens und Belichtens einer positiven fotoempfindlichen

lithographischen Druckplatte mit einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung (Merkmale M1 und M2) geht aus der Entgegenhaltung D1 hervor (vgl. D1,

Anspr. 37 bis 39 i. V. m. S. 18, Z. 18 bis 22 und Anspr. 1). Die Zusammensetzung

ist nicht

fotoempfindlich gegenüber ultraviolettem Licht (Merkmal M3: D1,

Anspr. 37 i. V. m. Anspr. 1). Die fotoempfindliche Zusammensetzung weist einen

Löslichkeitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelichteten Teil auf (Merkmal M4: vgl. D1, Anspr. 37 i. V. m. S. 4,

Z. 25 bis 27 und Anspr. 1, 5 und 22). Als Komponenten zum Hervorrufen des Löslichkeitsunterschieds umfasst die Beschichtung a) einen

lichtabsorbierenden

Farbstoff mit einem Absorptionsfrequenzbereich, der im Wellenlängenbereich über

600 nm liegt, als fotothermisches Umwandlungsmaterial (Merkmal M5: vgl. D1,

Anspr. 36) und b) eine hochmolekulare Verbindung (Merkmal M6: vgl. D1,

Anspr. 37 i. V. m. Anspr. 1 bis 3), deren Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler

hauptsächlich durch eine Änderung, die sich von einer chemischen Änderung unterscheidet, veränderbar ist (Merkmal M7: vgl. D1, S. 7, Z. 9 bis 18). Die Beschichtung ist auf einem Träger ausgebildet (Merkmal M8: vgl. D1, Anspr. 21).

Mittels einer Lichtstrahlung innerhalb des Wellenlängenbereichs von 650 bis

1.300 nm wird ein Bild auf die hochmolekulare Verbindung übertragen (Merkmal M9a: vgl. D1, Anspr. 37 bis 39).

b) Entgegen der Ansicht der Beklagten ist auch das Merkmal M9b des Patentanspruchs 1 des Streitpatents durch die D1 vorweggenommen.

Das Merkmal M9b betrifft die Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300 nm gehört und welche eine Lichtintensität von mindestens 2 x 106 mJ/s·cm² aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmolekulare Verbindung ausreicht. Dieses Merkmal ist in der D1 zwar nicht expressis

verbis vorbeschrieben. Die dort verwendeten Halbleiterlaserdioden haben jedoch

eine Leistung von 200 mW, emittieren Licht der Wellenlänge zwischen 600 und

1.100 nm und sind auf einen Strahldurchmesser von 10 µm fokussiert (vgl. D1,

S. 17, Z. 10 bis 13 i. V. m. S. 18, Z. 23/24). Aus diesen Angaben kann die Lichtintensität nach der Formel

I (in W/cm²) = PLaser / F

berechnet werden, wobei „P“ für die Leistung des Lasers (in W) und „F“ für die

Fläche des fokussierten Strahls (in cm²) steht. Daraus ergibt sich, dass mit der Halbleiterlaserdiode der D1 im Idealfall eine Lichtintensität von 2,55 x 108 mJ/s cm²

zu erzielen ist. Insofern ist auch das von der Beklagten als M9b bezeichnete

Merkmal, wonach mittels einer Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300 nm gehört und welche eine Lichtintensität von mindestens 2 x 106 mJ/s cm² aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmolekulare Verbindung ausreicht, durch die Entgegenhaltung D1 vorbeschrieben.

Die Beklagte hat hierzu vorgetragen, die Meßmethoden des Streitpatents und der

Entgegenhaltung D1 ließen sich nicht miteinander vergleichen, da das Streitpatent

die Intensität des Lasers mittels eines Lichtleistungsmessgeräts auf der Druckplatte messe (vgl. Übersetzung der Streitpatentschrift S. 25/26/38 Abs. 0065),

während die Berechnung der Lichtintensität des Lasers der D1 allein auf Grund

der Leistungsdaten des Lasers eine Berechnung vor der Optik am Resonator darstelle. Im Übrigen lasse sich ein Laser auch nicht mit der maximalen Leistung

betreiben. Sie bestreite, dass mit dem Laser der D1 die Untergrenze der Lichtintensität auf der Druckplatte erreicht werden könne, die zur Erzeugung eines Bildes

erforderlich sei. Diesem Einwand kann indessen nicht gefolgt werden. Denn selbst

wenn die Laserdioden der D1 mit einer Spannung unter dem maximal zulässigen

Wert betrieben und sich Leistungsverluste auf Grund der optischen Einrichtungen

zur Fokussierung des Strahls zwischen dem Laser und der Platte einstellen und

daher die berechnete Lichtintensität nicht mit der auf der Druckplatte des Streitpatents gemessenen gleichgesetzt werden kann, verdeutlicht der Vergleich des

Wertes für die Lichtintensität im Merkmal M9b des Streitpatents mit dem berechneten Wert für den Laser der D1, dass mit dem Laser der D1 im Idealfall eine um

den Faktor 100 höhere Lichtintensität erreicht werden kann und daher selbst bei

großen Leistungsverlusten noch ein Wert gemäß Merkmal M9b von mindestens 2 x 106 mJ/s cm² zu erzielen ist. Unter Hinweis auf ein in der mündlichen Verhandlung übergebenes Datenblatt zu Infrarot-Linsen hat die Klägerin zudem aus

Sicht des Senats zutreffend darauf hingewiesen, dass für den Fachmann keine

Schwierigkeit besteht, für einen Laser, der Licht im IR-Bereich emittiert, zur Fokussierung des Strahls kein Material, d. h. Linsen, in den Strahlengang einzubeziehen, das für IR-Licht nicht durchgängig ist; mit einem Intensitätsverlust in der

Größenordnung von etwa 80 %, wie ihn die Klägerin in der mündlichen Verhandlung beispielhaft erwähnt hat, muss daher nicht gerechnet werden.

Der Patentanspruch 1 in seiner gemäß Hauptantrag verteidigten Fassung ist daher in allen Merkmalen durch die Druckschrift D1 vorweggenommen.

2. Die Entgegenhaltung D1 nimmt auch die Prioritäten der Anmeldungen

GB 9608394.4 vom 23. April 1996 (D1.1) und GB 9614693.1 vom 12. Juli 1996

(D1.2) wirksam in Anspruch und stellt damit gegenüber dem Streitpatent, das die

jüngeren Prioritäten der japanischen Anmeldungen 20701396 vom 6. August 1996

und 30272296 vom 14. November 1996 und 926497 vom 22. Januar 1997 beansprucht, das prioritätsältere Recht dar.

a)

Bei Anmeldung eines Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Anmeldung in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung

betreffen (Art. 87 Abs. 1 EPÜ). Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung

erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in

der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist (BGH GRUR 2002, 146 - Luftverteiler; EPA GrBK 1/98 GRUR

Int. 2002, 83; Busse/Keukenschrijver, PatG 6. Aufl. § 40 Rdn. 16; Benkard/Ullmann/Grabinski, EPÜ Art. 88 Rdn. 9). Der Gegenstand der Erfindung ist

bei der prioritätsbeanspruchenden Anmeldung aus den Patentansprüchen zu ermitteln, bei der prioritätsbegründenden aus der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen. Dabei muss der Gegenstand der Nachanmeldung der früheren Anmeldung unmittelbar und eindeutig entnommen werden können. Für die Beurteilung

der identischen Offenbarung gelten insoweit die Prinzipien der Neuheitsprüfung

(BGH GRUR 2002, 146 - Luftverteiler; GRUR 2003, 133 - elektronische Funktionseinheit, BGH GRUR 2008, 597 - Betonstraßenfertiger - jew. m. w. N.).

Nach den Prinzipien der Neuheitsprüfung ist über das in einer zum Stand der

Technik gehörenden Schrift explizit Beschriebene hinaus auch das als offenbart

und damit vorweggenommen anzusehen, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt,

aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und vom Fachmann mitgelesen wird und daher

keiner besonderen Offenbarung bedarf (vgl. BGH Mitt. 2009, 119 - Olanzapin unter Klarstellung der Grundsätze der Entscheidung „Elektrische Steckverbindung,

BGH GRUR 2000, 296). Das „Mitlesen“ von Selbstverständlichem ist deshalb

auch bei der Ermittlung des Inhalts einer für die wirksame Inanspruchnahme eines

Prioritätsrechts oder die Prüfung einer unzulässigen Erweiterung maßgeblichen

ursprünglichen Anmeldung einzubeziehen mit der einschränkenden Maßgabe,

dass es auch darauf ankommt, ob der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets eine solche selbstverständliche Ergänzung der Anmeldung als zur Erfindung gehörend entnehmen

kann (BGH GRUR 2002, 146, 148 - Luftverteiler; EPA GrBK 1/98 GRUR Int. 2002,

80, 83).

b) Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall von der Identität der Verfahren gemäß den prioritätsbegründenden Anmeldungen D1.1 und D1.2 mit den in

den Patentansprüchen der D1 beschriebenen Gegenständen auszugehen.

aa) Das insoweit allein strittige Merkmal in Anspruch 1 der D1, wonach die

Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung in einem wässrigen alkalischen

Entwickler durch einfallende UV-Strahlung nicht erhöht wird (the aqueous developer solubility of the composition ist not increased by incident UV radiation), ist

zwar in den prioritätsbegründenden Voranmeldungen D1.1 und D1.2 nicht expressis verbis erwähnt. Der Fachmann liest dieses Merkmal beim Studium der Druckschriften D1.1 und D1.2 nach Überzeugung des Senats jedoch mit. Er stellt beim

Lesen nämlich sofort fest, dass die Durchführung der in D1.1 und D1.2 beschriebenen Verfahren kein Schutzlicht erfordert. Denn es ist den Druckschriften D1.1

und D1.2 keinerlei Hinweis auf die zwingende Einhaltung einer solchen Maßnahme zu entnehmen. Vielmehr wird das Verfahren als sehr einfach durchführbar

beschrieben (vgl. D1.1, S. 1, Abs. 2). Nichts Anderes ist dem Fachmann im Umgang mit fotothermisch direkt bebilderbaren Druckplatten ohnehin geläufig (vgl.

z. B. D4.1, S. 3, Z. 3 bis 11). Das Fehlen einer solchen Angabe ist für den Fachmann daher ein klarer Hinweis, dass einfallende UV-Strahlung, welche sowohl

Bestandteil des Sonnenlichts als auch künstlicher Lichtquellen sein kann und mithin im Weißlicht - wie die Streitpatentschrift ausführt - vorkommt, die Löslichkeit

der Beschichtungszusammensetzung nicht beeinflusst; andernfalls sind Schutzmaßnahmen gegenüber einfallendem UV-Licht als unerlässlich anzusehen. Würde

einfallendes UV-Licht nämlich zu einer Veränderung der Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung führen, wäre eine zufriedenstellende Bebilderung

nicht möglich, da kein klares Bild entsteht.

bb) Da nach Ansicht des Senats im vorliegenden Fall kein Zweifel bestehen kann,

dass der Fachmann, der mangels eines entsprechenden Hinweises in der D1.1

und D1.2 bei der Herstellung der Druckplatten ohne Schutzlicht arbeitet, dem Offenbarungsgehalt dieser Anmeldungen auch ohne ausdrückliche Erwähnung als

selbstverständlich entnimmt, dass bei der durch einen Wärmeeintrag erfolgenden

Belichtung der Druckplatten die Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung

durch einfallendes UV-Licht nicht beeinflusst wird, ist das strittige Merkmal als zur

Erfindung gehörig erkennbar offenbart (vgl BGH a. a. O. - Luftverteiler).

Gestützt wird diese Beurteilung auch durch den Gesichtspunkt, dass das Merkmal

der D1, wonach „die Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung in einem

wässrigen alkalischen Entwickler durch einfallende UV-Strahlung nicht erhöht

wird“, nicht dazu dient, die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Beschichtung in anderer Weise auszugestalten als dies in den prioritätsbegründenden Schriften D1.1 und D1.2 der Fall ist. Dies wird aus der übereinstimmenden

Zusammensetzung der fotoempfindlichen Beschichtungen der Druckplatten der

Beispiele 1 bis 8 und 11 der prioritätsbeanspruchenden Schrift D1 mit den Beispielen 2 bis 4 der D1.1 und den Beispielen 2 bis 11 der D1.2 ersichtlich. Dem

stehen die zusätzlich in die Beispiele der D1 aufgenommenen Merkmale der Trägerplatte aus Aluminium mit einer Dicke von 0,3 mm und einer Nachbehandlung

mit einer wässrigen Lösung aus anorganischem Phosphat sowie den Unterschieden in der Konzentration der alkalischen Entwicklerlösung nicht entgegen. Abgesehen davon, dass zwischen diesen Angaben in den Beispielen der D1 und den

Angaben in den Voranmeldungen D1.1 und D1.2 keine inhaltliche Diskrepanz besteht (vgl. D1, Beispiele 1 bis 8 i. V. m. S. 17, Z. 1 bis 8 und D1.1, S. 5, vorl. Abs.

und Beispiele 2 bis 4; D1.2, S. 8, Abs. 2 und 3), spielen diese lediglich in der Beschreibung erläuterten Mekmale hinsichtlich der Lehren der D1 und der Voranmeldungen D1.1 und D1.2 keine Rolle. Denn im Mittelpunkt der Lehren steht die

Herstellung einer lithographischen Druckplatte mit einer Beschichtung, welche

durch Zusatz eines lichtabsorbierenden Farbstoffs als fotothermisches Umwandlungsmaterial die Differenz zwischen der Löslichkeit des belichteten und unbelichteten Teils der Druckplatte erhöht und damit die Entwicklung der Platte in einem wässrigen Entwickler nach Bebilderung ermöglicht (vgl. D1.1, S. 4, drittl.

Abs.; D1.2, S. 2, vorl. Abs.; D1, S. 5, Z. 14 bis 17).

cc) Da die Gegenstände der Voranmeldungen D1.1 und D1.2 nach Überzeugung

des Senats bereits aufgrund der impliziten Offenbarung dieselbe Erfindung wie die

der Nachanmeldung D1 betreffen, kann die in der mündlichen Verhandlung auch

erörterte Frage dahingestellt bleiben, ob sich dasjenige, was dem angesprochenen Fachmann beim Nacharbeiten einer Lehre als inhärentes Merkmal unmittelbar

und zwangsläufig offenbar wird (vgl BGH GRUR 1980, 283 - Terephtalsäure; ferner EPA G 1/98 GRUR Int. 2002, 83), zu dem prioritätsbegründenden Offenbarungsgehalt einer Voranmeldung gerechnet werden kann.

Die Klägerin hat insoweit zwar zutreffend geltend gemacht, dass die in der D.1.1

enthaltenen Beispiele 2 bis 4 und die in der D1.2 enthaltenen Beispiele 2 bis 11

mit den in der D1 enthaltenen Beispielen 1 bis 8 und 11 übereinstimmen, welche

UV-unempfindliche Beschichtungszusammensetzungen betreffen (vgl. D1, S. 13,

Z. 9 bis 17 i. V. m. S. 20, Tab. oben, S. 22, Beispiel 10, S. 23, Beispiel 11). Ihre

Folgerung, dass gleiche Maßnahmen zu gleichen Wirkungen führen müssen und

demnach die Beschichtungszusammensetzungen zwangsläufig auch dieselben

Eigenschaften aufweisen, ist zweifellos auch unter Gesichtspunkt der fehlenden

Neuheit relevant (BGH, a. a. O. - Terephtalsäure; BGH GRUR 1980, 283 - borhaltige Stähle). Der Senat hat allerdings Bedenken, ob bei der Ermittlung des Offenbarungsgehalts einer prioritätsbegründenden Anmeldung auch diejenigen Informationen, die der Fachmann einer Druckschrift nicht allein beim Lesen, sondern

erst bei der Nacharbeitung der darin erhaltenen Beispiele entnimmt, als unmittelbar und eindeutig erkennbar zur angemeldeten Erfindung gehörend offenbart anzusehen sind und damit im Kontext der Prüfung des Offenbarungshalts einer Prioritätsschrift zu berücksichtigen sind (vgl auch BGH GRUR 2004, 407 - Fahrzeugleitsystem).

c) Die übrigen angegriffenen Patentansprüche in der gemäß Hauptantrag verteidigten Fassung bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte das

Streitpatent hilfsweise mit dem gewährbaren zulässig geänderten Anspruchssatz

gemäß Hilfsantrag 2 verteidigt hat und sich der Senat mit einer hiervon abweichenden teilweisen Aufrechterhaltung einzelner weiterer Patentansprüche gemäß

Hauptantrag in Widerspruch zu dem maßgeblichen Willen der Patentinhaberin

setzen würde. Verteidigt der Patentinhaber das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren mit Anspruchssätzen gemäß Haupt- und Hilfsanträgen, so bringt er hiermit

zum Ausdruck, in welcher Reihenfolge und in welcher Form er das Streitpatent

beschränkt verteidigen will und eine Prüfung wünscht. Es besteht deshalb kein

Anlass für die Annahme, dass er nur einzelne Patentansprüche aus dem Anspruchssatz gemäß Hauptantrag vorrangig vor dem Hilfsantrag verteidigen will

(BPatG GRUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).

IV.

1. Der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 1 erweist

sich - ungeachtet der Frage der Zulässigkeit dieser Ansprüche - nicht als patentfähig.

a) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist nicht neu.

Patentspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Aufnahme eines Disclaimers. Gegenstand des Disclaimers in

dessen Absatz (1) sind die Beschichtungen der Druckplatte, wie sie in der älteren

Anmeldung D1 in den Beispielen 1 bis 8 und 11 beschrieben sind (vgl. D1, Tab.

S. 20 oben, Beisp. 1 bis 8 und S. 23, Beisp. 11). Die im Absatz (2) des Disclaimers

angegebene Verwendung einer Single-mode Laserdiode mit 200 mW Leistung,

einer Wellenlänge von 830 nm und der Fokussierung auf 10 µm Auflösung ist der

Entgegenhaltung D1 auf Seite 18, Zeilen 23/24 zu entnehmen.

Dieser Disclaimer vermag die Neuheit des Gegenstandes nach Anspruch 1 des

Hilfsantrags 1 gegenüber Entgegenhaltung D1 jedoch nicht herzustellen. Vom

Wortlaut dieses Anspruches sind nunmehr nämlich lediglich solche Beschichtungszusammensetzungen ausgenommen, die eine fotoempfindliche Zusammensetzung mit keiner Fotoempfindlichkeit gegenüber UV-Licht, welche einen Löslichkeitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichteten und

einem unbelichteten Teil aufweist, umfassen und aus den konkreten Bestandteilen

der Beschichtungszusammensetzungen gemäß den Beispielen 1 bis 8 und 11 der

D1, insbesondere Harz A, bestehen.

Die strittige Eigenschaft der Beschichtungszusammensetzung, i. e. keine Fotoempfindlichkeit gegenüber UV-Licht, ergibt sich jedoch ohne Nacharbeitung der

Beispiele, da sie sich dem Fachmann bereits beim Lesen der Entgegenhaltung D1

erschließt, wie vorstehend unter Abschnitt III.2 ausgeführt. Aus diesem Grund

kann die mit dem Disclaimer beabsichtigte Ausnahme der fraglichen Beispiele

vom Schutzumfang des Patentanspruches 1 nach Hilfsantrag 1 dessen Neuheit

gegenüber Entgegenhaltung D1 nicht herstellen.

b) Die übrigen angegriffenen Patentansprüche 2 bis 17 in der gemäß Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung bedürfen aus den oben unter III 2 c) genannten Gründen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte das Streitpatent weiter

hilfsweise mit dem gewährbaren zulässig geänderten Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 2 verteidigt hat.

2) Der Gegenstand der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2 erweist sich als

patentfähig.

a) Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist durch die Aufnahme der Merkmale

der erteilten Ansprüche 2 und 5 in den erteilten Anspruch 1 formal in zulässiger

Weise beschränkt. Die darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8 entsprechen den

erteilten Ansprüchen 3, 4 und 6 bis 10 in neuer Nummerierung und mit angepassten Rückbezügen.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist neu.

Er unterscheidet sich vom Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, das er neben den Merkmalen M1 bis M9b die Merkmale der erteilten Ansprüche 2 und 5 aufweist; diese zusätzlichen Merkmale lauten:

- worin die fotoempfindliche Zusammensetzung weiterhin enthält c) ein löslichkeitsunterdrückendes Mittel, welches zum Senken der Auflösungsrate der Mischung, umfassend einen lichtabsorbierenden Farbstoff der Komponente (a)

und eine hochmolekulare Verbindung der Komponente (b), in dem alkalischen

Entwickler in der Lage ist,

- worin das löslichkeitsunterdrückende Mittel (c) mindestens einen Bestandteil,

ausgewählt aus Sulfonsäureestern, Phosphorsäureestern, aromatischen Carbonsäureestern, Carbonsäureanhydriden, aromatischen Ketonen, aromatischen Aldehyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern, darstellt.

aa) Auch beim Verfahren zur Herstellung einer Druckplatte nach der Entgegenhaltung D1 kann die Beschichtung ein löslichkeitsunterdrückendes Mittel enthalten,

welches zum Senken der Auflösungsrate der Mischung, umfassend einen lichtabsorbierenden Farbstoff der Komponente (a) und eine hochmolekulare Verbindung

der Komponente (b), in dem alkalischen Entwickler in der Lage ist (vgl. D1,

Anspr. 37 i. V. m. Anspr. 1 und 6 bis 20). Die löslichkeitsunterdrückenden Mittel c),

die in den prioritätsbegründenden Schriften D1.1 und D1.2 der D1 eine Stütze haben, sind jedoch lediglich solche, die eine Chinoliniumgruppe aufweisen, zu den

Benzothiazolidinen, Pyridinen, Imidazolinen oder IR-Farbstoffen mit einer Chinoliniumgruppe zu zählen sind, wobei letztere in der Beschichtungszusammensetzung gleichermaßen sowohl als lichtabsorbierende Farbstoffe im Sinne der Komponente a) als auch im Sinne der Komponente c) des Streitpatents, i. e. als ein

löslichkeitsunterdrückendes Mittel wirken (vgl. D1.1: S. 4, vorvorl. und vorl. Abs.

und Anspr. 1 bis 5; D1.2: Anspr. 9 bis 11 i. V. m. S. 3, letzt. Abs. bis S. 4, Abs. 4;

D1, Anspr. 1, 6 und 9 bis 12). Bei den löslichkeitsunterdrückenden Mitteln c) gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 handelt es dagegen um solche, die mindestens einen Bestandteil, ausgewählt aus Sulfonsäureestern, Phosphorsäureestern,

aromatischen Carbonsäureestern, Carbonsäureanhydriden, aromatischen Ketonen, aromatischen Aldehyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern

betreffen. Derartige löslichkeitsunterdrückende Mittel c) werden in der D1 zwar

auch genannt (D1, Anspr. 13 bis 20). Hierzu zählt z. B. der Sulfonsäureester Ethylp-toluol-sulfonat des Anspruches 18 der D1 (vgl. hierzu auch Streitpatentschrift

S. 24/38, Abs. 0057). Die in den Patentansprüchen 13 bis 20 angegebenen löslichkeitsunterdrückenden Mittel c) haben allerdings in den prioritätsbegründenden

Druckschriften D1.1 und D1.2 keine Stütze, sondern sind erstmals der am

22. April 1997 nachangemeldeten Entgegenhaltung D1 zu entnehmen (vgl. D1,

Anspr. 13 bis 20). Die D1 kann insoweit die Prioritäten der D1.1 und D1.2 nicht in

Anspruch nehmen. Da die löslichkeitsunterdrückenden Mittel c) des Anspruchs 1

in Hilfsantrag 2 aber bereits den Prioritätsanmeldungen der Streitpatentschrift, die

allesamt vor dem Anmeldetag der Entgegenhaltung D1, dem 22. April 1997, angemeldet wurden, zu entnehmen sind, kommt der Entgegenhaltung D1 diesbezüglich kein älterer Zeitrang zu; sie ist in diesem Umfang mithin nicht zu dem

Stand der Technik zu zählen, der das Verfahren gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 neuheitsschädlich vorwegnehmen kann.

bb) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist auch durch den

weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht neuheitsschädlich getroffen.

Entgegenhaltung D2 beschreibt lediglich Absorptionsspektren verschiedener Cyaninfarbstoffe; weitere Hinweise auf die Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 sind der Druckschrift nicht zu entnehmen.

In den Schaubildern der Entgegenhaltung D3 hat die Klägerin in mehreren Graphen ausschließlich die Werte für die Lichtintensität und die Empfindlichkeitscharakteristik, die im Streitpatent in den Tabellen 3, 6 und 8 angegeben sind, zusammengefasst dargestellt.

Die Entgegenhaltung D4 betrifft ein wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial,

das ein Phenol-Harz vom Novolak-Typ im Gemisch mit Carbon Black (Ruß) in einem bestimmten Mischungsverhältnis enthält (vgl. D4.1, Anspr. 1). Hinweise auf

die Ausgestaltung des Verfahrens nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 gehen aus

der Entgegenhaltung D4 nicht hervor.

In Druckschrift D5 wird eine strahlungsempfindliche Harzzusammensetzung aus

einem Resol- und einem Novolak-Harz in Verbindung mit einer latenten Brönsted-

Säure und einem Infrarot-Absorber zur Beschichtung von lithographischen Druckplatten beschrieben (vg. D5, Anspr. 1 i. V. m. Sp. 1, Z. 11 bis 18). Die Beschichtung ist im Unterschied zur Beschichtungszusammensetzung nach Anspruch 1

des Hilfsantrags 2 IR- und UV-empfindlich (Sp. 3, Z. 1 bis 19).

Die wissenschaftliche Publikation D6 beschäftigt sich mit dem löslichkeitsunterdrückenden Einfluss u. a. von aromatischen Ketonen auf Novolak-Harze (vgl. D6,

Abstract i. V. m. Tab. 1). Weitergehende Hinweise auf das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 sind in der Druckschrift D6 nicht enthalten.

b) Das Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 wird durch den vorveröffentlichten Stand der Technik

D2, D4, D5 und D6 nicht nahegelegt und beruht daher auf einer erfinderischen

Tätigkeit.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Entgegenhaltung D5 könne für sich allein schon

die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens zur Herstellung einer lithografischen Druckplatte nach Anspruch 1 des Hauptantrags und sinngemäß

auch nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 in Frage stellen. Diesem Einwand kann

nicht gefolgt werden. Die Druckschrift D5 gibt dem Fachmann nämlich keinerlei

Hinweise auf die Gestaltung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 2. Zum Einen ist für die Herstellung einer positiv oder negativ arbeitenden

Druckplatte gemäß D5 die Anwesenheit von Resol- und Novolak-Harzen in Verbindung mit einer latenten Brönsted-Säure und einem IR-Absorber erforderlich

(Anspr. 1 i. V. m. Sp. 4, Z. 59 bis Sp. 5, Z. 4). Die Beschichtungszusammensetzungen kommen ferner ohne eine Nachbelichtungs-Wärmebehandlung nicht aus

(Anspr. 1). Sie sind zudem auch UV-empfindlich (vgl. D5, Sp. 3, Z. 1 bis 19).

Selbst wenn der Fachmann der D5 noch den Hinweis entnimmt, dass zur Herstellung einer positiv arbeitenden lithographischen Druckplatte auf die Nachbelichtungs-Wärmebehandlung verzichtet werden kann (Sp. 3, Z. 51 bis 61), liefert ihm

die Entgegenhaltung keine Anregung dahingehend, die in D5 beschriebene Zusammensetzung der Beschichtung so abzuändern, dass sie zur Lösung der streitpatengemäßen Aufgabe der Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 entspricht.

Auch in der Zusammenschau der D5 mit der Druckschrift D6 gelangt der Fachmann nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2. Denn in der

Entgegenhaltung D6, bei der die löslichkeitsunterdrückende Wirkung von z. B.

aromatischen Ketonen, wie sie im Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 genannt sind, auf

Novolak-Harze untersucht wird (vgl. D6, Tab. 1) und auch versucht wird, den die

Löslichkeit in alkalischen Entwicklern verringernden Wirkungsmechanismus zu erklären, wie die Klägerin geltend gemacht wird, kann der Fachmann keinen Zusammenhang mit den übrigen Maßnahmen des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 2 erkennen und ihn zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe ausgehend von D5 anregen.

Auch ausgehend von der Entgegenhaltung D4 (D4.1) war es für den Fachmann

nicht naheliegend, zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe (vgl. Übersetzung der Streitpatentschrift S. 4/38, Abs. 0019 bis 0023), i. e. die Beschichtungszusammensetzung zur Herstellung einer positiven fotoempfindlichen lithographischen Druckplatte so auszugestalten, dass das Verfahren auf Grund einer hohen

Empfindlichkeit der Druckplattenbeschichtung mit einer kurzen Belichtungszeit bei

Weißlicht und ohne Nachwärmebehandlung ausgeführt werden kann, zu gelangen. Denn die Beschichtungszusammensetzung für die Druckplatten der D4

(D4.1) führt davon weg, eine Zusammensetzung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 mit dem Ziel kurze Belichtungszeiten zu erreichen

einzusetzen. Entgegen der streitpatentgemäßen Lehre wird das wärmeabsorbierende Medium der Entgegenhaltung D4.1, Ruß, nämlich als das geeignetste unter

den Pigmenten angesehen (vgl. D4.1, S. 4, Z. 16 bis 20). Es absorbiert Strahlungsenergie aus verschiedensten Quellen, auch aus UV-Lichtquellen, und gibt sie

in Form von Wärme an das Harz ab (D4.1, S. 8, Z. 6 bis 9). Weil dabei jedoch

noch zu geringe Unterschiede in der Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler

zwischen den belichteten und unbelichteten Arealen auftreten können, muss die

Verwendung von Ruß dahingehend optimiert werden, dass sein Anteil im Harz

eine bestimmte Konzentration aufweist (S. 4, Z. 26 bis S. 5, Z. 15). Es wird in diesem Zusammenhang in D4 aber nicht angegeben, ob die Zusammensetzung so

empfindlich gestaltet werden kann, dass sich bei diesem Verfahren zur Herstellung einer positiven fotoempfindlichen Druckplatte eine möglichst kurze Belichtungszeit ergibt (D4.1, S. 10, Z. 17 bis 26).

Die Druckschrift D2 beschreibt die Absorptionsspektren verschiedener Cyanin-

Farbstoffe. Sie geht nicht über vorgenannten Stand der Technik hinaus und kann

daher das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 weder für sich noch in

der Zusammenschau mit den Entgegenhaltungen D4, D5 oder D6 nahelegen.

Das Verfahren zur Herstellung einer positiven fotoempfindlichen lithographischen

Druckplatte des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 2 beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit, der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 hat daher Bestand.

Mit diesem Patentanspruch haben auch die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2

bis 8, die weitere nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen des Verfahrens

nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 betreffen und die die Klägerin auch nicht mehr

im Einzelnen angegriffen hat, Bestand.

V.

Der nach Schließung der mündlichen Verhandlung eingereichte Schriftsatz der

Beklagten vom 27. Juli 2009 war nicht nachgelassen. Er gibt zur Wiedereröffnung

der mündlichen Verhandlung keine Veranlassung, zumal der Schriftsatz keine

neuen Gesichtspunkte enthält (§ 99 PatG, §§ 156, 283 ZPO).

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs. 1 PatG

i. V. m. § 709 ZPO.

Dr. Schermer

Engels

Dr. Gerster

Dr. Schuster

Dr. Münzberg

Pr