BPatG Beschluss vom 25.01.2012 – 3 ZA (pat) 39/09

BUNDESPATENTGERICHT

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

3 ZA (pat) 39/09 zu 3 Ni 59/05 (EU)

führ. verb. mit

3 Ni 20/07 (EU),

3 Ni 34/07,

3 Ni 54/07

KoF 65/08 _______________________

(Aktenzeichen)

… 08.05

…

betreffend das europäische Patent …

(DE …)

und das ergänzende Schutzzertifikat DE …

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat

der

3. Senat

(Nichtigkeitssenat)

des Bundespatentgerichts

am

25. Januar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie des

Richters Guth und der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Nichtigkeitsklägerin zu 3) wird zurückgewiesen.

2. Die Nichtigkeitsklägerin zu 3) trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.

4. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt

79.720,90 Euro.

G r ü n d e

I.

Mit Schriftsatz vom 25. Juni 2007 hat die Erinnerungsführerin gegen das Schutzzertifikat DE … durch ihre rechtsanwaltlichen Vertreter Klage eingereicht.

Diese Klage wurde mit den jeweils gegen das Schutzzertifikat und das zu Grunde

liegende Patent EP … gerichteten Klagen 3 Ni 59/05 und 3 Ni 20/07 und

mit der gegen das Schutzzertifikat gerichteten Klage 3 Ni 54/07 zum Zweck der

gemeinsamen Entscheidung und Verhandlung verbunden. Mit Urteil vom

11. Dezember 2007 hat der Senat auf die Nichtigkeitsklagen das europäische

Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie

das hierzu erteilte ergänzende Schutzzertifikat für nichtig erklärt und der Beklagten

die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem

Bundespatentgericht wurde für das Patent und das Schutzzertifikat jeweils auf

10 Millionen Euro festgesetzt.

Die Erinnerungsführerin und Klägerin zu 3) hat Kostenfestsetzung beantragt und

dabei auch die Kosten für den am Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Patentanwalt geltend gemacht.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 16. Februar 2009 wurden die von der Beklagten an die Klägerin zu 3) zu erstattenden Kosten - ohne Berücksichtigung der

geltend gemachten Patentanwaltsgebühren und der Reisekosten in Höhe von

79.720,90 Euro - auf 155.943,37 Euro festgesetzt und den weitergehenden Antrag

zurückgewiesen. Zur Begründung wurde im Kostenfestsetzungsbeschluss ausgeführt, die Klägerin zu 3 habe lediglich das ergänzendes Schutzzertifikat angegriffen und geltend gemacht, das Schutzzertifikat sei zu Unrecht erteilt worden, weil

die EU-Zulassungen vom 15. Mai 2002 nicht die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen der zugelassenen Erzeugnisse als Arzneimittel in Deutschland

seien. Hierbei handele es sich in erster Linie um rechtliche Fragen, für die die Klägerin auch einen Patentanwalt hätte beauftragen können. Ebenso wie eine zusätzliche Vertretung durch einen Rechtsanwalt nicht als notwendig im Sinne von

§ 91 Abs. 1 ZPO anzusehen sei, gelte dies auch im vorliegenden umgekehrten

Fall. Auch die Verbindung der Verfahren habe die Einschaltung eines Patentanwalts nicht erforderlich gemacht, weil die Prozessrechtsverhältnisse voneinander

unabhängig gewesen seien, so dass ein gemeinsames Vorgehen der Klägerin

zu 3 mit den Klägern, deren Klagen sich auch gegen das Patent gerichtet hatten

und eine Besprechung dieses Vorgehens unter Einschaltung eines fachkundigen

Patentanwalts nicht erforderlich gewesen seien. Die Heranziehung eines Patent-

und Rechtsanwalts durch die Beklagte spreche ebenfalls nicht für eine Notwendigkeit der Doppelvertretung auf der Seite der Klägerin zu 3.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Erinnerung der Klägerin zu 3). Sie trägt

zur Begründung vor, aus der neuesten Rechtsprechung des 3. Senats des Bundespatentgerichts lasse sich ableiten, dass im Hinblick auf die Notwendigkeit der

Doppelvertretung von einer typisierenden Betrachtungsweise auszugehen sei.

Von solchen typischen Fallgestaltungen erforderlicher Doppelvertretung weiche

der vorliegende Fall nicht entscheidungserheblich ab. Sowohl die Beurteilung der

Nichtigkeit des Schutzzertifikats als auch der Nichtigkeit des Streitpatents seien

sehr komplex gewesen und hätten sowohl ausländisches als auch europäisches

Recht und die Rechtsprechung verschiedener nationaler Gerichte betroffen. Hierfür sei die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erforderlich gewesen. Gleichzeitig

habe die Klägerin für eine umfassende Verfolgung ihres Rechtsschutzzieles bei

der Vorbereitung der Nichtigkeitsklage auch die Nichtigkeit des Grundpatent zu

prüfen gehabt, die ebenfalls einen Nichtigkeitsgrund für das Schutzzertifikats darstelle. Hierbei sei es u. a. um die Bewertung schwieriger pharmazeutisch-chemischer Zusammenhänge gegangen, die ein Rechtsanwalt nicht habe bewältigen

können. Im Übrigen habe der 3. Senat in verschiedenen Entscheidungen angedeutet, dass die wirtschaftliche Bedeutung für die Beurteilung der Notwendigkeit

der Rechtsverfolgungskosten relevant sein könne. Auch könne nicht differenziert

werden zwischen dem Nichtigkeitsberufungsverfahren, wo eine Doppelvertretung

typischerweise als notwendig angesehen werde und dem erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren. Weiterhin sei es erforderlich, ein Nichtigkeitsverfahren umfassend vorzubereiten und auch durch den Verlauf der mündlichen Verhandlung –

insbesondere der Aussage eines durch das Gericht bestellten Gutachters zu

technischen Fragen – sei der Sachverstand eines Patentanwalts unabdingbar gewesen.

Die Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsklägerin zu 3) beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom

16. Februar 2009 abzuändern und weitere Kosten in Höhe von

79.720,90 € festzusetzen.

Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsgegnerin hat sich nicht zur Sache geäußert und keine Anträge gestellt.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen. Zwar sei eine typisierende Betrachtungsweise angebracht, aber es müsse stets geprüft werden, ob die

betreffende Problematik in das typische Arbeitsgebiet eines Patentanwalts falle

und ob er tatsächlich der Hilfe eines Rechtsanwalts bedürfe. Auch sage die wirtschaftliche Bedeutung des Falls noch nicht aus, ob und inwieweit der Aufwand einer Doppelvertretung wegen der Schwierigkeit und Art der aufgeworfenen

Rechtsfragen auch erforderlich gewesen sei.

II.

Die zulässige Erinnerung der Klägerin zu 3) ist nicht begründet. Die Erinnerungsführerin kann keinen Ersatz der Kosten ihres im Verfahren zusätzlich zum rechtsanwaltlichen Vertreter mitwirkenden Patentanwalts beanspruchen, da diese

Kosten trotz der Verbindung des gegen das Schutzzertifikat gerichteten Verfahrens mit den weiteren gegen das Schutzzertifikat und das Streitpatent gerichteten

Klagen nicht notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2

PatG waren.

1.

Die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten richtet sich im § 84 Abs. 2

PatG i. V. m. §§ 91 ff. ZPO. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende

Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Zu diesen

Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen eines Rechts- bzw. Patentanwalts der obsiegenden

Partei. Sie gelten von Rechts wegen als zweckentsprechende Kosten der

Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Für die Erstattungsfähigkeit der

Kosten (hier) des zusätzlich zum Rechtsanwalt mitwirkenden Patentanwalts

kommt es daher gemäß §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG nach

§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO darauf an, ob diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtverteidigung notwendig waren, was sich

nach einem objektiven Maßstab beurteilt.

Bei Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige

und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme

im Zeitpunkt ihrer Veranlassung – also bei objektiver Betrachtung ex ante –

als sachdienlich ansehen durfte, wobei die Partei ihr berechtigtes Interesse

verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen

Schritte ergreifen darf und lediglich gehalten ist, unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen

(vgl. BGH

GRUR 2005, 271 m. w. N.). Es muss sich mithin um Kosten handeln, die für

solche Handlungen entstanden sind, die zum Zeitpunkt ihrer Vornahme

objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das streitige Recht zu verfolgen oder zu verteidigen. (Mes, Patentgesetz, 3. Aufl. 2011, § 84 PatG

Rn. 43). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden könnten. Jede Partei ist verpflichtet, die Kosten ihrer Prozessführung, die sie im Falle ihres Sieges vom

Gegner erstattet verlangen will, so niedrig zu halten, wie sich dies mit der

Wahrung ihrer berechtigten Belange vereinbaren lässt (BGH NJW 2007,

2257; 2007, 3723).

2.

Bei der Beurteilung der Erstattungsfähigkeit ist grundsätzlich eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei

einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist,

steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in

nahezu jedem Einzelfall Streit darüber besteht, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2005, 271 – Unterbevollmächtigter III;

BGH NJW 2003, 901 – Auswärtiger Rechtsanwalt I; BGH GRUR 2005,

1072 – Auswärtiger Rechtsanwalt V; BGH WRP 2008, 363).

Jedoch ist auch allgemein anerkannt, dass bei einem deutlichen Abweichen

von einer als Regelfall angesehenen Konstellation anderes gelten kann

(vgl. BPatG GRUR 2009, 706 f.; GRUR 2009, 707 f.; BPatG GRUR 2008,

735 f.; BPatG Mitt, 2008, 570 f. – Kosten des mitwirkenden Patentanwalts;

BPatG Beschluss vom 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06, veröffentlicht in

juris; anders BPatG Mitt. 2008, 570 f. – Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts; BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, veröffentlicht

in

juris;

vgl.

auch

BPatG GRUR-RR 2010,

- Doppelvertretungskosten;

BPatG:

vom

24.02.2011

- 3 ZA (pat) 29/10 BeckRS 2011, 07295).

3.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geht die Beauftragung eines Patentanwalts und eines Rechtsanwalts nebeneinander im vorliegenden Fall

über das hinaus, was eine verständige, kostenbewusste und wirtschaftlich

vernünftige Partei als in diesem Sinn erforderlich ansehen durfte.

3.1.

Zwischen den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts besteht

weitgehend Einigkeit darüber, dass aufgrund der engen Verzahnung von

Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren eine Doppelvertretung durch Patent-

und Rechtsanwalt bei der gebotenen Anlegung einer

typisierenden

Betrachtungsweise

jedenfalls regelmäßig dann als sachdienlich und

notwendig anzusehen ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein

das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist (vgl. hierzu

auch BPatGE 51, 225 ff., abweichend BPatGE 51, 76; vgl. auch BPatG

GRUR-RR 2011, 436 - Doppelvertretungskosten

im Nichtigkeitsverfahren III).

Die Rechtsprechung insbesondere des erkennenden Senats bejaht jedoch

für das Nichtigkeitsverfahren erster Instanz vor dem Bundespatentgericht –

anders als für das Nichtigkeitsberufungsverfahren, in dem über die Nichtigkeit letztinstanzlich von der zur einheitlichen Auslegung und Fortbildung des

Patentrechts im Rahmen der Gesamtrechtsordnung berufenen obersten Instanz

entschieden

wird

(vgl.

BPatG, Beschluss vom 15.6.2010

- 3 ZA (pat) 17/09, GRUR-RR 2010, 401 – Doppelvertretungskosten) - nicht

grundsätzlich die Notwendigkeit einer Doppelvertretung (vgl. hierzu BPatG

GRUR-RR 2011, 436 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III; BPatGE 51, 225 ff., abweichend BPatGE 51, 76).

3.2.

Im vorliegenden Fall wird von den Parteien kein paralleler Verletzungsstreit

geführt. Es handelt es sich auch nicht um einen Fall, der aus anderen

Gründen eine Doppelvertretung notwendig macht.

Die Klage der Erinnerungsführerin richtete sich allein gegen das ergänzende Schutzzertifikat, wobei rechtliche Gesichtspunkte im Vordergrund

standen, die die Beauftragung eines Rechts- oder Patentanwalts nahelegten und auch erforderlich machten. Insoweit handelt es sich um notwendige

Kosten. Es bestand aber keine Notwendigkeit für eine Doppelvertretung.

Es trifft zwar zu, dass bei Nichtigkeitsklagen gegen Schutzzertifikate oft

einerseits wichtige und komplexe Rechtsfragen und andererseits auch

schwierige technische Probleme zu bewältigen sein können. So erfordern

die Nichtigkeitsgründe gemäß Artikel 15 Abs. 1 Buchst. a) VO (EWG)

Nr. 1768/92 (AMVO) in Verbindung mit Art. 3 Buchst. d) AMVO betreffend

die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen der zugelassenen Erzeugnisse als Arzneimittel in Deutschland juristische Überlegungen auch

rechtsvergleichender Art. Andererseits kann im Einzelfall die Frage, ob das

betreffende Grundpatent tatsächlich das betreffende Erzeugnis schützt oder

ob für das Erzeugnis nicht bereits ein Zertifikat erteilt wurde oder ob die

Genehmigung die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen ist (Artikel 15 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 3 Buchst. a), b), c) und d) VO (EWG)

Nr. 1768/92), erhebliche chemische und pharmazeutische Probleme aufweisen und umfassende diesbezügliche Erörterungen erforderlich machen

(vgl.

z. B. BPatG 3 Ni 22/10 Urteil

vom 29.03.2011 Rn. 58 ff.

- Escitalopram II, veröffentlicht in juris).

Dies aber sind alles Problemstellungen und Tätigkeiten, die zum typischen

Berufsbild eines Patentanwalts gehören (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 PAO), der als einem Rechtsanwalt gleichgestelltes Organ der Rechtspflege zur selbständigen und alleinigen Vertretung in derartigen Rechtsstreitigkeiten berechtigt

und aufgrund seiner Ausbildung befähigt ist. Beim vorliegenden Fall handelt

es sich um einen typischen Fall einer Nichtigkeitsklage gegen ein Schutzzertifikat ohne parallele Verletzungsklage, in dem es an der für die miteinander verzahnten Parallelverfahren typischen komplexen Verknüpfung von

technisch-naturwissenschaftlichen und von über den in § 3 PAO definierten

Wissens- und Tätigkeitsbereich eines Patentanwalts hinausgehenden komplizierten juristischen Problemstellungen im Allgemeinen fehlt, die nach der

bisherigen Rechtsprechung des erkennenden Senats Voraussetzung für

das Erfordernis der Doppelvertretung ist. Eine Vertretung durch einen

Rechtsanwalt und einen Patentanwalt nebeneinander ist daher nicht erforderlich.

Die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung hängt auch

nicht davon ab, ob zunächst – wie vorliegend - ein Rechtsanwalt oder ein

Patentanwalt tätig geworden ist oder umgekehrt oder ob von Anfang an sowohl ein Patentanwalt als auch ein Rechtsanwalt beauftragt wurde. Denn

es kann unter Berücksichtigung des unter 1. erörterten Gebots der Wirtschaftlichkeit und der erforderlichen

typisierenden Betrachtungsweise

kostenrechtlich nicht zu Lasten des Beklagten gehen, ob der Kläger zunächst den in der Regel sachnäheren Patentanwalt, in dessen Berufsbild

typischerweise die Vertretung im Nichtigkeitsverfahren fällt, beauftragt, oder

einen Rechtsanwalt, der möglicherweise im Laufe des Verfahrens die spezielle Sachkunde eines Patentanwalts benötigt.

3.3. Die Erinnerungsführerin kann die Notwendigkeit einer Doppelvertretung daher nicht damit begründen, es habe der fachkundigen Beratung über die

Erfolgsaussichten für eine Nichtigkeitsklage gegen das dem Schutzzertifikat

zu Grunde liegende Patent bedurft. Im Übrigen sind die Kosten einer Beratung über die Erfolgsaussichten einer Klage im Allgemeinen nicht eigenständig erstattbar (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., § 91 Rn. 82).

3.4. Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung kann auch nicht mit dem Abstimmungsbedarf aufgrund der Verbindung der Klage mit den gegen das

Schutzzertifikat und das zu Grunde liegende Patent EP … gerichteten Klagen 3 Ni 59/05 und 3 Ni 20/07 und mit der gegen das Schutzzertifikat gerichteten Klage 3 Ni 54/07 begründet werden. Dies bereits darum,

weil die Doppelvertretung bereits in der Klageschrift angezeigt wurde. Im

Übrigen führt eine Verbindung der Verfahren lediglich dazu, dass in diesen

Prozessen gemeinsam verhandelt und entschieden wird. Die so gebündelten Verfahren bleiben als jeweils eigenständige Prozesse bestehen. Die

Kläger werden durch die Verbindung einfache Streitgenossen nach §§ 59 ff.

ZPO, wobei jeder Streitgenosse seinen Prozess selbständig und unabhängig von den anderen Streitgenossen (§ 61 ZPO) betreibt.

3.5. Aus diesen Gründen kann die Klägerin keinen Ersatz der Kosten ihres im

Verfahren zusätzlich zum rechtsanwaltlichen Vertreter mitwirkenden Patentanwalts beanspruchen.

Dass die Nichtigkeitsklägerin aus subjektiv nachvollziehbaren Gründen sowohl einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt beauftragt, ist ihr unbenommen. Sie muss jedoch bereit sein, hierfür die Kosten zu übernehmen. Für die Frage, ob die Gegenseite diese Kosten zu tragen hat, kommt

es allein darauf an, ob die Besonderheiten des Falls eine zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts erforderlich machten, was zum einen – wie

ausgeführt – mangels besonderer Umstände zu verneinen ist (vgl. BPatG

GRUR 2010, 556, 560 – medizinisches Instrument).

4.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1

ZPO.

5.

Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit

der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Schramm

Guth

Dr. Proksch-Ledig

Bb