BPatG Beschluss vom 05.07.2012 – 21 W (pat) 31/10

BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 31/10 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 55 226

… 08.05

…

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in

der Sitzung vom 5. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dipl.-Phys. Dr. Häußler, der Richterinnen Hartlieb und Dipl.-Phys. Zimmerer sowie

des Richters Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Die Beschwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung 41 des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2010 wird

als unzulässig verworfen.

G r ü n d e

I

Auf die mit dem Anmeldetag der Stammanmeldung mit dem Aktenzeichen

196 05 260.2 vom 13. Februar 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 196 55 226.5 mit der Bezeichnung "Verfahren zum Vorfüllen des exkorporalen Kreislaufs eines modularen

Heimdialysesystems" erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist

am 15. Januar 2009 erfolgt.

Gegen das Patent ist am 15. April 2009 Einspruch erhoben worden. Mit Beschluss

vom 10. Februar 2010 hat die Patentabteilung 41 den Einspruch als zulässig erachtet und das Patent widerrufen mit der Begründung, das erteilte Patent sei ein

Therapieverfahren im Sinne des § 2 a (1) Nr. 2 PatG. Gegen diesen Beschluss

richtet sich die Beschwerde der (ursprünglichen) Patentinhaberin, die das angegriffene Patent in der erteilten Fassung verteidigt, eine Beschwerdebegründung ist

nicht eingegangen.

Die (ursprüngliche) Patentinhaberin und Beschwerdeführerin, ein Unternehmen

mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, wurde mit Schreiben des Gerichts vom 29. Juli 2010 sowie vom 3. November 2010 aufgefordert, die erforderliche Vollmacht nach § 25 PatG einzureichen. Mit Schreiben vom 24. März 2011

hat das juristische Mitglied des Senats die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass sie nach der gegebenen Aktenlage einen Inlandsvertreter benötige und

als Nachweis für dessen Bestellung die Vorlage einer entsprechenden schriftlichen Vollmachtsurkunde zwingend erforderlich sei. Falls die erforderliche Vollmacht nicht eingereicht werde, müsse die Beschwerde als unzulässig verworfen

werden. Hierauf haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin

mit Schriftsatz vom 2. Mai 2011 eine entsprechende Vollmacht vom

19. August 2010 eingereicht, die vom Präsidenten der Firma H… LLC c/o P… &

H… LLC, F… Street

in B… M…, unterzeichnet

ist. Gleichzeitig

wurde die Kopie eines Antrags vom 2. Mai 2011 auf Umschreibung des Streitpatents von der Beschwerdeführerin auf die genannte Firma H… LLC vorgelegt.

Mit Schreiben vom 5. Mai 2011 hat das juristische Mitglied des Senats die Beteiligten darauf hingewiesen, dass - unabhängig vom Vorliegen der Umschreibungsvoraussetzungen und deren Nachweis gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt – für eine Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens mit der

neuen Inhaberin nach der geltenden Rechtsprechung die Zustimmung der Beschwerdegegnerin erforderlich sei und um entsprechende Mitteilung der Einsprechenden gebeten. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 26. Mai 2011 erklärt,

dass sie einem Parteiwechsel gemäß § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO nicht zustimme. Das

juristische Mitglied des Senats hat der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom

1. Juni 2011 daraufhin mitgeteilt, dass mangels Zustimmung der Einsprechenden

das Beschwerdeverfahren mit der ursprünglichen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin fortzusetzen sei und zur Vorlage einer von ihr ausgestellten Vollmacht

nach § 25 Abs. 1 PatG aufgefordert. Andernfalls sei die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Hierauf haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 30. Juni 2011 mitgeteilt, dass die ursprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin, A… Ltd., inzwischen aufgelöst sei. Damit sei im vorliegenden

Fall die Zustimmung der Einsprechenden zum Wechsel der Patentinhaberin nicht

erforderlich, da die Anwendung des § 265 ZPO voraussetze, dass der Zedent

- hier die ursprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin - fortexistiere. Mit

Schreiben vom 10. August 2011 hat das juristische Mitglied des Senats die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass die Firma H… LLC das Verfahren als

Beschwerdeführerin nur dann betreiben könne, wenn sie nachweise, dass sie erstens entweder Rechtsnachfolgerin der noch immer im Register eingetragenen Firma A… Ltd. geworden sei oder dass sie zweitens von der Firma A… Ltd. das

Streitpatent erworben habe und drittens dass und zu welchem Zeitpunkt die Firma A… Ltd. aufgelöst worden sei. Mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2011 haben die

Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin unter Vorlage eines Registerauszugs mitgeteilt, dass die Firma H… LLC inzwischen als Rechtsnachfolgerin der Firma A… Ltd. im Patentregister eingetragen sei. Mit Schreiben vom

20. Oktober 2011 hat das juristische Mitglied des Senats die Beschwerdeführerin

erneut darauf hingewiesen, dass die Zulässigkeit des Beteiligtenwechsels noch

nicht geklärt sei, insbesondere sei kein Nachweis dafür erbracht, dass und zu welchem Zeitpunkt die ursprüngliche Patentinhaberin, die Firma A… Ltd., aufgelöst

worden sei.

Mit Schriftsatz vom 2. Januar 2012 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin Kopien von Vertragsunterlagen vorgelegt, aus denen sich die

Übertragung des Streitpatents von der ursprünglichen Anmelderin, der Firma A… Ltd.,

auf

die Firma D… M… F…

Ltd.

und weiter

auf

die jetzige Inhaberin, die Firma H… LLC Ltd. ergebe. Mit Schreiben vom

3. April 2012 hat das juristische Mitglied des Senats mitgeteilt, dass durch die vorgelegten Unterlagen lediglich die Übertragung des Streitpatents auf die jetzige Inhaberin nachgewiesen wurde. Ein Nachweis dafür, dass die ursprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin zwischenzeitlich aufgelöst sei, sei dagegen

nicht erbracht worden. Damit sei weiterhin das Verfahren mit der früheren Patentinhaberin fortzuführen, für die eine Vollmacht nach § 25 PatG erforderlich sei. Da

diese bislang nicht vorgelegt wurde, werde die Beschwerde voraussichtlich als unzulässig verworfen werden. Hierauf hat die Beschwerdeführerin sich nicht mehr

geäußert, die erforderliche Vollmacht ist nicht zu den Akten gelangt.

Die (ursprüngliche) Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent in der

erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise beantragt sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragt sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

Die Beschwerde ist unzulässig, da die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige (ursprüngliche) Patentinhaberin als Beschwerdeführerin trotz mehrfacher

Aufforderung die Bestellung eines Inlandsvertreters nicht nachgewiesen hat.

1. Die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters ergibt sich aus § 25

Abs. 1 PatG. Demnach muss ein Auswärtiger, der im Inland weder einen Sitz noch

eine Niederlassung hat, einen im Umfang dieser Vorschrift bevollmächtigten

Rechts- oder Patentanwalt als Inlandsvertreter bestellen, um am Verfahren vor

dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht teilnehmen zu können.

Diese Voraussetzungen für die notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters liegen vor. Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von

Amerika; dafür, dass sie im Inland eine Niederlassung hat, wo sie auf längere

Dauer ein selbständiges Gewerbe ausübt, ist weder vorgetragen noch ergeben

sich hierfür Anhaltspunkte aus den Akten. Demzufolge hätte die Beschwerdeführerin im Inland einen Patent- oder Rechtsanwalt als Vertreter mit einer Vollmacht bestellen müssen, die den Anforderungen des § 25 Abs. 1 PatG entspricht. Dies ist

vorliegend jedoch nicht geschehen. Die Bevollmächtigung gemäß § 25 Abs. 1

PatG der bereits vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als Vertreter der ursprünglichen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin auftretenden Patentanwälte

R…, K… & P… ist zu keiner Zeit nachgewiesen worden. Bis zur Entscheidung

über die Beschwerde wurde trotz mehrfacher Hinweise des Senats die hierfür

erforderliche schriftliche Vollmachtsurkunde nicht eingereicht (vgl. Schulte,

Patentgesetz, 8. Auflage, § 25, Rdnr. 34 ff.).

Von der Vorlage konnte auch nicht deshalb abgesehen werden, weil als Bevollmächtigte Patentanwälte aufgetreten sind und deshalb gemäß § 97 Abs. 6 Satz 2

PatG der Mangel der Vollmacht nicht von Amts wegen zu berücksichtigen wäre.

Nach § 97 Abs. 1 Satz 2 PatG bleibt § 25 PatG unberührt, wodurch klargestellt

wird, dass die Bestellung eines Inlandsvertreters im Verfahren vor dem Bundespatentgericht in jedem Fall notwendig ist (vgl. auch Schulte, a. a. O., § 97, Rdnr. 3).

Insofern geht § 25 PatG der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG

vor.

2. Auch im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gilt der Vorrang

des § 25 PatG, so dass unabhängig von der als Vertreter auftretenden Person eine von dem Auswärtigen unterzeichnete Vollmacht einzureichen ist. Demzufolge

hätte im vorliegenden Fall bereits vom Deutschen Patent- und Markenamt eine

dem § 25 PatG entsprechende Vollmacht angefordert werden müssen.

Der Umstand, dass der Mangel der Vollmacht bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegen hat und dort nicht berücksichtigt worden

ist, führt jedoch nicht zur Zulässigkeit der Beschwerde (vgl. BGH, NJW 1990,

3152-3153) - und zwar unabhängig davon, ob es sich um ein einseitiges oder

zweiseitiges Verfahren handelt (a. A. Schulte a. a. O. sowie Bundespatentgericht,

Beschluss vom 18. Mai 1979

(GRUR 1979, 699) unter Bezugnahme auf

OLG Saarbrücken, NJW 1970, 1464). Insoweit hat der BGH in seiner Entscheidung klargestellt, dass die von der Rechtsprechung zur gesetzlichen Vertretung

entwickelten Grundsätze, nach denen bei vorinstanzlichem Streit über die Vertretungsbefugnis die betroffene Partei durch den "Vertreter" auch dann, wenn ein

Mangel in der gesetzlichen Vertretung vorliegt, Rechtsmittel einlegen kann, entgegen der obengenannten OLG-Entscheidung für die gewillkürte Vertretung nicht zur

Anwendung kommen können. Bei der gewillkürten Vertretung hat die Partei es

nämlich in der Hand, durch (anderweitige oder gegebenenfalls nochmalige) Erteilung einer ordnungsgemäßen Prozessvollmacht den Streit darüber, ob eine wirksam erteilte Vollmacht vorgelegen hat, für die Rechtsmittelinstanz von vornherein

auszuräumen, ohne insoweit ein Risiko über die Zulässigkeit des Rechtsmittels

einzugehen. Eben weil dieser Weg für die betroffene Partei möglich und zumutbar

ist, fehlt es bei der gewillkürten Vertretung der Partei im Prozess an der Notwendigkeit, die für den Streit über die wirksame gesetzliche Vertretung entwickelten

Rechtsgrundsätze, die dort zur Erzielung eines sachgerechten Ergebnisses erforderlich sind, auch hier zur Anwendung kommen zu lassen (vgl. BGH, NJW 1990,

3152-3153).

3. Die Patentinhaberin kann sich nicht darauf berufen, dass durch die zwischenzeitliche Übertragung des Patents auf die neue Inhaberin ein Parteiwechsel stattgefunden habe und für die neue Inhaberin die Firma H… LLC Ltd. eine entsprechende Vollmacht nach § 25 PatG vorgelegt worden sei.

Auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren ist die Vorschrift des § 265 Abs. 2 ZPO

entsprechend anzuwenden. Nach dieser Vorschrift hat die Veräußerung der streitbefangenen Sache oder die Abtretung des geltend gemachten Anspruchs auf den

Prozess keinen Einfluss. Der Rechtsnachfolger ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Gegners den Prozess als Hauptpartei an Stelle des Rechtsvorgängers

zu übernehmen. Übertragung und Umschreibung des Patents lassen daher die

Verfahrensbeteiligung des bisherigen Patentinhabers im Einspruchsbeschwerdeverfahren grundsätzlich unberührt, da auch hier der allgemeine Gedanke gilt, dass

niemand aus einem öffentlich-rechtlichen Prozessrechtsverhältnis ohne Weiteres

ausscheiden dürfe (vgl. BGH, GRUR 2008, 87 – 90).

Die Einsprechende hat indessen ihre Zustimmung entsprechend § 265 Abs. 2 S. 2

ZPO zur Übernahme des Rechtsstreits durch die neue Patentinhaberin als

Rechtsnachfolgerin nicht erteilt. Die fehlende Zustimmung kann auch nicht dadurch ersetzt werden, dass das Gericht die Übernahme als sachdienlich erachtet

(vgl. BGH NJW 1988, 3209-3210; NJW 1996, 2799).

4. Soweit die Vertreter der Beschwerdeführerin geltend machen, dass die ursprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin inzwischen aufgelöst sei und

§ 265 Abs. 2 ZPO nur dann Anwendung finden könne, wenn die bisherige Partei

fortexistiere, hat sie den entsprechenden Nachweis trotz mehrfacher Aufforderung

nicht erbracht.

Zwar ist eine klare Abgrenzung des Geltungsbereichs des § 265 ZPO schwierig

und es ist häufig zweifelhaft, ob bei bestimmten Rechtsänderungen ein Parteiwechsel anzunehmen ist oder ob die den Parteiwechsel vermeidende Regelung

des § 265 Abs. 2 ZPO eingreift. Dabei kommt § 265 Abs. 2 ZPO nur in Betracht,

wenn die bisherige Partei fortexistiert und wenn das Urteil zwischen den bisherigen Parteien auch den neuen Rechtsträger bindet (vgl. Stein/Jonas, ZPO,

22. Aufl., § 265 Rdnr. 3).

Im vorliegenden Fall fehlt es aber schon am erforderlichen Nachweis durch die

Vertreter der Beschwerdeführerin, dass die ursprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin nicht mehr fortexistiert, so dass es bei der Regelung des § 265

ZPO verbleibt, wonach die Zustimmung der Einsprechenden unabdingbar ist, um

einen Parteiwechsel herbeizuführen. Da diese Zustimmung nicht erteilt wurde, ist

der Rechtsstreit mit der ursprünglichen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin

fortzuführen, die die Beschwerde im eigenen Namen, kraft eigenen Prozeßführungsrechts (vgl. Stein/Jonas a. a. O. § 265 Rdnr. 17 ff.) führt und für die die erforderlichen Prozeßhandlungsvoraussetzungen gegeben sein müssen.

Die unterlassene Bestellung eines Inlandsvertreters durch die Patentinhaberin

führt damit zur Unzulässigkeit der Beschwerde, so dass diese gemäß § 79 Abs. 2

Satz 1 PatG zu verwerfen war (vgl. auch BPatG 32 W (pat) 144/04 - GRÜNE

HARMONIE).

Der Beschluss kann ohne mündliche Verhandlung ergehen (§ 79 Abs. 2 S. 2

PatG).

Dr. Häußler

Hartlieb

Zimmerer

Veit

Pü