BPatG Beschluss vom 29.03.2023 – 29 W (pat) 530/20

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 530/20 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 30 2019 022 930.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

29. März 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die

Richterin Seyfarth und den Richter Posselt

ECLI:DE:BPatG:2023:290323B29Wpat530.20.0

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Bezeichnung

G r ü n d e

I.

Dekohelden

ist am 5. Oktober 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen

Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für die nachfolgend

aufgeführten Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen sowie

Internet- oder

Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Waren des täglichen

Bedarfs, nämlich Töpfer-, Keramik-, Glas-, Porzellan- und

Emaillewaren, Wachs- und Paraffinwaren, Tisch- und Zierdecken,

Servietten, Papierwaren, Holzspielwaren, Spielzeug, aus Holz,

Geschenk- und Dekorationsartikel, kunstgewerbliche Artikel, Zier-

und Kunstgegenstände, Musikinstrumente, nämlich Spieldosen,

Christbaumschmuck, Osterschmuck, Waren aus Glas, Porzellan und

Steingut,

Kerzen

für

Beleuchtungszwecke,

elektrische

Beleuchtungen.

Mit Beschluss vom 31. Januar 2020 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA

die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, „Deko“

sei das Kurzwort für „Dekoration“; „Held“ sei eine Person, die auf ihrem Gebiet

Hervorragendes, gesellschaftlich Bedeutendes leiste, und stelle im allgemeinen

Sprachgebrauch eine Anpreisung im Sinne einer Qualitätsangabe, eines sog.

Werbeslogans dar. Das angemeldete Zeichen

reihe sich zwanglos

in

Wortkompositionen wie „Alltagsheld“, „Futter-, Medien-, Ski- oder Kreditheld“ ein.

Die angesprochenen Verkehrskreise würden in der Kennzeichnung lediglich einen

Hinweis auf die Professionalität sowie das Engagement der Anbieter und damit auf

die Güte des Angebots im Bereich der Dekoration und der Dekorationsartikel sehen.

Die beanspruchten Dienstleistungen hätten Waren zum Gegenstand, die zur

Dekoration genutzt und von besonders fähigen und professionellen Anbietern

erbracht werden könnten. Für die Annahme des Schutzhindernisses der fehlenden

Unterscheidungskraft sei weder ein lexikalischer Nachweis noch ein sonstiger

Verwendungsnachweis erforderlich. Aus der Eintragung angeblich vergleichbarer

Marken könne keine Verpflichtung zu einer entsprechenden – sachwidrigen –

Eintragung des vorliegenden Anmeldezeichens hergeleitet werden.

Mit ihrer Beschwerde beantragt die Beschwerdeführerin sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle

für Klasse 35 des DPMA vom

31. Januar 2020 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, die Markenstelle führe eine dem Markenrecht

wesensfremde zergliedernde Betrachtungsweise durch. Sie unterteile das

Anmeldezeichen in „Deko“ und „Held“, obwohl das Wort „Held“ gar nicht vorkomme,

vielmehr heiße es „Helden“. Der Begriff „Held“ leite sich von dem althochdeutschen

Wort „helido“ ab; dies sei in der Regel eine männliche Figur, die in einer Sage oder

Legende im Mittelpunkt des Geschehens stehe. Der Held verfüge über besondere

Kräfte und Charakterstärken, die ihn von der Masse abheben würden. Die von der

Markenstelle zitierte Definition gehe daher an dem Begriff „Held“ vorbei. Ein Held

sei weder eine Berufsgruppe noch eine

soziologisch abgrenzbare

Bevölkerungsschicht. Weder die Abnehmer noch die Anbieter der von den Groß-

und Einzelhandelsdienstleistungen erfassten Waren ließen sich in „Helden“ und

„Nicht-Helden“ unterteilen. Es wäre weit hergeholt, wenn man einen professionellen

und engagierten Dekorateur als Helden bezeichnen würde. Somit enthalte das

Anmeldezeichen keine Aussage dahingehend, dass es sich um ein führendes oder

hochqualifiziertes Unternehmen handele, so dass kein Eintragungshindernis

vorläge.

Mit Hinweis vom 20. April 2020 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung

dargelegt, wonach das angemeldete Zeichen nicht unterscheidungskräftig sein

dürfte.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf den Senatshinweis sowie auf den übrigen

Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache

keinen Erfolg. Der Eintragung des Anmeldezeichens als Marke steht in Verbindung

mit den beanspruchten Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der

fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die

Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung gemäß

§ 37 Abs. 1 MarkenG versagt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke

innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel

aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als

von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren/

Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH

GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2020, 411

Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke;

GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin,

die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu

gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch

Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen

jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet,

ist ein

großzügiger Maßstab anzulegen, so dass

jede auch noch so geringe

Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O.

– Pippi-Langstrumpf-Marke). Die Prüfung selbst, ob das erforderliche

(Mindest-)Maß an Unterscheidungskraft vorliegt, darf sich dabei aber nicht auf ein

Mindestmaß beschränken, sondern muss streng, vollständig, eingehend und

umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern

(vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 28 AS/DPMA – #darferdas? unter ausdrücklicher

Bezugnahme auf EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 59 – Libertel).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen

in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm

entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen

(EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-

Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich

für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten

Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten)

sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits

die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die

Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen

aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren

oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen

Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Ein Zeichen besitzt dann keine Unterscheidungskraft, wenn der angesprochene

Verkehr

ihm

lediglich einen

im Vordergrund stehenden beschreibenden

Begriffsinhalt zuordnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Nr. 86 - Postkantoor; BGH

GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn es aus gebräuchlichen Wörtern

oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache

besteht, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung –

stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl.

BGH a. a. O. Rn. 12 - OUI; a. a. O. Rn. 21 - Gute Laune Drops). Darüber hinaus

besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände

beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht

unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen

hergestellt wird (vgl. BGH a. a. O. Rn. 12 - DüsseldorfCongress).

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen

hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen nicht über das erforderliche

Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a)

Die vorliegend beanspruchten Großhandelsdienstleistungen richten sich an

den Fachhandel, die entsprechenden Einzelhandelsdienstleistungen an den

allgemeinen Verbraucher.

b)

Das angemeldete Wortzeichen setzt sich aus den Begriffen „Deko“ und

„Helden“ zusammen. Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten

Marken ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die

Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der

Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2;

GRUR 2006, 229 – BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 –

Lichtmiete).

Das Wort „Deko“ ist die Kurzbezeichnung von „Dekoration“ (vgl. Anlage 1 zum

Senatshinweis vom 20.04.2020) und wird als solches ohne weiteres verstanden.

„Helden“ ist die Pluralform des Substantivs „Held“. Ein Held ist jemand, (1) der sich

durch große und kühne Taten besonders auszeichnet, (2) jemand, der sich mit

Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine ungewöhnliche Tat

vollbringt, die ihm Bewunderung einträgt oder (3) jemand, der auf seinem Gebiet

Hervorragendes leistet (vgl. Anlage 1 zum Senatshinweis vom 20.04.2020). Es

handelt sich um einen allgemein bekannten und leicht verständlichen Begriff. Auch

die Kombination des Wortes „Helden“ oder „Held“ mit einem voranstehenden

Substantiv, das den Bereich, in dem jemand sich hervortut und Großartiges leistet,

bezeichnet, ist, wie bereits die Markenstelle unter Hinweis auf Recherchebelege

festgestellt hat, weit verbreitet und allgemein geläufig. So spricht man von

„Fußballhelden“, Sporthelden“, „Fernsehhelden“, „Heimwerker-Helden“, Familienhelden“,

„Backhelden“,

„Lokalhelden“,

„Pokalhelden“,

„Serienhelden“,

„Dschungelhelden“, „Weltraumhelden“, „Wohnraumhelden“, „Musikhelden“ u. s. w.

(vgl. Anlagenkonvolut 2 zum Senatshinweis vom 20.04.2020).

Es ist zwar richtig, dass das Wort „Helden“ bzw. „Held“ weder eine Berufsgruppe

noch eine soziologisch abgrenzbare Bevölkerungsschicht bezeichnet. Entgegen der

Auffassung der Beschwerdeführerin kommt es

für die Beurteilung des

Verkehrsverständnisses aber auch darauf an, wie der Begriff „Helden“ im

allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird. Die der Beschwerdeführerin

vorliegenden Rechercheergebnisse des Senats zeigen deutlich, dass der Begriff

„Held“ bzw. „Helden“ nicht nur für Helden im ursprünglichen Sinne verwendet wird,

also – wie die Beschwerdeführerin vorträgt - für „männliche Figuren, die in einer

Sage oder Legende im Mittelpunkt des Geschehens stehen“ und über „besondere

Kräfte und Charakterstärken“ verfügen, sondern auch im weiteren Sinne ganz

allgemein für Personen, die eine besondere Leistung erbringen. Lexikalisch belegt

ist, dass als „Held“ im allgemeinen Sprachgebrauch heute auch jemand bezeichnet

wird, der „auf seinem Gebiet Hervorragendes, gesellschaftlich Bedeutendes leistet“

(vgl. Bl. 20 d. A.). Der Begriff mag zwischenzeitlich inflationär gebraucht werden,

wie die Recherchebelege zu einer Vielzahl von Wortzusammensetzungen mit

„-held“ zeigen (s. o., vgl. Anlagenkonvolut 2). Auch wenn nicht jede Person, die

Hervorragendes leistet, zwingend als Held bezeichnet werden muss, lässt

umgekehrt die Bezeichnung einer Person als Held auf eine in irgendeiner Weise

besondere Leistung schließen.

Die Wortkombination „Dekohelden“

reiht sich in vergleichbar gebildete

Zusammensetzungen des Wortes „Helden“ mit anderen Wörtern ohne weiteres ein

und wird von den angesprochenen Verkehrskreisen als werbemäßiger Hinweis auf

eine bzw. mehrere Personen verstanden, die auf ihrem Gebiet, hier der Dekoration,

Hervorragendes leisten. Zu berücksichtigen ist dabei, dass auch Wortneubildungen

das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen kann, wenn sie

sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und

unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriff erfüllen können. Dies

ist dann der Fall, wenn sich, wie hier, den angesprochenen Abnehmern die konkret

beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse

unmittelbar erschließt. Hinzu kommt, dass die Begriffe „Dekohelden“ und

„Dekorationshelden“ bereits vor dem Anmeldezeitpunkt beschreibend verwendet

wurden (vgl. Anlagenkonvolut 3 zum Senatshinweis vom 20.04.2020). Bei einem

Wettbewerb zur Gestaltung von Apotheken-Schaufenstern wurden die „Deko-

Helden“ prämiert, das Bodenhandwerk bewarb Ausbildungsstellen mit dem Slogan

„Dekohelden gesucht – deine Zukunft als Raumausstatter“, Teilnehmer einer

Ladenbaumesse wurden als „Dekorationshelden“ gefeiert, eine Gartenbaumesse

wirbt mit „Sie treffen echte Experten zu allen möglichen Gartenthemen, ob nun

Pflanzenzüchter, (…) oder Dekorationshelden“.

c)

Die beanspruchten Einzel- und Großhandelsdienstleistungen sowie Internet-

oder Versandhandelsdienstleistungen beziehen sich alle auf Waren, die zu

Dekorationszwecken geeignet sind, sei es im Haus oder im Garten, für private

Haushalte, für geschäftliche Zwecke wie Schaufenster oder Inneneinrichtung von

Geschäften usw. Mit der Bezeichnung „Dekohelden“ werden diese Dienstleistungen

dahingehend beschrieben, dass ihre Anbieter qualifizierte Leistungen im Bereich

der Dekoration erbringen bzw. den Empfänger in die Lage versetzen, selbst solche

Leistungen zu erbringen. Das Zeichen enthält daher lediglich eine werbende

Anpreisung und ist nicht geeignet, den Bezug zu einem bestimmten Dienstleister

herzustellen.

2.

Die von der Beschwerdeführerin im DPMA-Verfahren geltend gemachten

Voreintragungen vermeintlich vergleichbarer Marken beim Deutschen Patent- und

Markenamt können die Schutzfähigkeit des angemeldeten Wortzeichens nicht

begründen und

rechtfertigen daher keine andere Entscheidung. Diesen

Eintragungen liegt zum Teil bereits ein anderer Sachverhalt zu Grunde, da es sich

entweder um Wort-/Bildmarken handelt oder die Zeichen für andere Waren bzw.

Dienstleistungen eingetragen sind, was zu einer anderen Beurteilung der

Schutzfähigkeit

führen kann. Schließlich können aus nicht begründeten

Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf

die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden. Zum anderen

sind Voreintragungen ohnehin nicht bindend. Denn auch unter Berufung auf den

Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben

entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009,

667 Rn. 18 - Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 569

Rn. 30 – HOT; GRUR 2012, 276Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.

m. w. N.). Diese nach den rechtlichen Vorgaben vorgenommene Prüfung hat im

vorliegenden Fall aber ergeben, dass das Zeichen im verfahrensgegenständlichen

Umfang nicht unterscheidungskräftig ist.

3.

Da schon das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung

darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Dienstleistungen

freihaltungsbedürftig ist.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft

Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt

war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht

der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften

über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof

zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

einzulegen.

Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt