BPatG Urteil vom 26.04.2023 – 6 Ni 24/22

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 26. April 2023 …

In der Patentnichtigkeitssache

6 Ni 24/22

(Aktenzeichen)

…

ECLI:DE:BPatG:2023:260423U6Ni24.22.0

betreffend das deutsche Patent DE 10 2007 009 668

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 26. April 2023 durch die Vorsitzende Richterin

Dr. Schnurr sowie die Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier und Dr. Söchtig, die

Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters sowie den Richter Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

für Recht erkannt:

I.

Die Klage wird abgewiesen.

II.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

III.

Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in

Höhe von 120 % des vollstreckbaren Betrages vorläufig

vollstreckbar.

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 10 2007 009 668 (im Folgenden:

Streitpatent) mit der Bezeichnung „Unterbauleiste für den Außenbereich, z. B. für

Balkone und Terrassen“, das am 28. Februar 2007 angemeldet und am

31. Oktober 2012 veröffentlicht worden ist. Das Streitpatent nimmt die innere

Priorität aus der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung DE 20 2006 008 189 vom

23. Mai 2006 in Anspruch.

Das Streitpatent wird von der Klägerin vollumfänglich angegriffen und umfasst in

seiner erteilten Fassung insgesamt vier Patentansprüche mit dem Schutz für eine

Unterbauleiste beanspruchenden unabhängigen Patentanspruch 1 sowie den

hierauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 4.

Die Klägerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend,

wobei sie sich auf fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit beruft

(§ 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Der Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung.

Der Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung lautet mit vom Senat hinzugefügter Gliederung wie folgt:

M1

Unterbauleiste für den Außenbereich, z. B. für Balkone oder Terrassen,

M1.1

welche auf einem Boden, insbesondere Teerpappe, aufliegt

und

M1.2

auf welche eine Trittfläche, insbesondere Bretter, gelegt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M2

die Unterbauleiste als zweiteiliges Profil (8, 8a) ausgebildet ist,

M2.1

M2.2

dessen einer Teil ein U-Profil (1, 1a) und

dessen anderer Teil ein Vierkantprofil (2) ist,

M2.3

welche gegeneinander zusammensteckbar sind,

M2.3.1

in Art eines Aufstülpens des U-Profils (1, 1a) über das

Vierkantprofil (2),

M2.3.2

wobei im zusammengesteckten Zustand das Vierkantprofil (2) über die zwei Schenkel (9, 9a) des U-Profils (1,

1a) mehrere Millimeter hinaussteht (3),

M2.3.3

die untere offene Seite (10) des U-Profils (1, 1a) zum

Boden weist und der geschlossene obere Teil (11, 11a)

des U-Profils (1, 1a) zur Trittfläche zeigt und

M2.4

das Profil (1, 1a) Schrauben der Trittfläche aufnimmt,

M2.1.1

M2.2.1

wobei das U-Profil (1, 1a) aus Aluminium und

das Vierkantprofil (2) aus Gummi oder Gummigranulat

bestehen,

M2.1.2

und wobei das U-Profil (1, 1a) innen an den beiden

Schenkeln (9, 9a) Zacken (5, 5a) aufweist,

M2.2.2

so dass das Vierkantprofil (2) im U-Profil (1, 1a) geklemmt wird.

Wegen des Wortlauts der ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 4 wird auf

die Streitpatentschrift DE 10 2007 009 668 B4 verwiesen.

Hinsichtlich der mangelnden Patentfähigkeit stützt sich die Klägerin insbesondere

auf die folgenden Dokumente:

E1

US 6 108 992 A,

E2

US 5 148 644 A,

E6

DE 37 27 152 A1,

K2

DE 297 11 608 U1,

K3

DE 200 23 208 U1,

K4

DE 74 35 170 U,

K5

DE 2 121 981 A,

K6

A… GmbH & Co. KG: Der W…, Gesamtprogramm, Ausgabe

2001/2002; MWV - PHG - P - 7,2‘

-

09/01; K…; Seiten

3233, 3252, 3254 – Firmenschrift und

K7

Fotostrecke mit Abbildungen 1 bis 7.

Nach Ansicht der Klägerin ist der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht

neu gegenüber der Entgegenhaltung E6, beruht gegenüber deren Lehre für den

Fachmann jedoch zumindest in Verbindung mit dem Fachwissen oder weiterem

Stand der Technik, beispielsweise in Gestalt der Druckschrift E1, nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit. Es fehle ihm zudem an einer erfinderischen Tätigkeit

jeweils ausgehend von den Gegenständen der Druckschriften K2, K3 und K4 in

Verbindung mit der Lehre der Druckschrift K5. Auch aus dem Dokument K6 ergebe

sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in naheliegender Weise, was auch die

Fotostrecke K7 zeige.

Die Unteransprüche enthielten ebenfalls nichts Patentfähiges.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 10 2007 009 668 in vollem Umfang für nichtig zu

erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und

verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung.

Der Senat hat den Parteien am 15. Dezember 2022 einen qualifizierten Hinweis

(§ 83 Abs. 1 PatG) sowie im Termin am 26. April 2023 einen weiteren rechtlichen

Hinweis erteilt.

Im Übrigen wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 26. April 2023

sowie auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

Die zulässige Klage ist unbegründet. Das Streitpatent erweist sich als neu und auf

einer erfinderischen Tätigkeit basierend, mithin als rechtsbeständig (§ 22 Abs. 1

i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Die Klage war daher abzuweisen.

I.

1.

Die Erfindung betrifft nach ihrer Beschreibung in der Streitpatentschrift eine

Unterbauleiste für den Außenbereich, beispielsweise für Balkone oder Terrassen,

welche auf einem Boden, insbesondere Teerpappe, aufliegt und auf welche eine

Trittfläche, insbesondere aus Brettern bestehend, gelegt wird (vgl. Streitpatentschrift, im Folgenden zitiert nach Absätzen, hier Absatz [0001]).

Ein Hauptproblem der bekannten Lösungen liege darin, dass Bodenunebenheiten

nicht ausreichend automatisch ausgeglichen würden und durch die Holzteile eine

Verrottung möglich sei. Der Balkon eines Hauses werde oft mit sog. Teerpappe

abgedichtet, die als Trittfläche nicht geeignet sei. Sie werde daher mit einem

zusätzlichen Belag, beispielsweise Holzbrettern,

versehen. Dazu würden

üblicherweise Holzleisten auf der Teerpappe verlegt, auf denen die eigentlichen

Bretter befestigt würden. Um eine ebene Fläche zu erhalten, müssten die

Holzleisten oft ausgeglichen werden. Häufig komme es vor, dass nach einiger Zeit

einzelne Bretter ausgetauscht werden müssten. Wenn die unteren Leisten

beschädigt seien, sei ein Austausch einzelner Bretter nicht möglich. Dann müsse

der sog. Unterbau großflächig erneuert werden, was einen erheblichen

Mehraufwand bedeute (vgl. Absätze [0003] und [0004]).

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Unterbauleiste zu entwickeln, die

nicht verrottet oder kaputtgeht, die automatisch einen

relativ großen

Bodenausgleich ohne weitere Hilfsmittel bewirkt und die ein komfortables, leicht

federndes Auftrittsgefühl vermittelt. Zusätzlich soll die Unterbauleiste so konzipiert

sein, dass sie die Teerpappe, auf der sie aufliegt, nicht beschädigt; d. h. sie soll in

dem Bereich der Teerpappe keine scharfen Kanten aufweisen und aus einem

weichen Material bestehen. Weiterhin soll diese Unterbauleiste rutschhemmend auf

dem Untergrund aufliegen, damit sie beim Aufschrauben der Balkonbretter nicht

wegrutscht. Auch soll ein Verschrauben der Trittfläche gegen die Unterbauleiste

ermöglicht werden (vgl. Absatz [0006]).

2.

Als hierfür zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Techniker aus dem

Bereich der Bautechnik an, der in einem Unternehmen, das Montagesysteme für

Balkonbeläge oder den Terrassenbau entwickelt und produziert, seit mehreren

Jahren in der Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung arbeitet.

Aus der Tatsache, dass der Erfinder des Streitpatents ein Diplom-Ingenieur ist, folgt

nicht zwingend, auch den Fachmann für die Weiterentwicklung von Unterbauleisten,

die die im Streitpatent genannte Aufgabe erfüllen sollen, als Diplom-Ingenieur zu

definieren. Die fiktive Person des Fachmanns ist ein normaler Sachverständiger,

der auf dem Gebiet der Erfindung tätig ist, und über durchschnittliche Kenntnisse,

Erfahrungen und Fähigkeiten verfügt, also ein Durchschnittsfachmann und kein

überragender oder hervorragender Sachkenner und vor allem kein Erfinder (vgl.

Schulte/Moufang, Patentgesetz, 11. Auflage, § 4, Rdnr. 43 und 44 m. w. N.;

Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Auflage, § 4, Rdnr. 89 und 90 m. w. N.)

3.

Dieser Fachmann geht bei den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1

von folgendem Verständnis aus:

Der Patentanspruch 1 ist mit dem Merkmal M1 auf eine Unterbauleiste gerichtet, die

für eine Verwendung im Außenbereich, beispielsweise auf Balkonen oder

Terrassen, geeignet ist. Mit den Merkmalen M1.1 und M1.2 ist angegeben, dass die

Unterbauleiste auf einem Boden – insbesondere Teerpappe – aufliegt und auf ihr

eine Trittfläche – insbesondere bestehend aus Brettern – aufgelegt wird. Da weder

der Boden noch die Trittfläche Teil der beanspruchten Unterbauleiste sind, geben

die Merkmale M1.1 und M1.2 damit nur eine Einbausituation an, zu deren

Verwirklichung die Unterbauleiste geeignet sein muss.

Gemäß den weiteren Merkmalen M2, M2.1 mit M2.1.1 und M2.2 mit M2.2.1 ist die

Unterbauleiste als zweiteiliges Profil ausgebildet, einem aus Aluminium

bestehenden U-Profil und einem aus Gummi oder Gummigranulat gebildeten

Vierkantprofil. Dabei

ist mangels anderslautender Angaben in der Beschreibung

davon auszugehen, dass sich beide Teile des die Unterbauleiste bildenden

zweiteiligen Profils – das U-Profil und das Vierkantprofil – im Wesentlichen über die

gesamte Länge der Unterbauleiste erstrecken. Die in Merkmal M2.1 geforderte U-

Form gibt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Kontur des Aluminiumprofils

vor, die jedoch nicht zwingend auch auf eine geometrisch exakte U-Form zu

beschränken ist. Denn auch der nachfolgend eingeblendeten Abbildung 1 und der

Figur 3 der Streitpatentschrift sind Profile zu entnehmen, die keine durchgängig

parallelen Schenkel aufweisen.

Die beiden die Unterbauleiste bildenden Profile

sind gemäß der

Merkmalsgruppe M2.3 zusammensteckbar und zwar in Art eines Aufstülpens des

U-Profils über das Vierkantprofil, sodass die offene Seite des U-Profils zum Boden

weist und sein geschlossener oberer Teil zur Trittfläche zeigt, wobei im

zusammengesteckten Zustand das Vierkantprofil über die Schenkel des U-Profils

mehrere Millimeter hinaussteht.

Abbildung 1: Figur 1 der Streitpatentschrift

Mit dem Merkmal M2.3.1 ist ein Montagevorgang angegeben, mit dem die beiden

Profilteile zur Unterbauleiste zusammengesteckt werden sollen. Für das in dem

Patentanspruch 1 beanspruchte Erzeugnis „Unterbauleiste“ ist dabei

jedoch nur

maßgebend, wie der angesprochene Fachmann die Angaben zum Herstellungsweg

versteht und welche Schlussfolgerungen er hieraus für die erfindungsgemäße

Beschaffenheit der auf diesem Wege herstellbaren Sache zieht. Denn zu

Sachmerkmalen gehören auch die körperlichen und funktionalen Eigenschaften, die

sich aus der Anwendung eines Verfahrens bei seiner Herstellung ergeben (vgl.

BGH, Urteil vom 19. Juni 2001 – X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129 – zipfelfreies

Stahlband, insbesondere Rdnr. 71). Das in Rede stehende Merkmal M2.3.1

kennzeichnet die beiden Profilteile der Unterbauleiste

in

ihrer baulichen

Ausgestaltung dahingehend, dass ein Aufstülpen des U-Profils über das

Vierkantprofil mit ihnen grundsätzlich möglich ist.

Für das Merkmal M2.3.3, wonach die untere offene Seite des U-Profils zum Boden

weist und der geschlossene obere Teil des U-Profils zur Trittfläche zeigt, gilt das

Gleiche wie oben zu den Merkmalen M1.1 und M1.2 ausgeführt. So ist damit

lediglich die Einbausituation angegeben, für die die Unterbauleiste, hier im

Speziellen das U-Profil, geeignet sein muss - dies ohne weitere Auswirkungen auf

die körperliche Ausgestaltung der Unterbauleiste.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist für die Auslegung

eines Patentanspruchs maßgeblich, welcher technische Sinngehalt aus der Sicht

des Fachmanns den Merkmalen im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zukommt.

Hierzu ist zwar in aller Regel eine Gliederung der einzelnen Merkmale geboten. Dies

darf jedoch nicht dazu führen, dass diese unabhängig vom Gesamtzusammenhang

betrachtet und interpretiert werden, vgl. BGH, Urteil vom 18. November 2010 –

Xa ZR 149/07, GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS, Rdnr. 29 m. w. N. So legen die

Merkmale M2.1.2 und M2.2.2 zusammen fest, dass das U-Profil an den Innenseiten

seiner beiden Schenkel Zacken aufweist, so dass das aus Gummi- oder

Gummigranulat gefertigte Vierkantprofil geklemmt ist. Dadurch soll bewirkt werden,

dass das Vierkantprofil nicht leicht aus dem U-Profil herausrutscht und nicht mit ihm

verklebt werden muss, weil es eben durch die inneren Zacken im U-Profil geklemmt

wird, vgl. Absätze [0010] und [0017] der Streitpatentschrift.

Schließlich ist mit dem Merkmal M2.4 noch angegeben, dass das Profil Schrauben

der Trittfläche aufnimmt, was für die Unterbauleiste den Forderungen nach den

Merkmalen M1.1 und M1.2 entsprechend lediglich bedeutet, dass sie zur Aufnahme

von Schrauben hergerichtet ist. Denn als Schrauben der Trittfläche sind diese

ebenfalls nicht Teil der Unterbauleiste selbst. Dabei ist auch offengelassen, ob das

U-Profil, das Vierkantprofil oder beide die Schrauben aufnehmen können müssen,

auch wenn in Absatz [0010] der Streitpatentschrift angegeben ist, dass das

Aluminium-U-Profil Schrauben des Balkonbrettes aufnimmt.

II.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents erweist sich gegenüber dem im

Verfahren befindlichen Stand der Technik als neu und auf einer erfinderischen

Tätigkeit beruhend.

1.

Dies gilt zunächst gegenüber dem Stand der Technik in Form der

Druckschriften K2 bis K6, die allesamt keine Unterbauleiste für den Außenbereich

zeigen, wie er mit Anspruch 1 des Streitpatents beansprucht wird. Diese Schriften

sind mithin „gattungsfremd".

So betreffen die Druckschriften K2 bis K4 jeweils kreisförmige Maschinenfüße, die

ein unteres, auf einem Boden stehendes Gummiteil und einen oberen, das

Gummiteil umgreifenden Abschnitt aufweisen, vgl. K2: Ansprüche 1, 2 und 4;

Figur 1 und Bezugszeichenliste; K3: Anspruch 1, Figur und Seite 8, Zeile 10; K4:

Ansprüche 1 und 3, Figur und Seite 4, letzter Absatz.

Zwar bezieht durchaus auch der zum Techniker ausgebildete und auf eine

Verbesserung von Unterbauleisten am Prioritätstag bedachte Fachmann in seine

Recherche solchen gattungsfremden Stand der Technik ein, bei dem nach Art der

sich dort stellenden Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er

sie benötigt, auch wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren

(vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 – X ZR 49/09, GRUR 2010, 992, Rdnr. 33 –

Ziehmaschinenzugeinheit II).

Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) erklärt sich

jedoch in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns, für einen bestimmten

Zweck eine bessere oder auch nur eine andere Lösung zu finden, als sie der Stand

der Technik zur Verfügung stellt. Es bedarf konkreter Umstände, die dem Fachmann

im Prioritätszeitpunkt Veranlassung gaben, eine bestimmte Entgegenhaltung oder

Vorbenutzung als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen (vgl. BGH,

Urteil vom 1. Dezember 2016 – X ZR 108/14, Rdnr. 23 m. w. N). Umstände, die den

Fachmann dazu veranlassen könnten, anstelle des in der Beschreibungseinleitung

genannten Standes der Technik, der auf dem Gebiet der Erfindung liegt, einen

Maschinenfuß nach einer der Druckschriften K2 bis K4 als Ausganspunkt für die

Weiterentwicklung einer Unterbauleiste zu wählen, sind nicht ersichtlich und wurden

auch nicht dargetan.

Selbst wenn der Fachmann die Schriften K2 bis K4 in Betracht zöge, käme er nicht

in naheliegender Weise zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1. Der

Maschinenfuß nach der Druckschrift K4 ist zwar als zweiteiliges Element

ausgebildet, dessen einer Teil ein zweckmäßig aus Stahl hergestellter nach unten

offener Topf ist und dessen anderer Teil ein sogenanntes Unterteil 2 mit einem

elastomeren Dämpfungselement 6 und mit einer an dessen Oberseite angeordneten, zweckmäßigerweise ebenfalls aus Stahl bestehenden Lagerpfanne 5 ist

(vgl. Anspruch 1 sowie Seite 4, 3. Absatz). Der Maschinenfuß ist jedoch nicht als

Leiste mit einem U-Profil aus Aluminium und einem Vierkantprofil ausgebildet. Am

Rand des topfförmigen Oberteils sind Vorsprünge als Blindnieten, Schrauben oder

nach

innen umgebogene,

ausgestanzte Zonen ausgebildet, die

in

Zurücksetzungen 18 oder Ausnehmungen 19 des Unterteils eingreifen und damit

die Ringzone 4 des Dämpfungselements hintergreifen, um eine Sicherung gegen

Herausfallen des Unterteils zu ergeben (vgl. Ansprüche 2 und 3 sowie Seite 5,

4. Absatz und Seite 6, 1. Absatz). Allerdings wird dabei das Unterteil nicht im

topfförmigen Oberteil geklemmt, wie dies der in der Figur der Schrift K4 dargestellte

Spalt zwischen der Zurücksetzung 18 bzw. Ausnehmung 19 und den Vorsprüngen

15 verdeutlicht. Ob der Maschinenfuß ähnlich anderen Merkmale nach dem

Patentanspruch 1 ausgebildet ist, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls erhält der

Fachmann weder aus seinem Fachwissen noch aus der Schrift K4 selbst eine

Anregung, den horizontal begrenzten Maschinenfuß zu einer Unterbauleiste für den

Außenbereich, beispielsweise für Balkone oder Terrassen, hin zu verändern.

Auch die Maschinenfüße der Schriften K2 und K3 weisen weder zusätzliche

Übereinstimmungen mit der Unterbauleiste nach Patentanspruch 1 auf noch bieten

sie eine Anregung

für den Fachmann,

zur Unterbauleiste nach dem

Patentanspruch 1 zu kommen.

Die Druckschrift K5 zeigt eine Fugendichtung für Brücken oder dergleichen

bestehend aus einer elastomeren Dichtung mit einer Metallverstärkung (vgl.

Bezeichnung und Figur 1) und somit ebenfalls keine Unterbauleiste für den

Außenbereich. Die in einem völlig anderen Fachgebiet liegende Druckschrift K5

dokumentiert keinen vom Fachmann zu berücksichtigenden Stand der Technik.

Die Druckschrift K6 wiederum, bei der es sich um drei Seiten aus dem Produktkatalog der Firma W… „Der W…“ in der Ausgabe 2001/2002 laut Impressum von

September 2001 handelt, ist zwar gegenüber dem Streitpatent mit Priorität aus dem

Jahr 2006 vorveröffentlicht. Allerdings sind die Angaben auf diesen Seiten nicht

dazu geeignet, den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents vorweg

zu nehmen oder diesen nahezulegen. Denn die dort gezeigten C-Montageschienen,

die mit dem Dämmprofil beispielsweise zur Montage von Lüftungskanälen

verwendet werden (vgl. Seite 3254), sind weder gemäß der Unterbauleiste nach

dem Patentanspruch 1 ausgebildet noch sind sie geeignet, als Unterbauleisten

unter einer Trittfläche im Außenbereich eingesetzt zu werden.

Aus der lediglich Abbildungen umfassenden Fotostrecke K7 geht weder hervor,

welche Profile dort gezeigt sind, noch zu welchem konkreten Datum die Fotografien

aufgenommen wurden. Die Fotostrecke K7 stellt schon aus diesem Grund keinen

berücksichtigungsfähigen Stand der Technik dar.

2.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist auch neu gegenüber der Lehre

der Schrift E6.

Die in der Druckschrift E6 gezeigte Unterbauleiste ist gemäß der Merkmalsgruppe

M1 und damit dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ausgebildet, denn sie liegt

auf einem Boden auf, es wird eine Trittfläche aus Brettern 2 auf sie gelegt und sie

ist auch für den Außenbereich geeignet, vgl. Anspruch 1 und die nachfolgend

einkopierte Abbildung 2. Die Unterbauleiste ist als zweiteiliges Profil ausgebildet,

dessen einer Teil ein U-Profil 3 aus Metall und dessen anderer Teil ein Vierkantprofil

aus Gummi ist, wie die Merkmale M2, M2.1 mit M2.1.1teilweise und M2.2 mit M2.2.1

vorschreiben, vgl. erneut Anspruch 1 und Abbildung 2. Entsprechend den

Merkmalen M2.3.2 und M2.3.3 steht das Vierkantprofil im zusammengesteckten

Zustand über die zwei Schenkel des U-Profil mehrere Millimeter hinaus. Die untere,

offene Seite des U-Profil weist zum Boden hin und der geschlossene obere Teil des

U-Profil zeigt zur Trittfläche, vgl. Abbildung 2. Auch ist das Profil gemäß Merkmal

M2.4 dafür hergerichtet, Schrauben der Trittfläche aufzunehmen, vgl. erneut

Abbildung 2 und Spalte 1, Zeilen 32 bis 35.

Abbildung 2: Obere Figur der Druckschrift E6

Allerdings sind das U-Profil und das Vierkantprofil bei der Unterbauleiste nach der

Schrift E6 weder in der Art eines Aufstülpens des U-Profils über das Vierkantprofil

gegeneinander zusammensteckbar, wie die Merkmale M2.3 mit M2.3.1 vorschreiben, noch weist das U-Profil gemäß Merkmal M2.1.2 innen an den beiden

Schenkeln Zacken auf, sodass das Vierkantprofil nach Merkmal M2.2.2 im U-Profil

geklemmt wird. Als Werkstoff für das U-Profil schlägt die Druckschrift E6 ein Metall

vor, das jedoch nicht zwangsläufig mit Aluminium entsprechend dem Merkmal

M2.1.1 gleichzusetzen ist.

Den Merkmalen M2.3 mit M2.3.1 ist für die körperliche Ausgestaltung des aus dem

U-Profil und dem Vierkantprofil bestehenden zweiteiligen Profils entsprechend oben

getroffener Auslegung der Sinngehalt zu entnehmen, dass mit ihnen ein

Zusammenstecken in Art eines Aufstülpens grundsätzlich möglich sein muss. Das

ist jedoch beim zweiteiligen Profil nach der Druckschrift E6 nicht der Fall, denn die

nach innen weisenden Schenkel des U-Profils 3 kämen beim Aufstülpen nicht an

der oben liegenden, breitesten Stelle des Vierkantprofils vorbei. Außerdem ist

angegeben, dass die Vierkantprofile (die elastischen Elemente/Teile aus Gummi

oder Kunststoff) in die U-Profile (die Metallschienen) eingeschoben werden und dort

auch weiterhin verschoben werden können, was aus den Patentansprüchen

ebenfalls explizit hervorgeht. Ein Zusammenstecken nach Art eines Aufstülpens des

U-Profils über das Vierkantprofil ist bei der Unterbauleise nach der Druckschrift E6

demnach grundsätzlich weder möglich noch gewünscht.

Die unteren, inneren Enden der Schenkel der U-Profile der Unterbauleiste der

Schrift E6 stellen auch keine Zacken im Sinne des Merkmals M2.1.2 dar, die den

Zustand nach Merkmal M2.2.2 bewirken. Denn zum einen ergeben sie zusammen

mit den übrigen, vom oberen, geschlossenen Teil des U-Profils abgewinkelten

Abschnitten erst die Schenkel selbst und bilden keine zusätzlichen Zacken innen an

den Schenkeln des U-Profils, wie es das in Rede stehende Merkmal fordert. Zum

anderen ist das trapezförmige Vierkantprofil durch die daran angepassten,

schrägen Schenkel des U-Profils gerade nicht geklemmt, sondern Vierkantprofil und

U-Profil sind gegeneinander verschiebbar, vgl. erneut die Patentansprüche der E6.

Zu den Druckschriften E1 und E2 wurde von der Klägerin nicht dargelegt und ist

auch nicht ersichtlich, dass sie den Gegenstand nach Patentanspruchs 1 offenbaren. Denn beide zeigen keine Unterbauleiste aus einem zweiteiligen Profil mit

einem U-Profil aus Aluminium und einem Vierkantprofil aus Gummi oder

Gummigranulat. Die Schrift E1 offenbart vielmehr ein als U-Profil 10, 50

ausgebildetes Abdeckprofil aus widerstandsfähigem Thermoplast, das auf einen

hölzernen Tragbalken J aufgesteckt wird und auch mithilfe der Zacken 58 geklemmt

werden kann, vgl. Figuren 2 und 6 sowie Spalte 4, Zeilen 57 bis 65, Spalte 5, Zeilen

56 bis 65 und Spalte 6, Zeilen 17 bis 24 und 42 bis 45. Die Druckschrift E2 zeigt

ebenfalls ein Abdeckprofil 20 aus einem flexiblen, wasserdichten Material, das die

Oberseite eines Holzträgers 15 schützend abdeckt, vgl. Figuren 1, 6 und 11 sowie

Spalte 1, Zeilen 6 bis 9 und Spalte 3, Zeilen 23 bis 37.

3.

Der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 beruht auch ausgehend vom

Gegenstand der Druckschrift E6 auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil der

Fachmann ausgehend von dieser weder in Kombination mit seinem Fachwissen

noch mit der Lehre der Druckschrift E1 in naheliegender Weise zu ihm gelangt.

Wie im vorangehenden Abschnitt dargelegt, unterscheidet sich die Unterbauleiste

nach dem Patentanspruch 1 von derjenigen nach der Schrift E6 dadurch, dass das

aus Aluminium gefertigte U-Profil und das Vierkantprofil in Art eines Aufstülpens des

U-Profils über das Vierkantprofil zusammensteckbar sind und dass das U-Profil

innen an den beiden Schenkeln Zacken aufweist, sodass das Vierkantprofil im U-

Profil geklemmt wird.

Bei der Unterbauleiste nach Schrift E6 ist das Vierkantprofil trapezförmig und das

U-Profil hat daran angepasste, nach innen weisende Schenkel, damit das

Vierkantprofil im U-Profil geführt und gehalten ist, vgl. Spalte 1, Zeile 53 bis 58. Es

soll dabei auch verschiebbar sein, denn durch Verschieben der als Vierkantprofil

ausgebildeten Gummi-Kunststoff-Füße wird die gewünschte Elstizität und

Stoßdämpfung des Holzboden-Laufrosts der Schrift E6 erreicht, vgl. insbesondere

Spalte 1, Zeilen 20 bis 27. Da bei dieser Ausgestaltung erreicht ist, dass sowohl das

Vierkantprofil im U-Profil gehalten als auch eine Verschieblichkeit der beiden Profile

gegeneinander zum Einstellen der Elastizität gewährleistet ist, wird der Fachmann

zu keiner anderen Ausgestaltung dieser Unterbauleiste angeregt.

Auch wenn dem Fachmann durchaus bekannt ist, ein Vierkantprofil in einem U-Profil

dadurch zu klemmen, dass das U-Profil innen an den beiden Schenkeln Zacken

aufweist (vgl. Druckschrift E1 Figur 6 i. V. m. Spalte 6, Zeilen 42 bis 45), so hat er

jedoch keinen Anlass, eine derartige Ausgestaltung auch auf die Unterbauleiste

nach der Druckschrift E6 zu übertragen. Der Einsatz eines solchen, als objektiv

zweckmäßig erscheinenden Mittels kann nämlich durchaus erfinderisch sein, wenn

besondere Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht

möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.

So verhält es sich hier, denn die in der Schrift E6 angegebene Montage des

Vierkantprofils in das U-Profil durch Einschieben würde durch ein Verklemmen

unmöglich. Außerdem würde ein Verklemmen der beiden Profile gegeneinander

verhindern, dass die Elastizität des Holzboden-Laufrostes eingestellt werden kann.

Dies ist aber gerade der erfinderische Gedanke beim Holzboden-Laufrost nach der

Druckschrift E6. Der Fachmann hat kein Bestreben, dessen spezielle Ausgestaltung

abzuwandeln.

4.

Aus diesen Gründen erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in

seiner erteilten Fassung als patentfähig. Die Unteransprüche 2 bis 4 haben durch

ihren Rückbezug auf den Patentanspruch 1 ebenso Bestand.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1

S. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG

i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form

abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf

Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder

in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,

einzulegen.

Schnurr

Geier

Söchtig

Peters

Sexlinger