Rechtsprechung / BPatG / 2023
BPatG Beschluss vom 04.05.2023 – 30 W (pat) 506/21
30. Senat · ECLI:DE:BPatG:2023:040523B30Wpat506.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
Verkündet am
4. Mai 2023
…
Justizamtsinspektorin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
30 W (pat) 506/21 ________________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
ECLI:DE:BPatG:2023:040523B30Wpat506.21.0
betreffend die Marke 30 2018 002 491
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Mai 2023 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin
kraft Auftrags Wagner
beschlossen:
Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.
Gründe§
I.
Die am 1. Februar 2018 angemeldete und am 15. März 2018 unter der Nummer 30
2018 002 491 für die Dienstleistungen
„Klasse 45: Juristische Dienstleistungen, nämlich Leistungen eines
Rechtsanwaltes, auch in Steuersachen, und Notars“
eingetragene Wortmarke
ALEX
beansprucht auf Grundlage eines am 1. März 2021 in das Register aufgenommenen
Teilverzichts noch Schutz für die Dienstleistungen
„Klasse 45: Verteidigung und Vertretung Dritter
in Straf-
und
Ordnungswidrigkeitsverfahren; außergerichtliche und gerichtliche Vertretung
Dritter in Verwaltungs-, Sozial-, Finanz- und arbeitsrechtlichen Verfahren;
außergerichtliche und gerichtliche Vertretung Dritter in Angelegenheiten der
Zivilgerichtsbarkeit; Vertretung Dritter in Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit; Beurkundung von Verträgen, Testamenten und anderen
Rechtsakten, einschließlich einseitiger Willenserklärungen, für welche durch
Gesetz die Form der notariellen Beurkundung vorgeschrieben oder
zugelassen ist, für Dritte; Beglaubigung von Unterschriften Dritter; Vertretung
Dritter
vor
den Grundbuchämtern
und
gerichtlichen Registern
(Handelsregister, Vereinsregister); Aufstellung und Beurkundung von
Vermögensverzeichnissen für Dritte; alle vorgenannten Dienstleistungen als
juristische Dienstleistungen eines Rechtsanwalts und Notars".
Die Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke erfolgte am 20. April
2018.
Gegen die Eintragung dieser Marke hat der Widersprechende und
Beschwerdegegner Widerspruch erhoben aus seiner am 9. September 2004
angemeldeten seit dem 15. Februar 2005 u.a. für die Dienstleistungen
„Klasse 45: Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums und
gewerblicher Schutzrechte, nämlich Identifizierung, Berichterstattung und Überwachung
in Bezug auf die Anmeldung und Registrierung von
Kennzeichen,
insbesondere von Handelsmarken sowie Firmennamen;
Überwachungsdienste
in Bezug auf Kennzeichen,
insbesondere von
Handelsmarken und Firmennamen, damit verbundene Beratung in Fragen
gewerblicher Schutzrechte; Überwachungsdienste im Bereich des geistigen
Eigentums und gewerblicher Schutzrechte“
eingetragenen Wortmarke 304 51 549
ADLEX
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 7. September 2018
zur Benutzung der Widerspruchsmarke wie folgt vorgetragen: „Es wird daher
ausdrücklich der Einwand der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für »die mit
Überwachungsdiensten im Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher
Schutzrechte verbundene Beratung
in Fragen gewerblicher Schutzrechte‹‹
erhoben, soweit die konkrete Durchführung dieser Leistung einer Zulassung
bedarf“.
Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45
des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. Dezember 2020
auf Grundlage des ursprünglich für die angegriffene Marke eingetragenen
Dienstleistungsverzeichnisses die Löschung der angegriffenen Marke 30 2018 002
491 angeordnet, da zwischen den Vergleichszeichen Verwechslungsgefahr
bestehe.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe mit ihrer undifferenziert erhobenen und
daher beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG
umfassenden und insoweit auch statthaften Einrede der Nichtbenutzung eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke
(lediglich)
für
die
Dienstleistung „damit verbundene Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte“,
die Teil der Dienstleistungsformulierung „Überwachungsdienste in Bezug auf
Kennzeichen,
insbesondere von Handelsmarken und Firmennamen, damit
verbundene Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte“ der Klasse 45 sei,
bestritten. Eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung in Bezug auf
diese Dienstleistung sei seitens der Widersprechenden nicht erfolgt, so dass bei der
Beurteilung der Ähnlichkeit der Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke
nur diejenigen Dienstleistungen zugrunde gelegt werden könnten, für die die
Benutzung nicht bestritten worden sei.
Aber auch insoweit könnten sich die Vergleichszeichen bei hoch- bis mittelgradig
ähnlichen Dienstleistungen begegnen.
So seien die von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten „Juristische
Dienstleistungen, nämlich Leistungen eines Rechtsanwaltes, auch Steuersachen“ hochgradig ähnlich zu den Dienstleistungen „Überwachungsdienste
in
im Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte, nämlich Identifizierung, Berichterstattung und Überwachung in Bezug auf die Anmeldung
und Registrierung von Kennzeichen, insbesondere von Handelsmarken sowie
Firmennamen; Überwachungsdienste in Bezug auf Kennzeichen, insbesondere von
Handelsmarken und Firmennamen; Überwachungsdienste im Bereich des geistigen
Eigentums und gewerblicher Schutzrechte“ der Widerspruchsmarke. Denn die für
die Widerspruchsmarke
registrierten Dienstleistungen würden außer von
Patentanwaltskanzleien und speziellen nicht-juristischen Dienstleistern häufig auch
von Rechtsanwälten erbracht, so dass der Verkehr von einer gemeinsamen
betrieblichen Herkunft dieser Dienstleistungen ausgehe.
Zwischen den von der Inhaberin der angegriffenen Marke weiterhin beanspruchten
Dienstleistungen „Juristische Dienstleistungen, nämlich Leistungen eines Notars“
und den für den Widersprechenden registrierten Dienstleistungen im Bereich der
Schutzrechtsüberwachung bestehe eine mittelgradige Ähnlichkeit, da eine
Überwachung von Schutzrechten zwar nicht zu den Aufgaben eines Notars gehöre,
Notare als Anwaltsnotare allerdings auch Aufgaben eines Rechtsanwalts
übernehmen könnten, welche – wie bereits dargelegt – entsprechende
Überwachungsdienstleistungen anbieten und erbringen würden.
Die Widerspruchsmarke
verfüge
ferner
über
eine
durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. ADLEX sei kein Begriff der deutschen Sprache oder einer
Fremdsprache. Er sei vielmehr aus der lateinischen Präposition „ad“ mit der
deutschen Bedeutung „zu, bei, an“ und dem lateinischen Substantiv „lex“ mit der
deutschen Entsprechung „Gesetz“ zusammengesetzt. Dem sich aus der Bedeutung
der Einzelwörter resultierenden Bedeutungsgehalt „zu/bei/an Gesetz“ lasse sich
aber keine sachbezogene Aussage in Bezug auf die von dem Widersprechenden
beanspruchten Überwachungsdienste
im Bereich des geistigen Eigentums
entnehmen. Der Verkehr, dem ohnehin allenfalls die Bedeutung von „lex“ iS von
„Recht, Gesetz“, nicht aber von „ad“ bekannt sei, werde ADLEX daher auch nicht
als beschreibende Angabe i.S.v. „rund um Rechtsberatung“ bzw. als Sachhinweis
auf „Hilfsdienstleistungen für Rechtsdienstleistungen“ auffassen; vielmehr könne
ADLEX wegen des Bestandteils „lex“ allenfalls vage Assoziationen in Bezug auf
Dienstleistungen in Zusammenhang mit Gesetz und Recht hervorrufen, was aber
nichts daran ändere, dass ADLEX als Phantasiebezeichnung aufgefasst werde.
Den danach zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr gebotenen großen
Abstand zur Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke jedenfalls in
klanglicher Hinsicht nicht ein.
Die einzige Abweichung stelle der zusätzliche Konsonant „d“ bei der älteren Marke
dar; alle übrigen vier Buchstaben seien hingegen identisch und in gleicher
Reihenfolge angeordnet. Die Betonung liege bei beiden Marken übereinstimmend
auf dem Vokal „a“ der jeweils ersten Silbe; ferner sei der Sprechrhythmus beider
Wörter identisch, ebenso die Vokale sowie deren Abfolge. Allein der fehlende
Konsonant „d“ bei der angegriffenen Marke wirke angesichts der ansonsten
vollständigen Übereinstimmung insbesondere auch in der für das Klangbild beider
Marken bedeutsamen Vokalfolge einer hochgradigen Ähnlichkeit beider Zeichen
nicht entgegen. Der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen Marke ALEX um
einen Personennamen handele, während ADLEX als Phantasiename aufgefasst
werde, falle angesichts der erheblichen Übereinstimmungen beider Zeichen im
Klangbild nicht kollisionsmindernd ins Gewicht, so dass auch der den Zeichen mit
erhöhter Aufmerksamkeit
begegnende Fachverkehr
der Gefahr
von
Verwechslungen ausgesetzt sei.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, mit
der sie im Wesentlichen geltend macht, dass jedenfalls unter Berücksichtigung der
zwischenzeitlich erfolgten Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der
angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken
ausscheide.
Zutreffend habe die Markenstelle zwar auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die
zu Klasse 45 eingetragenen Überwachungsdienste
im Bereich
von
Immaterialgütern berücksichtigt. Nur dieser eng begrenzte Bereich sei demnach bei
der Prüfung der Ähnlichkeit der Dienstleistungen von Bedeutung; keinesfalls
könnten diese Überwachungsdienstleistungen allgemein mit Rechtsdienstleistungen gleichgesetzt werden. Ausgehend davon fehle es an einer Ähnlichkeit zu
den nunmehr von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen. Denn
Überwachungsdienste im Bereich von Immaterialgütern hätten zB nichts mit einer
(notariellen) Vertretung Dritter vor dem Grundbuchamt oder einer Strafverteidigung
zu tun, für die die angegriffene Marke nunmehr Schutz beanspruche. Allein der
Umstand, dass die Tätigkeit eines Anwalts oder Notars auch einen Bezug zu den
den Gegenstand der Überwachungsdienste bildenden Rechten haben könne,
begründe keine Ähnlichkeit; ansonsten wären beispielsweise auch die Tätigkeit
eines Immobilienmaklers und die eines Notars ähnlich, nur weil beide Tätigkeiten
sich auf Grundstücksverkäufe beziehen könnten.
Insoweit sei auch von Bedeutung, dass die den Gegenstand der angegriffenen
Marke bildenden Dienstleistungen einer besonderen hoheitlichen Zulassung (für
Anwälte und Notare) bedürften, was für die Überwachungsdienste nicht gelte.
Dem letztgenannten Umstand komme auch bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit
Bedeutung zu, so dass eine Verwechslungsgefahr für den Verkehr bereits aufgrund
der unterschiedlichen Stellung der jeweiligen Markeninhaber ausgeschlossen sei.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 1. Dezember 2020 aufzuheben und den Widerspruch aus
der Marke 304 51 549 zurückzuweisen.
Der Widersprechende beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Er
macht
geltend,
dass
auch
nach
Einschränkung
des
Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke eine Ähnlichkeit zu den auf
Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Dienstleistungen bestehe,
da es sich auf beiden Seiten um juristische Dienstleistungen handele. Ausgehend
von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie
einer
hochgradigen
Zeichenähnlichkeit
bestehe
dann
aber
eine
Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
bleibt in der Sache ohne Erfolg.
Zwischen den Vergleichsmarken besteht die Gefahr von Verwechslungen nach
Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.
A.
Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes
mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls
maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der
angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019
eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch
gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung
weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden
Fassung anzuwenden.
B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit
der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson
[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;
GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –
Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –
OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;
GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden
Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).
Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke dazu in ihrer Beschwerdebegründung
vorträgt, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen ungeachtet
eventuell bestehender Ähnlichkeiten der Zeichen und Dienstleistungen „per se
aufgrund der unterschiedlichen Stellung der Markeninhaber ausgeschlossen“ sei,
verkennt sie, dass es vorliegend nicht darum geht, ob der Verkehr die Tätigkeit
eines Rechtsanwalts oder Notars mit derjenigen eines Unternehmens, welches
Überwachungsdienste im Bereich des gewerblichen Rechtschutzes anbietet,
verwechselt, sondern darum, ob zwischen den eingetragenen Marken eine
Verwechslungsgefahr besteht.
Ausgehend von den obengenannten Grundsätzen kann aber eine markenrechtlich
relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht
verneint werden.
1. Die Widerspruchsmarke ADLEX verfügt über eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft.
Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Verkehr
die zweisilbige Widerspruchsmarke ADLEX nicht als Kombination der lateinischen
und im inländischen Sprachgebrauch auf Grundlage ihrer Bedeutung „zu/bei/an“
häufig in formelhaft gebrauchten lateinischen Fügungen wie z. B. ad absurdum, ad
acta verwendeten Präposition „ad“ mit dem ebenfalls im Inland weitgehend
bekannten lateinischen Substantiv „lex“ mit der Bedeutung „Gesetz; Recht“
wahrnehmen.
Einer Wahrnehmung von ADLEX in diesem Sinne wirkt - abgesehen von der
grammatikalischen Unrichtigkeit - bereits entgegen, dass die Bestandteile „AD“ und
„LEX“ innerhalb der als Einwortmarke und in Großbuchstaben ausgestalteten
Widerspruchsmarke nicht als eigenständige Bestandteile hervortreten, sondern sich
zu einem einheitlichen Zeichen verbinden. Vor allem jedoch lässt sich – worauf die
Markenstelle zutreffend hingewiesen hat – der Kombination dieser beiden
lateinischen Begriffe in Bezug auf die vorliegend relevanten Dienstleistungen ohne
weiteren verständnisfördernden Kontext kein sich auf Anhieb erschließender
beschreibender oder sachbezogener Aussagegehalt beimessen; vielmehr ruft die
Kombination dieser beiden Begriffe in ihren möglichen Bedeutungen wie z.B „zum
Gesetz“ allenfalls vage Assoziationen in Richtung „Recht und Gesetz“ hervor, ohne
aber die Dienstleistungen näher und hinreichend konkret zu beschreiben. Um zu
einem von der Inhaberin der angegriffenen Marke angenommenen Verständnis
i.S.v. „rund um Rechtsberatung“ bzw. als Sachhinweis auf „Hilfsdienstleistungen für
Rechtsdienstleistungen“
zu
kommen, bedarf es
jedenfalls erheblicher
Überlegungen und interpretatorischer Ergänzungen. Die Widerspruchsmarke
ADLEX wird daher vom Verkehr
in ihrer Gesamtheit ohne weiteres als
Fantasiebegriff wahrgenommen.
Hinweise für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Zeichens sind nicht
erkennbar und wurden auch nicht vorgebracht.
2. Weiterhin sind sich die Vergleichszeichen klanglich hochgradig ähnlich.
a. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit
im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil
Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 –
Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH WRP 2020, 1453 Rn. 23
– YOOFOOD/YO; GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Dabei genügt für die
Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der
genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/
Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-
Apotheke/Medico Apotheke).
b. Ausgehend davon weisen beide Marken bereits im Klangbild eine hochgradige
Zeichenähnlichkeit auf, und zwar auch dann, wenn man davon ausgeht, dass die
vorliegend maßgeblichen Dienstleistungen mit einer erhöhten Aufmerksamkeit in
Anspruch genommen werden.
aa. Die Vergleichsmarken stimmen in der Silbenzahl, im Sprech- und Betonungsrhythmus, in der Vokalfolge sowie in den Anfangsbuchstaben und den Endsilben
überein. Die einzige Abweichung stellt der zusätzliche Konsonant „d“ bei der älteren
Marke dar; alle übrigen vier Buchstaben sind hingegen identisch und in gleicher
Reihenfolge angeordnet. Angesichts der weitgehenden Übereinstimmungen ist
dieser konsonantische Unterschied im Wortinnern der Markenwörter zu gering, um
dem Eindruck eines weitgehenden Gleichklangs beider Markenwörter entscheidend
entgegenzuwirken, zumal der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder
in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher
erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl.
EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints).
bb. Der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen Marke ALEX als
gebräuchliche Kurzform für „Alexander“ um einen Personennamen handelt, wirkt
sich dabei nicht kollisionsmindernd aus. Zwar kann eine nach dem Bild und/oder
nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden
Zeichen ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn zumindest einem der Zeichen ein
klar erkennbarer eindeutiger Begriffsinhalt zukommt (EuGH GRUR Int. 2009, 397
Rn. 98 – OBELIX/MOBILIX; GRUR 2010, 235 Rn. 19 – AIDA/AIDU). Ein
Personenname wie ALEX vermittelt jedoch keinen solchen Begriffsinhalt (vgl. BGH
GRUR 2003, 1044 Rn. 27 – Kelly). Zudem bieten begriffliche Abweichungen keine
Unterscheidungshilfe, wenn die angesprochenen Verkehrskreise sich – wie hier -
angesichts der hochgradigen Übereinstimmung der beiden Markenwörter im
Klangbild ohne weiteres verhören können, so dass ihnen begriffliche Unterschiede
bzw. ein begrifflicher Anklang einer Marke überhaupt nicht zum Bewusstsein
kommen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz 13. Aufl., § 9 Rdnr. 316).
3. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke sowie einer hochgradigen klanglichen Zeichenähnlichkeit
reicht dann aber eine bereits mehr als geringe Ähnlichkeit der sich
gegenüberstehenden Dienstleistungen aus, um im Rahmen der Gesamtabwägung
aller maßgeblichen Faktoren eine Verwechslungsgefahr zwischen der
angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke zu begründen.
a. Maßgebend für die Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit ist dabei auf Seiten
der angegriffenen Marke das am 1. März 2021 in das Register aufgenommene
eingeschränkte Dienstleistungsverzeichnis.
Das eingeschränkte Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke ist
allerdings insoweit unklar, als danach „alle vorgenannten Dienstleistungen als
juristische Dienstleistungen eines Rechtsanwalts und Notars" beansprucht werden,
einige Dienstleistungen jedoch nur von einem Rechtsanwalt (Vertretung vor
Gerichten) oder einem Notar (Beurkundungsdienstleistungen) erbracht werden
können, so dass es statt „Rechtsanwalts und Notars“ korrekt „Rechtsanwalts oder
Notars“ hätte heißen müssen, es sei denn, man versteht „Rechtsanwalt und Notar“
etwas spitzfindig iS von „Anwaltsnotar“. Insoweit ist das Dienstleistungsverzeichnis
aber sinnstiftend dahingehend auszulegen, dass die konkret benannten
Dienstleistungen als „juristische Dienstleistungen eines Rechtsanwalts oder Notars“
beansprucht werden.
b. Was die bei der Widerspruchsmarke für eine Dienstleistungsähnlichkeit allein in
Betracht kommenden (Überwachungs-)Dienstleistungen der Klasse 45 betrifft,
beschränkt sich die dazu seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke mit
Schriftsatz vom 7. September 2018 in zulässiger Weise erhobene und hinsichtlich
beider Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG (a.F.)
statthafte Nichtbenutzungseinrede mit der Formulierung, dass der „Einwand der
Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für »die mit Überwachungsdiensten im
Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte verbundene
Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte‹‹ erhoben (werde), soweit die
konkrete Durchführung dieser Leistung einer Zulassung bedarf“, auf die zu Klasse 45 beanspruchte Dienstleistung „Überwachungsdienste in Bezug auf Kennzeichen,
insbesondere von Handelsmarken und Firmennamen, damit verbundene Beratung
in Fragen gewerblicher Schutzrechte“, weil nur diese explizit eine Beratung als
Gegenstand der Dienstleistung ausweist („damit verbundene Beratung in Fragen
gewerblicher Schutzrechte“).
Unberührt von der Einrede der Nichtbenutzung bleiben hingegen – wovon auch die
Inhaberin der angegriffenen Marke ausgeht
(vgl. Seite 2 unten der
Beschwerdebegründung vom 19. Mai 2021, Bl. 11 dA) - sämtliche weiteren zu
Klasse 45 registrierten Überwachungsdienstleistungen, die keinen Schutz für eine
„Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte“ beanspruchen und eine solche
auch nicht umfassen. Denn im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes wird
allgemein zwischen „reinen“ Überwachungsdienstleistungen, wozu neben der
Überwachung von (Verlängerungs-)Fristen auch Recherchetätigkeiten zB zur
Ähnlichkeit von Marken innerhalb eines vom Dienstleistungsnehmer gesetzten
Rahmens gehören, und einer rechtlichen Bewertung und Beratung zu den erzielten
Ergebnissen
durch
Rechts-
und
Patentanwälte
unterschieden.
Beratungsdienstleistungen zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes sind daher
nicht Bestandteil von Überwachungsdienstleistungen im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes.
Eine Benutzung der Widerspruchsmarke auch für die von der Benutzungseinrede
betroffene Dienstleistung „Überwachungsdienste in Bezug auf Kennzeichen,
insbesondere von Handelsmarken und Firmennamen, damit verbundene Beratung
in Fragen gewerblicher Schutzrechte“ kann hingegen nicht anerkannt werden,
nachdem die Widersprechende nichts zu einer „damit verbundene(n) Beratung in
Fragen gewerblicher Schutzrechte“ vorgetragen und damit auch nicht glaubhaft
gemacht hat.
Somit sind auf Seiten der Widerspruchsmarke die zu Klasse 45 für die
Widerspruchsmarke registrierten Dienstleistungen „Überwachungsdienste
im
Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte, nämlich Identifizierung, Berichterstattung und Überwachung in Bezug auf die Anmeldung
und Registrierung von Kennzeichen, insbesondere von Handelsmarken und
Firmennamen; Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums und
gewerblicher Schutzrechte“ zu berücksichtigen.
c. Zwischen diesen (Überwachungs-)Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und
den von der angegriffenen Marke nach erfolgter Einschränkung des
Dienstleistungsverzeichnisses nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen
besteht jedenfalls eine für eine Verwechslungsgefahr hinreichende, mehr als nur
geringe Ähnlichkeit.
aa. Bei der Frage der Dienstleistungsähnlichkeit kommt es entgegen der in der
Beschwerdebegründung geäußerten Auffassung der Inhaberin der angegriffenen
Marke nicht entscheidend darauf an, ob „Überwachungsdienste in Bezug auf
gewerbliche Schutzrechte“ Überschneidungen zB mit einer auf Seiten der
angegriffenen Marke dienstleistungsgegenständlichen „notariellen Vertretung
Dritter vor dem Grundbuchamt“ oder einer „Strafverteidigung“ aufweisen.
Maßgebend ist vielmehr, ob die zum Vergleich stehenden Dienstleistungen unter
Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen
Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Leistungen oder anderer für die
Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie
stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken
gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 - 29
– Canon;
EuGH GRUR 2006, 582 ff., Nr. 85 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941 ff., Nr. 13
– TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 –
EVIAN/REVIAN; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdnr. 56, 57 m. w. N.).
bb. Davon
ist
in Bezug auf die vorliegend zum Vergleich stehenden
Dienstleistungen auszugehen. Die Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auf im Wesentlichen außerhalb des gewerblichen Rechtsschutzes
liegende Anwalts- und Notardienstleistungen ändert daran nichts.
aaa. So sind die von der angegriffenen Marke beanspruchten juristischen
Dienstleistungen, soweit sie durch einen Rechtsanwalt zu erbringen sind, bereits
deshalb den für die Widerspruchsmarke registrierten Überwachungsdiensten im
Bereich des geistigen Eigentums und gewerblicher Schutzrechte ähnlich, weil
derartige Überwachungsdienste nicht nur von darauf spezialisierten Unternehmen,
sondern im Rahmen umfassender Mandate zur Durchsetzung und Verteidigung
gewerblicher Schutzrechte auch von Rechtsanwälten erbracht werden. Angesichts
der danach möglichen Identität der Anbieter liegt für den Verkehr daher bereits aus
diesem Grunde
die
Annahme
einer
gemeinsamen
betrieblichen
Herkunftsverantwortung nahe.
bbb. Soweit die von der angegriffenen Marke beanspruchten speziellen juristischen
Dienstleistungen in den Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich eines Notars
fallen, geht der Verkehr allerdings nicht unbedingt davon aus, dass Notare, zu deren
vorrangigem Aufgabenbereich die Beurkundung von Rechtsgeschäften gehört,
auch Überwachungsdienste durchführen und anbieten. Daher kann eine Ähnlichkeit
entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht allein damit begründet werden,
dass Notare als sog. „Anwaltsnotare“ die typischerweise einem Rechtsanwalt
zufallenden Aufgaben erledigen können, da dies nichts daran ändert, dass
Rechtsanwälten und Notaren im Rahmen der Rechtspflege unterschiedliche
Aufgaben zugewiesen sind, demnach auch zwischen der Tätigkeit eines
Rechtsanwalts und eines Notars zu unterscheiden ist.
Allerdings weisen die Dienstleistungen eines Notars ebenso wie diejenigen eines
Rechtsanwalts ungeachtet des konkreten Rechtsgebiets, für die sie beansprucht
werden, insoweit Berührungspunkte zu Überwachungsdiensten im Bereich des
gewerblichen
Rechtschutzes
auf,
als
im
Rahmen
von
Überwachungsdienstleistungen zu gewerblichen Schutzrechten durchgeführte
Recherchen und deren Bereitstellung gegenüber dem Auftraggeber als Grundlage
für die juristische Bewertung und Beurteilung möglicher zeichenrechtlicher
Kollisionslagen dienen und daher einen „juristischen Zweck“ verfolgen und somit
einen Bezug zu juristischen Fragen und Sachverhalten aufweisen können (vgl. dazu
auch BPatG 30 W (pat) 41/13 v. 27. August 2015 – LIQUIDUS JURIS/juris für
„juristische Dienstleistungen“, bei denen juristische Informationen als (abstraktes)
Ergebnis einer Abfrage zur Verfügung gestellt werden).
Insoweit unterscheiden sich die einen
juristischen Bezug aufweisenden
verfahrensgegenständlichen Überwachungsdienstleistungen auch von der seitens
der Inhaberin der angegriffenen Marke beispielhaft genannten Tätigkeit eines
Immobilienmaklers zur Herbeiführung eines Grundstückkaufvertrags, da diese
Tätigkeit über kein juristisches Profil verfügt und daher keinen Bezug zB zu einer
durch einen Notar durchzuführenden Beurkundung eines Grundstückskaufvertrags
und der damit verbundenen juristischen Dienstleistung aufweist.
ccc. Angesichts dieser Berührungspunkte liegt für den Verkehr die Annahme einer
gemeinsamen
betrieblichen Herkunft
der
sich
gegenüberstehenden
Dienstleistungen jedenfalls nicht so fern, dass eine Ähnlichkeit zwischen diesen in
Abrede gestellt werden könnte.
Mag diese angesichts der mit der Einschränkung vorgenommenen Spezifizierung
der durch einen Rechtsanwalt oder Notar zu erbringenden
juristischen
Dienstleistungen auch nicht besonders ausgeprägt sein - wie es in Bezug auf das
ursprünglich beanspruchte Dienstleistungsverzeichnis der Fall war -, so ist doch von
einer mehr als geringen und im Rahmen der Gesamtabwägung aller Faktoren für
eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausreichenden
Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen.
4. Die angegriffene Marke ist daher nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen
C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für eine
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.
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