BPatG Beschluss vom 27.07.2023 – 30 W (pat) 806/22

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 806/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Designnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2023:270723B30Wpat806.22.0

betreffend das Design 40 2011 006 142-0010

(hier: Nichtigkeitsverfahren N 13/21)

hat

der

30. Senat

(Marken-

und Design-Beschwerdesenat)

des

Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Juli 2023 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Dr. Weitzel und der Richterin

kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 05. September 2022 ist wirkungslos.

2. Das Nichtigkeitsverfahren wird eingestellt.

3. Die Kosten des Verfahrens werden der Antragstellerin auferlegt.

4. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 300.000,- €

festgesetzt.

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 18. August 2011 angemeldeten und am

26. September 2011 eingetragenen Designs Nr. 40 2011 006 142-0010 mit der

Erzeugnisangabe „Wandverzierungen; Paneele; Zierplatten für Bauzwecke“.

Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom

07. September 2021, eingegangenen beim Deutschen Patent- und Markenamt am

selben Tag, Antrag nach § 34a DesignG auf Feststellung der Nichtigkeit wegen

fehlender Neuheit und Eigenart gestellt.

Die Designabteilung 3.5 hat nach Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens mit

Beschluss vom 05. September 2022 den Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des

angegriffenen Designs zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens der

Antragstellerin auferlegt.

Die Antragstellerin hat dagegen zunächst mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2022

Beschwerde eingelegt, hat diese jedoch in der Folge nicht begründet, sondern hat

– nach Hinweis der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 26. Januar 2023 auf

das bereits in der Berufungsinstanz anhängige Verletzungsverfahren – mit

Schriftsatz vom 20. März 2023 den Antrag auf Nichtigerklärung zurückgenommen

und gleichzeitig die Festsetzung des Gegenstandswerts auf bis zu 20.000 €

beantragt. Bei dem angegriffenen Design handele es sich um einen dem Zeitgeist

unterliegenden Modeartikel, der seinen wirtschaftlichen Höhepunkt im Jahr 2013

überschritten gehabt habe. Heute würden ausweislich einer Recherche über

„google“ zum Stichwort „3d wandpaneel“ andere Designs nachgefragt und

beworben.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 30. Mai 2023 beantragt, der

Antragstellerin die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens aufzuerlegen und den

Gegenstandswert auf 1.000.000 € festzusetzen. Mit Schriftsatz vom 27. April 2022

hatte sie im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, den

Streitwert auf 500.000 € festzusetzen.

Bei der Kostenentscheidung sei der voraussichtliche Ausgang des Verfahrens nach

§ 91a ZPO zu berücksichtigen; aus den Gründen des mit der Beschwerde

angegriffenen Beschlusses sei ersichtlich, dass der Nichtigkeitsantrag keine

Aussichten auf Erfolg gehabt hätte.

Hinsichtlich des Streitwerts sei zu berücksichtigen, dass das LG K… in seinem

Urteil vom 01. Februar 2022 (Az.: …) gegen die Beschwerdeführerin allein

den dort streitgegenständlichen Unterlassungsanspruch der Designinhaberin mit

einem Gegenstandswert von 200.000 € beziffert habe. Zudem seien mit dem im

Jahr 2011 angemeldeten Design in den vergangenen Jahren erhebliche Umsätze

erzielt worden. Die Antragstellerin habe für die von ihr vertriebenen und das

Klagedesign verletzenden Wandpaneele für die Jahre 2014 und 2015 Umsätze von

… € angegeben. Eine Hochrechnung für die Jahre 2016-2019, in denen die

verletzenden Produkte weiterverkauft worden seien, ergebe Umsätze von ca.

… €. Die Antragsgegnerin weist darauf hin, dass das Klagedesign eine

maximale Laufzeit bis 2036 habe, also ein Umsatzpotenzial von weiteren … €,

und dass die Verletzungshandlungen bis 2019 fortgesetzt worden seien, obwohl die

Antragstellerin von ihr mehrfach abgemahnt und gerichtlich auf Unterlassung in

Anspruch genommen worden sei und obwohl die Antragstellerin geltend mache,

das Design habe seinen wirtschaftlichen Höhepunkt bereits 2013 überschritten.

Letzteres werde im Übrigen bestritten, vielmehr sei das Design zeitlos und nach wie

vor modern, was sich aus Verwendungsbeispielen im privaten und im gewerblichen

Bereich ergebe. Auch sei das Design 2015 auf der Heimtextil-Messe F… mit

dem Innovationspreis 2015 einer führenden europäischen Fachzeitschrift für

Architekten und Innenarchitekten ausgezeichnet worden. Die 3D-Wandplatte mit

dem Klagedesign werde zudem aus recycelbaren Rohstoffen wie Bambusfaser und

Zuckerrohr hergestellt und sei daher ein reines Naturprodukt mit hervorragenden

Eigenschaften. Allerdings habe die Antragsgegnerin den Vertrieb des Klagedesigns

über Baumarktketten nach einem erfolgreichen Anlaufen wieder eingestellt, weil

angesichts der geringeren Preise der Antragstellerin im Internetvertrieb das

Preisniveau für einen mehrstufigen Vertrieb über Baumärkte nicht zu halten

gewesen sei. Wirtschaftlich gesehen komme es zudem nicht allein auf die Umsätze

der Antragstellerin mit verletzenden Produkten an, sondern auch auf das

geschäftliche Interesse der Designinhaberin am Fortbestand des Designs.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Durch die Rücknahme des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit ist die Grundlage

des Designnichtigkeitsverfahrens entfallen und daher der Beschluss der

Designabteilung vom 05. September 2022 wirkungslos, was von Amts wegen in

entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 ZPO festzustellen ist.

2. Das Nichtigkeitsverfahren ist in entsprechender Anwendung des § 34a Abs. 2

Satz 3 DesignG durch den erkennenden Senat einzustellen. Zwar bleibt nach dieser

das Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt betreffenden

Bestimmung eine Einstellung des Verfahrens grundsätzlich dem Deutschen Patent-

und Markenamt vorbehalten. Eine Zurückverweisung an die Designabteilung des

Deutschen Patent- und Markenamts zum Zwecke der Einstellung des Verfahrens

ist in den Fällen einer übereinstimmenden Erledigterklärung oder einer Rücknahme

des Nichtigkeitsantrags im Beschwerdeverfahren jedoch nur in den Fällen

veranlasst, in denen in Zusammenhang mit der Rücknahmeerklärung kein

Kostenantrag gestellt worden ist (vgl. dazu Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz, 7.

Aufl., § 34a Rn. 95; BPatG GRUR-RS 2021, 16713 – Schachtel-Design). Denn in

diesem Fall ist § 34a Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 DesignG zu beachten, wonach ein

Kostenantrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bis zum Ablauf von einem

Monat nach der Zustellung des Beschlusses über die Einstellung des Verfahrens zu

stellen ist, so dass es in diesem Fall zur Bestimmung des Beginns der Frist des

§ 34a Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 DesignG eines Einstellungsbeschlusses seitens der

Designabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts bedarf.

Hat aber – wie vorliegend – ein Verfahrensbeteiligter nach Antragsrücknahme einen

(sich auf das gesamte Verfahren beziehenden) Kostenantrag (§§ 34a Abs. 5 Satz

1, 2. Halbsatz DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 ZPO)

gestellt, entfällt der mit einem Einstellungsbeschluss seitens der Designabteilung

verbundene Zweck der Bestimmung des Fristbeginns nach § 34 a Abs. 5 Satz 3

DesignG, so dass eine Zurückverweisung zum Zwecke der Einstellung des

Verfahrens eine unnötige Förmelei darstellen würde.

3. Die Kosten des patentamtlichen Verfahrens sind gemäß § 34 a Abs. 5 Satz 1, 2.

Halbsatz DesignG, die des Beschwerdeverfahrens gemäß § 23 Abs. 4 Satz 5

DesignG, jeweils i.V.m. §§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 ZPO

der Antragstellerin und Beschwerdeführerin aufzuerlegen, nachdem sie mit

Schriftsatz vom 20. März 2023 die Rücknahme des Nichtigkeitsantrages vom 07.

September 2021 erklärt hat. Auf die mutmaßlichen Erfolgsaussichten (§ 91a ZPO)

kommt es daher nicht an.

4. Der Gegenstandswert für das Designnichtigkeitsverfahren ist gemäß § 34a Abs.

6 Satz 4 DesignG in Verbindung mit § 23 Abs. 3 Satz 2, § 33 Abs. 1 RVG nach

billigem Ermessen zu bestimmen.

a. Maßgeblich für die Festsetzung des Gegenstandswerts im Designnichtigkeitsverfahren ist das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der

Aufrechterhaltung seines Designs. Der Bundesgerichtshof geht im Anschluss an

seine Rechtsprechung

zur

Festsetzung

des Gegenstandswerts

in

markenrechtlichen Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse nach

§§ 50, 53 MarkenG (vgl. BGH, Beschluss vom 24. November 2016 - I ZB 52/15,

GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher

Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 90 MarkenG Rn. 13) davon aus,

dass im designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren nach § 34a DesignG bei einem

Design, das entweder unbenutzt oder wenig benutzt ist oder bei dem sich

Feststellungen zu Art und Umfang seiner Benutzung nicht treffen lassen, eine

Festsetzung des Gegenstandwerts auf 50.000 € im Regelfall billigem Ermessen

entspricht, wenn keine besonderen Umstände ersichtlich sind, die es rechtfertigen,

das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines

Designs höher oder niedriger als den im Regelfall angemessenen Wert von

50.000 € festzusetzen (vgl. BGH I ZB 25/18 v. 28. Mai 2020, veröffentlicht in GRUR

2020, 1016, Rn. 9, 11).

b. Diese Grundsätze sind vorliegend jedoch angesichts des zwischen den Parteien

geführten Verletzungsprozesses nicht anwendbar. Es

ist vielmehr davon

auszugehen, dass

insoweit

–

vergleichbar der Rechtslage

in einem

Patentnichtigkeitsverfahren – auch in einem Designnichtigkeitsverfahren nach

§ 34a DesignG der Streitwert des Verletzungsverfahrens regelmäßig das Interesse

des Nichtigkeitsantragstellers an der erstrebten Vernichtung des Designs beziffert,

mit der der Verletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll, und

spiegelbildlich hierzu das Mindestinteresse des Designinhabers an der

Aufrechterhaltung des Designs. Eine Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren

unterhalb des Betrages eines Verletzungsverfahrens kommt daher regelmäßig nicht

in Betracht (vgl. zur Patentnichtigkeitsklage BGH GRUR 2011, 757 Rn. 2 –

Nichtigkeitsstreitwert).

Demnach ist das Interesse des Nichtigkeitsantragstellers an der erstrebten

Vernichtung des Designs, also das Interesse daran, dass das Streitdesign der

eigenen wirtschaftlichen Verwertung nicht mehr entgegensteht, ausgehend von der

Streitwertfestsetzung

für den Unterlassungsanspruch

zu

schätzen. Der

Streitwertpraxis von Verletzungsgerichten entspricht es, dass vom Gesamtstreitwert

eines Verletzungsprozesses unter Einbeziehung eines Unterlassungsanspruchs auf

diesen regelmäßig 2/3 bis 7/10 sowie auf den Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung

und die Feststellung der Schadensersatzpflicht 3/10 bis 1/3 entfallen (vgl. dazu

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 142 Rn. 3, 4 m.w.Nachw.;

BGH Beschl. v. 15.6.2023 – I ZR 173/21, BeckRS 2023, 16961– Leuchten).

c. Vorliegend hat die Antrags- und Beschwerdegegnerin unwidersprochen

vorgetragen,

dass

das

Landgericht K…

im Verfahren … den

Unterlassungsanspruch der Designinhaberin mit einem Gegenstandswert von

200.000 € beziffert hat.

Unter Berücksichtigung der Struktur eines „fiktiven“ Gesamtstreitwerts für ein

Verletzungsverfahren einschließlich eines Unterlassungsanspruchs, auf den mit

200.000 € ca. 2/3 dieses Gesamtstreitwerts entfallen, ist damit vorliegend von

einem gesamten finanziellen Interesse der Parteien und damit Gegenstandswert

des vorliegenden Verfahrens in Höhe von 300.000 € auszugehen. Eine Festsetzung

auf „bis zu 20.000 €“, wie von der Antragstellerin begehrt, kommt daher nicht in

Betracht.

d. Die Argumente der Antrags- und Beschwerdegegnerin für die Festsetzung eines

höheren Gegenstandswertes greifen ebenfalls nicht durch.

aa. Für die Bezifferung des Wertes des Schadensersatzes (vgl. dazu § 42 Abs. 2

DesignG) kann der Verletzergewinn mangels ausreichender Anhaltspunkte

hierzu aus dem bisherigen Vortrag der Parteien nicht zugrunde gelegt werden.

Zwar hat die Antrags- und Beschwerdegegnerin unwidersprochen vorgetragen,

dass die Umsätze der Antragstellerin mit dem angegriffenen Design für die Jahre

2014 und 2015 auf … € zu beziffern seien und eine Hochrechnung für die

Jahre 2016-2019, in denen die verletzenden Produkte weiterverkauft worden

seien, Umsätze in Höhe von ca. … € ergebe.

Auf diese Zahlen kommt es jedoch nicht an. Denn zum einen liegt (teilweise)

eine lediglich fiktive Annahme der Antrags- und Beschwerdegegnerin vor. Zum

anderen ist der entgangene Gewinn entscheidend und nicht der entgangene

Umsatz. Die Antrags-

und Beschwerdegegnerin

hat aber

nur zum

Verletzerumsatz, nicht aber zum Verletzergewinn vorgetragen, auf den es

allenfalls

ankommen

könnte.

Zuverlässige

Rückschlüsse

auf

den

Verletzergewinn, welchen die Antragstellerin mit dem Design erzielt hat, lassen

sich daraus nicht

ziehen. Aus den vorgetragenen

tatsächlichen und

mutmaßlichen Umsatzzahlen ergibt sich kein hinreichend sicherer Anhaltspunkt

dafür, welchen Gewinn die Antragstellerin unter Berücksichtigung

ihrer

abzugsfähigen Kosten konkret erwirtschaftet hat

(vgl. dazu, dass bloße

Behauptungen zum Umsatz als unsubstantiiert anzusehen sind: BGH Beschl. v.

15.6.2023 – I ZR 173/21, BeckRS 2023, 16961– Leuchten).

Aus demselben Grund kommt auch eine Bezifferung des konkreten Schadens

einschließlich eines entgangenen Gewinns nicht in Betracht, weil auch hierfür

keine konkreten Zahlen oder Schätzungen vorgetragen wurden. Auch eine

Orientierung am Schadensersatz mittels einer Lizenzanalogie ist vorliegend

nicht möglich, da es auch hierfür an einem Vortrag zu den konkreten

Gegebenheiten in der entsprechenden Branche im konkreten Zeitraum fehlt (zu

den Möglichkeiten

der Schadensberechnung

im Markenrecht

vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 14 Rn. 696, 697).

Daneben spielt die Frage einer Gewinnerzielung mit dem Design bis zum Ende

der potentiellen Restlaufzeit abgesehen davon keine Rolle, dass mangels

Vortrags zu Art und Umfang der Designbenutzung

keine höhere

Gegenstandswertfestsetzung gerechtfertigt wäre, weil es vorliegend keine

Anhaltspunkte für eine konkrete Berechnung des Gewinns bis zum Ende der

Restlaufzeit gibt. Denn da die Antragstellerin im Jahr 2019 zur Unterlassung

verurteilt wurde, ist davon auszugehen, dass nach diesem Zeitpunkt keine

Umsätze mehr durch sie erfolgten, auch rechtlich nicht mehr erfolgen konnten,

und damit auch keine Gewinne mehr erzielt wurden, so dass der finanzielle Wert

des Designs

für den Zeitraum ab der Entscheidung über den

Unterlassungsanspruch bei dem vom Landgericht hierfür

festgesetzten

Gegenstandswert bereits berücksichtigt wurde.

bb. Weitere Gründe dafür, den Gegenstandswert auf mehr als 300.000 €

festzusetzen, sind nicht ersichtlich.

Soweit

im Anschluss an die vorgenannte Rechtsprechung des BGH

im

Patentnichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2011, 757 Rn. 2) der sich am

Verletzungsverfahren orientierende Streitwert regelmäßig pauschal um 25 % erhöht

wird, um insbesondere der unter gewöhnlichen Umständen zu erwartenden und

durch die Streitwertfestsetzung

im Verletzungsverfahren nicht erfassten

Eigennutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber Rechnung zu tragen (BGH

GRUR 2011, 757 Rn. 3 – Nichtigkeitsstreitwert), besteht dafür bei dem vorliegenden

Design keine Veranlassung, weil die Antragsgegnerin zu einer tatsächlichen oder

auch nur potentiellen Eigennutzung nichts vorgetragen hat.

Unerheblich ist auch der Vortrag der Antragsgegnerin zur Herstellung von

designgemäßen Paneelen aus Naturmaterialien, weil dies nichts über den Wert

des Designs besagt.

e. Insgesamt ist das finanzielle Interesse der Parteien an dem eingetragenen

Design daher vorliegend aufgrund der Anhaltspunkte aus dem beiderseitigen

Parteivortrag mit einem Gesamtwert von 300.000 € zu veranschlagen, so dass eine

entsprechende, vom Regelgegenstandswert abweichende Festsetzung des

Gegenstandswerts für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren in dieser Höhe

geboten ist.

Hacker

Weitzel

Wagner