BPatG Beschluss vom 10.08.2023 – 25 W (pat) 559/21

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 559/21 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2020 026 145.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

10. August 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des

Richters Staats, LL.M.Eur., sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

ECLI:DE:BPatG:2023:100823B25Wpat559.21.0

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Das Zeichen

G r ü n d e

I.

BeYourMakler

ist am 1. Dezember 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen

Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen

angemeldet worden:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 37:

Baudienstleistungen;

Installationsarbeiten

und

Reparaturdienstleistungen.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36,

vom 7. Juni 2021, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, wurde das

angemeldete Zeichen wegen fehlender Unterscheidungskraft und als unmittelbar

beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG unter

Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 3. Februar 2021

zurückgewiesen. Darin wurde zur Begründung ausgeführt, dass sich das in

werbeüblicher Zusammen- und Binnengroßschreibung aus den Wörtern „Be“,

„Your“

und

„Makler“

gebildete Anmeldezeichen

den angesprochenen

Verkehrskreisen unmittelbar im Sinne von „Sei Dein Makler“ erschließe. In dieser

Bedeutung vermittle es aber in Form eines Imperativs nur die Aufforderung zur

Inanspruchnahme von Dienstleistungen dergestalt, dass der Verbraucher ohne

Makler selbst tätig werde und somit die Zahlung einer Courtage vermeiden könne.

Da alle angemeldeten Dienstleistungen mit Hilfe eines Vermittlers oder Maklers in

Anspruch genommen werden könnten, stelle eine unmittelbare Vertragsanbahnung

hierzu eine kostengünstigere Alternative dar. Die Markenstelle verweist in diesem

Zusammenhang auf die dem Beanstandungsbescheid vom 3. Februar 2021

beigefügten Belege, aus denen die Verwendung des angemeldeten Begriffes als

auch der deutschsprachigen Entsprechungen hervorgehe. Imperativformen seien in

der Werbesprache üblich. Sie stellten ein Stilmittel dar, um den Verbraucher

persönlich anzusprechen. Dieses könne ebenso wenig wie die Zweisprachigkeit die

Schutzfähigkeit des

in Rede stehenden Zeichens nicht begründen. Als

schlagwortartige Aussage über die Art und Ausführung der Dienstleistungen sei die

Kennzeichnung „BeYourMakler“ auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der

Eintragung ausgeschlossen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 18. Juni 2021 eingelegten

Beschwerde. In ihrer Beschwerdebegründung vom 30. Juni 2021 trägt sie vor,

selbst wenn der Verkehr dem angemeldeten Zeichen den Hinweis „Sei dein Makler“

entnehme, bleibe offen, welchen konkreten Inhalt er vermittle. Der Verkehr erhalte

keine Informationen, wie es wäre, wenn er zum Makler werde. Von einer konkreten

Beschreibung von Eigenschaften der betreffenden Dienstleistungen könne keine

Rede sein. Es sei nicht so, dass sie typischerweise und regelmäßig nur über einen

Makler in Anspruch genommen würden oder könnten. Der Verbraucher, der direkt

einen Vertrag abschließe, werde nicht zum Makler, sondern zum Kunden. Aus der

Aufforderung „Makler zu sein“ werde der angesprochene Verkehr daher schwerlich

schließen, er solle einen Vertrag über die betreffenden Dienstleistungen

abschließen. Zudem laute das Zeichen „BeYourMakler“, so dass er zunächst die

nicht gebräuchliche Kombination der englischen Begriffe „be your“ mit dem

deutschen Wort „Makler“ wahrnehme. Ausweislich der von der Markenstelle

angeführten Beispiele der tatsächlichen Verwendung der Wortkombination „Sei dein

Makler“ komme sie in längeren Texterläuterungen vor. Dass der Verkehr hierin

keinen Herkunftshinweis sehe, verstehe sich von selbst. Allerdings komme es nach

der Rechtsprechung darauf an, ob es praktisch bedeutsame und naheliegende

Verwendungsmöglichkeiten gebe, bei denen der Verkehr von einem

Herkunftshinweis ausgehe. Bei Dienstleistungen komme eine Verwendung der

Marke vor allem im weiteren Kontext ihrer Erbringung, etwa auf Webseiten, in der

Werbung, an Geschäftslokalen oder Ähnliches in Betracht. Werde das vorliegend

zu beurteilende Zeichen aber prominent und in Alleinstellung verwendet, habe der

Verkehr keinen Anlass, hierin einen Hinweis auf Eigenschaften der Dienstleistungen

zu sehen. Aus diesen Gründen folge zugleich, dass auch das Schutzhindernis des

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt sei. Die Aufforderung, sein eigener Makler zu

sein, sei keine Eigenschaft der fraglichen Dienstleistungen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für

Klasse 36, vom 7. Juni 2021 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 23. März 2023 hat der Senat der Anmelderin

mitgeteilt, dass nach seiner

vorläufigen Auffassung dem angemeldeten

Wortzeichen in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen die

erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss, die

Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom

23. März 2023 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren

Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und

auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt

in der Sache ohne Erfolg. Der

Eintragung des angemeldeten Wortzeichens

BeYourMakler

als Marke steht

in Verbindung mit

den beschwerdegegenständlichen

Dienstleistungen das Schutzhindernis der

fehlenden Unterscheidungskraft

entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen

(§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem

Zeichen

innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher

Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt

darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu

gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11

- Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link

economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-

Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Auch das

Schutzhindernis der

fehlenden Unterscheidungskraft

ist

im Lichte des

zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht,

die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH

GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei

der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der

beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in

denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann.

Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen

aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der

einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24

- Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR

2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des

Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten;

GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; EuGH

MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der

Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen

lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet

(vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674

Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer

bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden

Verwendung

in der Werbung -

stets nur als solche und nicht als

Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link

economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640

Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch

solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten

Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender

Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL

WM 2006).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen - wie die angemeldete - sind

bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortzeichen zu

behandeln. Sie unterliegen, worauf die Anmelderin hingewiesen hat, keinen

strengeren Schutzvoraussetzungen

und müssen

insbesondere

keinen

phantasievollen Überschuss aufweisen oder einen selbständig schutzfähigen

Bestandteil enthalten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8

Rn. 267 m. w. N.). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans

bzw. werblich-sachbezogenen Wortfolgen

regelmäßig

dann

keinen

Herkunftshinweis sieht, wenn sie eine bloße Werbefunktion ausüben, die z. B. darin

besteht, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen

(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 271 ff.; EuGH GRUR

2004, 1027 Rn. 34 f. - Das Prinzip der Bequemlichkeit; GRUR 2010, 228 Rn. 37 f. -

Vorsprung durch Technik). Die Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung

des Europäischen Gerichtshofs insbesondere dann zu bejahen, wenn die jeweilige

Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine

gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an

Interpretationsaufwand erfordern oder beim Verkehr einen Denkprozess auslösen

(vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 57 - Vorsprung durch Technik;

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 279), wobei Kürze,

Originalität und Prägnanz der jeweiligen Wortfolge wesentliche Indizien für die

Bejahung der Unterscheidungskraft sein können.

2. Die beanspruchten Dienstleistungen sprechen sowohl den Fachverkehr als auch

den normal

informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen

Durchschnittsverbraucher an.

3. Das angemeldete Zeichen „BeYourMakler“ besteht aus zwei englischen und

einem deutschen Begriff. „Be“ ist die Imperativform des englischen Verbs „to be“

und bedeutet im Deutschen „sei“, während das Personalpronomen „your“ mit „dein“

übersetzt wird (vgl. Online-Wörterbuch LEO unter „https://dict.leo.org/englischdeutsch/be“ und „https://dict.leo.org/englisch-deutsch/your“ als Anlage 1 zum

gerichtlichen Hinweis vom 23. März 2023). Ein Makler ist eine „Person, die Verkauf,

Vermietung“ oder „den Abschluss von Verträgen in verschiedenen Bereichen

vermittelt“ (vgl. Duden unter „https://www.duden.de/rechtschreibung/Makler“ als

Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 23. März 2023). Makler handeln

gewerbsmäßig. Ihr Honorar wird Provision oder auch Courtage genannt. Die Höhe

der Provision wird frei vereinbart und ist für Verkauf und Vermietung unterschiedlich

begrenzt. Schuldner des Provisionsanspruchs sind, falls nicht der Maklervertrag

oder ein bestimmter Handelsbrauch etwas anderes bestimmt, nach § 99 HGB beide

Parteien des vermittelten Vertrages

je zur Hälfte (vgl. Wikipedia unter

„https://de.wikipedia.org/wiki/Makler“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom

23. März 2023).

Bei dem in Frage stehenden Zeichen „BeYourMakler“ handelt es demnach um die

Aufforderung „Sei Dein Makler“. Sie ist entgegen der Ansicht der Anmelderin für die

angesprochenen Fach- und Endverbraucherkreise leicht verständlich, zumal sie

sich aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes und dem bekannten

deutschen Wort „Makler“ zusammensetzt.

4. Unter Zugrundelegung dieses Aussagegehalts vermittelt es die eindeutige, den

Adressaten direkt ansprechende Botschaft, alle angemeldeten Dienstleistungen

ohne die Vermittlung eines Maklers und damit ohne Entrichtung einer hierfür

anfallenden Provision in Anspruch zu nehmen.

Insbesondere Versicherungen, Geldanlagen, Darlehen und

Immobilien, die

Gegenstand der Dienstleistungen der Klasse 36

„Versicherungswesen;

Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ sind, werden zumeist über Makler

vertrieben, die häufig Angebote verschiedener Wettbewerber unterbreiten. Zudem

können

auch

die

damit

zusammenhängenden

„Baudienstleistungen;

Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen“ der Klasse 37 vermittelt

werden, um beispielsweise Immobilien in einen vom Käufer bzw. Mieter

gewünschten Zustand

zu

versetzen.

Des Weiteren werden

auch

Werbedienstleistungen der Klasse 35 vermakelt, um den Kunden mit dem

passendsten Werbepartner zusammenzubringen. In Betracht kommt auch das

Makeln

von

Tätigkeiten

im

Bereich

der

Geschäftsführung,

Unternehmensverwaltung sowie der damit zusammenhängenden Büroarbeiten

(Klasse 35). Gerade in Fällen, in denen ein Unternehmensinhaber sich aus dem

laufenden Geschäft zurückziehen, aber das Unternehmen noch nicht verkaufen will,

bietet es sich an, eine dritte Person mit der Unternehmensführung zu betrauen. Da

es sich hierbei um eine sehr verantwortungsvolle und größte Zuverlässigkeit

erfordernde Tätigkeit handelt, bedarf es einer sorgfältigen Auswahl unter mehreren

Bewerbern, die von einem Makler benannt werden können.

Da sich auch die angemeldeten Dienstleistungen durch Provisionen nicht

unerheblich verteuern, ist ihre Inanspruchnahme ohne Einschaltung eines Maklers

beispielsweise durch direkte Anfrage bei den jeweiligen Anbietern eine für die

Kunden interessante Alternative. Das Anmeldezeichen fordert dazu auf, von dieser

Gebrauch zu machen. Es handelt sich hierbei um eine kurze und gut erfassbare

Handlungsanleitung, die entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin keine

analysierende Betrachtungsweise voraussetzt.

5. Ausschließlich werbemäßigen Aufforderungen zu einem bestimmten Verhalten

des angesprochenen Kunden - insbesondere zum Erwerb einer Ware oder zur

Inanspruchnahme einer Dienstleistung - fehlt in der Regel das erforderliche

Mindestmaß an Unterscheidungskraft, da sie nicht als Hinweis auf die betriebliche

Herkunft der betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen verstanden werden (vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 292). Dies ist auch

vorliegend der Fall.

Zur Auffassung der Anmelderin, dass

jede auch noch so geringe

Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche, ist

ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des

Europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der

fehlenden

Unterscheidungskraft

im

Lichte

des

zugrundeliegenden

Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit

vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der

Markenanmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte

Eintragungen zu vermeiden (vgl. EUGH GRUR 2019, 1194 Rn. 28 - #darferdas?;

GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - smartbook;

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 200). Das damit zu

fordernde Mindestmaß an Unterscheidungskraft kommt dem Anmeldezeichen

angesichts seines engen Sachbezugs zu den beanspruchten Dienstleistungen nicht

zu. Es kann auch nicht damit begründet werden, dass sich das in Rede stehende

Zeichen aus den englischen Wörtern „BeYour“ und dem deutschen Wort „Makler“

zusammensetzt. Kombinationen von Begriffen unterschiedlicher, insbesondere im

Inland geläufiger Sprachen sind nämlich werbeüblich (vgl. beispielhaft BPatG

25 W (pat) 503/19 - MyMode). Auch die Zusammenschreibung der einzelnen Wörter

des Anmeldezeichens ist nicht ungewöhnlich. Zudem bleiben sie als solche

aufgrund ihrer Binnengroßschreibung weiterhin gut erkennbar.

6. Auch der Hinweis der Anmelderin, dass es im Zusammenhang mit den

Dienstleistungen Verwendungen des Zeichens beispielsweise auf Webseiten, in der

Werbung oder an Geschäftslokalen geben könne, die von den angesprochenen

Verkehrskreisen in der Regel als herkunftshinweisend angesehen würden, führt

nicht zu einer anderen Einschätzung. Denn nach Auffassung des Senats wird das

Anmeldezeichen unabhängig von der Art seiner Verwendung in Verbindung mit den

beanspruchten Dienstleistungen nicht als Unterscheidungsmittel aufgefasst.

Gegenstand des von der Beschwerdeführerin angesprochenen Beschlusses des

Bundesgerichtshofs vom 30. Januar 2020, veröffentlicht u. a. in GRUR 2020, 411,

war das Zeichen „#darferdas?“, das in verkürzter Form ein Diskussionsthema

benennt bzw. eine Aufforderung zu einer Diskussion beinhaltet. Vorliegend handelt

es sich jedoch um eine imperativische Sachangabe, die losgelöst von ihrer

Verwendung im Kontext der hier zu betrachtenden Dienstleistungen die gleiche

(beschreibende) Aussage „Sei Dein Makler“ vermittelt. Zudem ist auch unter

Berücksichtigung der eben genannten Rechtsprechung der Grundsatz zu beachten,

dass außerhalb des Registers liegende Umstände, zu denen die konkrete

Verwendung eines angemeldeten Zeichens gehört, bei der Prüfung seiner

Schutzfähigkeit grundsätzlich unberücksichtigt bleiben (vgl. auch BPatG

25 W (pat) 29/19 - Mädelsabend; 25 W

(pat) 567/19 - Studentenfutter;

25 W (pat) 561/19 - Glücksherzen; 29 W (pat) 9/18 - Muster).

Die Beschwerde war demnach zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine

beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder

einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Staats

Rupp-Swienty