BPatG Beschluss vom 09.11.2023 – 30 W (pat) 529/22

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 529/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2021 252 851.8

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

in der Sitzung vom 9. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2023:091123B30Wpat529.22.0

I.

Die am 14. Dezember 2021 angemeldete Wortmarke

dentally

soll u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 05: Medizinische Mundpflegemittel; Medizinische Mundspülungen zur

Verhinderung von Zahnschäden; Medizinische Zahnpasta; Medizinische

Zahnputzmittel; Medizinische Zahnspülungen;

Klasse 44: Zahnmedizinische Dienstleistungen”

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen

werden.

Mit Beanstandungsbescheid vom 11. Januar 2022 hat die Markenstelle für Klasse

44 des Deutschen Patent- und Markenamts darauf hingewiesen, dass einer

Eintragung der angemeldeten Bezeichnung das Schutzhindernis der fehlenden

Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Zudem stehe

einer Eintragung ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen,

da die angemeldete Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine

unmittelbar beschreibende Angabe darstelle, die

im

Interesse des

Wirtschaftsverkehrs, insbesondere der Mitbewerber des Anmelders, freizuhalten ist.

Mit Beschluss vom 8. Juli 2022 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes

besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts die

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Anmeldung

teilweise, nämlich

für die o.g. Waren und Dienstleistungen,

zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung

insoweit

an

Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Das angemeldete Zeichen bestehe aus dem englischen Begriff dentally, welcher

mit der Bedeutung „dental, zahnmedizinisch, zahnärztlich“ lexikalisch nachweisbar

sei und mit dieser Bedeutung auch verwendet werde. Auch die vorliegend

angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise ohne vertiefte Englischkenntnisse

würden das Zeichen so verstehen, da in der deutschen Sprache das Wort „dental“

verwendet werde und die Bildung von Adjektiven mit „-ly“ in der englischen Sprache

nahezu jedem bekannt sei. Zudem sei der inländische Verkehr zunehmend mit der

Welthandelssprache Englisch vertraut.

Mit seiner Bedeutung „dental, zahnmedizinisch“ erschöpfe sich dentally in Bezug

auf die zurückgewiesenen Waren

in einem ohne weiteres verständlichen

Sachhinweis auf deren Art und Zweck, nämlich dass es sich bei diesen um

zahnmedizinische Produkte

handele.

Bezüglich

der Dienstleistungen

„zahnmedizinische Dienstleistungen“ beschreibe das Zeichen die Art der

Dienstleistungen.

Der Verkehr werde dentally daher ausschließlich

in dem vorgenannten

beschreibenden Sinne verstehen, darin aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis

erkennen. Angesichts des sich jedenfalls einem erheblichen Teil des Verkehrs

erschließenden Verständnisses von dentally sei unerheblich, ob dieser Begriff im

Inland häufig verwendet werde.

Die von der Anmelderin benannten Markeneintragungen böten keinen Anlass für

eine abweichende Beurteilung, da Voreintragungen in rechtlicher Hinsicht keine

Bindungswirkung zukomme und die benannten Eintragungen zudem mit der

Anmeldemarke nicht vergleichbar seien.

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Ob an der angemeldeten Bezeichnung insoweit auch ein Freihaltebedürfnis im

Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, könne aufgrund der fehlenden

Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen

geltend macht, dass es sich bei dentally entgegen der Auffassung der Markenstelle

nicht um ein im Inland gebräuchliches englisches Adjektiv handele. Vielmehr sei die

Verwendung des Begriffes dentally vollkommen unüblich, und zwar im Englischen

wie im Deutschen. Dementsprechend fänden sich zu diesem Begriff im Internet

auch nur Hinweise auf die Anmelderin. Da aber nur im Inland gebräuchlichen

Begriffen die Eintragung versagt werde könne, sei dentally bereits aus diesem

Grunde zur Eintragung zuzulassen.

Zudem ergebe sich aus den benannten vergleichbaren Voreintragungen, mit denen

die Markenstelle sich nicht auseinandergesetzt habe, ein Eintragungsanspruch

unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 vom 8. Juli 2022 aufzuheben

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der

Anmelderin ist in der Sache unbegründet. Die angemeldete Bezeichnung dentally

ist hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen

bereits deshalb von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie – worauf die

Markenstelle

im Beanstandungsbescheid vom 11. Januar 2022 zutreffend

hingewiesen hat - ausschließlich aus einer Angabe besteht, die im Verkehr zur

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Bezeichnung der Art, Beschaffenheit und Bestimmung der beanspruchten Waren

und Dienstleistungen dienen kann (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Markenstelle hat

die Anmeldung daher zu Recht insoweit zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5

MarkenG).

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur

Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder

Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung

einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an

ihrer ungehinderten

Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der

wettbewerbsrechtlichen

Grundfreiheiten

ausreichen

kann

(vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 8 Rn. 408). Es genügt also,

wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren

oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH

GRUR 1999, 723 Nr. 30, 31 – Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56 – Postkantoor;

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 377 m. w. N.). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal

informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH

GRUR 1999, 723 Nr. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411 Nr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 442,443).

Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der

beanspruchten Waren

oder Dienstleistungen

festgestellt,

setzt

das

Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder

sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende

Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird; vielmehr reicht es aus,

dass sie zu diesem Zweck verwendet werden kann (st. Rspr., vgl z. B. EuGH GRUR

ECLI:DE:BPatG:2023:091123B30Wpat529.22.0

1999, 723, Nr. 30

– Chiemsee; GRUR 2004, 146, Nr. 32 – DOUBLEMINT;

GRUR 2004, 674, Nr. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680, Nr. 38 – BIOMILD; EuGH

MarkenR 2008, 160, Nr. 35 – HAIRTRANSFER; EuGH GRUR Int. 2010, 503, Nr. 37

– Patentconsult; EuGH GRUR 2010, 534, Nr. 52 – PRANAHAUS; GRUR 2011,

1035, Nr. 38

– 1000; BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; GRUR 2008,

900, Nr. 12

– SPA II; GRUR 2012, 272, Nr. 12, 17 – Rheinpark-Center Neuss;

GRUR 2012, 276, Nr. 8 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Das angemeldete Zeichen dentally besteht nach diesen Maßstäben in Bezug auf

die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen ausschließlich aus

einer Angabe, die deren Beschaffenheit beschreibt. Die Mitbewerber der

Anmelderin haben deshalb ein berechtigtes Interesse an der freien Verwendung

dieser Angabe.

2. Wie bereits im angegriffenen Beschluss vom 8. Juli 2022 und dem vorangegangenen Beanstandungsbescheid des DPMA vom 11. Januar 2022 dargelegt,

handelt es sich bei dem angemeldeten Wort dentally um einen lexikalisch

nachweisbaren Begriff der englischen Sprache mit der Bedeutung „dental,

zahnmedizinisch, zahnärztlich“ (vgl. https://dict.leo.org/englisch-deutsch/dentally zu

„dentally“), was auch seitens der Anmelderin nicht in Abrede gestellt wird.

a. Die zurückgewiesenen Waren „Medizinische Mundpflegemittel; Medizinische

Mundspülungen zur Verhinderung von Zahnschäden; Medizinische Zahnpasta;

Medizinische Zahnputzmittel; Medizinische

Zahnspülungen“

können

für

zahnmedizinische/zahnärztliche Zwecke bestimmt sein und dort Verwendung

finden, so dass sich dentally insoweit auf einen glatt beschreibenden Hinweis zu

Bestimmungs- und Verwendungszweck dieser Waren beschränkt.

b. Hinsichtlich der zu Klasse 44 beanspruchten

„Zahnmedizinische(n)

Dienstleistungen” beschränkt sich dentally auf eine ebenfalls glatt beschreibende

Angabe zu deren Gegenstand und Inhalt.

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3. Zur Merkmalsbeschreibung kann dabei auch das angemeldete englische Wort

dentally

dienen und nicht nur das entsprechende deutsche Wort

„zahnmedizinisch/zahnärztlich“.

a. In seinem Urteil vom 9. März 2006 zur Frage der Schutzfähigkeit fremdsprachiger

Marken nach Art. 3 Abs. 1 Buchstaben b und c Markenrichtlinie (§ 8 Abs. 2 Nr. 1

und 2 MarkenG), die in der jeweiligen Fremdsprache die betreffenden Waren oder

Dienstleistungen beschreiben, hat der Europäische Gerichtshof darauf abgestellt,

ob die beteiligten Verkehrskreise in dem Land, in dem die Eintragung beantragt

wird, im Stande sind, die Bedeutung des fremdsprachigen Wortes zu erkennen (vgl.

EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26, 32) - Matratzen Concord/Hukla).

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob aus dem Kreis der Endverbraucher, der bei

den hier beanspruchten Waren zumeist aus breiten Bevölkerungsschichten besteht,

ein beachtlicher Teil das Markenwort dentally als englisches Wort

für

„zahnmedizinisch“ erkennt, wenngleich in Anbetracht der nicht zuletzt durch die

zunehmende Verwendung der englischen Sprache im inländischen (Werbe-

)Sprachgebrauch das Verständnis des deutschen Durchschnittsverbrauchers in

Bezug auf die Welthandelssprache Englisch nicht zu gering zu veranschlagen ist

(vgl. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 8 Rdnr. 208).

Denn als beteiligte Verkehrskreise in diesem Sinn sind nicht stets alle mit den

jeweiligen Waren oder Dienstleistungen

in Berührung kommenden Kreise

anzusehen, insbesondere sind nicht stets die Verbraucher in ihrer Gesamtheit

maßgeblich. Der EuGH differenziert insofern zwischen dem Handel und/oder dem

normal

informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen

Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, wobei er

durch die Wortwahl „und/oder“ klarstellt, dass auch einer dieser beiden Kreise allein

von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 24) -

Matratzen Concord/Hukla). Vor allem in Bezug auf das Schutzhindernis des § 8 Abs.

2 Nr. 2 MarkenG, welches das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt,

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beschreibende Angaben allen Mitbewerbern zur freien Verwendung offen zu halten

und diese nicht zugunsten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren, ist

davon auszugehen, dass bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters

fremdsprachiger Marken nicht notwendig die Sprach- und Branchenkenntnisse der

inländischen Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen

entscheidungserheblich sind. Für das Vorliegen einer beschreibenden Angabe im

Sinn der genannten Vorschrift ist vielmehr in gleicher Weise markenrechtlich

beachtlich, wenn die beschreibende Bedeutung des fremdsprachigen Begriffs nur

für die am Handelsverkehr beteiligten Fachkreise erkennbar ist (vgl. dazu BPatG,

Beschluss vom 9. März 2007, 24 W (pat) 110/05 - BAGNO; Beschluss vom 24. Juli

2007, 24 W (pat) 28/06 – Rapido).

b. Bei Fachverkehrskreisen aus dem hier einschlägigen Waren- und

Dienstleitungsbereich kann aber ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass

sie mit der weltweit verwendeten Handelssprache Englisch so vertraut sind, dass

sie die Bedeutung des englischen und die beschwerdegegenständlichen Waren und

Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Adverbs dentally erfassen.

4. Die am Handel mit den einschlägigen Waren beteiligten

inländischen

Fachverkehrskreise haben sowohl im Hinblick auf den weltweit überwiegend in der

Welthandelssprache Englisch durchgeführten Handels- und Warenverkehr als auch

in Anbetracht der zunehmenden Verwendung der englischen Sprache im

inländischen Handelsverkehr zB auf Angebotsseiten im Internet ein Interesse

daran, das englischsprachige Markenwort dentally in der dargelegten

beschreibenden Bedeutung sowohl im Inland als auch im Rahmen des weltweiten

Handelsverkehrs ungehindert von Monopolrechten Einzelner zur Beschreibung

einsetzen zu können.

Dies gilt nicht nur für die zurückgewiesenen Waren, sondern auch für die zu Klasse

44 beanspruchten „Zahnmedizinische(n) Dienstleistungen”. Auch wenn diese

Dienstleistungen in aller Regel ortsgebunden (im Inland) erbracht werden, so

ECLI:DE:BPatG:2023:091123B30Wpat529.22.0

besteht dennoch ein Interesse an einer Verwendung der englischen Bezeichnung

dentally schon im Hinblick auf die Information von nicht der deutschen Sprache

mächtigen Patienten.

5. Ob die fragliche Bezeichnung tatsächlich bereits zu beschreibenden Zwecken für

die einschlägigen Waren oder Dienstleistungen im inländischen Verkehr verwendet

wird bzw. – wie die Anmelderin geltend macht – „gebräuchlich“ ist oder nicht, ist

ohne Belang, da es lediglich darauf ankommt, ob das Zeichen zu diesem Zweck

dienen kann, wie dies der Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eindeutig klarstellt

(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rdnr. 424). Dies ist aber bei dem

angemeldeten Zeichen in Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen

der Fall.

6. Die von der Anmelderin vor der Markenstelle benannten Markeneintragungen

sind ungeachtet der Frage ihrer Vergleichbarkeit bereits deshalb unerheblich, weil

sich nach übereinstimmender höchstrichterlicher Rechtsprechung selbst aus

Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenanmeldungen herleiten lässt, da es sich bei der

Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-,

sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) – Bild.t.-

Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2012, 276, Nr. 18 – Institut der Norddeutschen

Wirtschaft e.V. m. w. N.; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; BGH MarkenR 2011,

66 – Freizeit Rätsel Woche).

7. Die angemeldete Marke ist damit in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen

Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung

ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war. Auf die Frage, ob

dem Begriff insoweit auch die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, kommt es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

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III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt

worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich

einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach

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