BPatG Beschluss vom 18.01.2024 – 30 W (pat) 81/21

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 81/21 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

ECLI:DE:BPatG:2024:180124B30Wpat81.21.0

betreffend die Marke 30 2019 225 893

(hier: Nichtigkeitsverfahren 0535/20 Lösch)

hat

der

30. Senat

(Marken- und Design-Beschwerdesenat)

des

Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Januar 2024 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des

Richters Merzbach

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag der Markeninhaberin, der Antragstellerin die Kosten

des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

I.

Die am 9. August 2019 angemeldete Wortmarke

VILYA

wurde am 22. August 2019 für die Waren

„Klasse 22: Alpakahaar

Klasse 23: Textilgarne aus Naturfasern

Klasse 24: Stoffe aus Naturfasern, ausgenommen für Isolierzwecke

Klasse 31: Lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eintragen.

Mit am 17. Juli 2020 eingegangenem Formblatt hat die Beschwerdeführerin beim

Deutschen Patent- und Markenamt die vollständige Löschung der Marke

gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG beantragt.

Die Antragstellerin züchtet seit 2002 Alpakas und hält über 300 Tiere u.a. der

Rassen „Huacaya" und „Suri". Mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2020 führt sie aus,

sie habe allein in den letzten 15 Monaten ca. 80 Alpakas verkauft. Zudem bietet die

Antragstellerin Seminare an und vertreibt Produkte aus Alpakafasern. Ein Zuchtziel

der Antragstellerin sind Alpakas mit besonders feiner Faser mit einer hohen

Curvature (Kräuselung), die der von Vikunjas entspricht. Vikunjas und Alpakas sind

unterschiedliche Arten. Die Wolle von Vikunjas gilt als seltenste und teuerste Wolle

weltweit. Die Antragstellerin bezeichnet ein Alpaka, dessen Fasern an die Qualität

der eines Vikunjas heranreichen, mit „Vilya“ und verwendet diese Bezeichnung

sowohl in ihrem Buch „Warum Alpakas?“ als auch in ihren Seminaren.

Die Antragsgegnerin betreibt auf ihrem Hof gleichfalls eine Alpakazucht. Auch sie

verkauft Produkte aus Alpakafasern. Sie hat in den Jahren 2016 bis 2018 an

Seminaren der Antragstellerin teilgenommen und das Buch der Antragstellerin

gekauft.

Am 9. August 2019 hat die Antragsgegnerin das angegriffene Wortzeichen „VILYA“

für

„Alpakahaar; Textilgarne aus Naturfasern; Stoffe aus Naturfasern,

ausgenommen für Isolierzwecke; Lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht“

angemeldet. Im Anmeldeformular ist angegeben, dass sich die Anmelderin zur

Lizensierung der Marke bereit erklärt.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 11. Dezember 2019 hat die Antragstellerin die

Antragsgegnerin nach dem UWG abmahnen lassen, da die Markenanmeldung eine

Erstbegehungsgefahr begründe. In ihrer Erwiderung vom 17. Dezember 2019

schreibt die anwaltlich nicht vertretene Antragsgegnerin, die Abmahnung sei

unbegründet. U.a. führt sie aus, sie habe bei der Anmeldung der angegriffenen

Marke nicht vorgehabt, „irgendwelche Rechte“ gegenüber der Antragstellerin

geltend zu machen.

Am 17. Juli 2020 hat die Beschwerdeführerin die Löschung der Eintragung der

Marke wegen Bösgläubigkeit beantragt.

Zur Begründung ist ausgeführt, sie bezeichne die von ihr gezüchteten Alpakas, die

die von ihr formulierten Zuchtziele erreichten, mit „VILYA". Dies sei in Deutschland

auch unter Alpakazüchtern, -haltern oder -liebhabern kein allgemein verwendeter

(Gattungs-)Begriff für Alpakas bzw. deren Fasern; vielmehr werde die Bezeichnung

nur für Tiere aus der Zuchtlinie der Antragstellerin verwandt. Sie habe einen

schützenswerten Besitzstand an der Bezeichnung

„VILYA“,

in den die

Antragsgegnerin mit der Anmeldung der identischen Wortmarke eingegriffen habe.

Aus den Seminarbesuchen und dem Kauf des von der Antragstellerin verfassten

Buchs „Warum Alpakas?" habe die Antragsgegnerin zum Anmeldezeitpunkt

gewusst, dass die Antragstellerin die Bezeichnung „VILYA“ für die von ihr

gezüchteten Alpakas mit besonders feinen Fasern benutze. Auch das Schreiben

der Antragsgegnerin vom 17. Dezember 2019 auf die Abmahnung der

Antragstellerin zeige, dass die Antragsgegnerin die Marke „VILYA" bewusst in

Kenntnis der Tätigkeit der Antragstellerin und ihrer Zucht sowie der Benutzung der

Kennzeichnung „VILYA" durch die Antragstellerin angemeldet habe.

Die Anmelderin habe darin selbst eingeräumt, dass sie derzeit keine Alpakas

besitze, die den Zuchtzielen der Antragstellerin entsprächen.

Ein sinnvoller Einsatz der Marke für die eigenen Zwecke der Anmelderin sei danach

nicht ersichtlich, sondern lediglich ein Einsatz zur Behinderung der Antragstellerin

und/oder Irreführung über die Qualität der eigenen Alpakas einschließlich der aus

deren Fasern hergestellten Produkte. Dafür spreche auch die mit der

Markenanmeldung erklärte Lizenzbereitschaft der Antragstellerin. Daraus ergebe

sich, dass die Antragstellerin das mit der Eintragung der Bezeichnung „VILYA“

erlangte Ausschließlichkeitsrecht kannte und wusste, dass die Antragstellerin eine

Lizenz benötigen würde.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat dem ihr mit amtlichem Schreiben

vom 22.07.2020 gegen Einschreiben durch Übergabe am 27.07.2020 zugestellten

Nichtigkeitsantrag mit Schriftsatz vom 14.09.2020, eingegangen am gleichen Tag,

widersprochen.

Die Antragsgegnerin bestreitet, dass der Begriff „VILYA" nur für Tiere aus der

Zuchtlinie der Antragstellerin verwandt werde. Hierfür gebe es weder Belege noch

anderweitige Anhaltspunkte, so dass es sich um eine reine Behauptung ins Blaue

hinein handle. Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch andere Züchter ihre Tiere

derart bezeichneten – insbesondere, wenn die Antragstellerin, wie sie selbst

vortrage, derartige Zuchttiere veräußere.

Im Erwerb des Buches, wo eventuell irgendwo der Begriff „VILYA“ benutzt werde,

könne kein hinreichender Beleg für eine positive Kenntnis der Antragsgegnerin des

Begriffes „VILYA" seit 2016 gesehen werden.

Es könne auch nicht von einem schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin

ausgegangen werden. Es sei nicht ersichtlich, in welchem Umfang sie den Begriff

„VILYA“ benutze; jedenfalls fehle es an einem markenmäßigen Gebrauch dieser

Bezeichnung.

In diesem Zusammenhang sei zu beachten, dass die Antragstellerin Inhaberin der

am 17. Juni 2008 eingetragenen Wort-/Bildmarke

(Az.: 30 2008 019 993) sei,

worunter sie auch am Markt auftrete.

Unrichtig sei darüber hinaus die Behauptung, die Antragsgegnerin habe durch die

Erklärung

der

Lizenzbereitschaft

deutlich

gemacht,

dass

ihr

die

Ausschließlichkeitswirkung einer Marke bekannt und bewusst gewesen sei.

Allenfalls sei das Gegenteil der Fall, denn die Antragsgegnerin ermögliche dadurch

die Nutzung der Marke durch andere. Außerdem diente die Markenanmeldung

offenbar

der

Förderung der eigenen wirtschaftlichen

Interessen der

Antragsgegnerin, die unstreitig eine Alpakazucht mit Verkauf betreibe.

Da der Antrag auf Löschung der Marke ohne Aussicht auf Erfolg sei und die

Antragsgegnerin bereits außergerichtlich den Willen zur einvernehmlichen

Streitbeilegung geäußert habe, hat die Antragsgegnerin beantragt, der

Antragstellerin die Kosten des Verfahrens gem. § 63 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 11. August 2021 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen

Patent- und Markenamts den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung

der Wortmarke „VILYA“ zurückgewiesen. Den Antrag der Antragsgegnerin, der

Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hat sie ebenfalls

zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, ein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin

an der Bezeichnung „VILYA“ könne nicht festgestellt werden. Eine hinreichende

Markpräsenz und eine daraus folgende (gewisse) Bekanntheit der Kennzeichnung

im Inland seien nicht belegt. Es fehlten Nachweise, dass die Antragstellerin den

Begriff „VILYA“ im geschäftlichen Verkehr als Marke benutze. Unstreitig sei

zwischen den Parteien, dass die Antragstellerin Kriterien aufgestellt habe, die ihrer

Meinung nach ein „VILYA“-Alpaka erfüllen müsse.

Unstreitig sei auch, dass die Antragstellerin Alpakas und Alpakaprodukte verkaufe.

Nach einer Internetrecherche der Markenabteilung verwende die Antragstellerin

den Begriff „VILYA“ in ihrem Webshop aber nur bei einem einzigen Produkt, einem

weißen Alpakaschal. Bei diesem diene „VILYA“ als beschreibender Hinweis auf die

verwendete Faser („VILYA-Alpaka-Faser“), nicht aber als Herstellerkennzeichen.

Soweit die Antragstellerin vortrage, sie habe in den letzten Monaten ca. 80 Alpakas

verkauft, lege sie nicht dar, ob darunter auch „VILYA“-Alpakas gewesen seien, und

sie nenne keine Zahlen oder Umsätze.

Auch die Fallgruppe einer Spekulationsmarke liege nicht vor. Denn diese setze

voraus, dass dem Anmelder ein genereller Benutzungswille fehle und er in

unlauterer Absicht handele. Die Antragsgegnerin, die unstreitig ebenfalls Alpakas

züchte, wolle die Marke grundsätzlich benutzen. Sie habe jedoch nach eigener

Aussage derzeit keine Tiere, die den „VILYA“-Kriterien entsprächen. Das schließe

aber nicht aus, dass sie die Marke zu gegebener Zeit selbst verwenden möchte.

Auch unter anderen Gesichtspunkten stelle sich die Anmeldung der Marke nicht als

wettbewerbs- oder sittenwidrig dar. Die unstreitige Vorbenutzung der Bezeichnung

„VILYA“ durch die Antragstellerin begründe für sich allein keine »bessere Priorität«

gegenüber der Markenanmeldung. Zwar habe die Antragsgegnerin zum Zeitpunkt

der Markenmeldung Kenntnis von dieser Vorbenutzung gehabt. Das Schreiben der

Antragsgegnerin vom 17. Dezember 2019 zeige jedoch, dass es ihr bei der

Anmeldung um das eigene geschäftliche Fortkommen und nicht in erster Linie um

eine Behinderung der Antragstellerin gegangen sei.

Weitere Gründe für eine Bösgläubigkeit seien nicht ersichtlich, so dass der

Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen sei. Der Kostenantrag der Antragsgegnerin sei

ebenfalls zurückzuweisen. Der Antragstellerin könne nicht die Wahl des Mittels der

Verteidigung ihrer Rechtsposition zur Last gelegt werden. Es lasse sich zudem nicht

leugnen, dass die Antragsgegnerin eine von der Antragstellerin kreierte

Bezeichnung für sich monopolisiert habe.

Deshalb könne der im Ergebnis erfolglose Versuch der Antragstellerin, ihre Rechte

auch im Wege des markenrechtlichen Löschungsverfahren wegen Bösgläubigkeit

geltend zu machen, nicht als Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht gewertet

werden.

Die Antragstellerin hat gegen den Beschluss der Markenabteilung Beschwerde

eingelegt.

Sie habe bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke einen

schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „VILYA“ gehabt. „VILYA“ sei ein

von ihr kreiertes Kunstwort, das durch die Übersetzung von „Alpaca con lana

avicufiada" ins Englische: „Vicunja like yarn alpacas" inspiriert sei. Sie benutze die

Bezeichnung „VILYA"

für

ihre Alpakas bereits seit Jahren durchgehend.

Diesbezüglich werde auf das Vorbringen vor dem DPMA einschließlich der dortigen

Beweisantritte verwiesen.

Im Amtsverfahren hatte die Antragstellerin u.a. Kopien der Ausgabe Februar 2019

von „AllesPaka“ vorgelegt, wonach die Antragstellerin sogenannte „VILYAs“ mit

dem Ziel einer besonders herausgehobenen Faserqualität züchte. Seit April 2017

verwende und verteile die Antragstellerin auf ihrem Hof sowie bei Seminaren,

Messen und Showveranstaltungen außerdem den Flyer „VILYA-Alpakas von der

Aabach-Farm“.

Der Antragsgegnerin sei mit dem Kauf des Buchs „Warum Alpakas?“ und dem

Besuch des „Faserseminars“ der Antragstellerin mindestens seit 2016 bekannt

gewesen, dass die Antragstellerin die von ihr die gezüchteten Alpakas, die die selbst

formulierten Zuchtziele erreichen, mit „VILYA" bzw. „Vilya“ bezeichne. Die

angegriffene Marke „VILYA“ sei mit diesem Begriff identisch. Auch stimmten die

beanspruchten Waren „Alpakahaar; lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht,

Textilgarne aus Naturfasern“ mit dem Tätigkeitsbereich der Antragstellerin als

Züchterin und Verkäuferin von Alpakas und entsprechenden Produkten überein.

Die Antragsgegnerin halte zwar selbst Alpakas. Ob und in welchem Umfang sie

züchte und verkaufe, sei aber nicht erkennbar und werde vorsorglich bestritten. Die

Antragsgegnerin habe selbst vorgetragen, sie verfüge nicht über Alpakas, die den

Zuchtzielen der Antragstellerin für deren „VILYAs“ entsprächen. Der Deckhengst,

den die Antragsgegnerin bei ihr gekauft habe, sei kein „VILYA“-Alpaka gewesen.

Die bei der Markenanmeldung von der Antragsgegnerin abgegebene

Lizenzbereitschaftserklärung sei – anders als die Markenabteilung meine - kein

Umstand, der gegen die Bösgläubigkeit spreche. Sie mache im Gegenteil deutlich,

dass der Antragsgegnerin bekannt und bewusst gewesen sei, welche Wirkungen

die Marke habe und dass sie eine Monopolstellung an der von der Antragstellerin

seit Jahren verwendeten Bezeichnung „VILYA“ erlangt habe, ohne damit eigenen

Wettbewerb fördern zu können oder zu wollen.

Die Markenanmeldung stelle sich damit als erster Teilakt eines zweckwidrigen

Einsatzes der Marke dar. Die Lizenzbereitschaft mache deutlich, dass eine Störung

des Besitzstandes bzw. der Sperrung der Antragstellerin beabsichtigt gewesen sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 11. August 2021 aufzuheben, und die Löschung der Marke

30 2019 225 893 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen und

2. der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin führt aus, zutreffend habe die

Markenabteilung das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstands der

Beschwerdeführerin verneint. Diese verwende den Begriff „VILYA“ nur bei einem

einzigen Produkt und hier aber nicht als Herstellerkennzeichen. Die Nennung in

Büchern, Texten oder Seminaren stelle keine markenmäßige Verwendung dar.

Außerdem habe die Antragstellerin nichts zu Umsätzen aus dem Verkauf von

„VILYA“-Alpakas oder

„VILYA“-Produkten vorgetragen. Es fehle an einem

substantiellen Vortrag zu den von der Markenabteilung zur Verneinung eines

schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin angeführten Gründen.

Die Anmeldung der angegriffenen Marke sei auch nicht unter anderen

Gesichtspunkten als wettbewerbs-

oder

sittenwidrig anzusehen. Der

Beschwerdegegnerin sei es zu keiner Zeit um eine Behinderung der

Beschwerdeführerin gegangen. Aus ihrem Schreiben vom 17. Dezember 2019

ergebe sich, dass die Beschwerdegegnerin weder erkannt habe, dass die

Beschwerdeführerin die Bezeichnung „VILYA“ für die eigene Züchtung erfunden

habe,

noch, dass sie, die Beschwerdegegnerin, mit der Marke ein

Ausschließlichkeitsrecht

erworbenen

habe.

Im Gegenteil habe sie der

Beschwerdeführerin von Anfang an die Möglichkeit eingeräumt, die Bezeichnung

weiter zu benutzen und erklärt, keine Rechte gegen sie geltend machen zu wollen.

Dennoch habe sich die Beschwerdeführerin entschieden, ein formelles Löschungs-

und Beschwerdeverfahren durchzuführen, statt eine einvernehmliche Lösung auch

nur in Betracht zu ziehen.

Es sei unrichtig, dass die Anmeldung der beschwerdegegenständlichen Marke

einen ersten Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstelle. Eine Absicht den –

nicht vorhandenen – Besitzstand zu stören, habe die Beschwerdegegnerin nie

erkennen lassen. Dies werde von der Beschwerdeführerin lediglich nachweislos

unterstellt. Ein zweckfremder Einsatz der Marke scheide ohnehin aus, da die

Beschwerdegegnerin ebenfalls eine Alpakazucht betreibe. Zuchtziel der

Antragsgegnerin sei es, ebenfalls „VILYAs“ zu züchten, deshalb habe sie einen

Deckhengst von der Antragstellerin gekauft.

Die Antragstellerin habe die Kosten des Verfahrens zu tragen, weil der

Löschungsantrag keine Aussicht auf Erfolg gehabt habe. Außerdem habe die

Antragsgegnerin in ihrem Schreiben vom 17. Dezember 2019 – also vor dem

Löschungsantrag vom 17. Juli 2020 - ihre Bereitschaft zu einer gütlichen Einigung

mit der Antragstellerin signalisiert. Außerdem habe sie die Möglichkeit eines

kostengünstigeren Widerspruchs gegen die Eintragung trotz Kenntnis derselben

verstreichen lassen. Sinn und Zweck des Vorgehens scheine die Entstehung von

Kosten auf Seiten der Antragsgegnerin zur Unterbindung einer aufkommenden

möglichen Wettbewerberin zu sein.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde der Antragstellerin ist gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthaft und

auch im Übrigen zulässig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg.

1. Der Antrag auf Nichtigerklärung vom 17. Juli 2020 ist nach § 53 Abs. 1 und 2

MarkenG zulässig. Der Antrag ist ordnungsgemäß gestellt worden, insbesondere

wurde der Nichtigkeitsantrag konkret auf das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr.

14 MarkenG gestützt. Der der Beschwerdegegnerin am 22. Juli 2020 zugesandte

Löschungsantrag ist am 27. Juli 2020 zugestellt worden. Der Widerspruch der

Beschwerdegegnerin vom 14. September 2020 ist daher rechtzeitig innerhalb der

Zweimonatsfrist (§ 53 Abs. 4, Abs. 5 Satz 1 MarkenG) beim DPMA eingegangen,

so dass das Löschungsverfahren durchzuführen war.

2. Von Bösgläubigkeit ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich

oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 - GLÜCKSPILZ;

GRUR 2016, 378 Rn. 16 - LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 Rn. 10 - lvadal). Die

Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend

und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (vgl.

EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR

2009, 780 Rn. 10 - lvadal). Ein Anmelder handelt dabei nicht allein deshalb unlauter,

weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren oder

Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen

formalen Kennzeichenschutz

erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792 Rn. 37 - Malaysia Dairy

Industries). Ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd.

Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des

Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der

Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers

ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke

für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel

der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den

weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (vgl. BGH GRUR 1998, 1034 - Makalu;

GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS). Darüber

hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen

eines schutzwürdigen Besitzstandes, auch dann bösgläubig sein, wenn sich die

Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder

sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insbesondere darin

gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke

verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des

Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 - EROS; GRUR

2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS).

Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit aber erst dann, wenn

seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende

Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des

Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung

des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet

ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 28 - GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917 Rn.

23 - EROS; BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS). Für eine

Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen

Markenanmelder und Drittem eine ersichtliche Wettbewerbssituation besteht und

die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke durch den

Dritten erkennbar zumindest ein wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, wobei

es sich nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (vgl. BGH GRUR 1986,

74 - Shamrock III; GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000;

GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 Rn. 23 - EROS; BPatG

GRUR 2006, 1032 - E 2).

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung

maßgeblich. Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des

Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus, denn aus diesem

Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt

vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 14 -

GLÜCKSPILZ; BPatG 29 W (pat) 16/14 Rn. 64 - YOU & ME; Ströbele in:

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 8 Rn. 1081).

3. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze

vermögen die von der

Beschwerdeführerin genannten Gründe die Annahme eines bösgläubigen

Verhaltens der Beschwerdegegnerin im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung

der angegriffenen Marke 30 2019 225 893 nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu

stützen. Weder ist eine bösgläubige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt

der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands der Beschwerdeführerin gegeben,

noch kann eine Bösgläubigkeit der Anmeldung unter dem Gesichtspunkt eines

beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des

Wettbewerbskampfes oder der Anmeldung einer Spekulationsmarke oder aus

sonstigen Gründen angenommen werden.

a. Die Nichtigkeitsantragstellerin

stützt

ihren

Bösgläubigkeitsverwurf

maßgeblich darauf, dass mit der Anmeldung der angegriffenen Marke

vorsätzlich und rechtsmissbräuchlich in einen zu ihren Gunsten bestehenden

Besitzstand eingegriffen worden sei. Wie bereits die Markenabteilung zutreffend

ausgeführt hat, lässt sich dem vorgetragenen Sachverhalt der geltend gemachte

schutzwürdige

Besitzstand

der Nichtigkeitsantragstellerin

an

der

streitgegenständlichen Bezeichnung nicht entnehmen.

aa. Der fremde Besitzstand muss durch eine hinreichende Marktpräsenz und

daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland belegt sein (vgl. BGH

GRUR 2014, 780 – Liquidrom; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14.

Aufl., § 8 Rn. 1126). Dazu sind in erster Linie Angaben zum Umsatz und zu den

Werbeaufwendungen,

zur Dauer

der Benutzung,

zu

bestehenden

Konkurrenzverhältnissen sowie Marktpositionen und zur Bedeutung dieser Größen

für das Unternehmen erforderlich (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 - Flasche mit

Grashalm). Wer einen eigenen Besitzstand geltend macht, hat dessen Vorliegen

spezifiziert darzulegen und – im Bestreitensfall – auch zu beweisen (vgl. Ströbele

in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 1133). Dieser ihr

obliegenden Darlegungsverpflichtung

ist die Löschungsantragstellerin nicht

nachgekommen.

Unstreitig ist zwischen den Parteien, dass die Antragstellerin Kriterien aufgestellt

hat, die ihrer Meinung nach ein „VILYA“-Alpaka erfüllen muss. Unstreitig ist auch,

dass die Antragstellerin Alpakas und Alpakaprodukte verkauft. Die Antragstellerin

hat im Amtsverfahren verschiedene Unterlagen vorgelegt u.a.:

· eine Kopie der Ausgabe „AllesPaka“ von Februar 2019, wo es auf Seite 39

heißt, die Antragstellerin züchte sogenannte „VILYAs“ mit dem Ziel einer

besonders herausgehobenen Faserqualität,

· Flyer mit der Überschrift „VILYA-Alpakas von der Aabach-Farm“ die sie seit

April 2017 verwende und auf dem Hof, bei Seminaren, Messen und

Showveranstaltungen verteile,

· eine Website der von ihr betriebenen Aabach-Farm, wo es heißt „Wir haben

die größte Auswahl an VILYA-Alpakas“.

Weder diese Unterlagen noch der weitere Vortrag der Antragstellerin enthalten

konkrete Angaben zu Art und Umfang der Benutzung, aus denen sich ermitteln

ließe, welche konkrete Bedeutung die Kennzeichnung bei der geschäftlichen

Betätigung der Antragstellerin erlangt hat. Es fehlen vor allem Nachweise dazu,

dass die Bezeichnung „VILYA“ markenmäßig benutzt worden ist und sich hieraus

eine gewisse Verkehrsbekanntheit entwickelt hat.

Das gilt auch, soweit die Antragstellerin - von der Antragsgegnerin bestritten -

ausführt, dass es sich bei der Bezeichnung „VILYA“ um ein von ihr kreiertes

Kunstwort handle. So hat sie selbst mit dem Schriftsatz vom 8. Dezember 2020 den

Auszug „Faserbewertung von Alpakas“ vorgelegt, wo es auf S. 13 heißt „Das ideale

Zuchtziel ist immer noch das Vicunja, weshalb im Süden Perus das Alpaca

avincunada oder VILYA (Vicunja-Like-Yarn-Alpaca) als optimales Zuchtziel gilt“.

Unabhängig davon hat die Markenabteilung - von der Antragstellerin nicht

angefochten - festgestellt, dass die Antragstellerin in ihrem Webshop lediglich ein

Produkt mit der Bezeichnung „VILYA“ anbietet, nämlich einen Schal aus der „besten

VILYA-Faser der hochwertigsten Alpakas“. Mit der Markenabteilung ist davon

auszugehen, dass „VILYA“ in diesem Zusammenhang als beschreibender Hinweis

auf die besondere Qualität der verwendeten Faser, nicht aber als

Herstellerkennzeichen verwendet wird.

Hinsichtlich der verkauften Tiere trägt die Antragstellerin zwar vor, sie habe in den

letzten Monaten ca. 80 Alpakas verkauft. Sie legt aber nicht dar, ob darunter auch

die von

ihr bezeichneten „VILYA-Alpakas“ waren, und sie nennt keine

Umsatzzahlen.

Zum Vorliegen des behaupteten Besitzstands an dem Begriff „VILYA“ hat die

Antragstellerin im Beschwerdeverfahren nicht weiter vorgetragen und auch keine

weiteren Nachweise vorgelegt. Daher bleibt es dabei, dass ein schutzwürdiger

Besitzstand vorliegend nicht festgestellt werden kann.

bb. Davon abgesehen fehlt es auch an Anhaltspunkten für einen bösgläubigen

Eingriff durch die Beschwerdegegnerin.

(1) Zwar geht der Senat davon aus, dass der Beschwerdegegnerin die Nutzung des

Begriffs „VILYA“ durch die Beschwerdeführerin bekannt war. Das ergibt sich aus

dem Schreiben der Antragsgegnerin auf die Abmahnung durch die Antragstellerin

vom 17. Dezember 2019. Darin bestreitet die Antragsgegnerin nicht, zum Zeitpunkt

der Anmeldung gewusst zu haben, dass die Antragstellerin die Bezeichnung

„VILYA“ für Alpakas mit einer Faserqualität ähnlich der von Vicunjas verwendete.

Sie führt lediglich aus, dass sie davon ausging, es handele sich um eine bestimmte

Zuchtrichtung von Alpakas, der Begriff aber nichts mit der Antragstellerin zu tun

habe. Es wäre auch erstaunlich, wenn die Antragsgegnerin nach dem Erwerb des

Buchs „Warum Alpakas?“ und nach dem Besuch mehrerer Seminare bei der

Antragstellerin, wo die Bezeichnung „VILYA“ offenbar verwendet wurde, rein zufällig

die identische Bezeichnung als Marke für Waren rund um Alpakas angemeldet

hätte.

(2) Allerdings ist nicht feststellbar, dass die Störung eines etwaigen Besitzstands

der Beschwerdeführerin ein wesentliches Motiv bei der Anmeldung war. Die

Inhaberin der angegriffenen Marke hat diese zum Aufbau einer eigenen Zuchtlinie

von „Vicunja like yarn alpacas", also „VILYAs“ und damit nicht in unlauterer Weise

angemeldet.

In diesem Zusammenhang betont die Antragstellerin, die Antragsgegnerin sei nicht

in der Lage, Alpakas, die den Zuchtzielen der Antragstellerin entsprechen,

anzubieten. Zutreffend weist die Antragsgegnerin in diesem Zusammenhang aber

darauf hin, dass sie nicht an die Zuchtziele der Antragstellerin gebunden sei.

Insofern spricht es nicht für Bösgläubigkeit, wenn sie angibt, zur Erreichung dieses

Zuchtziels einen Deckhengst von der Antragstellerin gekauft zu haben, der nach

deren Angaben – angesichts des niedrigen Preises - kein „VILYA“-Zuchthengst sein

konnte.

Außerdem spricht allein die Tatsache, dass eine Ware bisher nicht angeboten

wurde, grundsätzlich noch nicht dafür, dass der Anmelder mit der Anmeldung keine

eigenen Interessen verfolgt

(vgl. Schoene in BeckOK Markenrecht, Kur/v.

Bomhard/Albrecht, 25. Edition, Stand: 01.04.2021, § 8, Rn. 903, EuG T-33/11,

GRUR Int 2012, 647 Rn. 25, 28 — BIGAB).

Auch das Schreiben der damals anwaltlich nicht vertretenen Antragsgegnerin vom

17. Dezember 2019 auf Abmahnung der Antragsgegnerin spricht gegen eine

Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin. Das Schreiben legt nahe, dass die

Antragsgegnerin davon ausging, dass es sich bei „VILYA“ um eine im Süden Perus

benutzte Abkürzung der Zuchtrichtung „Vicunja Like Yarn Alpacas“ handele, aus

der sich die Eigenschaften der so bezeichneten Tiere ableiten ließen. Bis heute

beteuert die Antragsgegnerin, sie wolle keine Rechte gegen die Antragstellerin

geltend machen. Wie die Markenstelle zutreffend ausführt, ist dazu die Behauptung

der Antragsgegnerin stimmig, sie habe die Eintragung der Lizenzbereitschaft mit

der Markenanmeldung beantragt, um auch der Antragstellerin eine Möglichkeit zu

geben, die Bezeichnung zu nutzen. Dazu passt ebenfalls die Andeutung, dass sie

der Antragstellerin eine Lizenz möglicherweise ohne Zahlung gewähren würde.

Zutreffend geht die Markenabteilung deshalb davon aus, dass der Antragsgegnerin

bei der Anmeldung nicht in erster Linie um eine Störung eines etwaigen

Besitzstands der Antragstellerin gegangen ist.

b. Bei der angegriffenen Marke handelt es sich auch nicht um eine

Spekulationsmarke, d. h. eine Marke, die allein mit dem Ziel geschützt werden soll,

um gutgläubige Dritte unter Druck zu setzen, ohne dass ein genereller

Benutzungswille des Markenanmelders vorliegt (vgl. BGH GRUR 2001, 242 -

Classe E). Diese Annahme stützende Tatsachen sind nicht vorgetragen worden und

auch nicht ersichtlich. Wie bereits dargelegt,

fehlt es an ausreichenden

Anhaltspunkten für eine vorrangige Behinderungsabsicht der Beschwerdegegnerin,

insbesondere an einem Vorgehen gegen die Beschwerdeführerin.

c. Es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, die zu der Annahme berechtigen, die

Inhaberin der angegriffenen Marke habe diese zu dem Zweck angemeldet,

Löschungsantragstellerin unter Druck zu setzen bzw. sie zum Abschluss einer

kostenpflichtigen Lizenzvereinbarung zu zwingen. Wie bereits ausgeführt, ist diese

Absicht nicht feststellbar.

Gegen eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin spricht auch der Umstand, dass

die Antragstellerin zum Anmeldezeitpunkt der streitgegenständlichen Marke über

eine andere Marke, nämlich die Wort-/Bildmarke

(Az.: 30 2008 019 993)

verfügte, mit der sie offenbar beim Verkauf ihrer Alpaka-Produkte am Markt auftrat

und nach wie vor auftritt.

d. Sonstige Umstände, die mit der erforderlichen Sicherheit auf ein bösgläubiges

Verhalten der Markeninhaberin schließen lassen, sind nicht ersichtlich. Sämtliche

von der Beschwerdeführerin angeführten Aspekte vermögen auch in ihrer

Gesamtschau ein bösgläubiges Verhalten der Beschwerdegegnerin im Zeitpunkt

der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke nicht zu belegen. Ist die

Feststellung eines Schutzhindernisses, auch unter Berücksichtigung der von den

Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht

zweifelsfrei möglich, muss es jedoch bei der Eintragung der angegriffenen Marke

sein Bewenden haben (BGH, GRUR 2010, 138, Rn. 48 – Rocher-Kugel; BPatG,

GRUR 2006, 155 – Salatfix).

B. Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung

gemäß §

71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte die ihm

erwachsenen Kosten selbst trägt.

Der Antrag der Beschwerdegegnerin „…die Beschwerde der Beschwerdeführerin

… auf ihre Kosten zurückzuweisen“ ist dahingehend auszulegen, dass es sich nur

um die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens handelt.

Es liegen keine Billigkeitsgründe vor, die dafür sprechen, der Antragstellerin die

Kosten

des

Beschwerdeverfahrens

gemäß § 71

Abs. 1

Satz 1

MarkenG aufzuerlegen. Lediglich, wenn der Löschungsantrag auf Gründe

gestützt wird, für die es weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur auch

nur

ansatzweise

eine Bestätigung

gibt,

sind

die Kosten

dem

Löschungsantragsteller aufzuerlegen (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering,

MarkenG, 14. Aufl., § 71 Rn. 21 m. w. N.). Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht

vor.

Auch wenn der Löschungsantrag zurückzuweisen war, hat die Antragsgegnerin mit

dem Wortzeichen „VILYA“ eine Marke angemeldet, von der sie wusste, dass die

Antragstellerin Alpakas, die die von ihr gestellten Anforderungen erfüllten, als

„VILYAs“ bezeichnete. Der Vortrag der Antragsgegnerin, der Antragstellerin ggf.

eine Lizenz an ihrer Marke einräumen zu wollen, verdeutlicht ihr Wissen, dass die

Antragstellerin die Bezeichnung weiterhin nutzen wollte.

Vor diesem Hintergrund kann der Antragstellerin die Wahl des Mittels der

Verteidigung ihrer Rechtsposition nicht zur Last gelegt werden. Grundsätzlich steht

ihr diese frei. Insbesondere bedurfte es vor der Stellung des Löschungsantrags

keiner Vergleichsverhandlungen. Deshalb kann der – im Ergebnis erfolglose –

Versuch der Antragstellerin, ihre Rechte im Wege des markenrechtlichen

Löschungsverfahren wegen Bösgläubigkeit geltend zu machen, nicht als Verletzung

der prozessualen Sorgfaltspflicht gewertet werden, die eine alleinige Kostentragung

durch die Antragstellerin als billig erscheinen ließe.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der

Inhaberin der angegriffenen Marke das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt

worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten

schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Weitzel

…