BPatG Beschluss vom 28.03.2024 – 12 W (pat) 2/24

BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 2/24 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2023 000 435.9

…

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

28. März 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe,

der Richterin Berner sowie der Richter Dipl.-Ing. Univ. Richter und Dipl.-Ing. Univ.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder beschlossen:

1 . Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F03D des Deutschen Pate-

und Markenamts vom 27. Oktober 2023 wird aufgehoben.

2 . Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren

Prüfung und Entscheidung auf der Grundlage des nunmehr geltenden

(einzigen) Patentanspruchs vom 15. Februar 2024 sowie Beschreibung und

Abbildungen 1 und 2 vom 7. Februar 2024 zurückverwiesen.

ECLI:DE:BPatG:2024:280324B12Wpat2.24.0

G r ü n d e :

I.

Die vorliegende Patentanmeldung 10 2023 000 435.9 wurde am 11. Februar 2023

beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet. Sie trägt die

Bezeichnung „Zwillingswindkraftturbine“ und wurde von der Prüfungsstelle F03D

des DPMA mit Beschluss vom 27. Oktober 2023 zurückgewiesen (§ 42 Absatz 3

Satz 1 Patentgesetz).

Die Prüfungsstelle begründet die Zurückweisung gemäß § 48 Patentgesetz (PatG)

mit den Gründen des Bescheids vom 3. Juli 2023. Darin hatte sie mitgeteilt, dass

der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs in der Fassung vom 13. Juni 2023

mangels Neuheit (§ 3 PatG) nicht patentfähig sei (§ 1 PatG), da er aus der

Offenlegungsschrift DE 100 34 492 A1 (E1) als Stand der Technik bekannt sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 29. November 2023 beim DPMA

eingegangene Beschwerde des Anmelders.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß:

1. Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses der Prüfungsstelle für Klasse

F03D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 2023.

2. Zurückverweisung der Anmeldung zur weiteren Prüfung und Erteilung an das

Deutsche Patent- und Markenamt mit folgenden Unterlagen:

- (einziger) Patentanspruch in der Fassung vom 15. Februar 2024

(eingegangen am 19. Februar 2024),

- Beschreibung in der Fassung vom 7. Februar 2024 (Datum der

Unterschrift: 10. Februar 2024),

- Zeichnungsseiten 1 und 2 mit Abbildungen 1 und 2 in der Fassung

vom 7. Februar 2024 (Datum der Unterschrift: 10. Februar 2024).

Der

(einzige) Anspruch

in der Fassung vom 15. Februar 2024

lautet

(Gliederungsbezeichnung senatsseitig):

M0

M1

M2

M3

Windkraftanlage,

- bestehend aus einem Turm

- mit einer an der Turmspitze befindlichen Gondel,

- diese umfassend einen sich – in Windrichtung gesehen – vor der

Gondel um die Horizontalachse drehenden ersten Rotor mit

Rotorblättern,

dadurch gekennzeichnet, dass

M4

- senkrecht oberhalb, direkt auf und an dieser ersten Gondel und

nicht am Turm eine gesonderte zweite Gondel angeordnet ist,

M4.1

- diese umfassend einen in Windrichtung um 180°

entgegengesetzt zum ersten Rotor in Längsrichtung hinter der

ersten Gondel angeordneten und

M4.2

- ebenfalls um die Horizontalachse, jedoch – in Windrichtung

gesehen – entgegen dem ersten Rotor drehenden zweiten Rotor.

Im Verfahren befinden sich

folgende von der Prüfungsstelle mitgeteilte

Entgegenhaltungen:

E1:

E2:

E3:

E4:

E5:

DE 100 34 492 A1

DE 10 2010 008 126 A1

DE 10 2009 008 805 A1

US 2013/0300123 A1

DE 10 2008 053 012 A1

E6: WO 2018/054438 A1

E7:

EP 2 447 522 A1

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1) Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses

und zur Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79

Absatz 3 Nummer 1 und 3 PatG.

2) Als Fachmann für die Erfindung zuständig ist ein Ingenieur der Fachrichtung

Maschinenbau (Abschluss Dipl.-Ing. (FH) oder Bachelor) mit mehrjähriger

Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Windenergieanlagen.

3) Der Gegenstand des (einzigen) Patentanspruchs ist ursprünglich offenbart, der

Anspruch daher zulässig (§ 38 PatG).

Vom Anmeldetag, dem 11. Februar 2023, liegt folgende Offenbarung vor

(hochgestellte Zahlen in blauer Farbe vor Sinnabschnitten sind senatsseitig

hinzugefügt):

Die Merkmale (M0, M1, M2, M3) im Oberbegriff des Anspruchs gehen hervor aus

der ursprünglichen Abbildung 1 in Verbindung mit der Beschreibung, insbesondere

den Sinnabschnitten 1 und 2 („1Windkraftturbinen sind mit einer Gondel

(Maschinenraum) und 2davor mit Rotorblättern ausgestattet“).

Dass wie entsprechend Merkmal M4 senkrecht oberhalb, direkt auf und an dieser

ersten Gondel und nicht am Turm eine gesonderte zweite Gondel angeordnet ist,

zeigt der Sinnabschnitt 3 („3Ein Patentbeantrage ich für eine zweite Gondel“) in

Verbindung mit Abbildung 2 auf.

Dass die zweite Gondel einen – in Windrichtung um 180° entgegengesetzt zum

ersten Rotor in Längsrichtung hinter der ersten Gondel angeordneten – zweiten

Rotor aufweist (Merkmal M4.1) offenbaren Sinnabschnitt 5 („5Die Gondel ist um 180

Grad zu drehen 6und die Rotorblätter so auszurichten, dass der Wind von vorne auf

den Propeller trifft!“) und Abbildung 2.

Mit Sinnabschnitt 7 („7Im Ergebnis drehen sich die hinteren entgegen de[n] vorderen

Rotorblätter[n]!“) und in Verbindung mit Abbildung 2 ist offensichtlich, dass der

zweite Rotor ebenfalls um eine Horizontalachse, jedoch entgegen dem ersten Rotor

dreht (Merkmal M4.2).

Auch die Änderung der ursprünglichen eingereichten Beschreibung einschließlich

der Bezeichnung sowie der Figuren erweitern den Gegenstand der Anmeldung

nicht.

Die Beschreibung wurde entsprechend den formalen Erfordernissen gemäß

Patentverordnung

(PatV)

angepasst.

Zusätzlich

wurde

in

der

Beschreibungseinleitung der relevante, von der Prüfungsstelle mitgeteilte Stand der

Technik angegeben.

Bei den beiden Figuren wurde die Abbildung 1 als „Stand der Technik“ gezeichnet,

ansonsten sind die Zeichnungen inhaltlich unverändert.

4) Der Gegenstand des Patentanspruchs ist durch den bisher im Verfahren

befindlichen Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt. Er ist

daher neu (§ 3 PatG) und beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

Denn keine der als Stand der Technik im Verfahren offenbarten Windkraftanlagen

weist das Merkmal M4 auf, demnach (senkrecht) oberhalb, direkt auf der ersten

Gondel – und nicht am Turm – eine gesonderte zweite Gondel angeordnet ist.

a) Bei E1 (DE 100 34 492 A1) sind zwar mit dortiger „Windkrafterzeugungsanlage

mit zwei Rotoren“, mit einem Standträger a, Rotoren c mit Rotorflügeln d, der

Maschinenkammer e (Abs. 0006) und der (vorderen) Anlage sowie der hinteren

Anlage (Abs. 0009), diese mit auch entgegengesetzt laufenden Rotorflügeln (Abs.

0010), ebenfalls die Merkmale M0, M1 sowie wortlautgemäß die Merkmal M3, M4.1

und M4.2 ersichtlich.

E1, Fig. 1 und 2 (farbige Eintragungen senatsseitig)

Da jedoch zwischen Turm und Gondel stets Verbindungsarme f angeordnet sind

und beide Gondeln zudem auf gleicher Höhe und nicht direkt übereinander

angeordnet sind, fehlt es jedenfalls an dem Merkmal M4.

b) Die E2 (DE 10 2010 008 126 A1) zeigt eine Windkraftanlage mit zwei gegenseitig

am Turm angebrachten Rotoren (E2, Anspruch 2) und damit wie entsprechend den

Merkmalen M0, M1, M2 (s. E2, oberste Gondel mit Rotor 1), M3 sowie

wortlautgemäß dem Merkmal M4.1. Jedoch fehlt es der E2 an einer dem Merkmal

M4 entsprechenden senkrecht oberhalb, direkt auf und an dieser Gondel und nicht

am Turm angeordneten zweiten Gondel. Selbst wenn die untere Gondel mit Rotor

2 als eine an der Turmspitze befindliche (erste) Gondel angesehen würde (vgl.

Merkmal M2) , befände sich die obere Gondel mit Rotor 1 nicht „direkt auf und an

dieser ersten Gondel“ und wäre zudem ausdrücklich (E2, Anspruch 2) am Turm

angebracht und damit jeweils abweichend vom (fehlenden) Merkmal M4. Zudem

fehlt es an einer Offenbarung, dass die Rotoren entgegengesetzt drehen

(fehlendes Merkmal M4.2).

E2, Zeichnung 1 (Auszug)

c) Die in der E3 (DE 10 2009 008 805 A1) vorgeschlagenen Ausführungen von

Windkraftanlagen weisen durchgehend nur eine Gondel mit jedoch zwei in

Längsrichtung der Gondel entgegengesetzt angeordneten und auch zueinander

entgegengesetzt drehenden Rotoren auf (Abs. 0025). In der Ausführung nach Fig.

5 sind diese z. B. – anders als in den anderen Ausführungsbeispielen – auch nicht

koaxial angeordnet. Damit weist die E3 zwar die Merkmale M0, M1, M2, M3 und

wortlautgemäß die Merkmale M4.1 und M4.2 auf. Es fehlt jedoch am Merkmal M4.

Denn die E4 offenbart keine Windkraftanlage mit einer senkrecht oberhalb, direkt

auf und an der ersten Gondel und nicht am Turm angeordneten zweiten Gondel.

E3, Fig. 5

d) Die E4 (US 2013/0300123 A1) offenbart eine Windkraftanlage mit einer ersten

Gondel (first wind generating set) 31 auf dem Turm (tower column) 2 nahe der

Spitze und einer zweiten Gondel (second wind generating set) 32 am Turm (tower

column) 2 unterhalb der Spitze (below the top), bevorzugt in der Mitte (Abs. 0008 f.,

0032), wobei die jeweiligen Rotoren entgegengesetzt drehen und die jeweiligen

Gondeln individuell in entgegengesetzter Richtung ausgerichtet werden (Abs. 0013,

0033 Z. 6 – 8, 0035 Z. 3 – 10, Anspruch 2). Damit offenbart die E4 zwar eine

Windkraftanlage mit den Merkmalen M0, M1, M2, M3 sowie wortgemäß die

Merkmale M4.1 und M4.2. Es fehlt jedoch am Merkmal M4, nämlich einer solchen

(gesonderten) zweiten Gondel, die senkrecht oberhalb, direkt auf und an der ersten

Gondel und nicht am Turm angeordnet ist.

E4, Fig. 1, 2

e) Die E5 (DE 10 2008 053 012 A1) offenbart Wind- und Strömungskraftanlagen

(WSKA), bei denen in einer Ausführungsform Windrad 1 und Windrad 2

entgegengesetzt an beiden Seiten eines Maschinenhauses/Gondel

(dort

Generatorgehäuse genannt) angeordnet sind und dabei Rotor bzw. Stator

entgegengesetzt drehen (Abs. 0027), in einer zweiten Ausführungsform (E5, Abb.

2) befinden sich sogar zwei Windräder auf jeder Seite, die jeweils Generatorrotor

bzw. -stator in der Gondel entgegengesetzt zueinander antreiben.

Damit zeigt die E5 zwar eine Windkraftanlage entsprechend den Merkmalen M0,

M1, M2, M3 sowie wortsinngemäß den Merkmalen M4.1 und M4.2 auf. Es fehlt

jedoch auch hier am Merkmal M4 (gesonderte zweite Gondel ist senkrecht

oberhalb, direkt auf und an der ersten Gondel und nicht am Turm angeordnet).

E6, Abb. 1

f) Die E6 (WO 2018/054438 A1) zeigt neben Anlagen wie in E3 (s. E6 Fig. 3) auch

zusätzlich solche Ausführungen wie in Fig. 2 und 4, bei denen mehrere Rotoren mit

zugehörigen Gondeln an von einem Turm (tower) 12/36 ausgehenden Auslegern

(support arms) 38. Auch können Rotoren entgegengesetzt angeordnet sein (Fig. 4

mit „four upstream energy generating units“ 32a-d und einer „downstream

generating unit“ 32e).

Damit zeigt die E5 mit ihren Ausführungen entsprechend Fig. 2 und insb. Fig. 4 zwar

Windkraftanlagen mit zumindest den Merkmalen M0, M1, M3 sowie für sich selbst

genommen M4.1 und M4.2, nicht jedoch mit dem Merkmal M4.

E6, Fig. 2, 3, 4

g) Die Anlage nach E7 (EP 2 447 522 A1) enthält gegenläufig rotierende

Generatoren 1 in einer Gondel (shaft body) 10 auf einem Pfahl (support rod) 11

als Turm.

Damit offenbart die Anlage nach E7 zwar die Merkmale M0, M1, M2, M3 sowie für

sich genommen das Merkmal M4.1 und M4.2, nicht jedoch das Merkmal M4.

E7, Fig. 1

h) Da sämtliche

im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen keine

Windkraftanlage mit dem Merkmal M4 aufweisen, führt dieser Stand der Technik

auch in der Zusammenschau und in beliebiger Kombination untereinander nicht zu

einem Gegenstand wie entsprechend dem (einzigen) Patentanspruch. Ein solcher

Gegenstand ist dem Fachmann auch unter Einbeziehung seines Fachwissens nicht

nahegelegt.

Damit ist der Gegenstand des (einzigen) Patentanspruchs im Lichte der im

Verfahren befindlichen Druckschriften neu und beruht auch auf einer erfinderischen

Tätigkeit.

5) Die Sache ist noch nicht entscheidungsreif. Der Senat hat daher nach § 79

Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 PatG davon abgesehen, in der Sache selbst zu

entscheiden.

Wie aus der Amtsakte ersichtlich, hat die Prüfungsstelle zum Gegenstand des

vorliegenden (einzigen) Patentanspruchs, hier insb. zum Merkmal M4, nicht

gesondert recherchiert. Denn sie ist – zutreffend – vom damaligen (einzigen)

Patentanspruch in der Fassung vom 13.06.2023 ausgegangen, in dem – anders als

im Merkmal M4 – der konkrete Ort für eine zweite Gondel noch nicht aufgeführt war.

Dort hieß es nur „Statt einer Gondel, wie bisher, wird eine zweite Gondel […]

montiert“.

Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem

Gesichtspunkt der §§ 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung möglicherweise

entgegenstehender Stand der Technik existiert. Zu dessen Ermittlung sind aufgrund

der ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in erster Linie die

Prüfungsstellen des Patentamts berufen. Da eine sachgerechte Entscheidung nur

aufgrund einer umfassenden Recherche des relevanten Standes der Technik

ergehen kann, war die Sache – auch um dem Anmelder keine Tatsacheninstanz zu

nehmen – zur weiteren Prüfung und Entscheidung sowie daraus folgender,

eventuell erforderlicher Anpassung der Unterlagen an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurückzuverweisen. Dabei hat die Prüfungsstelle hinsichtlich der Frage

der Zulässigkeit und der Patentfähigkeit bezüglich des bisher

im Verfahren

befindlichen Standes der Technik die unter den vorherigen Ziffern 3 und 4 genannte

Rechtsauffassung des Senats zugrunde zu legen (§ 99 Absatz 1 PatG i. V. m. § 572

Absatz 3 ZPO).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2.

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

3.

4.

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu

unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe,

einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf

beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rothe

Berner

Richter

Ausfelder