BPatG Beschluss vom 05.07.2024 – 1 W (pat) 1/24

BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 1/24 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 50 2017 008 081 (EP 3 405 240)

(wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5.

Juli 2024 durch die Präsidentin Dr. Hock, den Richter Schell und die Richterin

Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2024:050724B1Wpat1.24.0

I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des vom Europäischen Patentamt (EPA) u.a.

mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patents EP 3 405 240,

das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen 50

2017 008 081 geführt wird.

Mit Bescheid vom 14. Oktober 2020 teilte das DPMA dem als Vertreter der

Patentinhaberin auftretenden Rechtsanwalt das Aktenzeichen mit, unter dem das

mit der Veröffentlichungsnummer 3 405 240 vom EPA erteilte Patent vom DPMA

geführt wird. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass weitere Zustellungen an ihn

nur nach Vorlage einer Vollmacht bzw. Anzeige der Vertretungsübernahme

erfolgen könnten. Entsprechende Nachweise wurden in der Folgezeit jedoch nicht

eingereicht.

Mit direkt an die Patentinhaberin gerichtetem Bescheid vom 12. Juli 2022 teilte

das DPMA unter Hinweis auf die einschlägigen gesetzlichen Regelungen mit, dass

die 6. Jahresgebühr nicht in voller Höhe entrichtet worden sei. Nach Erhöhung der

Jahresgebühren für Patentanmeldungen und Patente zum 1. Juli 2022 betrage die

6. Jahresgebühr nicht mehr 130 Euro, sondern 150 Euro. Der offene Fehlbetrag

von 20 Euro könne noch bis zum 1. Februar 2023 gezahlt werden, anderenfalls

erlösche das Patent. Nachdem bis zu dem genannten Zeitpunkt keine Zahlung

eingegangen war, vermerkte das DPMA im Patentregister das Erlöschen des

Patents zum 2. Februar 2023 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr.

Mit Schreiben vom 28. Juli 2023 beantragte der frühere Vertreter der

Patentinhaberin die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und machte zur

Begründung geltend, er sei als anwaltlicher Vertreter der Patentinhaberin nicht

davon unterrichtet worden, dass hinsichtlich der 4. Jahresgebühr des Patents eine

Verspätung mit Rechtsverlust drohe. Er werde die 4. Jahresgebühr wegen

Lizenzbereitschaft mit Verspätungsgebühr sowie die 5. Jahresgebühr noch heute

per Sofortüberweisung an das DPMA überweisen.

Mit an die Patentinhaberin gerichtetem und dem früheren Vertreter als Kopie

übermitteltem Zwischenbescheid vom 11. August 2023 teilte die Patentabteilung

des DPMA mit, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der

Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr einschließlich Verspätungszuschlags

voraussichtlich als unzulässig zu verwerfen sein werde. Die 6. Jahresgebühr in

Höhe von 150 Euro sei am 31. Juli 2022 fällig geworden und hätte bis zum Ablauf

des 30. September 2022 zuschlagsfrei entrichtet werden können. Es sei aber

lediglich ein Betrag von 130 Euro entrichtet worden. Der Unterschiedsbetrag von

20 Euro zwischen bisheriger und aktueller Jahresgebühr hätte aufgrund der

Regelung des § 13 Abs. 4 PatKostG noch bis zum 1. Februar 2023 entrichtet

werden können, was jedoch nicht erfolgt sei. Das Patent gelte deshalb seit dem 2.

Februar 2023 als erloschen. Der eingezahlte Betrag von 130 Euro sei am 22. März

2023 zurückgezahlt worden. Am 28. Juli 2023 habe der frühere Vertreter der

Patentinhaberin Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit

Verspätungszuschlag beantragt und die 4. Jahresgebühr bei Lizenzbereitschaft

mit Verspätungszuschlag eingezahlt, obwohl eine solche Lizenzbereitschaft für

das Patent nicht erklärt worden sei. Die 6. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag

sei dagegen nicht entrichtet worden, so dass es an der erforderlichen Nachholung

der versäumten Handlung fehle. Im Übrigen liege für den Verfasser des

Wiedereinsetzungsantrages immer noch keine Vollmacht und auch keine

Vertreterbestellung für die nationale Phase des EP-Patents vor.

In seiner Erwiderung vom 21. August 2023 kritisierte der frühere Vertreter der

Patentanmelderin die Ausführungen der Patentabteilung und forderte das DPMA

sinngemäß auf, den fehlerhaften Zwischenbescheid nochmals zu überarbeiten

und ihm dann einen rechtsmittelfähigen Beschluss zukommen zu lassen.

Insbesondere solle die Frage geklärt werden, wieso bei einem am 4. Juli 2017

international angemeldeten Patent am 31. Juli 2022 die 6. Jahresgebühr fällig

werde.

Mit Beschluss vom 25. September 2023 hat die Patentabteilung den Antrag auf

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als unzulässig verworfen und dabei zur

Begründung auf den Zwischenbescheid vom 11. August 2023 verwiesen.

Ergänzend wurde ausgeführt, dass sich die Fälligkeit der Jahresgebühren nach

dem Anmeldedatum der europäischen Patentanmeldung richte, also dem 4. Juli

2017. Da der Hinweis auf die Erteilung des Patents durch das EPA am 4.

November 2020 veröffentlicht worden sei, ergebe sich als erste beim DPMA fällig

gewordene Jahresgebühr die 5. Jahresgebühr, mit Fälligkeit zum 31. Juli 2021.

Am 31. Juli 2022 sei dann die 6. Jahresgebühr fällig geworden, jedoch nicht in

voller Höhe entrichtet geworden. Eine Zahlung der 6. Jahresgebühr mit

Verspätungszuschlag sei auch nicht innerhalb der Frist des § 123 PatG erfolgt, so

dass keine Nachholung der versäumten Handlung im Sinne von § 123 PatG

vorliege. Stattdessen sei die 4. Jahresgebühr bei Lizenzbereitschaft mit

Verspätungszuschlag entrichtet worden, obwohl es für das Patent keine Erklärung

bezüglich einer Lizenzbereitschaft existiere.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Zur

Begründung hat ihr früherer Vertreter geltend gemacht, die Angelegenheit beruhe

auf einem Missverständnis bezüglich der richtigen Zählweise bei den

Jahresgebühren. Mangels anderslautender Hinweise sei er aufgrund des vom

DPMA herausgegebenen Kostenmerkblatts davon ausgegangen, dass die 1.

Jahresgebühr erst im 3. Patentjahr fällig werde. Die korrekte, seiner Ansicht nach

jeglicher Logik entbehrende Zählweise sei ihm nicht erklärt worden. Die ihm

unterlaufende Fehlinterpretation sei somit mangels klarstellender Hinweise des

DPMA entschuldbar.

Im Lauf des Beschwerdeverfahrens hat der frühere Vertreter sein Mandat

niedergelegt und sich ein neuer Vertreter für die Patentinhaberin bestellt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß die Wiedereinsetzung in die Frist

zur Zahlung der 6. Jahresgebühr einschließlich Verspätungszuschlags.

Auf die Verfahrensakten wird ergänzend Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber

unbegründet. Die Voraussetzungen für die Gewährung der beantragten

Wiedereinsetzung nach § 123 PatG sind nicht erfüllt.

Zwar ist der Wiedereinsetzungsantrag nach dem Wortlaut seiner Begründung auf

die Frist zur Zahlung der 4. Jahresgebühr mit Verspätungsgebühr gerichtet, unter

Berücksichtigung der Gesamtumstände kann der Antrag jedoch zu Gunsten der

Antragstellerin dahingehend umgedeutet werden, dass er sich auf die tatsächlich

versäumte Frist richtet, d. h. auf die Versäumung der Frist zur Zahlung der 6.

Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag.

Wiedereinsetzung gemäß § 123 PatG kann dann gewährt werden, wenn die

Antragstellerin oder der Antragssteller glaubhaft darlegt, ohne Verschulden an der

Einhaltung einer Frist gehindert gewesen zu sein, deren Versäumnis nach den

gesetzlichen Vorschriften einen Rechtsnachteil zur Folge hat, und innerhalb von

zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, das der Fristwahrung

entgegenstand, die Wiedereinsetzung beantragt sowie die versäumte Handlung

nachholt.

Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin die Frist zur

Zahlung der 6. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag versäumt und dadurch

einen Rechtsnachteil i. S. d. § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG erlitten. Es wurde jedoch

nicht vorgetragen, zu welchem Zeitpunkt die Patentinhaberin Kenntnis von der

Fristversäumung erlangt hat, so dass nicht - wie erforderlich - beurteilt werden

kann, ob die Antragsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG eingehalten wurde oder

nicht. Auch die versäumte Handlung wurde nicht nachgeholt.

Die Antragstellerin hat die Frist zur Zahlung der 6. Jahresgebühr mit

Verspätungszuschlag auch nicht unverschuldet im Sinne von § 123 Abs. 1 PatG

versäumt. Verschulden umfasst Vorsatz und jede Art von Fahrlässigkeit.

Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr übliche Sorgfalt außer Acht lässt. Maßstab

für die zu fordernde Sorgfalt ist hierbei die übliche Sorgfalt eines ordentlichen

Verfahrensbeteiligten, die dieser im konkreten Einzelfall angewendet haben würde

(st. Rspr., vgl. Schulte, PatG, 11. Aufl., § 123 Rn. 69, m. w. N.). Im vorliegenden

Fall geht aus dem Vorbringen des früheren Vertreters hervor, dass er von der

Patentinhaberin mit der Überwachung und Einzahlung der Jahresgebühren

beauftragt war, so dass bei der Prüfung, ob die Fristversäumung unverschuldet

erfolgt ist, auf ihn abzustellen ist.

Nach erfolgreicher Patentanmeldung muss für das Schutzrecht gemäß § 17 PatG,

bei Beginn des dritten und jedes folgenden Jahres - gerechnet vom Anmeldetag

an -, unaufgefordert eine Jahresgebühr entrichtet werden, deren Höhe sich nach

dem PatKostG richtet. Die Jahresgebühren werden dabei jeweils für das Folgejahr

am letzten Tag des Monats fällig, der dem Anmeldemonat entspricht. Wird die

jeweilige Jahresgebühr bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Fälligkeit nicht

gezahlt, kann sie mit einem Verspätungszuschlag in Höhe von 50 Euro noch bis

zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit bezahlt werden. Diese

gesetzlichen Regelungen ergeben sich auch unzweideutig aus dem vom DPMA

herausgegebenen Kostenmerkblatt.

Im Falle einer beim EPA eingereichten Anmeldung geht das europäische Patent

erst nach seiner Erteilung in die Zuständigkeit der vom Anmelder benannten

Vertragsstaaten über, in denen danach die Jahresgebühren zur Aufrechterhaltung

des Patents zu zahlen sind (vgl. hierzu auch Schulte/Moufang, a. a. O., § 17 Rn. 2

ff, m. w. N.).

Der frühere Vertreter der Patentinhaberin hat im Beschwerdeverfahren erstmals

vorgetragen, das Fristversäumnis beruhe auf einem Missverständnis über die

richtige Zählweise der für das verfahrensgegenständliche Patent anfallenden

Jahresgebühren. Ein solcher Rechtsirrtum bzw. eine unzureichende

Gesetzeskenntnis sind grundsätzlich nicht unverschuldet und stellen keinen

Wiedereinsetzungsgrund dar. Insbesondere von einem Anwalt, wie dem früheren

Vertreter der Patentinhaberin, muss verlangt werden, das er das für die von ihm

übernommenen Aufgaben jeweils geltende Recht vollinhaltlich kennt und

anwenden kann (vgl. Schulte, a. a. O., § 123 Rn. 141, m. w. N.). Erscheint ihm die

Rechtslage unklar, muss der bevollmächtigte Anwalt den sicheren Weg wählen

und eigenständig für die erforderliche Klärung Sorge tragen. Das Unterlassen der

gebotenen Maßnahmen zur Sicherstellung einer rechtzeitigen und vollständigen

Gebührenzahlung fällt dem früheren Vertreter als eigenes (Anwalts-)Verschulden

zur Last, das sich die Patentinhaberin und Antragstellerin gemäß § 99 Abs. 1 PatG

i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen muss.

Soweit der frühere Vertreter zu seiner Entlastung anführt, das DPMA habe es

unterlassen, ihm durch klarstellende Hinweise die korrekten Zählweise der

Jahresgebühren zu erklären, vermag dies die Fristversäumung bereits deshalb

nicht zu entschuldigen, weil dem DPMA keine Verpflichtung obliegt, den

Verfahrensbeteiligten die für Jahresgebühren geltenden gesetzlichen

Gegebenheiten zu erklären. Im Übrigen wurde die Patentinhaberin - da trotz

entsprechender Hinweise des DPMA keine Nachweise zur Bevollmächtigung des

früheren Vertreters vorgelegt worden waren - mit Bescheid vom 12. Juli 2022

ausführlich über die noch ausstehende Zahlung der 6. Jahresgebühr informiert.

Bei diesem Bescheid, dessen fehlender Zugang von der Patentinhaberin nicht

geltend gemacht wurde, handelt es sich um eine gesetzlich nicht vorgeschriebene

Serviceleistung des DPMA, aus deren Unterbleiben oder fehlendem Zugang keine

Rechte hergeleitet werden können (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.12.2016, 7 W

(pat) 24/15, mit Verweis auf die Amtl. Begründung zum Gesetz zur Bereinigung

von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BlPMZ 2002, 14,

38, 42)

2. Nach alldem hat das DPMA dem Wiedereinsetzungsantrag zu Recht nicht

stattgegeben. Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

3. Die vorliegende Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, da die

Beschwerdeführerin keine mündliche Verhandlung beantragt und der Senat eine

solche nicht für erforderlich gehalten hat (§ 78 PatG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur

gegeben, wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Lachenmayr-Nikolaou

Schell