Rechtsprechung / BPatG / 2024
BPatG Beschluss vom 27.11.2024 – 35 W (pat) 434/22
35. Senat · ECLI:DE:BPatG:2024:271124B35Wpat434.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 434/22 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 009 394
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 2024 unter Mitwirkung des
ECLI:DE:BPatG:2024:271124B35Wpat434.22.0
Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr. Friedrich
und Dr.-Ing. Kapels
beschlossen:
1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 4. Oktober
2022 wird abgeändert. Das Streitgebrauchsmuster 20 2015 009 394 wird unter
Zurückweisung des Löschungsantrags im Übrigen in dem Umfang gelöscht, in
welchem es über die Schutzansprüche 1 – 4 nach Hauptantrag B vom 18.
November 2024 hinausgeht.
2. Die Kosten des Löschungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens
werden gegeneinander aufgehoben.
Gründe§
I.
Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2015 009 394
(i. F.: Streitgebrauchsmuster).
Das am 4. Mai 2017 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der europäischen
Anmeldung EP 15203038.3 mit Anmeldetag 30. Dezember 2015 (i. F.:
Stammanmeldung) abgezweigt worden. Abgeleitet aus der Stammanmeldung
beansprucht es die ausländischen Prioritäten 31.12.2014, US, 62/098,751 und
28.12.2015, US, 14/980655. Es ist am 6. Juni 2017 mit den Schutzansprüchen 1 –
13 und der Bezeichnung „Einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung für einen
Crashtest-Dummy“ eingetragen worden und ist derzeit in Kraft, nachdem die
Schutzdauer auf 10 Jahre bis Ende 2025 verlängert worden ist.
Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft eine
einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung für einen Crashtest-Dummy, der im
Gebrauchsmuster auch als anthropomorphe Testvorrichtung (ATD) bezeichnet
wird, sowie einen Crashtest-Dummy mit einer solchen einstellbaren
Lendenwirbelsäulenanordnung. Derartige Crashtest-Dummys würden bei
Crashtest-Untersuchungen eingesetzt, um die Auswirkungen eines Aufpralls auf die
Insassen eines Fahrzeugs festzustellen und anhand dieser Ergebnisse deren
Schutz zu steigern (vgl. Abs. [0002] – [0004] der Gebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.).
Damit genaue und realitätsnahe Testdaten erhalten werden, sollten Crashtest-
Dummys so ausgebildet sein, dass sie während eines Zusammenstoßes möglichst
menschenähnlich reagierten, d. h. eine hohe Biofidelity aufwiesen (vgl. Abs. [0005]
GS.). Jedoch habe es sich als schwierig erwiesen, die menschliche Wirbelsäule bei
einem Crashtest-Dummy gut zu reproduzieren (vgl. Abs. [0006] GS.).
Als damit zu lösende Aufgabe nennt Abs. [0007] GS. die Bereitstellung einer
Lendenwirbelsäulenanordnung
für einen Crashtest-Dummy mit verbesserter
Biofidelity sowie eines entsprechenden Crashtest-Dummys mit verbesserter
Biofidelity.
Mit Schriftsatz vom 27. August 2020 hat die Antragsgegnerin eine geänderte
Anspruchsfassung mit den geänderten Schutzansprüchen 1 – 8 zu den Akten
nachgereicht, verbunden mit der Erklärung, dass sie für die Vergangenheit und
Zukunft über die nachgereichten Ansprüche hinaus keine Ansprüche aus dem
Streitgebrauchsmuster geltend machen werde.
Das Streitgebrauchsmuster
ist
ferner Gegenstand
eines
parallelen
Verletzungsprozesses, der zwischen der Antragsgegnerin und einem mit der
Antragstellerin verbundenem Unternehmen beim LG anhängig und derzeit
ausgesetzt ist.
Gegen das Streitgebrauchsmuster
in vollem Umfang
richtet sich der
streitgegenständliche Löschungsantrag vom 3. Dezember 2020, den die
Antragstellerin auf den Löschungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit stützt.
Insbesondere weise der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, ausgehend von
einer als D3 bezeichneten Firmenschrift, dem Thor-NR User Manual, veröffentlicht
am 1. März 2005, in Kombination mit den weiteren, von der Antragstellerin
benannten Entgegenhaltungen
D3‘ (Teileliste zu D3 von Sept. 2014)
D4 (GB 2 479 879A, veröffentlicht am 2. November 2011) oder
D5 (CN 102717701 A, veröffentlicht am 10. Oktober 2012, mit als D5T in das
Verfahren eingeführter englischer Maschinenübersetzung) oder
D6 (EP 0 092 314 A1, veröffentlicht am 26. Oktober 1983) oder
D7 (CN 201329510 Y, veröffentlicht am 21. Oktober 2009, mit als D7T in das
Verfahren eingeführter englischer Maschinenübersetzung) oder
D8 (CN 202358470 U, veröffentlicht am 1. August 2012, mit als D8T in das
Verfahren eingeführter englischer Maschinenübersetzung) oder
D9 (CN 203445834 U, veröffentlicht am 9. Februar 2014, mit als D9T in das
Verfahren eingeführter englischer Maschinenübersetzung) oder
D10 (EP 2 770 274 A2, veröffentlicht am 27. August 2014) oder
D11 (WO 2008/124642 A2, veröffentlicht am 16. Oktober 2008) oder
D12 (CN 203571659 U, veröffentlicht am 30. April 2014, mit als D12T in das
Verfahren eingeführter englischer Maschinenübersetzung),
keinen erfinderischen Schritt auf.
Die Antragsgegnerin hat dem
ihr am 21. Dezember 2020 zugestellten
Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 19. Januar 2021, eingegangen am selben
Tag, vom Wortlaut her uneingeschränkt widersprochen. Die Begründung ihres
Widerspruchs im selben Schriftsatz bezieht sich auf die nachgereichte Fassung vom
27. August 2020. Sie hält den Gegenstand dieser Fassung auch ausgehend von
der D3 für nicht nahegelegt.
Die Antragstellerin hat hinsichtlich der nachgereichten Fassung neben fehlender
Schutzfähigkeit auch unzulässige Erweiterung beanstandet. Die Antragsgegnerin
hat
ihrerseits mit Schriftsatz vom 19. Juli 2021 weitere geänderte
Anspruchsfassungen als neuen Hauptantrag und als Hilfsantrag 1 eingereicht,
wobei sie den mit Schriftsatz vom 27. August 2020 eingereichten Anspruchssatz als
Hilfsantrag 2 weiterverfolgt hat.
Mit Zwischenbescheid vom 6. Dezember 2021 hat die Gebrauchsmusterabteilung
den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschungsantrag
Aussicht auf Erfolg
habe.
Insbesondere
seien die nachgereichten
Anspruchsfassungen
auf
ein
aliud
gerichtet.
Ferner
hat
die
Gebrauchsmusterabteilung die weiteren Entgegenhaltungen D13 (US 3 557 471 A)
und D14 (US 2007/0 058 163 A1) in das Verfahren eingeführt.
Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 31. März 2022 weitere, geänderte
Anspruchsfassungen, und zwar einen neuen zweiten Hilfsantrag und einen
Hauptantrag A, sowie einen ersten und einen zweiten Hilfsantrag A eingereicht.
In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 4. Oktober
hat
die Antragstellerin
die
vollumfängliche
Löschung
des
Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragsgegnerin hat eine in einer Anlage
zum Protokoll der mündlichen Verhandlung zu den Akten genommene, korrigierte
Fassung des zweiten Hilfsantrags A eingereicht. Sie hat die Zurückweisung des
Löschungsantrags für die Fassung nach Hauptantrag vom 19. Juli 2021, hilfsweise
für die Fassungen nach erstem Hilfsantrag vom 19. Juli 2021, zweitem Hilfsantrag
vom 31. März 2022, Hauptantrag A vom 31. März 2022, erstem Hilfsantrag A vom
31. März 2022, und korrigiertem zweiten Hilfsantrag A vom 4. Oktober 2022
beantragt.
Mit in der mündlichen Verhandlung vom 4. Oktober 2022 verkündetem Beschluss
hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht, die Kosten
des Löschungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt und den Gegenstandswert
auf 750.000,- € festgesetzt.
Sie hat diese Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Die Anspruchsfassung nach Hauptantrag vom 19. Juli 2021 sei unzulässig erweitert,
da dort ein aliud gegenüber der eingetragenen Fassung beschrieben werde. In der
Stammanmeldung
seien
zwei Varianten der Anbindung der oberen
Abdomenschnittstelle offenbart, und zwar zum einen mit einer Anbindung an das
obere Element der Lendenwirbelsäulenanordnung und zum anderen an das untere
Ende. Die Antragsgegnerin habe in der Anmeldung des Streitgebrauchsmusters
bewusst
letztgenannte Variante gewählt. Daher handele es sich bei der
Anspruchsfassung nach Hauptantrag nicht um eine Korrektur eines offensichtlichen
Fehlers. Auch die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen, insbes. auch die
mit A bezeichneten Hilfsanträge wiesen denselben Mangel auf.
Der Beschluss ist den beiden Beteiligten jeweils am 21. Oktober 2022 zugestellt
worden.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin vom 21.
November 2022, eingegangen mit einer Einzugsermächtigung am selben Tag, und
begründet mit Schriftsatz vom 20. Januar 2023. In der Beschwerdebegründung hat
die Antragsgegnerin gegenüber der mündlichen Verhandlung vor der
Gebrauchsmusterabteilung modifizierte Anträge angekündigt, nämlich an erster
Stelle die Verteidigung des Streitgebrauchsmusters
im Umfang des
erstinstanzlichen Hauptantrags A und hilfsweise im Umfang des ersten und des
zweiten Hilfsantrags A, alle in der Fassung vom 31. März 2022.
Die Antragsgegnerin beanstandet, dass die Gebrauchsmusterabteilung den
Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Fassung der vorgenannten Anträge
fehlerhaft ausgelegt habe. In der vorliegenden Fassung werde damit kein aliud
beansprucht. Dieser Gegenstand sei auch schutzfähig. Insbesondere sei die D3,
die den nächstliegenden Stand der Technik darstelle, nicht neuheitsschädlich. Die
D3 lege auch in Zusammenschau mit weiteren Entgegenhaltungen wie der D4, der
D5 oder der D7 den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Fassung nach
den nunmehr angekündigten Anträgen nicht nahe.
Nachdem der Senat mit Hinweis vom 4. November 2024 auf Bedenken hinsichtlich
der Zulässigkeit der Anspruchsfassungen nach Hauptantrag A und nach dem ersten
und zweiten Hilfsantrag A hingewiesen hatte, hat die Antragsgegnerin mit
Schriftsatz vom 18. November 2024 weitere, geänderte Anspruchsfassungen
eingereicht, nämlich einen Hauptantrag B mit geänderten Schutzansprüchen 1 – 4,
einen ersten Hilfsantrag B mit weiter geänderten Schutzansprüchen 1 – 4 und einen
zweiten Hilfsantrag B mit weiter geänderten Schutzansprüchen 1 - 4. Hinsichtlich
der Reihenfolge der angekündigten Hilfsanträge hat der Senat auf Klärungsbedarf
hingewiesen. Mit weiterem Schriftsatz vom 20. November 2024 hat die
Antragsgegnerin die Reihenfolge der von ihr verteidigten Anspruchsfassungen
klargestellt sowie eine weitere, geänderte Anspruchsfassung als korrigierten
zweiten Hilfsantrag B eingereicht.
Nach eingehender Erörterung des Sach- und Streitstands in der mündlichen
Verhandlung vom 27. November 2024 beantragt die Antragsgegnerin,
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 4. Oktober
aufzuheben
und
den
Löschungsantrag
gegen
das
Streitgebrauchsmuster 20 2015 009 394 im Umfang der Anspruchsfassung
nach Hauptantrag B vom 18. November 2024 zurückzuweisen,
hilfsweise in nachfolgend genannter Reihenfolge: erster Hilfsantrag B vom 18.
November 2023, korrigierter zweiter Hilfsantrag B vom 20. November 2024,
den Löschungsantrag im Umfang der Anspruchsfassung nach einem dieser
Hilfsanträge zurückzuweisen.
Die Antragsgegnerin beantragt,
die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.
Die Antragstellerin
ist der Auffassung, dass eine Verteidigung des
Streitgebrauchsmusters mit einer über die nachgereichten Schutzansprüche vom
27. August 2020 hinausgehenden Fassung unzulässig sei, da die Antragsgegnerin
insoweit einen Teilverzicht auf die nachfolgende Verteidigung des
Streitgebrauchsmusters erklärt habe. Hinsichtlich der
in der mündlichen
Verhandlung vom 27. November 2024 noch antragsgegenständlichen
Anspruchsfassungen hat die Antragstellerin bezüglich der Formulierungen
„funktionsmäßig“ in diesen Anspruchsfassungen gegenüber „funktionsfähig“ in der
eingetragenen Fassung Zulässigkeitsbedenken geäußert. Im Übrigen sei der
Gegenstand der noch antragsgemäßen Anspruchsfassungen nicht schutzfähig, da
er ausgehend von der D3 insbesondere in Zusammenschau mit der D4, der D5, der
D6 oder der D7 keinen erfinderischen Schritt aufweise.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen
Akteninhalt verwiesen.
II.
Die zulässige,
insbesondere
form- und
fristgerecht unter Zahlung der
Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde der Antragsgegnerin ist im Umfang des
nunmehr noch anhängigen Hauptantrags B vom 18. November 2024 auch
begründet.
1.
Maßgebend als Hauptantrag ist gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 90 Abs.
3 PatG nunmehr der Hauptantrag B vom 18. November 2024. Nachdem die
Antragsgegnerin
aber
ihre
Beschwerdeerhebung
gemäß
ihrem
Beschwerdeschriftsatz vom 21. November 2022 auf die in der mündlichen
Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 4. Oktober 2022 gestellten
Anträge und damit auf den seinerzeitigen Hauptantrag vom 19. Juli 2021 bezogen
hat, hat sie ihre Beschwerde insoweit teilweise zurückgenommen.
2.
Die geänderte Anspruchsfassung nach Hauptantrag B umfasst die
geänderten Schutzansprüche 1 – 4.
Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag B lautet wie folgt (mit Merkmalsgliederung und
optischer Hervorhebung der gegenüber der eingetragenen Fassung geänderten
Merkmale):
M1.1
Einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung für einen Crashtest-Dummy
(12), umfassend:
M1.2
- ein oberes Element (32), das angepasst ist, um funktionsfähigmäßig
mit einem oberen Brustwirbelbereich einer Wirbelsäule des Crashtest-
Dummys (12) verbunden zu sein;
M1.3
- ein unteres Element (54), das angepasst ist, um funktionsfähigmäßig
mit einem unteren Brustwirbelbereich der Wirbelsäule des Crashtest-
Dummys (12) verbunden zu sein;
M1.4
- eine obere Abdomenschnittstelle (74), die mit dem unteren Element
(54) verbunden ist und angepasst ist, um mit einem oberen
Abdomenbereich des Crashtest-Dummys (12) verbunden zu sein, und
M1.5‘
- einen Einstellmechanismus (68), der mit dem oberen Element (32)
und dem unteren Element (54) zusammenwirkt, um eine Einstellung
einer vorbestimmten Anzahl von unterschiedlichen und variierenden
fixierten Gelenkwinkeln um eine laterale Achse herum, zwischen dem
oberen Element (32) und dem unteren Element (54) zu ermöglichen,
wobei der Einstellmechanismus (68) einen ersten Befestiger (70)
aufweist, um das obere Element (32) und das untere Element (54)
zusammen schwenkbar zu verbinden,
dadurch gekennzeichnet,
M1.6‘
- dass das obere Element (32) und das untere Element (54) eine
Mehrzahl von Öffnungen umfassen, die sich durch zugehörige
Seitenwände erstrecken,
M1.8‘
- dass sich der erste Befestiger (70) durch zweite Öffnungen (47, 64)
des oberen Elements (32) und des unteren Elements (54) erstreckt,
und
M1.11‘
- dass der Einstellmechanismus (68) einen zweiten Befestiger (72)
aufweist, der sich jeweils durch eine von mehreren ersten Öffnungen
(46, 62) im oberen Element (32) und im unteren Element (54)
erstreckt, um das oberen Element (32) und das untere Element (54) in
einem der Gelenkwinkel zu fixieren.
Es folgt der abhängige Schutzanspruch 2, zu dessen Wortlaut auf die Akten
verwiesen wird.
Der selbständige Schutzanspruch 3 lautet eingangs wie folgt:
Crashtest-Dummy (12), umfassend:
- einen Körper mit einer Wirbelsäule, die einen oberen
Brustwirbelbereich und einen unteren Brustwirbelbereich aufweist,
wobei der Körper einen oberen Abdomenbereich umfasst; und
- eine einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung, die mit der
Wirbelsäule verbunden ist,
wobei die einstellbare Lendenwirbelasäulenanornung umfasst:
…
Es schließen sich die Merkmale M1.2 – M11.1‘ nach Schutzanspruch
1 an.
Es folgt der abhängige Schutzanspruch 4, zu dessen Wortlaut auf die Akten
verwiesen wird.
3.
Der für den vorliegenden Erfindungsgegenstand zuständige Fachmann ist
ein Maschinenbauingenieur mit Hochschulabschluss, der als Teil eines Teams aus
Medizinern, Messtechnikern und Maschinenbauingenieuren mit der Verbesserung
von Crashtest-Dummys und deren Komponenten betraut ist.
4.
Der Gebrauchsmustergegenstand wird in den Absätzen [0021] bis [0031]
insbesondere anhand der nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 bis 3 erläutert.
Die Figuren 1 und 1A zeigen einen Crashtest-Dummy (12) mit
- einer Kopfanordnung (14),
- einer daran anschließenden Halsanordnung (15),
- einer Wirbelsäulenanordnung
(17), deren oberes Ende an der
Halsanordnung (15) befestigt ist und deren unteres Ende sich in einen
Rumpfbereich des Crashtest-Dummys (12) erstreckt,
- einer Brustkorbanordnung (16), die mit der Wirbelsäulenanordnung (17)
verbunden ist,
- einer rechten und linken Armanordnung (18, 20), die jeweils durch eine
rechte bzw. linke Schulteranordnung oben mit der Wirbelsäulenanordnung
(17) verbunden sind,
- einer Beckenanordnung (22), die mit einem Becken/Lendenwirbelsäulen-
Befestigungsblock der Wirbelsäulenanordnung (17) verbunden ist,
- sowie einer rechten und linken Beinanordnung (24, 26), die an der
Beckenanordnung (22) angeordnet sind.
Das Streitgebrauchsmuster geht in seiner eingetragenen Fassung als Stand der
Technik von einem Crashtest-Dummy mit einer Wirbelsäule aus, deren unterer
Lendenwirbel fixiert ist. Im Unterschied dazu befindet sich entsprechend der
Darstellung in Figur 2 zwischen einer oberen Brustwirbelanordnung (34) und einem
Brustwirbelsäulen-Kraftmessdosenadapter (56) der Wirbelsäulenanordnung (17)
eine einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung (30), die über eine obere
Abdomenschnittstelle (74) mit einer oberen Abdomenanordnung (76) verbunden
werden kann. Diese einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung (30) ist in Figur 3
genauer dargestellt, wobei wegen der besseren Übersichtlichkeit auf die kolorierte
Figur 3 aus dem Beschwerdeschriftsatz der Antragsgegnerin Bezug genommen
wird.
Insbesondere zeigt die Figur 3 mit der zugehörigen Beschreibung in den Absätzen
[0012] bis [0031] in Übereinstimmung mit den Merkmalen M1.1 bis M1.3 und M1.5‘
bis M1.11‘ des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag B eine:
M1.1
Einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung (30) für einen Crashtest-
Dummy (12), umfassend:
M1.2
- ein oberes Element
(32, hellblau), das angepasst
ist, um
funktionsmäßig mit einem oberen Brustwirbelbereich (34, Fig. 2) einer
Wirbelsäule des Crashtest-Dummys (12) verbunden zu sein;
M1.3
- ein unteres Element (54, grün), das angepasst ist, um funktionsmäßig
mit einem unteren Brustwirbelbereich der Wirbelsäule des Crashtest-
Dummys (12) verbunden zu sein;
M1.5‘
- einen Einstellmechanismus (68, weiß), der mit dem oberen Element
(32) und dem unteren Element (54) zusammenwirkt, um eine
Einstellung einer vorbestimmten Anzahl von unterschiedlichen und
variierenden fixierten Gelenkwinkeln um eine laterale Achse herum,
zwischen dem oberen Element (32) und dem unteren Element (54) zu
ermöglichen, wobei der Einstellmechanismus (68) einen ersten
Befestiger (70) aufweist, um das obere Element (32) und das untere
Element (54) zusammen schwenkbar zu verbinden,
dadurch gekennzeichnet,
M1.6‘
- dass das obere Element (32) und das untere Element (54) eine
Mehrzahl von Öffnungen umfassen, die sich durch zugehörige
Seitenwände erstrecken,
M1.8‘
- dass sich der erste Befestiger (70) durch zweite Öffnungen (47, 64)
des oberen Elements (32) und des unteren Elements (54) erstreckt,
und
M1.11‘
- dass der Einstellmechanismus (68) einen zweiten Befestiger (72)
aufweist, der sich jeweils durch eine von mehreren ersten Öffnungen
(46, 62) im oberen Element (32) und im unteren Element (54)
erstreckt, um das oberen Element (32) und das untere Element (54) in
einem der Gelenkwinkel zu fixieren.
Auslegungsbedürftig
ist
insbesondere
die Verbindung
der
oberen
Abdomenschnittstelle (74) mit dem unteren (54) Element gemäß Merkmal M1.4, da
sich das Merkmal M1.4 von der Darstellung in den Figuren 2 und 3 unterscheidet.
Figuren 2 und 3:
Gemäß Figur 3 ist das obere Element (32) über den ersten Befestiger (70)
schwenkbar mit dem unteren Element verbunden, und das obere Element (32) kann
um den ersten Befestiger (70) als laterale Achse herum gedreht und mittels des
zweiten Befestigers
(72)
in bspw. vier verschiedenen Positionen mit
unterschiedlichen Gelenkwinkeln zwischen oberem (32) und unterem Element (54)
fixiert werden, um verschiedene Sitzhaltungen nachzuahmen, vgl. auch Absatz
[0029] der Beschreibung.
Zusätzlich ist in den Figuren 2 und 3 in teilweiser Übereinstimmung mit Merkmal
M1.4 auch eine obere Abdomenschnittstelle (74, rot) dargestellt, die angepasst ist,
um mit einem oberen Abdomenbereich (76, Fig. 2) des Crashtest-Dummys (12)
verbunden zu sein. Dies kommt in Fig. 3 dadurch zum Ausdruck, dass der hellblaue
Bereich zusammen mit dem roten Bereich gegenüber dem grünen Bereich verkippt
werden kann. Dementsprechend ist in den Figuren und der Figurenbeschreibung
(Absätze [0011] bis [0033]) des Streitgebrauchsmusters angegeben, dass die obere
Abdomenschnittstelle (74) mit dem oberen Element (32) verbunden ist, wie es auch
in obigen Figuren 2 und 3 dargestellt ist, so dass bei einer Änderung des
Gelenkwinkels das obere Element
(32) zusammen mit der oberen
Abdomenschnittstelle (74) gegenüber dem unteren Element (54) um den ersten
Befestiger (70) herum gedreht wird.
Anhand der Figuren und der Beschreibung in den Absätzen [0012] bis [0031] ist
somit
die Angabe
in
diesem Beschreibungsteil,
dass
die
obere
Abdomenschnittstelle (74) mit dem oberen Element (32) verbunden ist, so
auszulegen, dass die obere Abdomenschnittstelle (74) so an dem oberen Element
(32) befestigt ist, dass bei einer Änderung des Gelenkwinkels das obere Element
(32) zusammen mit der oberen Abdomenschnittstelle (74) um eine laterale Achse
gegenüber dem unteren Element (54) gedreht wird.
Merkmal M1.4:
Demgegenüber ist in Merkmal M1.4 des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag B
ebenso wie im entsprechenden Merkmal des Nebenanspruchs 8 und im
allgemeinen Beschreibungsteil in den Absätzen [0008] bis [0010] angegeben, dass
die obere Abdomenschnittstelle (74) mit dem unteren Element (54) verbunden ist,
wobei die Lendenwirbelsäulenanordnung (30) des Schutzanspruchs 1 gemäß
Merkmal M1.5‘ einen Einstellmechanismus umfasst, der mit dem oberen Element
und dem unteren Element zusammenwirkt, um eine Einstellung einer
vorbestimmten Anzahl von unterschiedlichen und variierenden
fixierten
Gelenkwinkeln um eine laterale Achse herum zwischen dem oberen Element und
dem unteren Element zu ermöglichen.
Das Merkmal M1.4 ist demnach zusammen mit dem den Einstellungsmechanismus
umfassenden Merkmal M1.5‘ dahingehend auszulegen, dass die obere
Abdomenschnittstelle (74) so an dem unteren Element (54) befestigt ist, dass bei
einer Änderung des Gelenkwinkels das untere Element (54) zusammen mit der
oberen Abdomenschnittstelle (74) um eine laterale Achse gegenüber dem oberen
Element (32) gedreht wird. Übertragen auf Fig. 3
ist dann die obere
Abdomenschnittstelle (74) bspw. an der jeweiligen Stirnseite der Seitenflächen (60)
des unteren Elements (54) befestigt, und der grüne Bereich wird zusammen mit
dem roten Bereich gegenüber dem hellblauen Bereich verkippt.
5.
Die Anspruchsfassung nach Hauptantrag B ist zulässig.
a.
Die Antragstellung ist insoweit nicht an die nachgereichte Anspruchsfassung
vom 27. August 2020 im Sinne eines im Falle eines späteren Löschungsantrags
vorweggenommen Verzichts auf einen über diese Fassung hinausgehenden
Widerspruch gebunden, da die nachgereichte Fassung vom 27. August 2020 über
die eingetragenen Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters hinausgeht (vgl.
dazu BGH GRUR 1998, 910 – Scherbeneis).
Gemäß Merkmal M1.4 ist eine obere Abdomenschnittstelle (74) mit dem unteren
Element
(54) verbunden. Hingegen beschreibt dieses Merkmal
in der
nachgereichten Fassung vom 27. August 2020 eine obere Abdomenschnittstelle
(74), die mit dem oberen Element (32) verbunden ist. Sowohl mit Blick auf die
vorgenannten Anspruchsfassungen, als auch mit Blick auf die zur Auslegung der
Schutzansprüche heranzuziehende Gebrauchsmusterschrift, insbesondere die
Absätze [0008] – [0011] GS. wird damit in der nachgereichten Fassung ein aliud
gegenüber der eingetragenen Fassung beansprucht. Ein vorweggenommener (Teil-
) Verzicht auf einen im Falle eines späteren Löschungsantrags zu erklärenden
Widerspruch, den die Antragsgegnerin im Übrigen hier wirksam, insbesondere
rechtzeitig gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 GebrMG erklärt hat, kommt jedoch dann nicht
in Betracht, wenn – wie hier – die Antragsgegnerin solche Schutzansprüche
eingereicht hat, die eine unzulässige Erweiterung enthalten und deswegen nicht
Gegenstand des Streitgebrauchsmusters werden können. Denn in einem solchen
Fall fehlt es an der für einen derartigen Verzicht erforderlichen Klarheit und
Eindeutigkeit.
b.
Die erstinstanzliche Verteidigung des Streitgebrauchsmusters im Umfang
des seinerzeitigen Hauptantrags vom 19. Juli 2021 (vgl. S. 3 des Protokolls der
mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 4. Oktober 2022)
führt ebenfalls nicht zu einer teilweisen Rücknahme des Widerspruchs gegen den
streitgegenständlichen Löschungsantrag, so dass die Antragsgegnerin bei der
Verteidigung des Streitgebrauchsmusters im Beschwerdeverfahren auch insoweit
nicht gebunden ist. Denn diese Anspruchsfassung stimmt hinsichtlich des Merkmals
M1.4 mit der nachgereichten Fassung vom 27. August 2020 überein und weist
daher denselben Mangel auf.
c.
Auch im Übrigen sind die Schutzansprüche des Hauptantrags B zulässig, da
sie von der Ursprungsoffenbarung gedeckt sind und keine Erweiterung ggü. der
eingetragenen Fassung beinhalten.
aa. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag B geht nicht
über den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus.
Maßgebend als Ursprungsoffenbarung ist nach ständiger Senatsrechtsprechung
und ausgehend vom Urteil des BGH vom 13. Mai 2003, X ZR 226/00, GRUR 2003,
867 - Momentanpol I, die Stammanmeldung aus der das Streitgebrauchsmuster
abgezweigt worden ist, hier die europäische Anmeldung EP 15203038.3 mit
Anmeldetag 30. Dezember 2015.
Der eingetragene Schutzanspruch 1 ist hinsichtlich der Ursprungsoffenbarung
zulässig, denn er umfasst sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 der
Stammanmeldung, wobei in Merkmal M1.2 der Begriff „funktionsfähig“ in zulässiger
Weise durch den inhaltlich synonymen Begriff „funktionsmäßig“ ersetzt und in
Merkmal M1.5 zusätzlich die Präzisierung „um eine laterale Achse herum“
aufgenommen wurde, die in Absatz [0021] der Stammanmeldung offenbart ist.
Dies gilt in gleicher Weise für den eingetragenen nebengeordneten Schutzanspruch
8, der auf den nebengeordneten Anspruch 11 der Stammanmeldung zurückgeht
und ebenfalls gemäß Schutzanspruch 1 geändert wurde.
Die eingetragenen Schutzansprüche 2, 7, 9 und 13 entsprechen den ursprünglichen
Ansprüchen 2, 9, 12 und 19.
Die Offenbarung der Merkmale der eingetragenen Schutzansprüche 3 bis 6 und 10
bis 12 findet sich in den korrespondierenden Ansprüchen 5 bis 8 und 16 bis 18 der
Stammanmeldung. Zwar beziehen sich die Ansprüche 5 bis 8 und 16 bis 18 der
Stammanmeldung auch auf deren Ansprüche 3 bis 5 bzw. 13 und 14 zurück, in
denen die Anordnung der Seitenwände präzisiert und das Vorhandensein einer
oberen und unteren Wand beansprucht wird, doch entnimmt der Fachmann diese
Verallgemeinerung aufgrund der breit formulierten Patentansprüche 1 und 11 der
Stammanmeldung als zur Erfindung gehörig.
Die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 13 des Gebrauchsmusters sind daher
ursprünglich offenbart und diesbezüglich zulässig.
Die Präzisierung in den Merkmalen M1.5‘, M1.6‘, M1.8‘ und M1.11‘ des
Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag B ist in der Stammanmeldung in Figur 3 sowie
der Figurenbeschreibung in den Absätzen [0013] bis [0023] offenbart.
Zwar stellt sich sowohl in der Stammanmeldung als auch in der eingetragenen
Fassung des Streitgebrauchsmusters die Problematik, dass in den ursprünglichen
Ansprüchen der Stammanmeldung ein anderer Gegenstand beansprucht wird, als
er in den Figuren und den Absätzen [0012] bis [0023] beschrieben ist, denn nach
den Ansprüchen der Stammanmeldung ist die obere Abdomenschnittstelle mit dem
unteren Element verbunden, wohingegen nach den Figuren und den Absätzen
[0012] bis [0023] die obere Abdomenschnittstelle mit dem oberen Element
verbunden ist.
Doch ist in diesem Zusammenhang wesentlich, dass die mit der Nachanmeldung
beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als
zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist (vgl. BGH GRUR 2002 –
Luftverteiler). Insofern ordnet der Fachmann die in den Figuren und den Absätzen
[0012] bis [0023] der Stammanmeldung am Beispiel einer mit einem oberen
Element verbundenen oberen Abdomenschnittstelle offenbarten Merkmale in
entsprechender Weise auch einer Lendenwirbelsäulenanordnung mit einer mit
einem unteren Element verbundenen oberen Abdomenschnittstelle zu, weshalb die
Stammanmeldung
in
ihrer Gesamtheit als Offenbarungsgrundlage
für die
eingetragenen Schutzansprüche herangezogen werden kann.
Folglich entnimmt der Fachmann der Stammanmeldung unmittelbar und eindeutig
eine einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung
(30), bei der die obere
Abdomenschnittstelle (74) mit dem unteren Element (54) verbunden ist, so dass
beide zusammen gegenüber dem oberen Element (32) schwenkbar sind, wobei die
einzelnen Bestandteile der einstellbaren Lendenwirbelsäulenanordnung (30)
zusätzlich die Merkmale aufweisen kann, die in den Figuren und den Absätzen
[0012] bis [0023] am Beispiel einer einstellbaren Lendenwirbelsäulenanordnung
(30) offenbart sind, bei der die obere Abdomenschnittstelle (74) mit dem oberen
Element (32) verbunden ist, so dass beide zusammen gegenüber dem unteren
Element (54) schwenkbar sind.
Dies gilt
in gleicher Weise
für den Crashtest-Dummy des selbständigen
Schutzanspruchs 3 nach Hauptantrag B.
Die Merkmale der abhängigen Schutzansprüche 2 und 4 des Hauptantrags B sind
in den Ansprüchen 9 und 19 der Stammanmeldung offenbart.
Die Schutzansprüche 1 bis 4 nach Hauptantrag B sind daher ursprünglich offenbart.
bb. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag B geht auch
nicht über das hinaus, was durch die eingetragene Fassung unter Schutz gestellt
worden ist.
Die selbständigen Schutzansprüche 1 und 3 nach Hauptantrag B umfassen jeweils
sämtliche Merkmale
der
zugehörigen
eingetragenen
selbständigen
Schutzansprüche 1 und 8, wobei die in Merkmal M1.2 erfolgte Änderung des
Begriffs „funktionsfähig“ in „funktionsmäßig“ zulässig ist, da beide Begriffe in diesem
Zusammenhang gleichbedeutend und synonym sind.
Mit den Präzisierungen durch die Merkmale M1.5‘, M1.6‘, M1.8‘ und M1.11‘ der
Schutzansprüche 1 und 3 und die Zusatzmerkmale der abhängigen
Schutzansprüche 2 und 4 wird der Schutzumfang der eingetragenen
Schutzansprüche beschränkt, ohne ihn in unzulässiger Weise zu verschieben.
6.
Die Anspruchsfassung nach Hauptantrag B ist auch schutzfähig i. S. d. §§ 15
Abs. 1 Nr. 1, 1 – 3 GebrMG.
a.
aa.
Schutzfähigkeit des Schutzanspruchs 1:
In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Gebrauchsmusterabteilung
stellt Druckschrift D3 den nächstliegenden Stand der Technik dar.
Das Dokument D3 ist eine Bedienungsanleitung eines Crashtest-Dummys, in dem
insbesondere der Zusammenbau eines solchen Dummys erläutert wird, wobei
dessen grundlegende Komponenten in Figur 1.2 gezeigt sind.
Um die menschliche Wirbelsäule nachzuahmen, hat der Dummy den in den Figuren
6.1 und 6.3 skizzierten Aufbau, wobei wegen der besseren Übersichtlichkeit die
markierte Figur 6.3 aus dem Löschungsantrag vom 3. Dezember 2020
wiedergegeben ist.
Die Figur 6.10 zeigt die einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung
im
zusammengebauten Zustand, wobei zusätzlich die markierte Figur 6.10 aus dem
Löschungsantrag wiedergegeben ist und in Figur 9.15 die mit dem oberen
Abdomenbereich verbundene Abdomenschnittstelle zu sehen ist. In Figur 6.17 ist
zusätzlich der Einstellmechanismus durch die Schwenkachse dargestellt, der die
Variation des Neigungswinkels zwischen dem oberen und dem unteren Element
ermöglicht.
Der Schwenkmechanismus aus obiger Fig. 6.17 ist in D3‘ noch genauer gezeigt:
Somit offenbart Druckschrift D3 mit D3‘ in den Worten des Schutzanspruchs 1 von
Hauptantrag-B eine:
M1.1
Einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung für einen Crashtest-Dummy
(vgl. obige Figuren 6.1, 6.3, 6.10 und 9.15), umfassend:
M1.2
- ein oberes Element, das angepasst ist, um funktionsmäßig mit einem
oberen Brustwirbelbereich einer Wirbelsäule des Crashtest-Dummys
verbunden zu sein;
M1.3
- ein unteres Element, das angepasst ist, um funktionsmäßig mit einem
unteren Brustwirbelbereich der Wirbelsäule des Crashtest-Dummys
verbunden zu sein;
M1.4teils
- eine obere Abdomenschnittstelle, die mit dem oberen unteren Element
verbunden
ist und angepasst
ist, um mit einem oberen
Abdomenbereich des Crashtest-Dummys verbunden zu sein, und
M1.5‘
- einen Einstellmechanismus, der mit dem oberen Element und dem
unteren Element zusammenwirkt, um eine Einstellung einer
vorbestimmten Anzahl von unterschiedlichen und variierenden
fixierten Gelenkwinkeln um eine laterale Achse herum, zwischen dem
oberen Element und dem unteren Element zu ermöglichen,
wobei der Einstellmechanismus einen ersten Befestiger (vgl. den
Bolzen 3 in der Figur aus D3‘) aufweist, um das obere Element und
das untere Element zusammen schwenkbar zu verbinden,
dadurch gekennzeichnet,
M1.6‘
- dass das obere Element und das untere Element eine Mehrzahl von
Öffnungen umfassen, die sich durch zugehörige Seitenwände
erstrecken,
M1.8‘
- dass sich der erste Befestiger durch zweite Öffnungen des oberen
Elements und des unteren Elements erstreckt, und
M1.11‘
- dass der Einstellmechanismus (68) einen zweiten Befestiger (72)
aufweist, der sich jeweils durch eine von mehreren ersten Öffnungen
(46, 62) im oberen Element (32) und im unteren Element (54)
erstreckt, um das oberen Element (32) und das untere Element (54) in
einem der Gelenkwinkel zu fixieren.
Die einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung des Schutzanspruchs 1 ist somit
neu gegenüber Druckschrift D3, da das Merkmal M1.11‘ aus Druckschrift D3 nicht
und das Merkmal M1.4 nur teilweise bekannt sind.
bb. Gegenüber dem vorgelegten Stand der Technik beruht die einstellbare
Lendenwirbelsäulenanordnung des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag B auf
einem erfinderischen Schritt.
Zwar kann der Unterschied
in Merkmal M1.4, wonach die obere
Abdomenschnittstelle mit dem oberen statt mit dem unteren Element verbunden ist,
keinen erfinderischen Schritt begründen, da, wie aus Figur 1.2 von D3 ersichtlich
ist, an den einzelnen Bestandteilen der Wirbelsäule des Dummys zahlreiche
Adapter zur Befestigung zusätzlicher Körperteile angebracht sind und der
Fachmann diese so anbringt, dass sie sich in räumlicher Nähe zum anzubringenden
Körperteil befinden, wobei sowohl das obere als auch das untere Element der
einstellbaren Lendenwirbelsäulenanordnung in räumlicher Nähe zum oberen
Abdomenbereich angeordnet sind, so dass es im Rahmen fachmännischen
Handelns liegt, auch das untere Element mit einer oberen Abdomenschnittstelle
auszubilden, um dadurch eine größere Flexibilität zu erhalten.
Jedoch hat der Fachmann ausgehend von Druckschrift D3 mit D3‘ keine Anregung
bezüglich des Merkmals M1.11‘. Denn dazu müsste er den in D3 beschriebenen
Einstellmechanismus, der darauf basiert, dass zwei jeweils eine radiale Verzahnung
aufweisende und
ineinandergreifende Anlageflächen mit einem Bolzen
aneinandergepresst werden, durch einen anderen Einstellmechanismus gemäß
Merkmal M1.11‘ ersetzen, bei dem sich ein zweiter Befestiger jeweils durch eine
von mehreren ersten Öffnungen im oberen Element und im unteren Element
erstreckt, um das oberen Element und das untere Element in einem der
Gelenkwinkel zu fixieren. Dafür gibt es aber in D3 keinen Hinweis. Insbesondere
fasst der Fachmann den auf den Seiten 6-13 und 6-14 beschriebenen
Einstellvorgang nicht als nachteilig auf, da dieser lediglich das Lockern und
Festziehen eines einzigen Bolzens sowie das Ausrichten auf den gewünschten
Winkel umfasst. Auch die Warnhinweise auf den Seiten 6-13 und 6-14, wonach der
Bolzen ausreichend weit gelöst werden muss, um beim Verstellen eine
Beschädigung der Verzahnung zu vermeiden, und wonach beim Festziehen des
Bolzens darauf zu achten ist, dass die Zähne korrekt ineinandergreifen, versteht der
Fachmann lediglich als Hinweis, sorgfältig zu arbeiten aber nicht als Anregung, nach
einem alternativen Einstellmechanismus zu suchen. Aus der prinzipiellen
Möglichkeit, den Einstellmechanismus durch das vollständige Lösen des Bolzens in
zwei Teile zu zerlegen, lässt sich ebenfalls kein Anlass für eine Neukonstruktion des
Einstellmechanismus entsprechend Merkmal M1.11‘ ableiten, da dies, sofern es
überhaupt nachteilig ist, durch eine entsprechende Ausgestaltung des Bolzens
leicht verhindert werden kann.
Im Übrigen weisen auch die in den Figuren 5 und 6 von Druckschrift D13 gezeigten
Gelenke eines Crashtest-Dummys nicht das Merkmal M1.11‘ auf, da der dort
gezeigte Einstellmechanismus keinen zweiten Befestiger beinhaltet, sondern
lediglich einen einzigen Bolzen ähnlich wie in D3 umfasst. Somit kann eine
Kombination der Druckschriften D3 und D13, die beide auf dem Gebiet der
Crashtest-Dummys liegen, die beanspruchten Gegenstände nicht nahelegen.
Die Druckschriften D4 bis D12 offenbaren Schwenkgelenke auf den Gebieten
Treppenlift
(D4), Fahrzeugtechnik
(D5), orthopädische Hilfsmittel
(D6),
Werkzeugpositionierung (D7, D8), Solarmodulbefestigung (D9, D10, D11) und
Straßenbeleuchtung (D12). Diesen Dokumenten entnimmt der Fachmann zwar
Schwenkgelenke mit einem zweiten Befestiger entsprechend Merkmal M1.11‘, doch
hat der Fachmann ausgehend von diesen Druckschriften keine Veranlassung,
solche Schwenkgelenke bei einer einstellbaren Lendenwirbelsäulenanordnung für
einen Crashtest-Dummy einzusetzen, da sie fachfremde Dokumente sind, die dem
Fachmann keinen Hinweis geben, diese Schwenkgelenke bei dem in D3
beschriebenen Crashtest-Dummy einzusetzen.
Wie bereits dargelegt, gibt es für den Fachmann auch ausgehend von Druckschrift
D3 keinen Anlass, den dort beschriebenen Einstellmechanismus durch die in den
Druckschriften D4 bis D12 offenbarten Schwenkgelenke zu ersetzen.
Die Druckschrift D14 wurde von der Gebrauchsmusterabteilung als Beleg für das
Naheliegen der Aufnahme einer Messanordnung in der Wirbelsäule eines
Crashtest-Dummys in das Verfahren eingeführt. Das Merkmal M1.11‘ des
Schutzanspruchs 1 ist ihr nicht zu entnehmen.
b.
Schutzfähigkeit des selbständigen Schutzanspruchs 3:
Der selbständige Schutzanspruch 3 betrifft einen Crashtest-Dummy, der eine
einstellbare Lendenwirbelsäulenanordnung mit sämtlichen Merkmalen des
Schutzanspruchs 1 umfasst. Somit
ist auch der Crashtest-Dummy des
Schutzanspruchs 3 aus obigen Gründen gegenüber dem Stand der Technik gemäß
den Druckschriften D3 bis D14 schutzfähig.
c.
Die Unteransprüche 2 und 4 werden von der Schutzfähigkeit der
selbständigen Schutzansprüche 1 und 3 getragen.
7.
Nach alledem kommt es auf die Hilfsanträge (erster Hilfsantrag B, zweiter,
korrigierter Hilfsantrag B) nicht mehr an.
8.
mit Blick auf § 97 Abs. 2 ZPO, die Anlass zu einer anderweitigen
Kostenentscheidung geben könnten, liegen nicht vor.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn
gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.
Metternich
Dr. Friedrich
Dr.-Ing. Kapels
Verkündet am 27. November 2024 …