BPatG Beschluss vom 03.02.2025 – 25 W (pat) 573/22

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 573/22 _________________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die international registrierte Marke 1 591 077

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

3. Februar 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein

sowie der Vors. Richterin am LG von Bonin und der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2025:030225B25Wpat573.22.0

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss des

Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle

für Klasse 5

(Internationale Markenregistrierung), vom 11. Juli 2022 aufgehoben.

I.

Die Inhaberin der am 13. April 2021 für die Waren

„Klasse 5:

Stem cells for medical purposes; collagen for medical use; biodegradable

implants for use in guided tissue regeneration; implant materials for use

in guided tissue regeneration in surgery; implantable materials for use in

guided tissue regeneration; implants for guided tissue regeneration;

surgical implants grown from stem cells (living tissues); therapeutic

agents (medical); therapeutic biological products (medical); medical

preparations; guided

tissue

regeneration materials; biological

preparations

for medical purposes;

tissue-regenerative medical

preparations; tissues for medical use; surgical dressings incorporating

collagen; surgical dressings made from collagen; tissue-regenerative

pharmaceutical preparations; tissues for surgical use;

Klasse 10:

Artificial orthopaedic implants; biodegradable bone fixation implants;

dental

implants; medical

implants; orthopaedic

implants; surgical

implants (prosthesis) for use in human medicine; surgical implants

comprised of artificial materials; surgical implants comprised of artificial

materials for replacing human tissue; surgical implants comprised of

artificial materials for use in guided tissue regeneration; surgical

prostheses; artificial skin for surgical purposes; orthopaedic materials;

artificial materials for use in guided tissue regeneration; artificial

replacement materials for human tissue; replacement materials for

animal tissue“

international registrierten Marke IR 1 591 077

REMPLIR

sucht um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach.

Mit Beschluss vom 11. Juli 2022 hat das Deutsche Patent- und Markenamt,

Markenstelle für Klasse 5 (Internationale Markenregistrierung), besetzt mit einem

Beamten des gehobenen Dienstes, der international registrierten Marke den Schutz

in der Bundesrepublik Deutschland vollständig verweigert, weil sie ausschließlich

aus einer beschreibenden Angabe bestehe und ihr jegliche Unterscheidungskraft

fehle. Zur Begründung ist ausgeführt, bei der schutzsuchenden Marke „REMPLIR“

handele es sich um einen französischen Begriff mit der Bedeutung „füllen, auffüllen,

nachfüllen“ und somit um eine Angabe, die zur Bezeichnung des Verwendungs- und

Einsatzzweckes bzw. der Bestimmung der registrierten Waren dienen könne.

„REMPLIR“ gehöre zum Grundwortschatz der französischen Sprache, der einem

nennenswerten Teil des

inländischen Verkehrs geläufig sei. Hiervon sei

insbesondere bei den Abnehmern der beanspruchten Erzeugnisse, nämlich

Stammzellen,

Implantate, Kollagen, biologische Präparate und Gewebe,

auszugehen. Es handele sich ausschließlich um Fachkreise, denen das

französische Wort für „füllen“ bekannt sei. „Füllen“ oder auch „Auffüllen“ sei ein

zentraler Begriff

im Bereich der

kosmetischen, medizinischen oder

pharmakologischen Anwendungen. So werde etwa bei einer Zahnwurzelkanalbehandlung der Hohlraum mit Gewebematerial aufgefüllt, bei einer Brustentfernung

würden Implantate mit Eigengewebe gefüllt, Kollagen werde als sogenannter „Filler“

zum Auffüllen von Falten verwendet oder Stammzellen würden in Knochenlücken

verfüllt.

Gegen die Zurückweisung ihres Schutzerstreckungsgesuchs hat die Inhaberin der

IR-Marke am 4. August 2022 Beschwerde erhoben.

Mit Schriftsätzen vom 17. August 2022 und 8. September 2022 hat sie gegenüber

dem Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, das Warenverzeichnis des

deutschen Schutzrechtsanteils ihrer Marke dahingehend zu ändern, dass jeweils

am Ende der Klassen 5 und 10 der Disclaimer „ausgenommen für Brustimplantate“

(„all aforementioned goods with the exception of breast implants“) aufgenommen

und die Ware „dental implants“ in Klasse 10 gelöscht wird. Während die erste

Änderung im beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Nebenregister

vollzogen worden ist, ist dies bei der zweiten Änderung nicht der Fall. Ebenfalls sind

die Beschränkungen bislang nicht im internationalen Register vermerkt.

Die Beschwerde begründet die Inhaberin der IR-Marke damit, dass sich die von der

Markenstelle als Beleg für den beschreibenden Gebrauch herangezogenen

Beispiele auf Waren bezögen, die nach der beantragten Beschränkung des

Warenverzeichnisses nicht mehr Gegenstand der schutzsuchenden Marke seien.

So habe sie sowohl auf Dentalwaren als auch auf Brustimplantate, bei denen das

Wort „Füllen“ bzw. „Auffüllen“ einen zentralen Begriff darstelle, verzichtet. Es möge

zwar zutreffen, dass Kollagen im kosmetischen Bereich als sogenannter „Filler“ zum

Auffüllen tieferer Falten verwendet werde. Beansprucht werde jedoch nicht

„Kollagen für kosmetische Zwecke“, das in Klasse 3 fiele, sondern ausschließlich

das in Klasse 5 zu klassifizierende „Kollagen für den medizinischen Gebrauch“.

Dieses sowie die weiteren dem Schutzgesuch zugrundeliegenden Waren würden

nicht durch „Füllen“ oder „Auffüllen“ in den menschlichen Körper verbracht. Vielmehr

fänden hierbei andere Begriffe Verwendung, wie „injizieren“, „transfundieren“,

„zuführen“, „einpflanzen“ oder „implantieren“. Zudem sei bei diesen Waren nicht das

Auffüllen primärer Zweck, sondern die therapeutische Wirkung, wie etwa die

Beschleunigung der Heilung, die Regeneration des Körpergewebes oder die

Wiederherstellung von Körperfunktionen durch das Einpflanzen von Implantaten.

Das von der Beschwerdeführerin unter der Marke „REMPLIR“ vertriebene Produkt

werde um den beschädigten Teil eines Nervenstrangs gewickelt, um ihn zu heilen.

Diesbezüglich vermittle der Begriff „REMPLIR“ keinerlei beschreibende Bedeutung.

Soweit die weiterhin beanspruchten Medizinprodukte nicht im Wege des Füllens

bzw. Auffüllens zugeführt würden oder das Füllen bzw. Auffüllen nicht der Zweck

der Ware selbst sei, stellten die beteiligten Verkehrskreise keinen konkreten und

direkten Bezug zwischen dieser und der IR-Marke her, zumal sie Letztere in einem

ersten Gedankenschritt zunächst aus dem Französischen übersetzen müssten.

Die Inhaberin der IR-Marke beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für

Klasse 5 (Internationale Markenregistrierung), vom 11. Juli 2022

aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte

Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Schutzerstreckung der

IR-Marke

„REMPLIR“ auf das Gebiet der

Bundesrepublik Deutschland stehen für die zuletzt noch beanspruchten Waren der

Klassen 5 und 10 des deutschen Schutzrechtsanteils keine Schutzhindernisse

entgegen. Insbesondere stellt sie weder eine freihaltebedürftige beschreibende

Angabe dar, noch fehlt ihr jegliche Unterscheidungskraft gemäß §§ 107 Abs. 1, 113

Abs. 1 Satz 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 PMMA, Art. 6

quinquies B Nr. 2 PVÜ.

1. Die als Reaktion auf den angefochtenen Beschluss gegenüber dem Deutschen

Patent- und Markenamt erklärten Beschränkungen des Warenverzeichnisses sind

jeweils als unmittelbar mit der Abgabe wirksam gewordener Teilverzicht gemäß

§§ 107 Abs. 1 und 48 Abs. 1 MarkenG für das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland auszulegen. Mithin sind sie unabhängig von ihrem registermäßigen

Vollzug durch das Deutsche Patent- und Markenamt oder durch die

Weltorganisation für geistiges Eigentum der hiesigen Entscheidung zugrunde zu

legen. Hierbei ist ergänzend in Betracht zu ziehen, dass gemäß Rule 25 (1) (a) (ii)

und (b) der „Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement

Concerning the International Registration of Marks“ eine Beschränkung des Waren-

/Dienstleistungsverzeichnisses an die Weltorganisation auch von der nationalen

Behörde übermittelt werden kann. Demzufolge kann - wie vorliegend - die Erklärung

auch gegenüber der Letztgenannten abgegeben werden.

Beschwerdegegenständlich sind mithin folgende Waren:

Klasse 5:

Stem cells for medical purposes; collagen for medical use; biodegradable

implants for use in guided tissue regeneration; implant materials for use

in guided tissue regeneration in surgery; implantable materials for use in

guided tissue regeneration; implants for guided tissue regeneration;

surgical implants grown from stem cells (living tissues); therapeutic

agents (medical); therapeutic biological products (medical); medical

preparations; guided

tissue

regeneration materials; biological

preparations

for medical purposes;

tissue-regenerative medical

preparations; tissues for medical use; surgical dressings incorporating

collagen; surgical dressings made from collagen; tissue-regenerative

pharmaceutical preparations; tissues for surgical use; all aforementioned

goods with the exception of breast implants;

Klasse 10:

Artificial orthopaedic implants; biodegradable bone fixation implants;

medical implants; orthopaedic implants; surgical implants (prosthesis) for

use in human medicine; surgical implants comprised of artificial

materials; surgical implants comprised of artificial materials for replacing

human tissue; surgical implants comprised of artificial materials for use

in guided tissue regeneration; surgical prostheses; artificial skin for

surgical purposes; orthopaedic materials; artificial materials for use in

guided tissue regeneration; artificial replacement materials for human

tissue; replacement materials for animal tissue; all aforementioned goods

with the exception of breast implants.

2. In diesem Umfang steht der Schutzerstreckung der IR-Marke „REMPLIR“ das

Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, das auf Schutzerstreckungsgesuche

international registrierter Marken gemäß § 113 Abs. 1 Satz 1 MarkenG

entsprechend anzuwenden ist, nicht entgegen.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass

Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten

Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die

solche Waren oder Dienstleistungen herstellen, anbieten oder erbringen, frei

verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem

Unternehmen vorbehalten bleiben (vgl. EuGH GRUR 2011, 1035 Rn. 37 - Agencja

Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 13 f. - Black

Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen). Maßgeblich ist dabei das

Verständnis der beteiligten Verkehrskreise, die nach höchstrichterlicher

Rechtsprechung den Handel und/oder den normal informierten und angemessen

aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher umfassen (vgl. EuGH

GRUR 1999, 723 Rn. 29 - Chiemsee).

Dies gilt grundsätzlich auch für fremdsprachige Begriffe, die dann gemäß § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG vom Registerschutz auszuschließen sind, wenn sie

im

Handelsverkehr

zur Beschreibung

der

betroffenen Waren

und/oder

Dienstleistungen dienen können und

ihre Bedeutung von den beteiligten

Verkehrskreisen erkannt wird (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz,

14. Auflage, § 8 Rn. 614; EuGH GRUR 2006, 411 - Matratzen Concord/Hukla).

a) Die IR-Marke entspricht auch unter Berücksichtigung der durchgehenden

Großschreibung dem französischen Verb „remplir“, das mit „füllen“, „auffüllen“,

„nachfüllen“ oder „mit einer Füllung versehen“ übersetzt wird (vgl. Onlinewörterbuch

„LEO“ unter

„https://dict.leo.org/französisch-deutsch/remplir“). Es

ist nicht

auszuschließen, dass es in dieser Bedeutung, wie von der Markenstelle

angenommen, den Verwendungszweck bzw. die Bestimmung der beanspruchten

Waren beschreiben kann. Denn auch nach dem Verzicht auf Zahn- und

Brustimplantate, die die Markenstelle exemplarisch genannt hat, um die Üblichkeit

des Begriffs „füllen“ aufzuzeigen, sind die noch beschwerdegegenständlichen

Waren ebenfalls sämtlich dazu bestimmt, dem Körper zu Heilzwecken zugeführt zu

werden. Insbesondere bei flüssigen Substanzen, die etwa Gegenstand von

„therapeutic agents (medical)“, „therapeutic biological products (medical)“ oder

„medical preparations“ sein können, erscheint es naheliegend, dass deren

Verabreichung zumindest auch mit „füllen“ bezeichnet werden kann. Dass es hierfür

einschlägigere oder gebräuchlichere Vokabeln geben mag, ist unerheblich. Das

Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht auf übliche Fachbegriffe

oder bekannte Gattungsbezeichnungen beschränkt, sondern umfasst alle

beschreibenden Angaben. Insofern ist unerheblich, ob der Verkehr auf die fragliche

Angabe angewiesen ist oder noch andere gleichwertige oder gar treffendere

Ausdrücke zur Verfügung stehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz,

14. Auflage, § 8 Rn. 466).

b) Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass die angesprochenen inländischen

Verkehrskreise mehrheitlich die beschreibende Bedeutung des Markenworts

verstehen. Vorliegend kommen als Abnehmer der beanspruchten Waren, wie

Stammzellen, Gewebematerial, Kollagen für medizinische Zwecke, orthopädische

und chirurgische

Implantate, ausschließlich

inländische Fachkreise der

sogenannten regenerativen Medizin in Betracht. Diese dürften zwar fremdsprachige

Fachbegriffe auf ihrem Fachgebiet ohne Weiteres verstehen. Im vorliegenden Fall

lässt sich jedoch nicht feststellen, dass der französische Begriff „REMPLIR“

Bestandteil der Fachsprache im Bereich der regenerativen Medizin ist. Auch als

Fachbegriff in sonstigen medizinischen Zusammenhängen lässt er sich nicht

ermitteln. Weder hat die Markenstelle hierzu Belege vorgelegt, noch vermochte der

Senat entsprechende Verwendungsbeispiele zu recherchieren.

Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass der medizinische Fachverkehr über

ausgeprägtere Kenntnisse von Fremdsprachen als der inländische Durchschnittsverbraucher verfügt, so dürfte dies vornehmlich solche Sprachen betreffen, die

gerade auf dem einschlägigen Fachgebiet üblich sind. Die medizinische

Terminologie beruht vor allem auf den Sprachen Griechisch, Latein, Deutsch und

Englisch (vgl. Wolfgang Caspar „Sprachliche Grundlagen der medizinischen

Terminologie“ unter „https://viamedici.thieme.de/lernmodul/11578322/11578250/

sprachliche+grundlagen+der+medizinischen+terminologie“). Heute

ist

jedoch

Englisch die vorherrschende Fachsprache in der Medizin (vgl. Christopher Baethge

„Die Sprachen der Medizin“, Deutsches Ärzteblatt 2008, 105, unter

„https://www.aerzteblatt.de/archiv/die-sprachen-der-medizin-c22226af-409b-4169-

9a3b-54b31630c7d4“). Abgesehen von wenigen Begriffen

französischen

Ursprungs, wie etwa „Dragee“, „Drainage“, „Pinzette“ oder „Pipette“, stammen die

meisten sprachraumübergreifend genutzten Medizinausdrücke,

insbesondere

solche für neue Anwendungen, Methoden oder Forschungsgebiete, aus dem

Englischen. Insofern können umfassendere Kenntnisse der englischen Sprache

beim medizinischen Fachverkehr unterstellt werden. Anhaltspunkte dafür, dass er

über besondere französische Sprachkenntnisse verfügt, liegen hingegen nicht vor.

Angesichts dessen erscheint es nicht ausreichend naheliegend, dass nennenswerte

Teile des angesprochenen Publikums das Wort „REMPLIR“ verstehen. Selbst wenn

einige Fachverkehrsteilnehmer den Begriff doch kennen sollten, werden sie ihn

angesichts der ihnen bekannten Unüblichkeit der Verwendung französischer

Ausdrücke, insbesondere auf dem hier betroffenen Fachgebiet, als ungewöhnlich

empfinden und nicht ohne Weiteres mit einer beschreibenden Angabe gleichsetzen.

3. Da mithin nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden kann, dass die

beteiligten

inländischen Verkehrskreise die Sachaussage der

international

registrierten Marke ohne Weiteres erfassen, kann auch nicht davon ausgegangen

werden, dass sie ihr keinerlei Hinweis auf die betriebliche Herkunft der so

bezeichneten Waren entnehmen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz,

14. Auflage, § 8 Rn. 224). Folglich kann ihr auch nicht jegliche Unterscheidungskraft

gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Der angefochtene Beschluss war daher aufzuheben.

4. Der Senat konnte in der Sache entscheiden, obwohl der angefochtene Beschluss

ab Seite 3 Ausführungen enthält, die ersichtlich ein anderes Verfahren betreffen.

Ungeachtet dieses formalen Mangels bleibt die vorangehende Begründung der

Verweigerung des Schutzes der streitgegenständlichen IR-Marke ausreichend

nachvollziehbar und wird trotz der sachfremden Erwägungen im zweiten Teil des

Beschlusses nicht unklar oder gar widersprüchlich. Vielmehr ist offensichtlich, dass

es sich um ein Kopierversehen handelt, das sich auf das Ergebnis der Entscheidung

nicht ausgewirkt hat. Es bestand somit kein Anlass für eine Zurückverweisung

gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG.

Kortbein

von Bonin

Fehlhammer