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BPatG Beschluss vom 26.02.2025 – 30 W (pat) 545/22
30. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:260225B30Wpat545.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 545/22 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die international registrierte Marke IR 1 531 291
hat
der
30. Senat
(Marken- und Design-Beschwerdesenat)
des
Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Februar 2025 unter Mitwirkung des
Richters Dr. Meiser als Vorsitzenden sowie der Richterin Dr. Weitzel und des
Richters Hammer
beschlossen:
ECLI:DE:BPatG:2025:260225B30Wpat545.22.0
Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 09 - Internationale Markenregistrierung -
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2022
aufgehoben.
G r ü n d e
I.
Die am 6. Februar 2020 international registrierte Marke IR 1 531 291
tooyoo
sucht in der Bundesrepublik Deutschland um Schutz für die Waren und
Dienstleistungen
„Klasse 09: Logiciels; enregistreurs de données, à savoir matériel
informatique (hardware) et logiciels pour le recueil et la maintenance de
données; applications logicielles informatiques téléchargeables; banques de
données (logiciels); plateformes informatiques sous forme de logiciels
enregistrés ou
téléchargeables; appareils et
instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons,
d'images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels,
supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges
Klasse 35: Enregistrement de données et de communications écrites;
services de compilation et systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques; compilation et mise à disposition d'informations
commerciales; compilation d'informations dans des bases de données
informatiques; prestations d'informations et de conseils ainsi que services de
conseillers en gestion des affaires commerciales et administration
commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; mise à disposition en ligne
de répertoires d'informations commerciales sur Internet; publicité; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau
Klasse 38: Télécommunications; communication électronique; fourniture d'un
accès à des bases de données; fourniture d'accès utilisateur à des
informations sur Internet; fourniture d'accès à des réseaux informatiques, des
plateformes
internet, des banques de données et des publications
électroniques; fourniture d'accès à des plateformes sur Internet; fourniture
d'accès à des plateformes et portails sur Internet; fourniture d'accès à des
informations sur Internet; fourniture d'accès à des données par Internet;
fourniture d'accès à des bases de données
Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles et de
recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels
Klasse 45: Services juridiques; services de pompes funèbres“
nach.
Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09
- Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts hat
der Marke mit Beschluss vom 29. September 2022 den Schutz in der
Bundesrepublik Deutschland verweigert, da es der Marke für die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 35, 38, 42 und 45 an jeglicher
Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ.
Zur Begründung ist ausgeführt, bei der um Schutz nachsuchenden IR-Marke
„tooyoo“ handele es sich um eine für den Verkehr naheliegende Schreibvariante der
englischen Wörter „to“ und „you“. Dass diese Wörter im Begriff „tooyoo“ verfremdet
seien, ändere nichts an der Erkennbarkeit. Zum einen sei die Verfremdung sehr
ähnlich zur eigentlichen Schreibweise. Zum anderen weise auch die identische
Aussprache in der Form von „tu ju“ auf die ursprünglichen Wörter „to you“ im Sinne
von „für Dich/Sie/Euch“ hin. Das Zeichen „tooyoo“ gehe in seiner Gesamtheit nicht
über die Bedeutung der einzelnen Begriffe hinaus. Es seien auch keine
gedanklichen Schritte, weiteres Analysieren oder Nachdenken nötig, um den
vorgenannten Sinn zu erfassen, da sich dieser direkt und eindeutig ergebe.
Der Verkehr verstehe das Zeichen „tooyoo“ deshalb lediglich als Aufmerksamkeit
weckende, auf die vorliegend in den Klassen 09, 35, 38, 42 und 45 registrierten
Waren bzw. Dienstleistung hinlenkende und insoweit werbeanpreisende Angabe,
welche insbesondere als Hinweis auf solche Produkte oder Leistungen verstanden
werde, die individuell an die persönlichen Bedürfnisse der Abnehmer angepasst
seien und damit über eine besondere, wenn auch nicht näher konkretisierte Qualität
oder Beschaffenheit verfügten. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die
Marke nur als werbliche Aufforderung auffassen, die Waren zu kaufen bzw. die
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und sie dadurch zu entdecken. Diesen
allgemein gehaltenen Aussagegehalt verstehe der Verkehr in Verbindung mit
sämtlichen registrierten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres.
Von einem die Unterscheidungskraft begründenden Fantasiegehalt könne nicht
ausgegangen werden, da sich die werbliche Aussage ohne nähere Erläuterungen
oder besondere analysierende Denkprozesse erschließe. Da die Werbeaussage im
Vordergrund stehe, komme der Verbraucher nicht auf den Gedanken, die Marke
könne ein Hinweis auf die Herkunft aus einem einzigen bestimmten Unternehmen
sein.
Soweit von der Markeninhaberin auf die bereits in anderen Ländern erfolgten
Eintragungen der Marke verwiesen werde, rechtfertigten diese keine andere
Beurteilung. Insbesondere lasse sich aus der Eintragung einer Marke in einem
anderen Staat kein Rechtsanspruch auf die Eintragung einer Marke in Deutschland
herleiten.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin.
Sie macht geltend, dem Zeichen „tooyoo“ sei u.a. in der Schweiz, Österreich,
Frankreich und Irland der Schutz gewährt worden. Es gebe auch vergleichbare
Voreintragungen, beispielsweise „TOOYOO“ (UM 000 524 165) oder auch
Eintragungen mit dem Element „YOO“ (IR 1088257 mit Schutz in Deutschland) bzw.
mit „TOO“ (IR 1040239 – „TOO LATE“ mit Schutz in Deutschland). Zwar seien
Voreintragungen nicht bindend, sie müssten aber im Rahmen der Prüfung
berücksichtigt werden. Dem angegriffenen Beschluss sei
jedoch nicht zu
entnehmen, warum vorliegend nicht im gleichen Sinne entschieden worden sei.
Das Schutz suchende Zeichen sei unterscheidungskräftig. Die Markenstelle habe
keine Belege beigefügt, dass das Zeichen „tooyoo“ im Sinne einer werblich
anpreisenden Angabe zum maßgeblichen Zeitpunkt der
internationalen
Registrierung genutzt worden sei. Auch bei der Annahme der Markenstelle, das
Zeichen „tooyoo“ sei eine naheliegende Wortverbindung, die sich aus der
Zusammenstellung der englischen Wörter „to“ und „you“ ergebe, handele es sich
lediglich um eine nicht belegte Behauptung.
Im Übrigen habe der Begriff „too“ im Englischen die Bedeutung „auch“. Der
entsprechenden Übersetzung des schutzsuchenden Zeichens „tooyoo“ im Sinne
von „auch Du/Sie“ sei eine anpreisende Wirkung nicht zu entnehmen. Selbst wenn
der Verkehr das Zeichen „tooyoo“ mit „für Dich/für Sie“ übersetze, sei die
Schreibweise auffällig, überraschend und unüblich. Aufgrund dessen könne dem
Zeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.
Außerdem würden die registrierten Waren und Dienstleistungen – jedenfalls
größtenteils — nicht nach individuellen Anforderungen oder Wünschen hergestellt,
angepasst bzw. erbracht. Damit sei die Entscheidung des BGH zu „for you“ (BGH I
ZB 81/13) einschlägig, in der der BGH die Unterscheidungskraft und damit die
Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens aus diesen Gründen bejaht hatte.
Die IR-Markeninhaberin hat keinen Antrag gestellt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.
A. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1
MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig. Fehlt wie vorliegend ein Antrag,
muss von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang ausgegangen
werden (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 66 Rn.
40).
B. Die Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der
Markenstelle fehlt der international registrierten Marke 1 531 291 „tooyoo“ in
Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der
Klassen 09, 35, 38, 42 und 45 weder jegliche Unterscheidungskraft, noch stellt sie
eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe dar. Deshalb kann ihr der Schutz für
die Bundesrepublik Deutschland nicht nach §§ 107, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1
und Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ
verweigert werden.
1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher
Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt
darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu
gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rn. 11
- Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link
economy; GRUR 2010, 1100, Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, Rn. 13
- Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006;
GRUR 2018, 301, Rn. 11 - Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der
fehlenden Unterscheidungskraft
ist
im Lichte des
zugrundeliegenden
Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor
ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604,
Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung
von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten
inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die
fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt
es auf die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und
Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla;
GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT 2; GRUR 2004, 428, Rn. 30 f. - Henkel; BGH
GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des
Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 - Aus Akten werden
Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482, Rn. 22
- test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den registrierten Waren und Dienstleistungen
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet
(vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004,
674, Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder
einer bekannten Fremdsprache, die – etwa wegen einer entsprechenden
Verwendung
in der Werbung – stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270, Rn. 11 -
Link economy; GRUR 2009, 778, Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640,
Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen
Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte
zwar nicht unmittelbar betreffen, aber einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen
aufweisen (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).
2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen kann der IR-Wortmarke „tooyoo“
in der konkreten Schreibweise zum maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen
Registrierung am 6. Februar 2020 nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen der
Klassen 09, 35, 38, 42 und 45 abgesprochen werden
a. Soweit die Markenstelle davon ausgeht, dass es sich bei dem Wortzeichen
„tooyoo“ um eine für den Verkehr (ohne weiteres) erkennbare Kombination aus zwei
unmittelbar beschreibenden Bestandteilen handelt, wird eine derartige Betrachtung
der Marke in ihrer Gesamtheit nicht gerecht.
Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG sich ausschließlich danach bemisst, ob die Marke in ihrer
angemeldeten Form (hier: das Zeichen „tooyoo“ in seiner ganz konkreten
Schreibweise) als solche und für sich unterscheidungskräftig ist oder nicht, ohne
dass in beliebiger Weise weitere Wort- oder Bildelemente hinzugedacht oder
weggelassen werden dürfen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,
14. Aufl., § 8 Rn. 163 m. w. N.). Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft darf somit
nicht (auch) eine solche Verwendung der Marke berücksichtigt werden, die nicht
mehr vollständig dem angemeldeten, sondern einem davon zu unterscheidenden
anderen Zeichen entspricht (vgl. BGH GRUR 2011, 65, Nr. 9-12 – Buchstabe T mit
Strich).
Insbesondere ist es unzulässig, von der angemeldeten Schreibweise „tooyoo“
abweichende Schreibweisen, die eine Zäsur zwischen den einzelnen
Wortelementen (insbesondere bei der Schreibweise „too yoo“) beinhalten,
hinzuzudenken und ggfs. (nämlich bei einer möglichen Erkennbarkeit der
englischen Wortfolge „to you“ in „too yoo“) auf diese Weise zu einer schutzunfähigen
Gesamtaussage zu gelangen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, ebenda).
b. Der Begriff „tooyoo“ ist lexikalisch nicht nachweisbar. Insbesondere gehört er
nicht der englischen Sprache an. Entgegen der Ansicht der Markenstelle besteht für
den inländischen Verkehr auch keine Veranlassung, den Begriff “tooyoo“ in die
Bestandteile „too“ und „yoo“ zu zergliedern und darin die englische Wortfolge „to
you“ (mit der Bedeutung „für Dich/SIE/Euch“) zu erkennen.
Zwar schließt allein die Maßnahme, zwei Wörter zu einem einheitlichen Begriff zu
verbinden, es nicht stets aus, dass ein solches Zeichen als Kombination der
einzelnen Elemente erkannt und verstanden wird. Maßgebend ist insoweit, ob die
miteinander verbundenen Elemente weiterhin als solche erkennbar bleiben und der
Verkehr daher in dem Zeichen trotz seiner einheitlichen Ausgestaltung eine
Kombination der einzelnen Elemente erkennt (vgl. BPatG 30 W (pat) 513/14 –
ramuc).
Vorliegend verschmelzen jedoch die Bestandteile „too“ und „yoo“ aufgrund der
geschlossenen Schreibweise
in Kleinbuchstaben ohne
jede optische
Unterbrechung oder Hervorhebung einzelner Elemente zu einem einheitlichen
(Fantasie-)Wort. Angesichts der einheitlichen Schreibweise in Minuskeln besteht für
eine Zergliederung von „tooyoo“ deshalb keine Veranlassung. Dazu trägt auch der
symmetrische Aufbau durch die Vokalpaare „oo“ bei, dem optisch eine
Klammerwirkung zukommt (vgl. BGH GRUR 2020, 1202, Rn. 28 – YOOFOOD/YO).
Selbst wenn man aber eine zergliedernde Wahrnehmung von zwei Elementen „too“
und „yoo“ unterstellt, erschließt sich der von der Markenstelle angenommene
Bedeutungsgehalt i.S.v. „to you“ = „für Dich/Sie/Euch“ nicht ohne weiteres.
aa. In der englischen Sprache kommt im Hinblick auf die Silbe „too“ zwar eine
Bedeutung i.S. von „auch“ in Betracht. In der gebotenen Zusammenschau mit der
weder in der deutschen noch in der englischen Sprache als Begriff nachweisbaren
Silbe „yoo“ drängt sich ein solches Verständnis aber nicht auf.
Ebenso hat der Verkehr keine Veranlassung, die Anfangssilbe „too“ des Begriffs
„tooyoo“ als englische Präposition „to“ i.S.v. „für“ zu interpretieren. Dazu müsste der
Verkehr – neben der durch die einheitliche Schreibweise nicht nahegelegten –
Aufspaltung des Gesamtbegriffs „tooyoo“ die Silbe „too“ um ein „o“ verkürzen. Dazu
hat er
jedoch keine Veranlassung, zumal eine entsprechend veränderte
Schreibweise von „to“ als „too“ in der Werbung nicht gebräuchlich ist. Zutreffend
weist die IR-Markeninhaberin in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die
Markenstelle keine Belege übersandt hat, aus denen sich etwas anderes ergibt.
bb. Das gilt auch im Hinblick auf die Silbe „yoo“, die im angegriffenen Beschluss mit
dem englischen Wort „you“ (= du/ihr/euch) gleichgesetzt wird. Soweit es vor dem
maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung am 6. Februar 2020 z.B.
auf Facebook hieß:
konnte der Verkehr hier den Begriff „YOO“ (neben einem Vor- oder Nachnamen)
durchaus i.S.v. „YOU“ verstehen – allerdings nur im Rahmen des bekannten
Glückwunschs und in der konkreten Schreibweise „to YOO“, durch Leerzeichen
getrennt, die in der schutzsuchenden Einwortmarke „tooyoo“ jedoch keine
Entsprechung findet.
c. Aufgrund der vorstehenden Überlegungen wird der inländische Verkehr die IR-
Marke „tooyoo“ in erster Linie „toojoo“ mit zwei jeweils langgezogenen Doppel-O
(wie in dem deutschen Wort „Zoo“) aussprechen. Eine Artikulation mit „tuju“
(lautmalerisch wie „to you“) entsprechend den englisch ausgesprochenen Begriffen
„Google“ oder „Yahoo“ ist hingegen nicht naheliegend, weil ein Bezug des
schutzsuchenden Zeichens zur englischen Sprache nicht ohne weiteres auf der
Hand liegt. Vielmehr sieht der inländische Verkehr, dem die IR-Marke „tooyoo“ in
Zusammenhang mit den registrierten Waren und Dienstleistungen begegnet, darin
einen – deutsch ausgesprochenen – Fantasiebegriff. Damit ergibt sich ein Erkennen
der englischen Wortfolge „to you“ auch nicht aus einer Aussprache i.S.v. „tuju“.
d. Im Ergebnis liegt ein Verständnis des inländischen Verkehrs der IR-Marke
„tooyoo“ i.S. der englischen Wortfolge „to you“ (für Dich/Sie/Euch) in der gewählten
Schreibweise nicht auf der Hand, sondern ergibt sich allenfalls nach weiteren
Überlegungen, zu denen der Verkehr jedoch nicht neigt (vgl. Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 241 m.w.N). Ausgehend
hiervon liegt – entgegen den Ausführungen der Markenstelle - ein Verständnis
dahingehend fern, dass die registrierten Waren und Dienstleistungen konkret auf
die Bedürfnisse der Abnehmer angepasst seien und damit über eine besondere
Qualität oder Beschaffenheit verfügen. Insofern spielt es auch keine Rolle, dass
zahlreiche Waren und Dienstleistungen (z.B. „Software; Hardware; Werbung;
Rechtsberatung“) – anders als die IR-Markeninhaberin ausführt – durchaus gemäß
individuellen Anforderungen hergestellt, angepasst oder erbracht werden können.
3. Im Ergebnis kann der schutzsuchenden IR-Marke „tooyoo“ in der konkreten
Schreibweise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen somit ein
Mindestmaß an Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen werden.
4. Einer Schutzgewährung steht auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG entgegen, da „tooyoo“ aus den genannten Gründen keine sich sofort und
ohne weiteres erschließende unmittelbar beschreibende Bedeutung hat.
5. Der Beschwerde ist daher stattzugeben.
Meiser
Weitzel
Hammer