BPatG Beschluss vom 20.03.2025 – 30 W (pat) 23/22

beglaubigte elektronische Abschrift

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 23/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2025:200325B30Wpat23.22.0

betreffend die Marke 30 2019 222 550

(hier: Nichtigkeitsverfahren S 1/20)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. März 2025 unter Mitwirkung der Präsidentin Dr.

Hock, des Richters Merzbach und des Richters am Amtsgericht Hammer

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

I.

Die Wortmarke 30 2019 222 550

Mysterious Art

wurde durch den Markeninhaber und Antragsgegner (nachfolgend: Markeninhaber)

am 10. Juli 2019 angemeldet und am 19. August 2019 für die Waren

„Klasse 06: Bühnen für Musikveranstaltungen, hauptsächlich aus Metall;

Klasse 09: Herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über MP3- Internetsites; Musikkassetten; Auf Datenträger aufgezeichnete Musik-Reihen [Volume]; Herunterladbare digitale Musik; Bespielte Musikvideos; Mit Musik bespielte Laserdiscs; Herunterladbare Musikaufzeichnungen; Soundchips mit Musikaufzeichnungen; Musikdateien zum Herunterladen; Herunterladbare

digitale Musik aus dem Internet; Aus dem Internet herunterladbare digitale Musik; Mit Musik bespielte DVDs; Musikbänder; Laserdiscs zur Musikspeicherung; Musikaufzeichnungen in Form von Disks; Herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über das Internet; Musikinstrumentenanschlüsse; Musikaufzeichnungen; Musik-Kassetten; Mit Musik bespielte Videobänder; Mit Musik bespielte Compact Discs; Musikvideoaufzeichnungen; Mit Musik vorbespielte Audiobänder; Herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt im Internet über MP3-Sites; Mit Musik bespielte Tonbänder; Musiktonträger; Herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über MP3-Internetwebsites; Mit Musik bespielte optische Speicherplatten; Geldbetätigte Musikboxen; Maschinenlesbare Computerprogramme zur Verwendung bei der Wiedergabe von Musik; Herunterladbare Videoaufnahmen mit Musik”

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister

eingetragen.

Mit einem vorab per Fax am 20. Dezember 2019 beim Deutschen Patent- und

Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Nichtigkeitsantragstellerin

(nachfolgend: Antragstellerin) die vollständige Löschung der angegriffenen Marke

beantragt, da sie entgegen § 8 Abs. 1 eingetragen und der Antragsgegner zudem

bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG).

Der Markeninhaber hat dem ihm mit Übergabeeinschreiben vom 16. Januar 2020

zugestellten Löschungsantrag mit Eingabe vom 10. Februar 2020, eingegangen

beim Deutschen Patent- und Markenamt am 11. Februar 2020, widersprochen.

Hintergrund des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens ist folgender Sachverhalt:

Der Geschäftsführer der Antragstellerin, Herr K…, war Mitglied einer im Jahr 1988

gegründeten Band mit dem Namen „The Mysterious Art“. Die Band hat drei Singles

produziert, die den Begriff „OMEN“ im Titel haben. Am 20. April 1990 haben die

Bandmitglieder einen als Anlage zum Schriftsatz vom 5. Mai 2020 vorgelegten

„Lizenzvertrag" geschlossen, in dem die Bandmitglieder unter ihrem Namen “The

Mysterious Art” sämtliche Nutzungsrechte, Leistungsschutzrechte und -ansprüche

sowie alle sonstigen Rechte, die sie während der Vertragsdauer an den

aufgenommenen Darbietungen erwerben, auf den Produzenten, der an dem

vorliegenden Verfahren nicht beteiligt ist, übertragen haben. Dabei heißt es

in § 7 Nr. 5 des Lizenzvertrages:

„Nach Vertragsbeendigung geht der Name “The Mysterious Art” an Herrn K…

vorbehaltlich … zurück, soweit keine anderweitigen Rechte bestehen”.

Die Antragstellerin wurde im April 1993 als „The M… Inc." mit Sitz in Kanada

gegründet.

Der Geschäftsführer der Antragstellerin war von 1989 bis zum 31. Juli 2009 Inhaber

der Marke 118 02 73 – The Mysterious Art, die inzwischen erloschen ist. Die

Antragstellerin ist weiterhin Mitinhaberin der in Kraft stehenden Wortmarken 118 60

36 – OMEN und 30 2011 069 178 – OMEN.

Zur Begründung ihres Nichtigkeitsantrags macht die Antragstellerin geltend, dass

sie ihren Firmennamen seit ihrer Gründung in Kanada im April 1993 benutze. Die

Berechtigung zur Nutzung des Firmenbestandteils „Mysterious Art" ergebe sich aus

einem mit Herrn K… am 3. März 1993 geschlossenen Lizenzvertrag. Herr K… sei

nach Beendigung des Vertrages vom 20. April 1990 aufgrund der in § 7 Abs. 5

vereinbarten Regelung

„Eigentümer“ des Namens

„Mysterious Art“. Die

Nutzungsrechte an diesem Namen habe er aufgrund des vorgenannten Vertrages

auf die Antragstellerin übertragen. Diese Lizenzierung an die Antragstellerin

schließe die weltweite Nutzung für Spielwaren, Bild/Tonträger, Drucksachen

und/oder für Telekommunikation, hier z.B. von Daten der Klasse 9 mit ein und damit

auch das Speichern, die Übermittlung sowie die Übertragung von Daten

insbesondere „Screaming“ von mp3 oder mp4 Daten.

Seit April 1993 sei die Antragstellerin ununterbrochen national und international

unter ihrer Unternehmensbezeichnung tätig gewesen, so auch in Deutschland. Die

Antragstellerin benutze die Bezeichnung Mysterious Art seit 1988 bei allen

Lizenzgeschäften in Deutschland sowie seit 1993 „mysteriousart.com" international

als Domainnamen. Im Jahr 1996 sei der Geschäftsführer der Antragstellerin

erfolgreich gerichtlich auf Unterlassung der Nutzung des Kürzels „M.A.“

vorgegangen. Am 13. November 2007 habe die Antragstellerin eine Vereinbarung

mit der M… GmbH geschlossen und am 18. Juli 2003 einen Lizenzvertrag mit B….

Im Jahr 2012 habe sie die U…GmbH wegen Markenverstößen abgemahnt.

Überdies habe die Antragstellerin drei Rechtsstreitigkeiten vor dem LG Berlin

geführt, die im Jahr 2020 entschieden worden seien. Die Antragstellerin benutze

ihre Firmenbezeichnung international, insbesondere als Verlag für „OMEN III" und

„OMEN — THE STORY CONTINUES".

Ferner benutze der Geschäftsführer der Antragstellerin die Bezeichnung

Mysterious Art als allein verbleibender Künstler aus der seinerzeitigen Gruppe

national und international für Bild-/Tonträger und als Serientitel für seine

Kompositionen und Musikproduktionen.

In Kenntnis dieses durch langjährige Benutzung begründeten Besitzstandes an dem

(prioritätsälteren) Namen und der Unternehmensbezeichnung Mysterious Art der

Antragstellerin habe der Markeninhaber die angegriffene Marke angemeldet. Sie

diene in erster Linie der Beeinträchtigung, Behinderung und Störung der

Antragstellerin. Der Markeninhaber arbeite seit einiger Zeit mit der früheren

Sängerin der Gruppe Mysterious Art zusammen. Das Ziel der Markenanmeldung

liege ersichtlich darin, die Bezeichnung Mysterious Art für deren Revival zu

okkupieren. Der Anmelder versuche, sich unlauter und bösgläubig Markenrechte an

Mysterious Art zu verschaffen und zu erschleichen. Er nutze die Gelegenheit aus,

dass Mysterious Art seit dem 01. August 2009 als Marke gelöscht ist. Er übersehe

dabei aber, dass die Antragstellerin für ihr Unternehmenskennzeichen Mysterious

Art Kennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG besitze, und zwar durchgängig

seit April 1993.

Die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke stelle sich daher hinsichtlich

der Waren

(Volume),

Musikvideos;

„Bild-/Tonträger aller Art, insbesondere für herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über MP3-lnternetsites, Datenträger für aufgezeichnete Musik- Reihen herunterladbare Musikaufzeichnungen; Soundchips mit Musikaufzeichnungen; Musikdateien zum Herunterladen; digitale Musik aus dem Internet; mit Musik bespielte DVDs; Musikbänder; Laserdiscs; Musikaufzeichnungen in Form von Discs; herunterladbare digitale Musik, bereitgestellt über das Internet; Musikaufnahmen; Compactdiscs, Computerprogramme zur Wiedergabe von Musik und Film, Musikinstrumentenanschlüsse“

Laserdiscs;

als bösgläubig dar.

Der Markeninhaber hat sich vor der Markenabteilung demgegenüber darauf

berufen, dass er mehr als zehn Jahre nach Erlöschen der Marke 118 02 73 – The

Mysterious Art davon ausgehen durfte, zur Anmeldung der angegriffenen Marke

berechtigt zu sein.

Er habe mit der Anmeldung der Marke nicht bösgläubig in Rechte der Antragstellerin

an dieser Bezeichnung eingegriffenen. Titelschutzrechte an dieser Bezeichnung

seien zwischenzeitlich erloschen; diese hätten zudem ohnehin allenfalls Herrn K…,

nicht jedoch der Antragstellerin zugestanden. Eine entsprechende Übertragung auf

die Antragstellerin sei nicht belegt.

Er hat ferner mit Nichtwissen bestritten, dass Herr K… die Bezeichnung Mysterious

Art als allein verbleibender Künstler aus der seinerzeitigen Gruppe national und

international für Bild-/Tonträger nutze. Ihm seien zum Anmeldezeitpunkt keinerlei

musikalische Aktivitäten der Antragstellerin oder ihres Geschäftsführers, Herrn K…,

bekannt gewesen. Nach seinem Erkenntnisstand habe es mindestens seit 2009, als

Herr K… sein Markenrecht auslaufen ließ, keine Aktivitäten mehr gegeben.

Auch eine von der Antragstellerin behauptete Zusammenarbeit mit der früheren

Sängerin der Band finde nicht statt.

Weiterhin hat er geltend gemacht, dass die Antragstellerin noch nie in der

Bundesrepublik Deutschland tätig gewesen sei, so dass sie keinen Schutz für ihre

Unternehmensbezeichnung in der Bundesrepublik Deutschland beanspruchen

könne. Soweit sie vor deutschen Gerichten verschiedene Prozesse geführt habe,

stelle dies lediglich eine Form der Rechtsverfolgung dar, begründe jedoch keine für

einen Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG notwendige geschäftliche Tätigkeit. Dies

umso weniger, als die von der Antragstellerin angeführten Entscheidungen des

Landgerichts Berlin und des OLG Nürnberg sich nicht mit der Bezeichnung

Mysterious Art, sondern mit dem Titel „OMEN" beschäftigt hätten.

Die Antragstellerin hat dazu erwidert, dass rechtlich unerheblich sei, dass Herr K…

die am 27. Juli 1989 angemeldete Wortmarke „The Mysterious Art“ (1180273) nicht

über den 01. August 2009 hinaus verlängert habe; denn die Antragstellerin stütze

sich bei ihrem Antrag weder auf ein älteres eigenes Markenrecht noch auf einen

Werktitelschutz nach § 5 Abs. 3 MarkenG, sondern berufe sich zur Begründung

allein auf ein ihr gegenüber der Markenanmeldung älteres Recht an der

Unternehmenskennzeichnung „M… Inc.“.

Mit Beschluss vom 22. Dezember 2021 hat die Markenabteilunq 3.4. des Deutschen

Patent- und Markenamts den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke

zurückgewiesen.

Zunächst sei ein (geltend gemachter) Verstoß gegen § 8 Abs. 1 MarkenG nicht

ersichtlich sei, da die Wortmarke eindeutig bestimmbar sei iS von § 8 Abs. 1

MarkenG.

Es könne auch nicht festgestellt werden, dass der Markeninhaber bei der

Markenanmeldung bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gewesen

sei.

So handele es sich bei der angegriffenen Marke zunächst nicht um eine sog.

Spekulationsmarke, da der Markeninhaber auch nach dem insoweit nicht

bestrittenen Vorbringen der Antragstellerin beabsichtige, die Bezeichnung

Mysterious Art für ein Revival der früheren Sängerin der gleichnamigen Gruppe zu

benutzen, demnach ein Benutzungswille beim Markeninhaber vorliege.

Es könne auch nicht festgestellt werden, dass der Markeninhaber mit der

Anmeldung der Marke einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin im

Inland verletzt habe.

Eine wirtschaftliche Betätigung der Antragstellerin

in der Bundesrepublik

Deutschland sei weder vorgetragen noch nachgewiesen. Das Führen von

Rechtsstreitigkeiten vor inländischen Gerichten erfülle diese Voraussetzungen

nicht. Ohnehin setzten sich die vorgelegten Urteile mit dem Zeichen „OMEN“ und

nicht mit der Marke Mysterious Art auseinander.

Auch ein zweckfremder Einsatz der Marke im Wettbewerbskampf sei nicht

feststellbar. Es fehle bereits an einer Konkurrenzsituation zwischen den Beteiligten,

da die Antragstellerin zumindest in Deutschland nicht mit den maßgeblichen Waren

der Klassen 6 und 9 handele oder zu handeln plane. Die Antragstellerin gehe selbst

davon aus, dass der Markeninhaber die Marke selbst im Verkehr nutzen wolle. Es

sei daher nicht ersichtlich, dass der Markeninhaber die Marke in erster Linie zur

Beeinträchtigung der Antragstellerin habe eintragen lassen.

Eine Bösgläubigkeit aus anderen Gründen sei ebenfalls nicht ersichtlich. Eine

ohnehin bestrittene Zusammenarbeit des Markeninhabers mit der früheren

Sängerin der Gruppe Mysterious Art sei ebenso irrelevant wie eine eventuelle

Verletzung des Lizenzvertrags vom 20. April 1990 oder eines möglichen Titelschutzrechts. Die Geltendmachung eines relativen Nichtigkeitsgrundes, z.B. eines älteren

Unternehmenskennzeichens sei

im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren nicht

zulässig, da der Antrag allein auf absolute Schutzhindernisse gestützt worden sei

und zudem die Geltendmachung älterer Rechte

im Rahmen eines

Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA vorliegend noch nicht möglich gewesen sei,

da der Antrag vor dem 01. Mai 2020 gestellt worden sei.

Die Antragstellerin hat Beschwerde eingelegt, die sie jedoch nicht näher begründet

hat. Sie hat auch keinen Antrag gestellt.

Auch der Markeninhaber hat bisher weder einen Antrag gestellt noch sich im

Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

Mit Schreiben vom 6. Februar 2025 wurden die Beteiligten über den Termin zur

Beratung und Entscheidung am 20. März 2025 informiert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig. Für die Zulässigkeit der

Beschwerde ist weder ein konkreter Antrag noch eine Beschwerdebegründung

erforderlich. Fehlt wie vorliegend ein Antrag, muss von einer Anfechtung des

Beschlusses

in

vollem

Umfang

ausgegangen

werden

(vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 66 Rdnr. 40, 41).

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat

den auf die Nichtigkeitsgründe des § 50 Abs. 1, 2 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 1 und §

8 Abs. 2 Nr.14 MarkenG gestützten Löschungsantrag zu Recht zurückgewiesen, da

die verfahrensgegenständliche Marke 30 2019 222 550 Mysterious Art weder

entgegen § 8 Abs. 1 eingetragen worden ist noch sich die Voraussetzungen für eine

Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin gemäß $ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG im Anmeldezeitpunkt feststellen lassen.

A. Der Antrag auf Nichtigerklärung vom 20. Dezember 2019, auf den die

verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 MarkenG in der bis zum 30. April 2020

geltenden Fassung

(vgl. Art. 5 Abs. 3 MarkenrechtsmodernisierungsG)

anzuwenden ist, ist zulässig. Der Antrag ist ordnungsgemäß gestellt worden,

insbesondere wurde der Nichtigkeitsantrag konkret auf die Schutzhindernisse

nach § 50 Abs. 1, 2 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 1 und § 8 Abs. 2 Nr.14 MarkenG

gestützt. Der Nichtigkeitsantrag ist dem Markeninhaber am 16. Januar 2020

zugestellt worden. Der Widerspruch des Markeninhabers vom 11. Februar 2020 ist

daher rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist (§ 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG a.F.)

beim DPMA eingegangen, so dass das Löschungsverfahren durchzuführen war.

Soweit die Antragstellerin in ihrer Antragsbegründung vom 5. Mai 2020 ihren auf

§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gestützten Nichtigkeitsantrag konkret auf die in dem

Schriftsatz genannten Waren bezogen hat,

liegt darin keine wirksame

Beschränkung des Nichtigkeitsantrags, da die in der Antragsbegründung genannten

Waren(oberbegriffe) weitgehend nicht mit dem registrierten Warenverzeichnis

übereinstimmen und sich den registrierten Warenbegriffen auch nicht zuordnen

lassen.

B. Der Nichtigkeitsantrag hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

1. Ein zunächst mit dem Nichtigkeitsantrag geltend gemachter Verstoß

gegen

§ 8 Abs. 1 MarkenG

ist nicht ersichtlich sei, da – worauf die

Markenabteilung zutreffend hingewiesen hat - Wortmarken eindeutig bestimmbar

sind iS von § 8 Abs. 1 MarkenG. Der Nichtigkeitsantrag wurde dazu auch nicht

weiter begründet und möglicherweise auch nur versehentlich auf diesen

Nichtigkeitsgrund gestützt.

2. Aber auch hinsichtlich des weiterhin geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes

nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erweist sich der Nichtigkeitsantrag als unbegründet.

Von Bösgläubigkeit ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich

oder

sittenwidrig

erfolgt

ist

(vgl.

BGH GRUR

2016, 380 Rn. 16 –

GLÜCKSPILZ; GRUR 2016, 378 Rn. 16 – LIQUIDROM; GRUR 2009, 780Rn. 10 –

lvadal). Die Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei

umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu

erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763Rn. 37 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth;

BGH GRUR 2009, 780 Rn. 10 – lvadal). Ein Anmelder handelt dabei nicht allein

deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben

Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen

formalen

Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792 Rn. 37 –

Malaysia Dairy Industries). Ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem

Markenrecht fremd. Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das

Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der

Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers

ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke

für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel

der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den

weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (vgl. BGH GRUR 1998, 1034 –

Makalu; GRUR

2000, 1032 –

EQUI

2000; GRUR

2008, 621 Rn. 21 –

AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts,

unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes auch dann

bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen

Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich

Verwerfliche kann insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder

die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche –

Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl.

BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 21 – AKADEMIKS).

Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit aber erst dann, wenn

seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende

Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des

Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung

des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet

ist

(vgl. BGH GRUR

2016, 380 Rn. 28 – GLÜCKSPILZ; BGH GRUR

2008, 917 Rn. 23 – EROS; BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 – AKADEMIKS). Für eine

Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen

Markenanmelder und Drittem eine ersichtliche Wettbewerbssituation besteht und

die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke durch den

Dritten erkennbar zumindest ein wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, wobei

es sich nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (vgl. BGH GRUR

1986, 74 – Shamrock III; GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032 – EQUI

2000; GRUR 2008, 621 Rn. 32 – AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS;

BPatG GRUR 2006, 1032 – E 2).

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung

maßgeblich. Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des

Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus, denn aus diesem

Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt

vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 14 –

GLÜCKSPILZ; BPatG 29 W (pat) 16/14 Rn. 64 – YOU & ME; Ströbele in:

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 8 Rn. 1081).

Unter Berücksichtigung

dieser Grundsätze

vermögen

die

von

der

Beschwerdeführerin genannten Gründe die Annahme eines bösgläubigen

Verhaltens des Markeninhabers im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der

angegriffenen Marke 30 2019 222 550 nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu

stützen. Weder ist eine bösgläubige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt

der Störung eines schutzwürdigen fremden Besitzstands gegeben, noch kann eine

Bösgläubigkeit der Anmeldung unter dem Gesichtspunkt eines beabsichtigten

zweckfremden Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des

Wettbewerbskampfes oder der Anmeldung einer Spekulationsmarke oder aus

sonstigen Gründen angenommen werden.

a. Die Antragstellerin stützt ihren Bösgläubigkeitsvorwurf maßgeblich darauf, dass

mit der Anmeldung der angegriffenen Marke vorsätzlich und rechtsmissbräuchlich

in einen schutzwürdigen Besitzstand an der streitgegenständlichen Bezeichnung

Mysterious Art. eingegriffen worden sei. Diesen stützt sie - worauf der

Markeninhaber vor der Markenabteilung zutreffend hingewiesen hat – auf

verschiedene Gesichtspunkte, nämlich zum einen auf eine Verwendung von

Mysterious Art als Namen und Unternehmenskennzeichen durch die

Antragstellerin bzw. ihren Geschäftsführer und zum anderen auf eine Benutzung

dieser Bezeichnung als Serientitel für Kompositionen und Musikproduktionen des

Geschäftsführers der Antragstellerin und damit auf eine werktitelmäßige

Verwendung iS von § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG.

Mit der Markenabteilung ist jedoch davon auszugehen, dass sich nach dem

Vorbringen der Antragstellerin ein schutzwürdiger fremder Besitzstand an dieser

Bezeichnung unter keinem der vorgenannten Gesichtspunkte feststellen lässt.

b. Dies gilt zunächst für einen seitens der Antragstellerin in erster Linie geltend

gemachten Besitzstand an der Bezeichnung Mysterious Art als Geschäfts- bzw.

Unternehmensbezeichnung iS von § 5 Abs. 2 MarkenG.

Zwar kann an einem herkunftshinweisend im geschäftlichen Verkehr benutztem

Unternehmenskennzeichen grundsätzlich ein

schutzwürdiger Besitzstand

begründet werden (vgl. BPatG 28 W (pat) 33/17 v. 31. Januar 2019 – BODE

PANZER, GRUR-RS 2019, 10788; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rdnr. 1129).

Dies gilt vorliegend nicht nur in Bezug auf Mysterious Art als Firmenschlagwort der

Unternehmensbezeichnung „M… Inc.“ der Antragstellerin, sondern auch für den

entsprechenden Namen der Musikgruppe/Band, die Ende der 80er, Anfang der 90er

Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit beachtlichem Erfolg verschiedene

Musiktitel herausbrachte. Denn auch Namen von Musikgruppen/Bands können als

Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 1, 2 MarkenG geschützt sein (vgl. OLG

Hamm GRUR-RS 2012, 10094; LG München I GRUR-RS 2021, 20342 Nr. 37 –

Dschinghis Khan)

Jedoch lässt sich nach dem Vorbringen der Antragstellerin nicht feststellen, dass an

der Bezeichnung Mysterious Art zum Zeitpunkt der Anmeldung ein schutzwürdiger

fremder Besitzstand entweder als Firmenschlagwort des Unternehmens „M… Inc.“

(nachfolgend zu c.) und/oder als Name der Band (nachfolgend zu d.) bestand.

c. Zur Begründung eines schutzwürdigen Besitzstandes an Mysterious Art als

Firmenschlagwort der Unternehmensbezeichnung „M… Inc.“ reicht entgegen der

vor der Markenabteilung geäußerten Auffassung der Antragstellerin nicht allein die

Aufnahme der Benutzung der Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen aus.

Zwar entsteht mit Aufnahme der Benutzung der Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG

unabhängig vom Umfang der Benutzung (BGH GRUR 2013, 1150, 1152 -

Baumann); jedoch muss ein schutzwürdiger Besitzstand an der Bezeichnung durch

eine hinreichende Marktpräsenz und daraus

folgende Bekanntheit der

Kennzeichnung im Inland belegt sein (vgl. BGH GRUR 2014, 780 – Liquidrom;

Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 1126). Dazu sind

in erster Linie Angaben zum Umsatz und zu den Werbeaufwendungen, zur Dauer

der Benutzung, zu bestehenden Konkurrenzverhältnissen sowie zur Marktposition

erforderlich (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 – Flasche mit Grashalm). Wer einen

eigenen Besitzstand geltend macht, hat dessen Vorliegen spezifiziert darzulegen

und –

im Bestreitensfall – auch zu beweisen

(vgl. Ströbele

in:

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 1133).

aa. Dass die in Kanada ansässige Antragsteller unter ihrem Firmenschlagwort

Mysterious Art über eine solche Marktpräsenz und Bekanntheit im Inland zum

Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im vorliegend relevanten Waren

– und Branchenbereich der (herunterladbaren) digitalen Audio- oder Video-

/Bilddateien bzw. analogen oder digitalen Ton- oder auch Video-/Bildträger, für die

die angegriffene Marke im Wesentlichen Schutz beansprucht, verfügte, ist aber

weder dargetan noch ersichtlich.

Allein die Geltendmachung von Rechten an verschiedenen Titeln mit dem

Bestandteil „Das Omen“ stellt – wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat

– keine geschäftliche Aktivität bzw. wirtschaftliche Betätigung dar; dies umso

weniger, als diese Tätigkeiten bereits zum Teil bereits mehrere Jahre vor

Anmeldung der angegriffenen Marke stattfanden. Sie erlauben daher keine

Rückschlüsse auf geschäftliche Aktivitäten im vorliegend relevanten Warenbereich

zum Zeitpunkt der Anmeldung. Zudem handelt es dabei ebenso wie bei den ohnehin

nicht näher nach Gegenstand und Inhalt spezifizierten Lizenzverträgen nur um

sporadische geschäftliche Tätigkeiten, welche ihrer Art und ihrem Umfang nach

nicht geeignet sind, eine zur Begründung eines Besitzstandes hinreichende

Marktpräsenz und daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland zu

belegen.

bb. Soweit

eine Benutzung

im Ausland

trotz

des

geltenden

Territorialitätsgrundsatzes einen schutzwürdigen Besitzstand begründen kann,

wenn das Zeichen im Inland auf Grund einer überragenden Verkehrsgeltung im

Ausland eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, fehlen dafür vorliegend mangels

näherer Angaben zu Art, Inhalt und Umfang der Tätigkeit der Antragstellerin jegliche

Anhaltspunkte.

d. Ebenso wenig lässt sich ein schutzwürdiger Besitzstand an Mysterious Art als

Name der unter dieser Bezeichnung Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des

vergangenen Jahrhunderts aktiven Musikgruppe/Band belegen.

aa. Zwar ist insoweit unerheblich, dass ein schutzwürdiger Besitzstand an dieser

Bezeichnung als Name der Musikgruppe grundsätzlich nur bei den Inhabern des

Namensrechts und somit bei den Mitgliedern der Band als rechtsfähiger

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (vgl. OLG Köln GRUR-RR 2008, 243, 244 -

Vanilla Ninja; LG München I GRUR-RS 2021, 20342 Nr. 37 – Dschinghis Khan) oder

– bei Unterstellung einer von der Antragstellerin geltend gemachten wirksamen

Übertragung der entsprechenden (Namens-)Rechte auf Herrn K… durch den (trotz

mehrfacher Aufforderung nicht vorgelegten) Lizenzvertrag zwischen Herrn K… und

der Antragstellerin vom 3. März 1993 - , bei diesem selbst, nicht jedoch bei der

Antragstellerin entstanden sein kann. Denn ein schutzwürdiger Besitzstand muss

nicht notwendigerweise bei einem Antragsteller selbst begründet worden sein;

entscheidend ist lediglich die Störung eines fremden Besitzstandes durch den

ursprünglichen Markenanmelder (vgl. BPatG GRUR 2020, 431, 433f. – Flasche mit

Grashalm; GRUR 2014, 780, 782 – Liquidrom; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8

Rdnr. 1125).

bb. Voraussetzung für einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung

Mysterious Art als Name der in den 1980er-Jahren gegründeten und 1993

aufgelösten Band ist jedoch, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen

Marke überhaupt noch ein Zeichenrecht an dieser Bezeichnung als Geschäfts- bzw.

Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG bestand, da an einem

erloschenen Recht kein Besitzstand (mehr) bestehen kann.

Ein (Fort-)Bestand von Mysterious Art als Name der betreffenden Musikband/-

gruppe zum Zeitpunkt der Anmeldung lässt sich aber nicht feststellen.

aaa. Der Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG ist an den Bestand eines lebenden

Unternehmens geknüpft (vgl. statt aller BGH GRUR 2005, 871, 872 - Seicom).

Daraus folgt zwangsläufig, dass der Schutz jedenfalls dann erlischt, wenn das

Unternehmen sich endgültig nicht mehr am geschäftlichen Verkehr beteiligt

(BGH GRUR 1997, 749, 752 - L’Orange; BGH GRUR 2002, 967, 969 - Hotel Adlon;

BGH GRUR 2005, 871, 872 - Seicom). Das endgültige Einstellen der

geschäftlichen Tätigkeit ist dabei gleichbedeutend mit der endgültigen Aufgabe des

Unternehmens. Dies gilt gleichermaßen für einen als Unternehmenskennzeichen zu

bewertenden Namen einer Musikband/-gruppe.

bbb. Von einer endgültigen Einstellung der geschäftlichen Tätigkeit der

Musikgruppe/Band Mysterious Art kann hier zwar nicht bereits wegen der

unterbliebenen Verlängerung der für den Geschäftsführer der Antragstellerin

eingetragenen Marke 118 02 73 – The Mysterious Art ausgegangen werden. Denn

allein ein nicht mehr bestehender markenrechtlicher Schutz an der Bezeichnung

steht einem Fortbestand als Namens- bzw. Unternehmenskennzeichen an der

betreffenden

Bezeichnung

nicht

entgegen.

ccc. Von Bedeutung ist aber, dass die Gruppe Mysterious Art sich bereits im Jahre

1993 auflöste. Zwar führt die Auflösung einer Musikband nicht zu einer (endgültigen)

Aufgabe des Geschäftsbetriebs und zu einem Erlöschen des Namensrechts, wenn

bestehende Werke, namentlich Alben und Singles, weiter ausgewertet und verkauft

werden. Von einer endgültigen Aufgabe des Geschäftsbetriebs kann daher im

Zusammenhang mit Musikgruppen frühestens dann ausgegangen werden, wenn

deren Werke nicht mehr ausgewertet werden und auch keine weiteren

geschäftlichen Aktivitäten wie zB Aufführungen/Auftritte unter dem Namen der

Gruppe entwickelt werden (vgl. LG München I GRUR-RS 2021, 20342 Nr. 45 –

Dschinghis Khan).

Ist der Fortbestand des Schutzes des Namens einer

Musikgruppe/Band nach Auflösung danach aber an eine weitere Auswertung von

Werken der Gruppe/Band geknüpft, bedarf es der Darlegung entsprechender

geschäftlicher Aktivitäten (im Inland).

Hier hat die Antragstellerin jedoch nicht vorgetragen, ob und ggf. in welchem

Umfang Produkte, insbesondere (analoge oder digitale) Tonträger der Band

Mysterious Art zum Zeitpunkt der Anmeldung bzw. in der Zeit davor im Inland

vertrieben worden sind bzw. welche sonstigen (geschäftlichen) Aktivitäten wie zB

Aufführungen/Auftritte unter dem Namen der Gruppe stattgefunden haben und

welche Erlöse dabei zB durch Ausschüttungen von Verwertungsgesellschaften

erzielt worden sind. Eine entsprechende Verwendung der Bezeichnung

insbesondere in Zusammenhang mit Tonträgern ist auch nicht gerichtsbekannt.

ddd. Ob sich ein fortbestehender Schutz an dem Namen einer Musikgruppe/Band

nach deren Auflösung auch unabhängig von Art und Umfang ihrer geschäftlichen

Tätigkeiten allein aus einer Bekanntheit ergeben kann, erscheint zweifelhaft, bedarf

vorliegend aber keiner weiteren Vertiefung (vgl. dazu BPatG 27 W (pat) 45/17 v.

14. Oktober 2019 – Caught in The Act). Denn zu einer zum Zeitpunkt der Anmeldung

(noch vorhandenen) Bekanntheit der betreffenden Musikgruppe/Band ist weder

etwas vorgetragen noch bekannt.

e. Soweit die Antragstellerin einen schutzwürdigen fremden Besitzstand an

Mysterious Art weiterhin aus einer werktitelmäßigen Benutzung dieser

Bezeichnung als Serientitel für Kompositionen und Musikproduktionen des

Geschäftsführers der Antragstellerin herleiten möchte, ist in rechtlicher Hinsicht

zwar davon auszugehen, dass es sich bei einer Verwendung dieser Bezeichnung

als Titel für Kompositionen und Musikproduktionen und damit für Werke iS von § 5

Abs. 3 MarkenG um eine geschäftliche Bezeichnung iS von § 5 Abs. 1 MarkenG

handeln kann, an der ein schutzwürdiger Besitzstand begründet werden kann.

aa. Unerheblich ist dabei auch, dass die Antragstellerin sich auf eine Benutzung von

Mysterious Art als Serientitel durch Herrn K… und nicht durch die Antragstellerin

selbst ruft, da – wie bereits darlegt - es nicht erforderlich ist, dass es sich um den

eigenen Besitzstand der Antragstellerin handelt.

bb. Ein schutzwürdiger fremder Besitzstand erfordert aber — wie ebenfalls bereits

erwähnt — neben der Benutzung der betreffenden Bezeichnung als Werktitel im

nach außen gerichteten inländischen geschäftlichen Verkehr (vgl. BGH GRUR

2014, 780, 782 – Liquidrom) eine hinreichende Marktpräsenz und daraus folgende

Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland (vgl. BGH GRUR 2014, 780 – Liquidrom;

Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rn. 1126).

Eine konkrete Benutzung als Serientitel für Kompositionen und Musikproduktionen

ist jedoch nicht näher dargelegt worden; es fehlt jeglicher Vortrag, für welche

konkreten Werke die Bezeichnung in welchem Umfang und zu welcher Zeit benutzt

worden ist. Es fehlt daher an jeglicher Grundlage für einen dahingehenden

Besitzstand.

f. Mangels zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht feststellbarer Anhaltspunkte für eine

tatsächliche oder zumindest beabsichtigte Nutzung der Bezeichnung Mysterious

Art durch die Antragstellerin im inländischen Geschäftsverkehr entweder als Name

der

betreffenden Musikgruppe/Band

oder

als Firmenschlagwort

der

Unternehmensbezeichnung im inländischen Geschäftsverkehr insbesondere in

Zusammenhang mit dem Vertrieb/Vermarktung insbesondere von analogen und

digitalen Ton- und oder Bildträgern bzw. entsprechenden Dateien bieten sich auch

keine hinreichenden Anhaltspunkte

für eine Bösgläubigkeit unter dem

Gesichtspunkt eines zweckfremden Einsatzes der angegriffenen Marke im

Wettbewerbskampf mit dem Ziel, die Antragstellerin an der (weiteren) Nutzung der

Bezeichnung zu hindern; dies umso weniger, als der Markeninhaber die Marke auch

nach dem Vorbringen der Antragstellerin selbst nutzen will.

Unerheblich

ist, ob bei einer nach dem Vorbringen der Antragstellerin

beabsichtigten Benutzung der Marke als Name einer Musikgruppe gesetzliche

und/oder vertragliche Rechte der Antragstellerin an dem Namen Mysterious Art

verletzt werden, da diese — worauf die Markenabteilung zutreffend hingewiesen hat

— dann in entsprechenden (Verletzungs-/Nichtigkeits-) Verfahren geltend zu

machen wären. Eine die Löschung der angegriffenen Marke resultierende

Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG lässt sich in solchen Fällen nur

begründen, wenn dadurch die Antragstellerin in ihrer wettbewerblichen Entfaltung

beeinträchtigt wird. Dies ist vorliegend aber aus den vorgenannten Gründen weder

dargetan noch ersichtlich.

3. Lässt sich danach aber zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke

ein bundesweit bestehender schutzwürdiger

fremder Besitzstand an der

Bezeichnung Mysterious Art nicht feststellen, liegen die Voraussetzungen für eine

Löschung der Marke wegen Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nicht

vor. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die

Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst

ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich

einzulegen.

Dr. Hock

Hammer

Merzbach

Hö

Beglaubigt … Justizamtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle