Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 08.05.2025 – 30 W (pat) 534/22
30. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:080525B30Wpat534.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 534/22 _______________________ (Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
ECLI:DE:BPatG:2025:080525B30Wpat534.22.0
betreffend die Marke 30 2020 013 678
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2025 unter Mitwirkung des
Richters Dr. Meiser als Vorsitzender sowie der Richter Merzbach und Hammer
beschlossen:
I. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der
Beschluss der Markenstelle für Klasse 01 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 11. Juli 2022 aufgehoben, soweit die Löschung der
angegriffenen Marke für die Waren
„Klasse 34: Shisha-Tabak und -Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe;
Raucherartikel mit Bezug zu Wasserpfeifen und Shisha-Tabak; Aromastoffe
und Aromen für Shisha-Tabak, ausgenommen ätherische Öle“
angeordnet worden ist.
Der Widerspruch aus den Marken 1 089 272 und 1 185 438 wird auch insoweit
zurückgewiesen.
II. Die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden gegen die teilweise
Zurückweisung des Widerspruchs aus den Marken 1 089 272 und 1 185 438
wird zurückgewiesen.
Gründe§
I.
Die am 26. Juni 2020 angemeldete Wortmarke
QUWI PUNCH
ist am 27. August 2020 unter der Nummer 30 2020 013 678 für die Waren und
Dienstleistungen
„Klasse 01: Geschmacksverbesserer für Shisha-Tabak; Soße für die Shisha-
Tabakbearbeitung;
Klasse 34: Shisha-Tabak und -Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe;
Raucherartikel mit Bezug zu Wasserpfeifen und Shisha-Tabak; Wasserpfeifen
[orientalische]; elektronische Wasserpfeifen; Aromastoffe und Aromen für
Shisha-Tabak, ausgenommen ätherische Öle;
Klasse 35: Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Geschmacksverbesserer
für Shisha-Tabak, Soße
für die Shisha-
Tabakbearbeitung, Kohle für Wasserpfeifen, Shisha-Tabak und -Tabakwaren,
einschließlich Tabakersatzstoffe, Raucherartikel mit Bezug zu Wasserpfeifen
und
Shisha-Tabak, Wasserpfeifen
[orientalische],
elektronische
Wasserpfeifen, Aromastoffe und Aromen für Shisha-Tabak, ausgenommen
ätherische Öle“
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen
worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 2. Oktober 2020.
Gegen die Eintragung ist von der Widersprechenden aus der für die Waren
„Klasse 34: Tabakfabrikate, nämlich Zigarren, Zigarillos, Stumpen;
Streichhölzer und Feuerzeuge“
seit dem 18. März 1986 eingetragenen Wortmarke 1 089 272
PUNCH
sowie aus der für die Waren:
„Klasse 34: Tabak und Tabakerzeugnisse, Zigarren (einschließlich Stumpen),
Zigarillos, Zigaretten, Tabakgrob- und -feinschnitte, Schnupftabak, sämtliche
vorgenannten Waren aus oder unter Verwendung von Tabaken kubanischer
Provenienz; Raucherartikel,
nämlich
Tabakdosen,
Zigarren
und
Zigarettenspitzen und -etuis und Aschenbecher, sämtliche vorgenannten
Waren nicht aus Edelmetallen, deren Legierungen oder damit plattiert,
Pfeifenständer und -reiniger, Zigarrenabschneider, Pfeifen, Feuerzeuge,
Apparate zum Selbermachen von Zigaretten, Zigarettenpapier und -filter,
Tabakfeuchthalter; Streichhölzer“
seit dem 31. Juli 1992 eingetragenen Wort-/Bildmarke 1 185 438
Widerspruch erhoben worden.
Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 26. Mai 2021 eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke mit Ausnahme von „Zigarren;
Zigarillos“ bestritten.
Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse
01 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 11. Juli 2022
unter Zurückweisung des weitergehenden Widerspruchs die teilweise Löschung der
angegriffenen Marke, nämlich für die Waren
„Klasse 34: Shisha-Tabak und -Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe;
Raucherartikel mit Bezug zu Wasserpfeifen und Shisha-Tabak; Aromastoffe
und Aromen für Shisha-Tabak, ausgenommen ätherische Öle“
angeordnet,
da
insoweit
eine Verwechslungsgefahr
zwischen
den
Vergleichszeichen bestehe.
Ausgehend von einer seitens der Widersprechenden allein geltend gemachten und
von dem Inhaber der angegriffenen Marke nicht bestrittenen Benutzung der
Widerspruchsmarken für die registrierten Waren „Zigarren“ und „Zigarillos“ bestehe
zu den obengenannten Waren der angegriffenen Marke eine überdurchschnittliche
Ähnlichkeit.
Es handele sich insoweit um verwandte Tabakerzeugnisse, weil die in „Shisha-
Tabak und -Tabakwaren, …, Raucherartikel mit Bezug zu Shisha-Tabak“ und
„Aromastoffe und Aromen für Shisha-Tabak, ...“ enthaltenen Aerosole ähnlich wie
beim Rauchen inhaliert würden. Tabakrauch entstehe beim Abbrand oder dem Verschwelen von Tabak z.B. in Zigaretten, Zigarren, Pfeifen oder Wasserpfeifen als
Aerosol aus Rauch, Dämpfen, Gasen und Feststoffen. Ähnlich wie beim Rauchen
würden die enthaltenen und freigesetzten Stoffe durch den Konsumenten inhaliert.
Sowohl die genannten Waren der angefochtenen Marke als auch die „Zigarren“ und
„Zigarillos“ der Widerspruchsmarke dienten dazu, den Konsumenten unmittelbar
oder mittelbar Rauchgenuss zu verschaffen, verfolgten daher als Raucherbedarf
dieselbe Zweckrichtung, würden zudem häufig gemeinsam im Raucherfachhandel
vertrieben und richteten sich an den gleichen Abnehmerkreis.
Hingegen seien die von der angegriffenen Marke zu Klasse 01 beanspruchten
Waren „Geschmacksverbesserer
für Shisha-Tabak; Soße
für die Shisha-
Tabakbearbeitung“ den auf Seiten der Widerspruchsmarken zu berücksichtigenden
Waren „Zigarren“ und „Zigarillos“ nicht ähnlich, da es sich bei diesen Waren der
angegriffenen Marke um Erzeugnisse zur gewerblichen Weiterverarbeitung, die
nicht für den persönlichen Verbrauch bestimmt seien, handele. Halb- und
Fertigfabrikate wiesen jedoch idR keine Ähnlichkeit auf, da sie meist in
verschiedenen Betrieben hergestellt bzw. vertrieben würden, unterschiedlichen
Zwecken dienten und sich auch nicht an die gleichen Abnehmer richteten.
In Bezug auf sämtliche weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten
Waren und Dienstleistungen sei von einem deutlich geringen, insbesondere nicht
mehr als durchschnittlich zu bewertenden Ähnlichkeitsgrad zu den „Zigarren“ und
„Zigarillos“ der Widerspruchsmarken auszugehen.
Die dem Widerspruch zugrundeliegende Wortmarke und die Wort-/Bildmarke
verfügten von Hause aus über eine normale Kennzeichnungskraft. Beschreibende
oder anderweitig die Unterscheidungskraft einschränkende Wirkungen, die den
Schutzumfang hinsichtlich der auf Seiten der Widerspruchsmarken zu
berücksichtigenden Waren „Zigarren“ und „Zigarillos“ minderten, gingen von dem
Begriff „PUNCH“ als englischem Begriff für „Schlag“ nicht aus.
In Anbetracht dieser Umstände halte die angegriffene Marke den zur Vermeidung
einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zu den
rangälteren
Widerspruchsmarken jedenfalls insoweit nicht ein, als sich die Vergleichszeichen
auf zumindest überdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen könnten, wie es bei
den im Tenor genannten Waren der Fall sei.
Die angefochtene Marke sei aus den Wortbestandteilen „QUWI“ und „PUNCH“
kombiniert. Bei dem Element „QUWI" handele es sich um die Anlehnung an die
Geschmacksrichtungsbezeichnung „Kiwi“, die aufgrund der Art der Verfremdung
noch normale Kennzeichnungskraft besitze. Gleichwohl sei der Schutzumfang
insofern etwas reduziert. Zwar bilde die Marke aufgrund der getrennten
Schreibweise und mangels eines sinnvollen Bedeutungsgehalts keine
gesamtbegriffliche Einheit, die der Verbraucher nur als solche wahrnehme und
wiedergebe.
Jedoch bestehe hinsichtlich überdurchschnittlich ähnlicher Waren aufgrund der
Übernahme der älteren Wortmarke PUNCH bzw. des
jedenfalls den
Gesamteindruck
in klanglicher Hinsicht prägenden Bestandteils der Wort-
/Bildmarke „PUNCH“ in die angegriffene Marke eine die Verwechslungsgefahr
begründende Ähnlichkeit der Vergleichszeichen in der Form, dass die Marken
gedanklich in Verbindung gebracht würden. Zwar würden in diesem Fall die
Unterschiede zwischen den Zeichen aufgrund des weiteren Zeichen Bestandteils
„QUWI“ der angegriffenen Marke erfasst. Jedoch werde der
identisch
übernommene Bestandteil „PUNCH“ in der angegriffenen Marke vom Verbraucher
akustisch und optisch selbständig wahrgenommen und sinngemäß erfasst.
Hinsichtlich der verbleibenden Waren sowie der Dienstleistungen habe der
Widerspruch hingegen mangels relevanter Ähnlichkeit mit den Waren „Zigarren“
und
„Zigarillos“ der Widerspruchsmarke keinen Erfolg und sei daher
zurückzuweisen.
Gegen die durch den vorgenannten Beschluss der Markenstelle angeordnete
Teillöschung der angegriffenen Marke richtet sich die Beschwerde des Inhabers der
angegriffenen Marke, mit der er im Wesentlichen geltend macht, dass eine
Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen auch in Bezug auf die von
der Löschungsanordnung betroffenen Waren bereits mangels hinreichender
Zeichenähnlichkeit ausscheide. Die Widerspruchsmarken verfügten aufgrund der
beschreibenden Bedeutung von „PUNCH“ als inländischen Verkehrskreisen
bekanntes englisches Wort für „Schlag“ oder „Punsch“ über einen deutlich
reduzierten Schutzumfang. Dieser Begriff könne daher keine selbständig
kollisionsbegründende Stellung innerhalb der angegriffenen Marke einnehmen.
Vielmehr führe die (unterscheidungskräftig verfremdete) klangliche Anlehnung des
Bestandteils „QUWI“ an eine Geschmacksrichtung („Kiwi“) dazu, dass die
angesprochenen Verkehrskreise die angefochtene Marke zwanglos als
gesamtbegriffliche Einheit wahrnehmen würden, nämlich je nach individuellem
Verständnishorizont als „Kiwi-Schlag“ (werblich anpreisend/überspitzt im Sinne
einer sehr stark ausgeprägten Geschmacksrichtung) oder „Kiwi-Punsch“ (im Sinne
einer entsprechenden Geschmacks-Mischung). Der mit der Widerspruchsmarke
übereinstimmende Bestandteil „PUNCH“ sei somit mit der Bedeutung „Schlag“
und/oder „Punsch“ inhaltlich/beschreibend mittelbar auf den vorangehenden
Bestandteil bezogen und bilde mit diesem insoweit auch eine gesamtbegriffliche
Einheit, und zwar letztlich unabhängig davon, ob der Verkehr die beschreibende
Anlehnung des Bestandteils „QUWI“ an eine Geschmacksrichtung erkenne oder
nicht.
Damit lägen die Voraussetzungen für eine „selbständig kennzeichnende Stellung“
von „PUNCH“ in dem angegriffenen Zeichen nicht vor.
Ungeachtet einer fehlenden Zeichenähnlichkeit wirke einer Verwechslungsgefahr
zudem entgegen, dass zwischen Zigarren/Zigarillos einerseits und Wasserpfeifen-
Tabak bzw. auf Wasserpfeifen(-Tabak) bezogenen Produkten andererseits
aufgrund der typischerweise unterschiedlichen Vertriebswege, Hersteller und
Adressatenkreise ohnehin nur eine entfernte Warenähnlichkeit bestehe.
Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 01 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 11. Juli 2022 aufzuheben, soweit darin die Löschung der
angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus den Marken 1 089 272
und 1 185 438 angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus den
vorgenannten Marken auch insoweit zurückzuweisen.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen
sowie im Wege der Anschlussbeschwerde,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 01 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 11. Juli 2022 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus
den Marken 1 089 272 und 1 185 438 zurückgewiesen worden ist, und die
Löschung der angegriffenen Marke auch
für diese Waren und
Dienstleistungen aufgrund des Widerspruchs aus den vorgenannten Marken
anzuordnen.
Sie
ist der Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den
Vergleichszeichen über die von der Löschungsanordnung betroffenen Waren
hinaus auch hinsichtlich sämtlicher weiterer von der angegriffenen Marke
beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestehe.
So sei zunächst mit der Markenstelle davon auszugehen, dass die
Widerspruchsmarke 1 089 272 sowie der Wortbestandteil „PUNCH“ der
Widerspruchsmarke 1 185 438 über eine von Haus aus durchschnittliche
Kennzeichnungskraft verfügten, da PUNCH als englisches Wort mit der Bedeutung
„Schlag“ oder auch „Punsch“ über keinen beschreibenden Aussagegehalt in Bezug
auf die bei den Widerspruchsmarken zu berücksichtigenden Waren „Zigarren“ und
„Zigarillos“ verfüge. Insbesondere werde der Verkehr ihnen in der Bedeutung
„Punsch“ hinsichtlich dieser Waren keinen Hinweis auf eine Geschmacksrichtung
entnehmen, da es sich bei einem „Punsch“ zum einen um ein alkoholhaltiges
Heißgetränk handele, welches für sich gesehen keine Geschmacksangabe
enthalte, und es sich ferner bei „Zigarren“ und „Zigarillos“ um Naturprodukte
handele, denen – im Gegensatz zu den bei der angegriffenen Marke maßgeblichen
Shisha- bzw. Wasserpfeifentabakprodukten – weder bei der Verarbeitung des
Rohtabaks noch bei deren Herstellung irgendwelche Geschmacksstoffe oder
Aromen zugesetzt würden.
Sie macht
ferner unter Hinweis auf die vor der Markenstelle bzw.
im
Beschwerdeverfahren mit den Schriftsätzen vom 10. Februar 2023 und 28. März
2025 eingereichten eidesstattlichen Versicherungen des Leiters Marketing/PR der
mit der Vermarktung der Produkte der Widersprechenden in Deutschland betrauten
5…
GmbH,
Herrn
…
P…
vom
3.
Dezember 2020, 30. Juni 2021, 31. Januar 2023 (Anlage WK 34) und 19. März 2025
(Anlage WK 41) sowie unter Bezug auf eine Vielzahl weiterer von ihr sowohl vor der
Markenstelle als auch im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen wie zB den
Auszügen aus Nachschlagewerken zum Thema „Zigarre“ (Anlage WK 35a) geltend,
dass aufgrund der in den vorgenannten eidesstattlichen Versicherungen für die
Jahre 2015 bis 2024 ausgewiesenen Stückzahlen von im Inland vertriebenen
„PUNCH“- Zigarren/Zigarillos und den dabei erzielten Umsätzen als auch aufgrund
der
in der eidesstattlichen Versicherung vom 19. März 2025 benannten
Werbeausgaben für die Jahre 2019 bis 2022 sowie der weiteren von ihr vorgelegten
Unterlagen von einer bundesweiten Benutzung der Widerspruchsmarken für
Zigarren und Zigarillos über einen längeren Zeitraum in erheblichem Umfang
auszugehen sei, so dass ihnen eine erhöhte Kennzeichnungskraft für diese Waren
zukomme.
Im Rahmen der Zeichenähnlichkeit sei mit der Markenstelle von einer Prägung des
Gesamteindrucks der angegriffenen Marke QUWI PUNCH durch den mit den
Widerspruchsmarken
bzw.
deren Wortbestandteil
übereinstimmenden
Zeichenbestandteil „PUNCH“ auszugehen.
So vermittele die angegriffene Marke in ihrer wortsinngemäßen Bedeutung „QUWI-
Schlag“ oder
„QUWI-Punsch“ keinen
(gesamtbegrifflichen) beschreibenden
Aussagegehalt; insbesondere werde der Verkehr QUWI PUNCH in seiner
Gesamtheit vor dem Hintergrund, dass „PUNCH“ in seiner Bedeutung „Punsch“ ein
alkoholhaltiges Mixgetränk ohne
feste Rezeptur bezeichne, nicht als
Geschmacksangabe verstehen. Bei Shisha-Tabakprodukten sei es üblich, den
jeweiligen Produktnamen entfremdete, dennoch für den Verkehr in ihrer Bedeutung
verständliche
Geschmacksrichtungsbezeichnungen
voranzustellen.
Die
Verwendung solcher die Geschmacksrichtung in verklausulierter Form andeutender
Angaben beruhe drauf, dass die Angabe der Geschmacksrichtung auf einer
Tabakverpackung selbst einen Verstoß gegen § 18 Abs. 2 Nr. 3 TabakErzG
darstelle. Vor diesem Hintergrund würden die angesprochenen Verkehrskreise den
Zeichenbestandteil „QUWI“ als entfremdete Geschmacksrichtungsbezeichnung
(„Kiwi“) wahrnehmen, den weiteren Bestandteil „PUNCH“ hingegen als die –
unterscheidungskräftige – Produktlinienbezeichnung. Insgesamt komme daher dem
Bestandteil „QUWI“ eine beschreibende Funktion zu, so dass dieser Bestandteil in
den Hintergrund trete. Der Verkehr werde vielmehr dem Gesamteindruck nach von
einem „PUNCH“-Produkt ausgehen, so dass der Gesamteindruck der angegriffenen
Marke durch diesen Bestandteil geprägt werde.
Ausgehend von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken
sowie einer von der Markenstelle im Rahmen der Zeichenähnlichkeit zutreffend
festgestellten Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den
mit der Widerspruchsmarke bzw. deren Wortbestandteil übereinstimmenden
Zeichenbestandteil „PUNCH“ könne dann aber eine Verwechslungsgefahr
zwischen den Vergleichsmarken im Rahmen der Gesamtabwägung selbst bei
gering ähnlichen Waren nicht verneint werden.
Eine zumindest geringe Warenähnlichkeit zu den bei der Widerspruchsmarke zu
berücksichtigenden Waren „Zigarren“ und „Zigarillos“ liege aber in Bezug auf
sämtliche von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen
vor, so dass die angegriffene Marke über die von der Löschungsanordnung
betroffenen und von der Markenstelle zutreffend als überdurchschnittlich ähnlich zu
„Zigarren“ und „Zigarillos“ eingestuften Waren hinaus für sämtliche weitere
beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu löschen sei.
Dies gelte zunächst für die von der angegriffenen Marke zu Klasse 34
beanspruchten Waren
„Wasserpfeifen
[orientalische];
elektronische
Wasserpfeifen“, bei denen die Markenstelle selbst von einer geringen
Warenähnlichkeit zu „Zigarren“ und „Zigarillos“ ausgehe.
Hinsichtlich der zu Klasse 01 beanspruchten und ebenfalls von der Zurückweisung
betroffenen Waren „Geschmacksverbesserer für Shisha-Tabak, Soße für die
Shisha- Tabakbearbeitung“ sei zu beachten, dass diese entgegen der Auffassung
der Markenstelle nicht nur in der gewerblichen Tabakverarbeitung verwendet
würden, sondern auch dem Endverbraucher dazu dienten, den Geschmack eigenen
Shisha-Tabaks zu verändern/verbessern. Aufgrund des gemeinsamen Bezugs zum
Rauchgenuss sei dann aber von einer überdurchschnittlichen Ähnlichkeit zu
„Zigarren“ und „Zigarillos“ auszugehen. Diese Waren seien hinsichtlich ihrer
Ähnlichkeit ebenso zu behandeln wie die von der Löschungsanordnung betroffenen
Waren „Aromastoffe und Aromen für Shisha-Tabak“, bei denen die Markenstelle
zutreffend von einer überdurchschnittlichen Ähnlichkeit ausgegangen sei.
Eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit bestehe ferner zwischen „Zigarren“ und
„Zigarillos“ und den von der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruchten
„Einzelhandels-
und
Großhandelsdienstleistungen
in
Bezug
auf
Geschmacksverbesserer
für Shisha-Tabak, Soße
für
die Shisha-
Tabakbearbeitung, Kohle für Wasserpfeifen, Shisha-Tabak und -Tabakwaren,
einschließlich Tabakersatzstoffe, Raucherartikel mit Bezug zu Wasserpfeifen und
Shisha-Tabak, Wasserpfeifen
[orientalische], elektronische Wasserpfeifen,
Aromastoffe und Aromen für Shisha-Tabak, ausgenommen ätherische Öle“.
Der Verkehr sei daher daran gewöhnt, dass im Tabakhandel Tabakwaren als
Hausmarke unter demselben Kennzeichen angeboten würden, unter dem z.B. auch
der Einzelhandel selbst betrieben werde. Bei „Zigarren“ und „Zigarillos“ handele es
sich ebenso wie bei Shisha-Tabak um Tabakwaren, die häufig gemeinsam in
Tabakgeschäften angeboten würden. Es
lägen somit branchenbezogene
Anhaltspunkte vor, die dem Verkehr Anlass zu der Annahme gäben, dass
Tabakwaren und die oben genannten Dienstleistungen der Kontrolle desselben
Unternehmens unterliegen.
Darüber hinaus liege in Bezug auf die durch den angegriffenen Beschluss
gelöschten, hochgradig ähnlichen Waren eine Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinne unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung von
„PUNCH“ vor, da dieser
in der angegriffenen Marke nach Art eines
Stammbestandteils verwendet werde.
Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,
die Anschlussbeschwerde zurückzuweisen.
Ungeachtet der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken sowie der
fehlenden Ähnlichkeit der Vergleichszeichen fehle es hinsichtlich sämtlicher
weiterer Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bereits an einer für
eine Verwechslungsgefahr hinreichenden Ähnlichkeit zu den auf Seiten der
Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren, da diese keine hinreichenden
Berührungspunkte und Überschneidungen aufwiesen.
Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung hat der Senat den Beteiligten eine
Recherche übersandt insbesondere zur Bezeichnungspraxis, den Geschmack
und/oder das Aroma von (Wasserpfeifen-)Tabakprodukten durch verfremdete
Geschmacksangaben in Kombination mit dem englischen Begriff „PUNCH“ zu
bezeichnen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache
Erfolg; hingegen ist die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden unbegründet.
A. Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke
Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG zulässige, sich gegen die im
angefochtenen Beschluss angeordnete Teillöschung richtende Beschwerde des
Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg, da zwischen den
Vergleichsmarken auch in Bezug auf die von der Teillöschung betroffenen Waren
keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Der
angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 01 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 11. Juli 2022 ist daher aufzuheben, soweit darin die Löschung
der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus den Marken 1 089 272
und 1 185 438 angeordnet worden ist, und der Widerspruch aus den vorgenannten
Marken ist auch insoweit zurückzuweisen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG)
1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des
Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung
aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR
2010, 1098, Nr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 – BARBARA
BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 – UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25
– pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9
– Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU). Von maßgeblicher
Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden
Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber
hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der
dieser
im Einzelfall zukommende Schutzumfang
in die Betrachtung mit
einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse
Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR
2013, 833, Nr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure;
GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9
– Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 – Pralinenform II; EuGH GRUR
2008, 343 Nr. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).
Nach diesen Grundsätzen ist zwischen der angegriffenen Marke und beiden
Widerspruchsmarken keine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen
zu besorgen.
2. Die rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken wurde seitens des
Inhabers der angegriffenen Marke vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 26. Mai
2021 nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig für alle Waren außer für – die im
Warenverzeichnis beider Widerspruchsmarken konkret beanspruchten - „Zigarren;
Zigarillos“ bestritten.
a. Die Widersprechende hat eine weitergehende Benutzung weder geltend gemacht
noch nachgewiesen.
Soweit die von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom
28. März 2025 vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Herrn …
P… vom 19. März 2025 unter Ziff. 4 in Zusammenhang mit Angaben zu
Werbemaßnahmen auch – in den Warenverzeichnissen der Widerspruchsmarken
registrierte – „Feuerzeuge“ als Werbemittel ausweist, kann darin entgegen der von
der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung vom 8. Mai 2025 geäußerten
Auffassung schon deshalb keine Geltendmachung einer (rechtserhaltenden)
Benutzung für diese Waren gesehen werden, weil diese Angaben zu Werbemittel
ebenso wie die in sämtlichen seitens der Widersprechenden eingereichten
eidesstattlichen
Versicherungen
des
Herrn …
P…
enthaltenen
Umsatzangaben zu „Zigarren, Zigarillos“ nicht der Glaubhaftmachung einer
rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken dienen - die Benutzung für
Zigarren, Zigarillos“
ist nicht bestritten
-, sondern eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft
durch
umfangreiche,
intensive
Benutzung
der
Widerspruchsmarken für „Zigarren, Zigarillos“ belegen sollen. Ungeachtet dessen
besteht bei solchen nur zu Werbe- und Anerkennungszwecken (unentgeltlich)
abgegebenen Nebenwaren grundsätzlich kein –
für eine rechtserhaltende
Benutzung – erforderlicher Wille zur Erschließung eines entsprechenden
Absatzmarktes (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 26 Rn. 89
mwM); nicht zuletzt fehlt auch jeglicher Vortrag dazu, in welcher Form die
Widerspruchsmarken in Zusammenhang mit „Feuerzeugen“ benutzt wurden.
b. Unter Zugrundelegung einer (konkreten) rechtserhaltenden Benutzung der
Widerspruchsmarken für „Zigarren, Zigarillos“ kann vor dem Hintergrund, dass nach
der Rechtsprechung des BGH der Schutz einer Klagemarke oder einer
Widerspruchsmarke nicht lediglich für das konkret vertriebene Einzelprodukt mit
sämtlichen
individuellen Eigenschaften besteht, sondern sich vielmehr auf
„gleichartige Waren“ erstreckt (vgl. BGH GRUR 2020, 871, Rn. 34, 36 –
INJEKT/INJEX), im Rahmen der Integrationsfrage auch eine Benutzung der
Widerspruchsmarken
für die
in beiden Warenverzeichnissen enthaltenen
„Stumpen“ bzw. – bei der Widerspruchsmarke 1 185 438 - „Zigarren (einschließlich
Stumpen)“ anerkannt werden, da es sich bei diesen um „maschinengefertigte, kurze
Zigarren“ handelt (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/ Stumpen). Dies gilt jedoch nicht
für die zu der Widerspruchs(wort)marke 1 089 272 registrierten weiteren
„Tabakfabrikate“ bzw. die bei der weiteren Widerspruchsmarke 1 185 438
registrierten weiteren „Tabakerzeugnisse und -artikel“. Denn diese weichen in ihren
Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung zB als Raucherartikel und/oder Zubehör
oder auch in ihrer Beschaffenheit gegenüber „Zigarren/Zigarillos“, welche sich als
in ein Tabakblatt oder in Ersatzpapier auf Tabakbasis gehüllte Tabakerzeugnisse
nicht nur von losem Tabak, sondern insbesondere auch von in Thermopapier
eingefassten Zigaretten
in
ihrer Beschaffenheit unterscheiden, so deutlich
voneinander ab, dass sie nicht mehr dem „gleichen Warenbereich“ iS der
vorgenannten Rechtsprechung des BGH zugeordnet werden können.
3. Ausgehend von dieser Benutzungslage können sich die Vergleichszeichen
teilweise auf überdurchschnittlich ähnlichen Waren und ansonsten allenfalls
durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen.
a. So ist mit der Markenstelle von einer überdurchschnittlichen Ähnlichkeit
zwischen den von der angegriffenen Marke zu Klasse 34 beanspruchten Waren
„Shisha-Tabak und -Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe“ und den
„Zigarren/Zigarillos“ (und ggf. „Stumpen“) der beiden Widerspruchsmarken
auszugehen.
Als dem Rauchgenuss dienende Tabakerzeugnisse weisen sie erhebliche
Überschneidungen und Berührungspunkte in ihrer Beschaffenheit sowie ihrem
Bestimmungs- und Verwendungszweck auf. Entsprechend richten sie sich auch an
dieselben Verbraucher, nämlich Raucherinnen und Raucher, und werden häufig in
denselben Verkaufsstätten angeboten.
Allerdings unterscheiden sich Zigarren und Zigarillos
in der stofflichen
Beschaffenheit nicht nur von Tabakersatzstoffen, sondern auch von
Wasserpfeifentabak insoweit, als Wasserpfeifentabak meist aus feuchtem Tabak
besteht, der mit Melasse und Aromen vermischt ist, demnach aromatisiert ist,
während
„Zigarren“
und
„Zigarillos“
grundsätzlich
aus
getrockneten,
luftgetrockneten Tabakblättern bestehen und in der Regel keine zusätzlichen
Aromen oder Feuchtmittel enthalten. Dementsprechend wird Wasserpfeifentabak in
Wasserpfeifen (Shishas) verwendet, um den aromatisierten Rauch durch Erhitzen
des Tabaks zu erzeugen, der durch Wasser gefiltert wird. Hingegen sind „Zigarren“
und „Zigarillos“ unmittelbar zum Rauchen (durch Verbrennen des Tabaks)
bestimmt.
Es lässt sich auch nicht feststellen, dass die Hersteller von „Zigarren, Zigarillos“ in
nennenswertem Umfang als Hersteller von Wasserpfeifentabak in Erscheinung
treten. Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus den von der Widersprechenden im
Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 13. Juli 2021 sowie im Beschwerdeverfahren mit
Schriftsatz vom 13. Juni 2023 vorgelegten Anlagen WK30-31, WK38 a/b und WK39.
So handelt es sich bei dem in Anlage WK39 genannten Betrieb bereits nicht um
einen Hersteller, sondern um einen Händler von Tabakprodukten. Ebenso
begründet allein die in den Anlagen WK30-31 sowie WK 38 dokumentierte
Herstellung kombinierter Tabak- und Wasserpfeifentabakprodukte („WTF!Zigarillos“
als „Schnittstelle zwischen Shisha und Zigarillos“; „WTF!Shisharillo“; „WTF!
SHISHA-TOBACCO“) durch einen einzelnen Hersteller („Arnold André“) kein
Verkehrsverständnis in Richtung einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft von
(„reinen“)
Tabakprodukten
und
(regelmäßig
aromatisierten)
Wasserpfeifentabakprodukten.
Trotz dieser Unterschiede liegt für den Verkehr bei diesen Waren aufgrund ihrer
gemeinsamen Beschaffenheit und Bestimmung als dem Rauchgenuss dienende
Tabakerzeugnisse sowie gemeinsamer Vertriebsstätten die Annahme einer
gemeinsamen betrieblichen Herkunft dennoch so nahe, dass zwar nicht von einer
als hochgradig, so jedoch überdurchschnittlich zu bewertenden Ähnlichkeit dieser
Waren auszugehen ist (vgl. dazu auch BPatG 29 W (pat) 37/20 – Sisha Nil/NIL,
GRUR-RS 2024, 13384 Rn. 85 „mindestens durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen
„Tabak“ und
„Zigaretten“
vor allem
im Hinblick auf gemeinsamen
Verwendungszweck).
Entsprechendes dürfte auch für die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke
dem Oberbegriff „Shisha-Tabak und -Tabakwaren“ zugeordneten („einschließlich“)
Waren „Tabakersatzstoffe“ gelten. Dies bedarf aber keiner abschließenden
Prüfung. Den der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit dem von ihm
angemeldeten und seitens der Markenstelle auch eingetragenen Warenoberbegriff
„Shisha-Tabak und -Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe“ zum Ausdruck
gebracht, dass er „Tabakersatzstoffe“ dem Oberbegriff „Shisha-Tabak und -
Tabakwaren“ zuordnet, so dass dieser Ware bereits aus rechtlichen Gründen kein
höherer Ähnlichkeitsgrad zugeordnet werden kann als dies in Bezug auf den
Warenoberbegriff „Shisha-Tabak und -Tabakwaren“ der Fall ist.
b. Hinsichtlich sämtlicher weiterer, von der angegriffenen Marke beanspruchten
Waren und Dienstleistungen besteht eine allenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit zu
den bei beiden Widerspruchsmarken zu berücksichtigenden „Zigarren/Zigarillos“
(und ggf. „Stumpen“).
aa. Dies gilt zunächst in Bezug auf die von der angegriffenen Marke weiterhin zu
Klasse 34 beanspruchten „Raucherartikel mit Bezug zu Wasserpfeifen und Shisha-
Tabak; Wasserpfeifen [orientalische]; elektronische Wasserpfeifen; Aromastoffe
und Aromen für Shisha-Tabak, ausgenommen ätherische Öle“. Denn bei diesen
Waren handelt es sich anders als bei „Zigarren/Zigarillos“ (und ggf. „Stumpen“) nicht
mehr um Tabakprodukte. Sie stehen auch in keinem Ergänzungsverhältnis
zueinander, wie es zB bei nicht auf Wasserpfeifen- und/oder Sisha-Tabak
bezogenen bzw. beschränkten „Raucherartikeln“ der Fall wäre (vgl. dazu BGH
GRUR 1999, 496, 498 – TIFFANY). Allein die gemeinsame Zweckbestimmung als
dem Rauchgenuss dienende Produkte zieht eine allenfalls durchschnittliche
Ähnlichkeit zu den Waren der Widerspruchsmarke nach sich. Dies gilt auch unter
Berücksichtigung möglicher gemeinsamer Vertriebsstätten, da Hersteller von Sisha-
Tabak bzw. dazugehöriger Artikel wie zB Wasserpfeifen nicht als Produzenten von
„Zigarren/Zigarillos“ (und ggf. „Stumpen“) in Erscheinung treten und der Verkehr
bereits vor dem Hintergrund, dass Tabakwaren grundsätzlich nicht frei verkäuflich,
sondern nur unter besonderen und von den Vertriebsstätten zu beachtenden
Voraussetzungen abgegeben werden dürfen, allein aus dem gemeinsamen Vertrieb
solcher Produkte keine Rückschlüsse auf eine gemeinsame betriebliche Herkunft
dieser Waren zieht (vgl. dazu auch BPatG 26 W (pat) 594/20 – ALFALIQUID/
ALPHA Hookah Tobacco, GRUR-RS 2023, 10538 Rn. 17, wo selbst zwischen
„Wasserpfeifentabak und „elektronische Wasserpfeifen“ nicht mehr als eine
durchschnittliche Ähnlichkeit angenommen wurde).
bb. Die seitens der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruchten
Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen beziehen sich nicht auf
„Zigarren/Zigarillos“ (und ggf. „Stumpen“), so dass unter Berücksichtigung der
grundlegenden Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen
Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware (vgl.
dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 116) maximal von einer
durchschnittlichen Ähnlichkeit ausgegangen werden kann, insbesondere auch
soweit die dienstleistungsgegenständlichen Waren eine überdurchschnittliche
Ähnlichkeit zu den Waren der Widerspruchsmarken aufweisen, wie es bei den
„Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf …Shisha-Tabak
und -Tabakwaren“ der angegriffenen Marke der Fall ist.
Dies gilt erst recht für die übrigen Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen,
deren dienstleistungsgegenständliche Waren einen geringeren Ähnlichkeitsgrad zu
„Zigarren/Zigarillos“ (und ggf. „Stumpen“) aufweisen als „Shisha-Tabak und -
Tabakwaren“.
Hinsichtlich dieser vorgenannten, jedenfalls nicht überdurchschnittlich ähnlichen
Waren und Dienstleistungen der Vergleichszeichen bedarf es letztlich jedoch keiner
abschließenden Bestimmung bzw. Differenzierung des Ähnlichkeitsgrades.
c. Denn selbst soweit sich die Vergleichszeichen bei „Shisha-Tabak und -
Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe“ und
„Zigarren/Zigarillos“ auf
überdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen können, scheidet eine
Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen aus.
4. Zwar verfügen beide Widerspruchsmarken über eine von Haus aus
durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
a. Weder das Markenwort PUNCH der Widerspruchsmarke 1 089 272 noch der
entsprechende Wortbestandteil der Widerspruchsmarke 1 185 438 weisen in ihren
insoweit im Inland relevanten und bekannten Bedeutungen als englisches Wort für
„Schlag“,
„Hieb“ aber auch
„Punsch“
(vgl. https://dict.leo.org/englischdeutsch/punch) einen erkennbaren beschreibenden Aussagegehalt in Bezug auf
„Zigarren/Zigarillos“ (und ggf. „Stumpen)“ auf. Bei der Wort-/Bildmarke 1 185 438
trägt zudem auch die emblemartige bildliche Ausgestaltung des Zeichens zur
originären Kennzeichnungskraft bei.
b. Entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden kann für „Zigarren/Zigarillos“
(und ggf. „Stumpen“) nicht von einer aufgrund intensiver Benutzung gesteigerten
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen werden.
aa. Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit bedarf es grundsätzlich hinreichend konkreter Angaben zum
Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der
Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des Investitionsumfangs
zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks
Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder
Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen
stammend erkennen (BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 41 - Culinaria/Villa Culinaria).
Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke
vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rn. 13 f. - SIERRA ANTIGUO) und
bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9
Rn. 233). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist
nach dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz von der Widersprechenden
darzulegen und nachzuweisen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts-
oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006,152 Rn. 19 - GALLUP; BPatG
Beschluss vom 11. Juni 2015, 29 W (pat) 76/12; GRUR-RR 2015, 468, 469 -
Senkrechte Balken; Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O. § 9 Rn. 180).
Die für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft maßgeblichen
Umstände müssen dabei grundsätzlich für das Inland festgestellt werden
(BGH GRUR 2017, 75, 79, Rn. 42) - Wunderbaum II; Ströbele/Hacker/Thiering, a.
a. O., § 9 Rn. 173).
bb. Ausgehend hiervon erlauben die in den eidesstattlichen Versicherungen des
Herrn … P…vom 3. Dezember 2020, 30. Juni 2021, 31. Januar 2023
und 19. März 2025 genannten Stückzahlen zu im Inland in den Jahren 2015 bis
2024 unter den Widerspruchsmarken verkauften Zigarren und Zigarillos sowie die
dabei erzielten Umsätze ebenso wie die in der eidesstattlichen Versicherung vom
19. März 2025 benannten Werbeausgaben für die Jahre 2019 bis 2022 schon
deshalb keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die (damalige)
inländische
Verkehrsbekanntheit, da sich diesen Angaben wie auch den weiteren Unterlagen
nichts zur Positionierung der unter den Widerspruchsmarken vertriebenen Produkte
im Verhältnis zu den Produkten von Mitbewerbern im Inland und damit zu deren
Marktanteil entnehmen
lässt. Unabhängig davon sind die angegebenen
Verkaufszahlen in den vorgenannten Jahren auch nicht derart hoch, dass sie ohne
weitere Angaben – wie insbesondere zu Marktanteilen - sichere Rückschlüsse auf
eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit zuließen. Dies umso weniger, als die von der
Widersprechenden im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 13. Juli 2021 als Anlage
WK 23 vorgelegte „Meinungsumfrage“ (Zeitraum: 30/07 bis 19/09/2020) selbst in
dem speziellen (und objektiv nicht abgrenzbaren) Verkehrskreis der „regelmäßigen
Rauchern und Raucherinnen“ („Smokers who smoke handmade premium cigars at
least monthly“)
lediglich einen nicht besonders hoch erscheinenden
Bekanntheitsgrad von 8,1 % im Verhältnis zu entsprechenden Produkten von
Mitbewerbern ausweist.
Die genannten Verkaufszahlen sowie die dargelegten Marketing- und
Werbeaktivitäten belegen zwar eine langjährige und kontinuierliche Benutzung der
Marken für „Zigarren“ und „Zigarillos“ im Inland, für eine Verkehrsbekanntheit geben
sie jedoch keine Anhaltspunkte. Derartige allgemeine Angaben zum Umfang des
Sortiments und/oder dessen Bewerbung ersetzen die nach der Rechtsprechung
erforderlichen konkreten Angaben (zu Marktanteil,
Intensität, geografischer
Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke) nicht und sind daher auch in der
Gesamtschau mit den übrigen Unterlagen und Angaben nicht hinreichend
aussagekräftig, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
zu belegen.
Soweit die Widersprechende geltend macht, dass auch Marken mit geringen
Umsätzen weithin bekannt sein können, trifft dies in rechtlicher Hinsicht zwar zu.
Für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft solcher Marken genügt aber nicht, dass
es sich bei der betreffenden Marke um eine „Traditionsmarke“ handelt, welche seit
Jahrzehnten oder hier seit mehr als einem Jahrhundert am Markt präsent ist.
Insoweit bedarf es daher nicht zuletzt in Anbetracht des in der bereits erwähnten
Anlage WK 23 ausgewiesenen, eher geringeren Bekanntheitsgrades der unter den
Widerspruchsmarken vertriebenen Produkte eines entsprechenden Nachweises
insbesondere durch eine Verkehrsbefragung; derartige Unterlagen sind aber
seitens der Widersprechenden nicht vorgelegt worden.
5. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist die
Zeichenähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken aber auch im Bereich der
überdurchschnittlich ähnlichen Waren zu gering, um
im Rahmen der
Gesamtabwägung aller für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren eine
(unmittelbare) Verwechslungsgefahr zu begründen.
a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B.
BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25
- pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 -
Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie
sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu
unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach
deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken
auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und
begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR
2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN;
BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 -
AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 -
coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die
Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende
Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr.
24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010,
235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9 Rdnr.
280 m. w. N.).
Die Entscheidung der Frage, ob zwei Marken als (hinreichend) ähnlich anzusehen
sind, hängt dabei auch von den beteiligten Verkehrskreisen ab, die mit der
jeweiligen
Ware/Dienstleistung
in
Berührung
kommen
(vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9 Rdnr. 259).
Hier werden von den im Ähnlichkeitsbereich befindlichen Kollisionswaren nicht nur
der Fachhandel für Tabakwaren sowie der Raucherartikel- und/oder Wasserpfeifenfachhandel, sondern auch breite Endverbraucherkreise angesprochen (vgl. BPatG
26 W (pat) 576/18 – Cndy Brz), wobei auf den normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verständigen
(erwachsenen) Durchschnittsverbraucher
abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR
1999, 723 Rn. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]).
Unterscheidet sich das Verständnis der Marken in diesen objektiv abgrenzbaren
Verkehrskreisen, so dass von einer gespaltenen Verkehrsauffassung auszugehen
ist, kann eine relevante Zeichenähnlichkeit schon dann zu bejahen sein, wenn
lediglich ein Verkehrskreis (hier: inländische Fachverkehrskreise oder allgemeine
Verbraucherkreise) die Zeichen als für eine Verwechslungsgefahr hinreichend
ähnlich wahrnimmt, d.h. für die Erfüllung des Tatbestandes des 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG reicht aus, wenn aufgrund einer gespaltenen Verkehrsauffassung bei
objektiv abgrenzbaren Verkehrskreisen nur bei einem der verschiedenen
Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann (BGH GRUR
2013, 631 Rn. 64 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2012, Rn. 64 a.E.
-
Maalox/Melox-GRY).
Ausgehend davon kommen sich die Vergleichszeichen vorliegend jedoch weder
aus Sicht der Fachverkehrskreise noch der allgemeinen Verbraucherkreise so nahe,
dass eine mehr als nur deutlich unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit bei einem
der beiden objektiv abgrenzbaren Verkehrskreise festgestellt werden könnte
b. So heben sich die Vergleichszeichen – wie die Markenstelle insoweit zutreffend
festgestellt hat - in ihrer Gesamtheit bei gleichmäßiger Berücksichtigung sämtlicher
Bestandteile trotz der identischen Übernahme der Widerspruchsmarke 1 089 272
PUNCH bzw. des Wortbestandteils „PUNCH“ der Widerspruchsmarke 1 185 438 in
die angegriffene Marke durch den weiteren Wortbestandteil „QUWI“ der
angegriffenen Marke in Wortlänge, Silbenzahl, Umrisscharakteristik etc. so deutlich
voreinander ab, dass weder klanglich noch schriftbildlich mit unmittelbaren
Verwechslungen zu rechnen ist. Bei der Widerspruchsmarke 1 185 438 trägt zudem
in schriftbildlicher Hinsicht auch deren emblemartige bildliche Ausgestaltung zur
Unterscheidung bei. Die Vergleichszeichen verfügen daher in ihrer Gesamtheit bei
gleichmäßiger Berücksichtigung aller Bestandteile über eine allenfalls
unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit, welche aber
im Rahmen der
Gesamtabwägung aller maßgeblichen Faktoren nicht für eine (unmittelbare)
Verwechslungsgefahr ausreicht, auch soweit sich die Vergleichszeichen auf
überdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen können.
aa. Allein die klangliche, bildliche wie auch begriffliche Übereinstimmung der
Widerspruchsmarke 1 089 272 PUNCH bzw. des Wortbestandteils „PUNCH“ der
Widerspruchsmarke 1 185 438 mit dem entsprechenden Zeichenbestandteil der
angegriffenen Marke begründet – entgegen der Auffassung der Widersprechenden
auf Seite 4 ihres Schriftsatzes vom 13. Juni 2023 - keinen höheren Grad der
Zeichenähnlichkeit. Denn das Publikum pflegt Marken nicht zu analysieren. Marken
werden daher in der Regel in der Weise aufgenommen, in der sie dem Verbraucher
entgegentreten. Bei Marken, die nicht in ihrer Gesamtheit, sondern – wie vorliegend
– nur in Einzelbestandteilen Ähnlichkeiten aufweisen, kann daher für die Beurteilung
der Zeichenähnlichkeit nicht ohne weiteres allein auf identische bzw. ähnliche
Zeichenbestandteile ohne Berücksichtigung der Marken als Ganzes abgestellt
werden (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Nr. 29 – THOMSON LIFE).
bb. Vielmehr können Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten
in einzelnen
Zeichenbestandteilen bei sich
in
ihrer Gesamtheit deutlich voneinander
abweichenden, d.h. unähnlichen oder allenfalls sehr gering ähnlichen Marken nur
dann zu einem höheren Grad an Zeichenähnlichkeit führen, wenn diesen eine
selbständig kollisionsbegründende Stellung in den betreffenden Zeichen zukommt.
Dies ist dann der Fall, wenn dieser Bestandteil entweder den Gesamteindruck der
angegriffenen Marke prägt oder aber in dem angegriffenen Zeichen eine selbständig
kennzeichnende Stellung behält, die den Verkehr zu der Annahme veranlasst, dass
die fraglichen Waren zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen
stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Nr. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR
2019, 1058 Nr. 38 – KNEIPP; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO § 9 Rdnr. 394, 395).
Beides ist vorliegend aber nicht der Fall.
c. So kann zunächst nicht von einer den Grad der Zeichenähnlichkeit erhöhenden
und die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen begründenden Prägung des
Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den mit der Widerspruchsmarke
1 089 272 bzw. mit dem hervorgehobenen Wortbestandteil der Widerspruchsmarke
1 185 438 übereinstimmenden und – was zugunsten der Widersprechenden
insoweit unterstellt wird – den Gesamteindruck dieser Widerspruchsmarke
prägenden Zeichenbestandteil „PUNCH“ ausgegangen werden.
Abweichend vom Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks kann eine
zusammengesetzte Marke durch einen oder mehrere Bestandteile geprägt werden,
wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise alle anderen
Markenbestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck
der Marke daher nicht bestimmen, sondern dafür vernachlässigt werden können
(vgl. EuGH, GRUR 2007, 700 Rn. 42 – HABM/Shaker Limoncello; GRUR 2016, 80
Rn. 37 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaf;
BGH, GRUR 2012, 64, Rn. 15 - Maalox/MeloxGRY; GRUR 2010, 729 Rn. 31 -
MIXI; GRUR 2009, 1055 Rn. 23 - airdsl).
aa. Davon kann jedoch in Bezug auf den Zeichenbestandteil „QUWI“ der
angegriffenen Marke bereits deshalb nicht ausgegangen werden, weil jedenfalls der
Fachverkehr, aber auch erhebliche Teile der Endverbraucher, soweit sie als
Tabakkonsumenten in Betracht kommen bzw. an Tabakprodukten interessiert sind,
QUWI PUNCH in Zusammenhang mit den Produkten der angegriffenen Marke
entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht als eine um eine
beschreibende Geschmacks- und/oder Aromaangabe („QUWI“) ergänzte „PUNCH-
Marke“ wahrnehmen werden, sondern QUWI PUNCH in seiner Gesamtheit als
branchenüblich gebildete Geschmacks- und Aromaangabe und damit als
einheitlichen Gesamtbegriff wahrnehmen werden.
Eine Prägung eines Zeichens durch einen Zeichenbestandteil muss bei Marken
verneint werden, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (vgl. u.a.
BGH GRUR 2009, 484, Nr. 34 - Metrobus; BPatG GRUR 2005, 772, 773 - Public
Nation/PUBLIC; EuG GRUR-RR 2009, 167, Nr. 55-60 - torre albéniz), wobei der
gesamtbegriffliche Charakter - anders als die Widersprechende meint - auch durch
beschreibende Bestandteile vermittelt werden kann (vgl. BGH GRUR 2009, 484, Nr.
32 - Metrobus; GRUR 2009, 772, 777, Nr. 64 - Augsburger Puppenkiste;
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 441). So liegt der Fall hier.
aaa. So dürfte das Markenwort PUNCH auf Grundlage seiner möglichen Bedeutung
als Bezeichnung eines zumeist, aber nicht zwingend heißen (alkoholischen)
Mischgetränks, welches in der Regel Früchte wie Zitronen, Orangen, Äpfel und
entsprechende Aromastoffe oder Säfte, Tees sowie Zucker und Gewürze enthält
(vgl. dazu https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Punsch), zwar nicht in
Zusammenhang mit
„reinen“ Tabakprodukten wie den auf Seiten der
Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „Zigarren; Zigarillos“, so jedoch bei
aromatisierten Tabakprodukten wie zB Wasserpfeifentabak bereits aus sich heraus
in Zusammenhang mit Wasserpfeifentabak und diesem Warenbereich
zuzuordnenden Produkten als Hinweis auf eine
(spezielle) Aroma-
/Geschmacksmischung oder eine Kombination verschiedener Zutaten/Aromen
verstanden werden, da aromatisierter Wasserpfeifentabak vergleichbar einem
Punsch als Mischung/Kombination verschiedener Zutaten und dabei insbesondere
Früchten und Gewürzen ebenfalls einen süßen, fruchtigen Geschmack, kombiniert
mit einer (bei Wasserpfeifentabak durch den Tabakanteil hervorgerufenen)
angenehmen, oft würzigen Note vermitteln kann.
bbb. Vor allem jedoch bestand und besteht bei aromatisierten Tabakprodukten wie
insbesondere Wasserpfeifentabak seit langem (und damit auch zum Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke) die Übung, zur Bezeichnung von Geschmack
und/oder Aroma der betreffenden Tabakprodukte das englische Substantiv
„PUNCH“ in Anlehnung an seine mögliche Bedeutung „Punsch“ als Hinweis auf eine
Aromen-/Geschmacksmischung zu verwenden, und zwar regelmäßig mit einer
vorangestellten, die Geschmacksrichtung entweder näher definierenden oder
zumindest werblich-umschreibenden (adjektivischen) Angabe.
Dazu kann im Anschluss an den — von dem Inhaber der angegriffenen Marke als
Anlage zum Schriftsatz vom 17. April 2023 eingereichten — Hinweisbeschluss des
26. Senats vom 27. Oktober 2022 in dem Verfahren BPatG 26 W (pat) 523/21
betreffend die Markenanmeldung 30 2019 206 138.5 „Acai Punch“ zu einer
Verwendung der Bezeichnung „PUNCH“ im Sinne einer Geschmacksrichtung –
wobei die
in dem Hinweis genannten Anlagen u.a. eine bereits zum
Anmeldezeitpunkt der dortigen Anmeldemarke (19. Februar 2019) bestehende und
ebenfalls zur Begründung eines entsprechenden Verkehrsverständnisses
beitragende Verwendung von „PUNCH“ durch die Inhaberin der angegriffenen
Marke zum Gegenstand haben - auf die den Beteiligten mit der Ladung zur
mündlichen Verhandlung übersandte Fundstelle https://xthatoneguy.wixsite.com/
kingzz/product-page verwiesen werden, auf der unter dem 11. September 2019 (vgl.
Anlage 1 zur Terminsladung) ein Shisha-Tabakprodukt mit der Bezeichnung „Hasso
– Melon Punch“ angeboten wurde;
ferner auf das auf der
Internetseite
„tabakguru.de“ am 14. Oktober 2017 angebotene Shisha-Tabakprodukt „Alwazir
Shisha-Tabak
LOONY
PUNCH“
sowie
das
auf
https://www.facebook.com/thehookahcouple/ ausgewiesene Produkt
„Freezy
Punch von Oracle Tobacco“ („Habt ihr schon mal den Freezy Punch…probiert?“).
Gefördert wird ein entsprechendes Verständnis nicht zuletzt auch durch eine
entsprechende Verwendung von „PUNCH“
in Kombination mit einer den
Geschmack oder das Aroma näher definierenden Angabe in dem zu Shisha-
Tabakprodukten durchaus verwandten Produktbereich der sog. E-Vapes. Insoweit
kann beispielhaft verwiesen werden auf das unter dem 9. April 2019 unter
https://www.intaste.de/fruit-punch-summer-tea-aroma abrufbare Produkt „Summer
Tea - Fruit Punch“ (vgl. Anlagenkonvolut 4 zur Terminsladung vom 17. Februar
2025).
ccc. Soweit bei den genannten Verwendungsbeispielen Geschmack und/oder
Aroma der mit „PUNCH“ bezeichneten Mischung entweder durch umschreibende
Angaben oder durch Verfremdung der entsprechenden Geschmacks-
/Aromaangaben wie zB durch das Weglassen von Vokalen vermittelt wird, ist diese
Übung der Tabakbranche dem Umstand geschuldet, dass es aufgrund der EU-
Tabakprodukte-Richtlinie (RL 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von
Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der RL
2001/37/EG), die durch das Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte
Erzeugnisse (TabakerzG) sowie die Verordnung über Tabakerzeugnisse und
verwandte Erzeugnisse (TabakerzV) umgesetzt worden ist, seit dem 20. Mai 2016
nicht mehr erlaubt ist, auf geschmackliche oder aromatische Eigenschaften von
Tabakerzeugnissen, wie z. B. Früchte, Gewürze, Kräuter, Alkohol, Süßigkeiten,
Menthol oder Vanille hinzuweisen (vgl. § 18 Abs. 2 Nr. 3 TabakerzG).
Die Tabakindustrie hat darauf reagiert und verwendet entweder Zahlen oder
Fantasienamen, wie z. B. „Sunshine“ für das Aroma „Citrus-Früchte“ oder „Opal“ für
den Geschmack „Traube“, oder sie lässt bestimmte Buchstaben weg, wie z. B. „LMN
Fresh“ für „Lemon Fresh“ und „Sweet Meli“ für „Sweet Melon“. Insoweit kann auf die
den Beteiligten mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung als Anlagenkonvolut 2
übersandten Internetveröffentlichungen (Foren- und Blogeinträge, Artikel) „Shisha-
Forum, Was ist mit Nakhla los?“ vom 13. März 2018; „SHISHA DELUXE BLOG,
Gesetzesänderung zum Verkauf von Tabak“ vom 13. September 2016 sowie
„Tabaknews, Starbuzz Tobacco 2017“ vom 11. Mai 2017 verwiesen werden.
Dem Fachverkehr sowie Tabakkonsumenten und an Tabakprodukten interessierten
Verkehrskreisen
ist diese werbesprachliche Übung bekannt, so dass sie
entsprechend gebildete Geschmacks- und Aromaangaben ohne weiteres verstehen
werden (vgl. BPatG 26 W (pat) 576/18 v. 1. Februar 2021, GRUR-RS 2021, 3976 –
Cndy Brz).
ddd. Ausgehend davon wird
zunächst der mit der
vorgenannten
Bezeichnungspraxis vertraute Fachhandel zu einem erheblichen Teil erkennen,
dass der vorangestellte und schriftbildlich als Phantasiebegriff ausgestaltete
Bestandteil „QUWI“ der angegriffenen Marke aufgrund der Übereinstimmungen in
der Buchstabenzahl, der Endsilbe „-WI“ und bei einer zu erwartenden Aussprache
von „QU“ wie „K“ auch im Anlaut jedenfalls seiner Struktur und seinem
Gesamtklangbild nach eine erhebliche Annäherung zu der Fruchtbezeichnung
„Kiwi“ aufweist. In Kombination mit „PUNCH“ und in Kenntnis der dargelegten
Bezeichnungspraxis wird er dann aber in „QUWI“ die in branchenüblicher Weise
verfremdete Geschmacks-/ Aromaangabe „Kiwi“ erkennen.
Die Wortkombination QUWI PUNCH erschließt sich dem Fachverkehr dann aber,
entgegen der Auffassung der Widersprechenden, nicht als Kombination einer
verfremdeten beschreibenden Geschmacksangabe „QUWI“ mit einer allein
kennzeichnenden Angabe „PUNCH“, sondern er wird diese auf Anhieb mit der
gesamtbegrifflichen Bedeutung „Kiwi-Punsch“ erfassen. Mag „QUWI“ – und damit
auch das angegriffene Zeichen in seiner Gesamtheit – schriftbildlich aufgrund seiner
Verfremdung noch schutzfähig sein, so erschöpft sich QUWI PUNCH in seiner
Gesamtheit in einem jedenfalls für den Fachverkehr ohne weiteres erkennbaren
gesamtbegrifflichen, werblich-anpreisenden Hinweis zu Geschmack und/oder
Aroma der betreffenden Tabakprodukte.
Die
jüngere Kombinationsmarke wirkt daher
im Zusammenhang mit
Tabakprodukten und Raucherartikeln unmittelbar als geschlossener Gesamtbegriff
mit einer einheitlichen begrifflichen Aussage („Kiwi-Punsch“), so dass die ältere
Marke PUNCH bzw. der entsprechende Wortbestandteil der weiteren Widerspruchsmarke innerhalb der jüngeren Wortkombination nicht mehr erkannt bzw.
nicht als Hinweis auf den älteren Markeninhaber verstanden wird. Vielmehr tragen
bei der angegriffenen Marke beide Zeichenbestandteile gleichermaßen und
gleichgewichtig zum Gesamteindruck bei. In diesem Fall verbleibt es bei dem
allgemeinen Grundsatz, dass das Zeichen in seiner Gesamtheit zum Vergleich
heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903, Rn. 22 - ANTIGUO/SIERRA
ANTIGUO; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 407).
Darüber hinaus sind auch erhebliche Teile des allgemeinen Verkehrs
Tabakkonsumenten bzw. an Tabakprodukten interessiert und/oder kommen mit
diesen zumindest gelegentlich in Kontakt. Diesen ist dann aber jedenfalls zu einem
nicht unerheblichen Teil die obengenannte branchenübliche Bezeichnungspraxis
bei
Geschmacksrichtungsangaben
zu
(Wasserpfeifen-)Tabakprodukten
(Verbindung von verfremdeten Geschmacksangaben mit der Bezeichnung
„PUNCH“) bekannt, so dass sie ebenso wie der Fachverkehr QUWI PUNCH in dem
vorliegend relevanten Warenzusammenhang als geschlossenen Gesamtbegriff
verstehen werden, bei denen die einzelnen Zeichenbestandteile gleichgewichtig
zum Gesamteindruck beitragen.
eee. Auch soweit Teilen des
(allgemeinen) Verkehrs die vorgenannte
Bezeichnungspraxis nicht bekannt
ist, besteht
für sie kein Anlass, den
Zeichenbestanteil
„PUNCH“ gegenüber dem vorangestellten, gleich groß
ausgestalteten und mit demselben Schriftbild versehenen Bestandteil „QUWI“ zu
vernachlässigen und sich allein an „PUNCH“ zu orientieren.
Maßgebend dafür ist, dass der Verkehr in diesem Fall in „QUWI“ keine verfremdete
Geschmacks-/Aromaangabe, sondern einen Phantasiebegriff erkennt. Die
einzelnen Zeichenbestandteile „QUWI“ sowie „PUNCH“ in seiner wortsinngemäßen
Bedeutung „Schlag“, „Hieb“ aber auch „Punsch“ (vgl. https://dict.leo.org/englischdeutsch/punch) stehen dann aber mehr oder weniger unverbunden nebeneinander,
ohne irgendeinen inhaltlichen Bezug zueinander aufzuweisen. Für diese Teile des
Verkehrs stellen sie dann ebenfalls gleichgewichtige Elemente eines in seiner
Gesamtheit einheitlichen Fantasiebegriffs dar, so dass auch insoweit kein Grund
besteht, die aus zwei Begriffen gebildete jüngere Marke auf „PUNCH“ zu verkürzen
bzw. darin eine um eine beschreibende Geschmacksangabe („QUWI“) ergänzte
„PUNCH-Marke“ zu erkennen.
bb. Eine Prägung des Gesamteindrucks durch den mit den Widerspruchsmarken
bzw. deren Wortbestandteil übereinstimmenden Zeichenbestandteil „PUNCH“ der
angegriffenen Marke käme vielmehr nur dann
in Betracht, wenn die
Widerspruchsmarken eine Steigerung
ihrer von Haus aus bestehenden
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft beanspruchen könnten.
Nach der Rechtsprechung des BGH kann eine durch Benutzung gesteigerte
Kennzeichnungskraft der Gegenmarke (oder eines den Gesamteindruck des
Zeichens prägender Bestandteil) im Rahmen der Prägung eines aus dieser sowie
weiteren Bestandteilen zusammengesetzten (jüngeren) Zeichens insoweit von
Bedeutung sein, als dies dazu
führen kann, dass die besondere
herkunftshinweisende Funktion der älteren Marke bzw. des deren Gesamteindruck
prägenden Bestandteils vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm
das Zeichen nicht isoliert, sondern als hinreichend selbständig wahrnehmbarer
Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet (vgl. BGH GRUR 2003,
880 - City Plus; GRUR 2013, 833 Rn. 48 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2019,
1058, Rn. 38 – KNEIPP; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9, Rdn. 419).
Vorliegend
ist
jedoch eine solche Stärkung der Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke PUNCH bzw. der weiteren Widerspruchsmarke 1 185 438 aus
den bereits dargelegten Gründen weder hinreichend dargelegt, noch ergeben sich
sonst Anhaltspunkte hierfür.
cc. Weder der Fachverkehr noch die allgemeinen Verbraucherkreise werden daher
dem mit den beiden Widerspruchsmarken bzw. derem prägenden
Zeichenbestandteil übereinstimmenden Zeichenbestandteil „PUNCH“ eine den
Gesamteindruck dieser Marke prägende Bedeutung beimessen.
6. Es ist auch nicht ersichtlich, dass „PUNCH“ innerhalb der angegriffenen Marke
eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt, was die Bejahung einer
Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2.
Halbs. MarkenG
in Form einer Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne
rechtfertigen könnte (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 523, 561).
a. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des
Bundesgerichtshofes ist es zwar möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in
eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen
wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das
Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung
dominiert oder prägt. Bei
Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig
kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann
Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen
Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen
Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander
verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 37 -
THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 258, Rn. 33 -
INTERCONNECT/T-
InterConnect; GRUR 2008, 903, Rn. 33 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905,
Rn. 37 - Pantohexal; GRUR 2013, 833, Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria). Insoweit
bedarf es aber – was die Markenstelle auf Seite 10 oben des angefochtenen
Beschlusses wie auch die Widersprechende auf Seite 10 ihres Schriftsatzes vom
13. Juni 2023 nicht beachten – neben den für eine solche Annahme zunächst
erforderlichen allgemeinen (Grund-)Voraussetzungen, nämlich einer identischen,
ggf. aber auch ähnlichen Übernahme der älteren Marke, einer zumindest
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie einer Identität
oder zumindest hochgradigen Ähnlichkeit der von den Vergleichszeichen erfassen
Waren und Dienstleistungen (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr
496) der Feststellung besonderer Umstände, die es rechtfertigen, in einem
zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig
kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2013, 833, Rn. 50 - Culinaria/Villa
Culinaria), allein die bloße Übernahme eines Widerspruchszeichens oder eines das
Widerspruchszeichen prägenden Bestandteils und daraus sich ergebende
Gemeinsamkeiten in Aufbau und Struktur reichen entgegen der Auffassung der
Markenstelle nicht aus (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 502).
b. Solche Umstände lassen sich vorliegend aber nicht feststellen. So handelt es
sich bei dem weiteren Bestandteil der angegriffenen Marke „QUWI“ offensichtlich
weder um ein Firmenkennzeichen noch um eine bekannte Marke oder einen
bekannten Serienbestandteil der Inhaberin der angegriffenen Marke, welche dem
Verkehr eine selbständig kennzeichnende Stellung von „PUNCH“ nahelegen könnte
(vgl. dazu BGH GRUR 2008, 905, Rn. 38 - Pantohexal; Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 9 Rn. 503-507 m. w. N.). Im Übrigen steht der Annahme einer selbständig
kennzeichnenden Stellung wiederum entgegen, dass die ältere Marke in die jüngere
Marke vollständig integriert ist und mit deren weiteren Bestandteilen zu einer
gesamtbegrifflichen Einheit verschmolzen ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a.
O., § 9 Rn. 510).
c. Darüber hinaus fehlt es aber auch an einer Identität oder zumindest hochgradigen
Ähnlichkeit der bei den Vergleichszeichen maßgeblichen Waren und
Dienstleistungen. Vielmehr können sich die Vergleichszeichen aus den zu A. 3.
genannten Gründen allenfalls – und dies auch nur hinsichtlich der von der
angegriffenen Marke zu Klasse 34 beanspruchten Waren „Shisha-Tabak und -
Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe“ – auf überdurchschnittlich ähnlichen
Waren begegnen, so dass es auch an einer allgemeinen Voraussetzung für die
Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des mit den beiden
Widerspruchsmarken
bzw.
deren
prägendem
Zeichenbestandteil
übereinstimmenden Zeichenbestandteils „PUNCH“ in dem angegriffenen Zeichen
fehlt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 501).
7. Eine Gefahr, dass die Zeichen gedanklich unter dem Aspekt des Serienzeichens
miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG,
scheidet ebenso aus. Dieser Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist,
wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht
unmittelbar miteinander verwechselbar sind, steht bereits entgegen, dass die
Widersprechende zu einer entsprechenden Zeichenserie und deren Benutzung im
Inland nichts vorgetragen hat. Ohne Benutzung einer solchen Markenfamilie ist aber
nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr „PUNCH“ als Stammbestandteil einer
Zeichenserie auffasst. Die erstmalige Verwendung einer einzigen Marke gibt keinen
Anlass, darin ein Stammzeichen zu sehen (vgl. BGH GRUR 2013, 840, Nr. 23 -
PROTI
II). Darüber hinaus
steht der Annahme einer mittelbaren
Verwechslungsgefahr entgegen, dass jedenfalls der Fachverkehr und erhebliche
Teile des allgemeinen Verkehrs das angegriffene Zeichen QUWI PUNCH wie
dargelegt als geschlossenen Gesamtbegriff verstehen werden, was von der
Vorstellung wegführt, es handele sich um eine Serienmarke ein und desselben
Unternehmens (vgl. BGH, GRUR 2009, 672 Rn. 40 – OSTSEE-POST).
8. Es besteht ferner auch keine Gefahr, dass die Zeichen in sonstiger Weise
gedanklich miteinander
in Verbindung gebracht werden. Diese Art von
Verwechslungsgefahr
setzt
- wie auch die anderen Formen der
Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen im Sinne von § 9
Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG - voraus, dass der Verkehr die Unterschiede
beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der
Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin
der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder
organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne
einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen, etwa weil er in der
angegriffenen Marke eine Variante bzw. Spezifizierung der älteren Marke zB im
Sinne einer besonderen Produktlinie erkennt
(vgl. BPatGE 44, 254
-
WISCHMAX/Max; BPatG 25 W (pat) 78/09 - Sunspice/Sun; 30 W (pat) 35/12 -
SMART LIFE/LIFE; s. ferner Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rn. 565, 566).
a. Dem wirkt bei einem aus den vorgenannten Gründen in Zusammenhang mit den
Wasserpfeifentabakprodukten
der
angegriffenen Marke
naheliegenden
gesamtbegrifflichen Verständnis von QUWI PUNCH als werblich-anpreisende
Geschmacksangabe bereits entgegen, dass dem Verkehr in diesem Fall der mit der
Widerspruchsmarke 1 089 272 bzw. dem prägenden Wortbestandteil der
Widerspruchsmarke 1 185 438 übereinstimmende Bestandteil „PUNCH“ nicht mehr
als eigenständiger Zeichenbestandteil entgegentritt.
b. Aber auch bei einem fehlenden gesamtbegrifflichen Verständnis von QUWI
PUNCH wird „PUNCH“ durch den vorangestellten Bestandteil „QUWI“ nicht näher
spezifiziert iS einer Produktlinie, da „QUWI“ bei einer in diesem Fall gegebenen
Wahrnehmung als Phantasiebegriff keine sachliche Aussage in dieser Richtung
tätigen kann.
c. Darüber hinaus genügt vorliegend im Rahmen einer Verwechslungsgefahr durch
gedankliches Inverbindungbringen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz
MarkenG nicht jede Waren- und/oder Dienstleistungsähnlichkeit, um beim Verkehr
die eine solche Verwechslungsgefahr begründende Vorstellung hervorzurufen,
dass die sich gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen aus demselben oder
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Vielmehr könnte vorliegend mit
derartigen Fehlzuordnungen in nennenswertem Umfang nur in Verbindung mit den
Waren der jüngeren Marke zu rechnen sein, die identisch oder hochgradig ähnlich
zu den Waren sind, für die die Widerspruchsmarken Schutz beanspruchen (vgl.
BPatG 25 W (pat) 37/2, GRUR-RS 2022, 24736 Rn. 27 – Magic Zero/MAGIC;
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 566; so wohl auch die seitens der
Markenstelle benannte Entscheidung BPatG 27 W (pat) 13/13 – Wild Coyote
Night/Coyote Night, wenngleich dies nur im Tenor zum Ausdruck kommt, wonach
die angegriffene Marke allein für identische/hochgradig ähnliche Dienstleistungen
gelöscht wurde; vgl. ferner, im Rahmen einer Verwechslungsgefahr unter dem
Gesichtspunkt einer „selbständig kennzeichnenden Stellung“, BPatG 27 W (pat)
65/13 v. 17.
Juni
2014 -
Antenne
Bayern
Weihnachtstrucker/Weihnachtstrucker; BeckRS 2014, 1404; 25 W (pat) 52/09 v. 7.
Mai 2010 - Nimm 2 Fruchtpops/fruitpop, BeckRS 2010, 12027; 30 W (pat) 549/20 v.
10. Februar 2022 – BEAUTY REBELL, GRUR-RS 2022, 7546).
Dies ist aber nicht der Fall, da wie dargelegt zwar von einer überdurchschnittlichen,
nicht jedoch hochgradigen Ähnlichkeit zwischen den von der angegriffenen Marke
zu Klasse 34 beanspruchten Waren
„Shisha-Tabak und
-Tabakwaren,
einschließlich Tabakersatzstoffe“ und den „Zigarren/Zigarillos“ (und ggf. „Stumpen“)
der beiden Widerspruchsmarken auszugehen ist, so dass für den Verkehr kein
Anlass besteht, bei Begegnung mit der für Wasserpfeifentabak und –zubehör
beanspruchten angegriffenen Marke QUWI PUNCH eine Verbindung zu den beiden
für „Zigarren, Zigarillos“ benutzten Widerspruchsmarken herzustellen und auf
wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern
im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung zu schließen.
d. Soweit auch in diesem Fall gilt, dass je bekannter die ältere Marke ist, umso eher
bei Annäherungen Dritter die Schwelle von der bloßen Assoziation zur
Verwechslungsgefahr überschritten werden kann, das angesprochene Publikum
daher bei Annäherungen an die bekannte oder berühmte Marke häufig annehmen
wird, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzten, lägen wirtschaftliche
oder organisatorische Verbindungen vor, und eine markenrechtlich relevante
herkunftsmäßige Fehlzuordnung vornimmt (vgl. BGH, GRUR 2013, 1239, Rn. 47 –
VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2009, 484 Rn. 80 - METROBUS), ist dies
vorliegend bereits deshalb nicht weiterzuverfolgen, weil sich aus den bereits
genannten Gründen nichts zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke 1 089 272 bzw. dem entsprechenden hervorgehobenen
Wortbestandteil der Widerspruchsmarke 1 185 438 feststellen lässt.
9. Die Beschwerde des Markeninhabers ist daher begründet. Der angefochtene
Beschluss der Markenstelle für Klasse 01 des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 11. Juli 2022 ist aufzuheben, soweit darin die Löschung der angegriffenen
Marke aufgrund des Widerspruchs aus den Marken 1 089 272 und 1 185 438
angeordnet worden ist, und der Widerspruch aus den vorgenannten Marken ist auch
insoweit zurückzuweisen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
B. Anschlussbeschwerde der Widersprechenden
Die als unselbständige Anschlussbeschwerde gem. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
iVm § 567 Abs. 3 ZPO statthafte und zulässige Beschwerde der Widersprechenden
ist in der Sache unbegründet, da aus den zu A. genannten Gründen keine
Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen besteht.
C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.
Meiser
Hammer
Merzbach
Verkündet am 8. Mai 2025
…
Justizamtsinspektorin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle