Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 08.12.2025 – 29 W (pat) 516/22
29. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:081225B29Wpat516.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 516/22 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 30 2020 210 115
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
8. Dezember 2025 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richterin Fehlhammer und den Richter Posselt
ECLI:DE:BPatG:2025:081225B29Wpat516.22.0
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 14. Dezember 2021 aufgehoben.
2. Auf den Widerspruch aus der Marke 30 2019 102 140 wird die
Löschung der Marke 30 2020 210 115 für die Dienstleistungen der
Klasse 42
„Consulting in Bezug auf Computersoftware; Design und Entwicklung
von Computersoftware; Softwareberatung; Dienstleistungen
im
Bereich der Informationstechnologie; Analyse großer Datenmengen
hinsichtlich der Beziehungen der Daten untereinander; Consulting und
Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und -software;
Fachliche
Beratung
bezüglich
Technologie;
Produktentwicklungsberatung; Software as a Service
[SaaS];
Softwaredesign; Dienstleistungen zur
industriellen Entwicklung;
Analyse der Produktentwicklung“
angeordnet.
G r ü n d e
I.
Die am 16. März 2020 angemeldete Wort-/Bildmarke 30 2020 210 115
ist am 9. April 2020 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte
Register für Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und
Klasse 42: Consulting in Bezug auf Computersoftware; Design und
Entwicklung
von Computersoftware; Softwareberatung;
Dienstleistungen
im Bereich der
Informationstechnologie;
Analyse großer Datenmengen hinsichtlich der Beziehungen der
Daten untereinander; Consulting und Beratung auf dem Gebiet
der Computerhardware und -software; Fachliche Beratung
bezüglich
Technologie;
Produktentwicklungsberatung;
Software
as
a
Service
[SaaS];
Softwaredesign;
Dienstleistungen zur industriellen Entwicklung; Analyse der
Produktentwicklung.
eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 15. Mai 2020.
Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin am 4. Juni 2020
Widerspruch aus der am 19. Februar 2019 angemeldeten und am 01. März 2019 in
das Markenregister eingetragenen Wortmarke 30 2019 102 140
Servity
eingelegt, die für folgende Waren und Dienstleistungen der
Klasse 09: Hardware
für die Datenverarbeitung; Computersoftware,
insbesondere Software zur Automatisierung von Interaktionen
und Diensten innerhalb von Unternehmen;
Klasse 42: Entwurf
und
Entwicklung
von
Computerhardware
und -software,
insbesondere von Computersoftware zur
Automatisierung von Interaktionen und Diensten innerhalb von
Unternehmen;
Klasse 45: Lizenzierung von Computersoftware.
geschützt ist.
Der Widerspruch wird auf alle Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke
gestützt und richtet sich gezielt nur gegen die Dienstleistungen der Klasse 42 der
angegriffenen Marke.
Mit Beschluss vom 14. Dezember 2021 hat die Markenstelle für Klasse 35 den
Widerspruch zurückgewiesen. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe keine
Verwechslungsgefahr. Die Dienstleistungen „Entwurf und Entwicklung von
Computerhardware und -software, insbesondere von Computersoftware zur
Automatisierung von Interaktionen und Diensten innerhalb von Unternehmen“ der
Widerspruchsmarke
könnten
ohne weiteres
unter
die
angegriffenen
Dienstleistungen subsumiert werden. Es bestehe daher Identität bzw. hochgradige
Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke sei mangels entgegenstehender Umstände
originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Den bei dieser Ausgangslage
erforderlichen deutlichen Abstand gegenüber der prioritätsälteren Marke halte die
angegriffene Marke ein. Schriftbildlich unterscheide sich diese sehr deutlich von der
Widerspruchswortmarke. Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass das Schriftbild
der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte
Wahrnehmung einer Bezeichnung gestatte, als das schnell verklingende
gesprochene Wort. Doch auch klanglich und begrifflich sei der erforderliche Abstand
eingehalten. Da sich der Verkehr bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen
Elementen zusammengesetzten Marke in der Regel an den Wortelementen als der
einfachsten Form der Benennung orientiere, werde die angegriffene Wort-
/Bildmarke mit „SERVITIZE“ benannt. Dieser lexikalisch nicht nachweisbare
Wortbestandteil werde seiner Bildung nach - analog z. B. zu „apologize“, „fertilize“,
„sensitize“, „fantasize“ - ohne weiteres als englisches Verb erkannt. Mit Betonung
auf der ersten Silbe werde er „ˈsɜ: vitaɪz“ ausgesprochen. Die Widerspruchsmarke
„servity“ sei als Neuschöpfung analog gebildet wie die auch im Deutschen
geläufigen englischen Begriffe „city“, „security“, „community“ oder „university“ und
werde deshalb ebenfalls mühelos als „englisch“ erkannt. Am Wortende in
englischen Wörtern werde der Buchstabe „y“ als kurzes geschlossenes [i]
gesprochen. Daher werde die Widerspruchsmarke mit Betonung auf der ersten
Silbe „ˈsɜː viti“ ausgesprochen. Die Unterschiede der Vergleichsmarken am
Wortauslaut und damit am zwar grundsätzlich weniger beachteten Wortende seien
trotz sonstiger klanglicher Übereinstimmung ausreichend. Denn infolge der
Abweichungen ergebe sich ein unterschiedlicher, nicht verwechselbarer
Gesamteindruck der Marken im Klangbild, der ein Auseinanderhalten der noch
relativ leicht erfassbaren Wörter bei mündlicher Markenbenennung und auch unter
Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge
erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufig undeutlichen
Erinnerungsbildes noch jederzeit mit hinreichender Sicherheit gewährleiste. Eine
begriffliche Verwechslungsgefahr der Fantasiewörter sei ebenfalls zu verneinen.
Auch sonstige Berührungspunkte oder Verwechslungsmöglichkeiten zwischen den
Marken seien nicht erkennbar.
Der Beschluss
ist der Widersprechenden gegen Empfangsbekenntnis am
17. Dezember 2021 zugestellt worden.
Hiergegen richtet sich ihre Beschwerde vom 5. Januar 2022, die sie – wie folgt –
begründet hat:
Es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden
Zeichen. Die Ausführungen der Markenstelle zur Dienstleistungsidentität bzw.
hochgradigen Ähnlichkeit, zu den angesprochenen Verkehrskreisen und zur
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien zutreffend.
Jedoch halte die angegriffene Marke klanglich den bei dieser Ausgangslage
erforderlichen deutlichen Abstand nicht ein. Die Zeichen stimmten in den ersten
sechs Buchstaben identisch überein. Ein Unterschied bestehe lediglich am weniger
beachteten Wortende „Y“ bzw. „IZE“. Es handle sich jeweils um Fantasiebegriffe, so
dass es keine zwingende und eindeutige Aussprachemöglichkeit gebe. Daher sei
bei der Widerspruchsmarke neben der englischen Aussprache auch die deutsche
zu berücksichtigen; insbesondere da es auch deutsche Worte mit der Endung auf
„ize“ wie beispielsweise „Matrize“, „Hospize“, „Komplize“ oder „Vize“ gebe. Ferner
könne die angegriffene Marke auch fehlerhaft als „servitei“ wie in „by“ oder „why“
benannt werden. Unabhängig davon sei schon bei der von der Markenstelle
genannten englischen Aussprache nur ein geringer Abstand zwischen den Zeichen
vorhanden, den der Verkehr kaum wahrnehme. Es bestehe insoweit hohe
klangliche Ähnlichkeit. Diese sei bei der oben genannten inkorrekten Aussprache
der Widerspruchsmarke
noch
höher.
Jedoch
seien
auch weitere
Aussprachemöglichkeiten als naheliegend zu berücksichtigen. Insbesondere eine
fehlerhafte englische Aussprache als „SERVITISE“ und auch als „SERVITIS“. In
diesem Fall seien die klanglichen Unterschiede zwischen den Zeichen kaum mehr
wahrnehmbar. Zudem werde – selbst wenn man davon ausgehe, dass der Verkehr
die klanglichen Unterschiede am Wortende bemerke – aufgrund der identischen und
mehr beachteten Wortanfänge eine gedankliche Verknüpfung zwischen den
Zeichen hergestellt. Denn der Verkehr werde SERVITIZE als Verkleinerung oder
Weiterentwicklung von Servity ansehen, beispielsweise als Kombination von Servity
und MAXIMIZE.
Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle
für Klasse 35 des DPMA vom
14. Dezember 2021 aufzuheben und auf den Widerspruch aus der
nationalen Marke
30 2019 102 140
die
Löschung
der Marke
30 2020 210 115 für die Dienstleistungen der Klasse 42 anzuordnen.
Der Markeninhaber
und Beschwerdegegner
hat
sich
bisher
im
Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt.
Im Verfahren vor dem DPMA hat er vorgetragen, dass keine Verwechslungsgefahr
bestehe. Die in Rede stehenden Dienstleistungen seien für private Verbraucher
nicht sinnvoll nutzbar und bewegten sich im reinen Wirtschaftsverkehr. Es seien
daher nur die Fachkreise angesprochen. Dies zeige sich auch daran, dass sich
sowohl die Inhaberin der angegriffenen Marke laut Handelsregisterauszug mit ihren
Dienstleistungen nur an Unternehmen wende, als auch die Software der
Widersprechenden nur für Unternehmen angeboten werde. Der beiden Zeichen
gemeinsame Wortanfang, welcher Bezug auf den Begriff „Service“ nehme, sei im
Bereich der Dienstleistungen der Klasse 42 üblich, weitverbreitet, gängig und somit
beschreibend oder jedenfalls kennzeichnungsschwach. Die Widerspruchsmarke
verfüge daher nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Auch bestehe
keine Identität der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen. Die in der Klasse 42
für Unternehmen angebotenen Dienstleistungen seien funktional differenziert. Sie
seien auch nicht untereinander substituierbar. Die Fachkreise setzten für den
Einkauf von
Investitionsgütern wie beispielsweise Softwarelösungen oder
Maschinen Beschaffungsprozesse ein, die sowohl die funktionale Differenzierung
der Dienstleistungen sichtbar machten als auch Verwechslungen und Irrtümer
ausschlössen. Doch selbst wenn man allgemeine Verkehrskreise zu Grunde lege,
hielten die Zeichen den erforderlichen Abstand ein. Schriftbildlich seien diese schon
wegen des vorangestellten Bildzeichens und der durchgehenden Großschreibung
der angegriffenen Marke ausreichend weit voneinander entfernt. Da beide Zeichen
Elemente aus der englischen Sprache verwendeten, sei angesichts der sich
gegenüberstehenden Dienstleistungen
davon
auszugehen,
dass
die
angesprochenen Verkehrskreise beide Worte englisch aussprächen. Hinsichtlich
der Widerspruchsmarke erfolge dies – analog zu bekannten englischen
Substantiven mit einer Endung auf „ity“ wie beispielsweise unity, responsibility,
ability, prosperity, calamity oder affordability – mit einem phonetischen „i“ am Ende.
Die angegriffene Marke werde hingegen analog zu apologize, minimize, fertilize mit
einem Zwielaut „ei“ gefolgt von einem weichen „s“ gesprochen. Hingegen sei
insbesondere die von der Widersprechenden zusätzlich geltend gemachte
Aussprache als „SERVITIS“ nicht naheliegend. Denn das dem Verb „to servitize“
zugehörige Substantiv
„servitization“
habe
als Beschreibung
eines
Geschäftsmodelltyps im angesprochenen Fachkreis in den vergangenen 20 Jahren
stetig an Bedeutung gewonnen und sei in der korrekten Aussprache gängig und in
Gebrauch. Ferner werde der Verkehr aufgrund der Kennzeichnungsschwäche des
jeweiligen Zeichenbeginns „servi“ die Wortenden mehr beachten, als die Anfänge.
Begrifflich seien die Fantasiezeichen ebenfalls nicht ähnlich.
Am 1. Juli 2024 wurde
im Markenregister die Umfirmierung der D…
Aktiengesellschaft auf die
im Rubrum genannte Beschwerdeführerin
eingetragen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere den
Hinweis des Senats vom 7. Oktober 2025, Bezug genommen.
II.
und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat auch in der
Sache Erfolg.
A. Die im Rubrum genannte Beschwerdeführerin ist im Wege der formwechselnden
Umwandlung
gem.
§§
191,
226 UmwG
aus
der D…
AG
hervorgegangen. Die rechtliche Identität des Rechtsträgers bleibt dabei gewahrt,
B. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht gem.
Widerspruch zu Unrecht gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückgewiesen wurde.
Insoweit ist der Beschluss des DPMA aufzuheben und gem. § 43 Abs. 2
S. 1 MarkenG die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die
Dienstleistungen der Klasse 42 anzuordnen.
Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des
Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin
Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR
2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR
2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE;
GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung
sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen, die
Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die
Kennzeichnungskraft
und
der
daraus
folgende Schutzumfang
der
Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen
voneinander unabhängig, bestimmen aber
in
ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il
Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO;
GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP;
GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –
OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo
Apotheke; GRUR
2016,
Rn.
7,
BSA/DSA
DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 44 ff. m. w. N.).
Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Marken
eine klangliche Verwechslungsgefahr.
1. Von den gezielt ausschließlich angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren
Marke in Klasse 42 richten sich „Consulting in Bezug auf Computersoftware; Design
und Entwicklung von Computersoftware; Analyse großer Datenmengen hinsichtlich
der Beziehungen der Daten untereinander; Consulting auf dem Gebiet der
Computerhardware und -software; Produktentwicklungsberatung; Softwaredesign;
Dienstleistungen zur industriellen Entwicklung; Analyse der Produktentwicklung“–
anders als die Markenstelle ausgeführt hat – vor allem an den Fachverkehr.
Gleiches gilt
für die Dienstleistung
„Entwurf und Entwicklung
von
Computerhardware und -software, insbesondere von Computersoftware zur
Automatisierung von Interaktionen und Diensten innerhalb von Unternehmen“ der
Widerspruchsmarke. Die übrigen angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren
Marke in Klasse 42 richten sich hingegen an breite Verkehrskreise, also sowohl an
Durchschnittsverbraucher als auch an Fachkreise.
2. Beim Vergleich der sich gegenüberstehen Waren und Dienstleistungen ist auf die
Registerlage abzustellen. Hingegen kommt es auf die tatsächliche Verwendung im
geschäftlichen Verkehr nicht an. Entscheidend ist vielmehr, ob angesichts objektiver
Kriterien wie Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftlicher
Bedeutung die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein können, die
beiderseitigen Dienstleistungen würden üblicherweise von denselben Unternehmen
erbracht (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 113).
a. Die Dienstleistung „Entwicklung von Computersoftware“ ist identisch in beiden
Verzeichnissen enthalten. Der Zusatz „insbesondere“
im Verzeichnis der
Widerspruchsmarke stellt diesbezüglich keine Einschränkung dar, sondern leitet
lediglich eine Aufzählung illustrierender Beispiele ein.
b. „Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie; Dienstleistungen zur
industriellen Entwicklung“ der angegriffenen Marke umfassen die Dienstleistungen
„Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“ der
Widerspruchsmarke. Daher besteht auch insoweit Identität.
c. Die Begriffe „Design von Computersoftware; Softwaredesign“ der angegriffenen
Marke und „Entwurf von Computersoftware“ der Widerspruchsmarke werden
synonym verwendet. Daher besteht auch hier Identität.
d. Zwischen „Consulting in Bezug auf Computersoftware; Softwareberatung;
Consulting und Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und -software;
Fachliche Beratung bezüglich Technologie; Produktentwicklungsberatung“ und
„Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“ besteht
hochgradige Ähnlichkeit. Denn die Dienstleistungen können sich weitgehend
überschneiden und die kundenorientierte Entwicklung von Computersoft-
und -hardware mit einer vorausgehenden Beratung hierüber Hand in Hand gehen
(vgl. auch BPatG, Beschluss vom 11.02.2016, 30 W
(pat) 5/15 –
DISOWEB/DISWEB m. w. N.).
e. „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“ der
Widerspruchsmarke kann auf „Software as a Service [SaaS]“ gerichtet sein oder
diese nutzen. Es
ist zudem nicht unüblich, dass Unternehmen, die
Computersoftware für Dritte entwickeln, daneben auch Software as a Service als
fertige Lösung von der Stange anbieten. Auch kann der Entwurf und die Entwicklung
von Hard- und Software mit einer vorangehenden „Analyse großer Datenmengen
hinsichtlich der Beziehungen der Daten untereinander“ Hand in Hand gehen. Zudem
ist der Verkehr daran gewöhnt, dass diese Dienstleistungen auch unabhängig
voneinander durch inhaltlich breit aufgestellte Softwareunternehmen angeboten
werden. Diese werben entsprechend und bezeichnen sich z. B. als „Ihre Experten
für Datenanalyse, Digitalisierung und Software Entwicklung“
(vgl. z. B.
https://datenspezialisten.de/software-entwicklung/). Es besteht daher auch
diesbezüglich hochgradige Ähnlichkeit.
f. Produktentwicklung ist die Möglichkeit durch neue Produkte oder Verbesserung
bestehender Produkte auf bestehenden Märkten Wachstum zu realisieren
(https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/produktentwicklung-45031). Hard-
und Softwareentwickler bieten eine „Analyse der Produktentwicklung“. sowohl
separat als auch eng verzahnt mit den Entwicklungsdienstleistungen an So gehört
zu
den Schwerpunkten
eines Produktentwicklungszyklus
neben
der
Ideengenerierung, Konzeptentwicklung und Geschäftsanalyse auch eine Phase der
technischen Entwicklung wie Design und Prototyping eines Produkts. Häufig geht
auch eine unabhängige Produktanalyse einer späteren Weiterentwicklung durch
das gleiche Unternehmen voraus. Hinzu kommt, dass häufig speziell dafür
entwickelte Software für die Analyse der Produktentwicklung eingesetzt wird, die
von
den
gleichen Unternehmen
vertrieben wird,
die
auch
die
Analysedienstleistungen anbieten. Somit besteht diesbezüglich
jedenfalls
mindestens durchschnittliche Ähnlichkeit.
3. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich
unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die
Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten
Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228
Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 –
INJEKT/INJEX; GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET / ISETsolar; GRUR 2012, 1040
Rn. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe
oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder – was dem
entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR
2020, 870 Rn. 41 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2012, 64 Rn. 12 –
Maalox/Melox-GRY).
Auch wenn Anklänge an die Begriffe „Service“ oder „Server“ bestehen mögen, weist
das Gesamtzeichen aufgrund der Verfremdung des Wortendes keine
beschreibende Bedeutung auf und ist auch nicht in seiner Kennzeichnungskraft
geschwächt. Denn der Verkehr nimmt ein Zeichen so auf, wie es ihm gegenübertritt,
ohne es einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen. Dass es eine Vielzahl
durch Dritte verwendeter „Servity“ – Marken gäbe, ist weder vorgetragen noch
ersichtlich.
4. Den bei dieser Ausgangsposition (identische bzw. hochgradig ähnliche
Dienstleistungen, durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke)
erforderlichen deutlichen Abstand der Zeichen hält die angegriffene Marke in
klanglicher Hinsicht nicht ein. Doch auch der bei durchschnittlich ähnlichen
Dienstleistungen erforderliche nur durchschnittliche Abstand wird nicht gewahrt.
Dies gilt selbst dann, wenn man – anders als der Senat – nur die wahrscheinlichste
englische Aussprache der Zeichen zu Grunde legen würde.
Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die
hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25
– INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke;
GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 –
IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips). Die relevanten Verkehrskreise
nehmen die Zeichen in der Regel nicht nebeneinander wahr, sondern vergleichen
sie in ihrer Erinnerung. Dabei fallen Übereinstimmungen grundsätzlich stärker ins
Gewicht als Abweichungen.
Es stehen sich die folgenden Vergleichszeichen gegenüber:
(angegriffene Marke)
und
Servity
(Widerspruchsmarke)
a. Schriftbildlich sind die Zeichen aufgrund des in nahezu gleicher Größe
vorangestellten kennzeichnungskräftigen Bildelements der angegriffenen Marke
sowie der abweichenden Endungen „IZE“ bzw. „Y“ trotz der übereinstimmenden
ersten sechs Buchstaben nur weit unterdurchschnittlich ähnlich.
b. Auch besteht keine begriffliche Ähnlichkeit. Trotz des identischen Beginns der –
ggf. an Server oder Service bzw. Servitisation angelehnten – Wortbestandteile
werden die Zeichen in ihrer Gesamtheit jeweils als Fantasiebezeichnungen ohne
konkreten Inhalt angesehen.
c. Es liegt allerdings eine hochgradige klangliche Zeichenähnlichkeit vor.
aa. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, wird das angegriffene Zeichen,
wie es dem Regelfall entspricht (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 - OTTO CAP),
lediglich mit seinem kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil wiedergegeben. Der
grafische Bestandteil der angegriffenen Marke wird, da dies zu langwierig und
umständlich wäre, nicht mitbenannt. Es stehen sich daher in klanglicher Hinsicht die
Worte „SERVITIZE“ und „SERVITY“ gegenüber.
bb. Die mittellangen Zeichen sind am in der Regel mehr beachteten Wortanfang in
sechs Buchstaben identisch und unterscheiden sich lediglich am Wortende, das
meist weniger in Erinnerung bleibt und an dem Unterschiede leichter überhört
werden. Anders als der Beschwerdegegner im Amtsverfahren geltend gemacht hat,
handelt es sich beim jeweiligen Wortanfang – trotz gegebenenfalls bestehender
Anklänge an die Worte „Server“ oder „Service“ – aufgrund der abgewandelten
Einfügung in das jeweilige Gesamtzeichen nicht um einen verbrauchten oder
beschreibenden Wortteil, so dass eine Ausnahme von der oben erwähnten Regel
nicht vorliegt. Insbesondere handelt es sich bei „SERVI“ nicht um eine gängige
Abkürzung der eben erwähnten Begriffe.
cc. Sind verschiedene Aussprache- oder Benennungsmöglichkeiten einer Marke
naheliegend und wahrscheinlich, sind diese alle beim klanglichen Zeichenvergleich
zu berücksichtigen (vgl. BPatG, BPatG, Beschluss vom 04.05.2016, 29 W (pat)
32/14 – Pepee/TEE PEE; Beschluss vom 21.10.2015, 29 W (pat) 31/13 – CARSI /
CARS). Hierbei sind die allgemeinen Ausspracheregeln zu beachten, die auch bei
Wortneubildungen Anwendung finden. Außerdem ist gerade bei Fantasiebegriffen
die Art der Wortbildung zu beachten, für die sich nach dem Sprachgefühl eine
bestimmte Aussprache anbieten kann. Ebenfalls von Bedeutung ist das jeweilige
Gebiet der einschlägigen Waren/Dienstleistungen, auf dem
insbesondere
bestimmte
fremdsprachige Wiedergabeformen
naheliegen
oder
eher
unwahrscheinlich sein können (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 9 Rn. 301).
dd. Somit sind in diesem Fall vor allem die englische, aber auch die deutsche
Aussprache der Zeichen zu Grunde zu legen. Denn im Bereich der Dienstleistungen
der sich gegenüberstehenden Marken, die
im Wesentlichen
im
IT- und
Softwareentwicklungsbereich sowie im Consulting bzw. der Beratung hierzu liegen,
sind neben deutschen insbesondere englische Begriffe üblich.
Im Deutschen wird das angegriffene Zeichen viersilbig (SER-VI-TI-ZÄ bzw. SER-
FITI-ZÄ) ausgesprochen, während die Widerspruchsmarke lediglich drei Silben
aufweist (SER-VI-TI bzw. SER-Fi-TI). Auch die Vokalfolge (e – i – i - e zu e- i – (i))
weicht ab. Dies führt zu einem deutlich unterschiedlichen Gesamtklangbild, so dass
lediglich unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit vorliegt.
Legt man
die
naheliegenden
und
–
gerade
im Bereich
der
informationstechnologischen Dienstleistungen – wahrscheinlichen englischen
Aussprachemöglichkeiten der Zeichen
zu Grunde, besteht
zumindest
durchschnittliche, teils sogar hochgradige klangliche Zeichenähnlichkeit.
Bei der wahrscheinlichsten, weil sprachlich korrekten, englischen Aussprache der
sich gegenüberstehenden Zeichen als ˈsɜː vitaɪz bzw. ˈsɜː viti liegt aufgrund der
Übereinstimmungen am Wortanfang, in der Silbenzahl und der Betonung – anders
als die Markenstelle ausgeführt hat – mindestens durchschnittliche klangliche
Ähnlichkeit vor. Denn die Unterschiede „aɪz“ zu „i“ am weniger beachteten Wortende
können, insbesondere bei nicht optimalen Übermittlungsbedingungen, leicht
überhört werden. Dies gilt in gleicher Weise für Fachkreise wie Endverbraucher.
Daneben ist auch im Englischen eine Aussprache der angegriffenen Marke als „ˈsɜː
vitis“ zu berücksichtigen. Diese ist klanglich hochgradig ähnlich zur als „ˈsɜː viti“
ausgesprochenen Widerspruchsmarke, da sie sich nur am Wortende durch ein
leicht zu überhörendes „s“ unterscheidet. Dies gilt gerade dann, wenn – wie hier –
mit Servitization ein ähnlicher Fachbegriff existiert, der jedenfalls im britischen
Englisch [sɜ-vi-ti-ˈzeɪ-ʃən] und damit mit zwei „i“ ausgesprochen wird. Auch bei
Fachkreisen ist nicht immer damit zu rechnen, dass diese bei Fantasiebegriffen die
Ausspracheregeln der englischen Sprache befolgen. Deshalb kann sich der Verkehr
– wie vom Beschwerdegegner zutreffend angeführt – zwar an etlichen Wörtern mit
„ize“ am Ende orientieren, die dann „-aɪz“ ausgesprochenen werden. Jedoch wird
das vorangehende „i“ in „SERVI“ kurz und wie ein deutsches „i“ gesprochen, so
dass nicht unwahrscheinlich ist, dass der Verkehr auch das darauffolgende „i“
genauso kurz ausspricht (vgl. BPatG, Beschluss vom 30.09.2021, 30 W (pat) 547/18
– AbiLyt / ABILIFY; Beschluss vom 01.04.2021, 30 W (pat) 503/19 – vitafy / vitafit).
Aus den vorgenannten Gründen ist ferner auch die Artikulation „ˈsɜː vitaɪ“ der
Widerspruchsmarke beim klanglichen Zeichenvergleich mit heranzuziehen.
Aufgrund von entsprechend ausgesprochenen englischen Worten mit einem „y“ am
Ende wie „why“, „sky“, „by“, „fly“, „shy“, „eye“, „okay“, „doorway“, „ray“, „spray“,
„display“ ist diese ebenfalls wahrscheinlich und damit in den Zeichenvergleich mit
einzubeziehen. Diese ist wiederum hochgradig ähnlich zur Aussprache der
angegriffenen Marke als ˈsɜː vitaɪz.
Die Beschwerde der Widersprechenden ist daher erfolgreich.
C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
einzulegen.
Mittenberger-Huber
Fehlhammer
Posselt