BPatG Beschluss vom 30.04.2026 – 26 W (pat) 566/22

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 566/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2026:300426B26Wpat566.22.0

betreffend die Marke 30 2019 026 285

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

30. April 2026 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Nielsen, des Richters

Staats, LL.M.Eur., und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Wortmarke

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

PROSEXXO

ist am 20. November 2019 unter der Nummer 30 2019 026 285 zur Eintragung als

Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register

angemeldet und am 28. Februar 2020 eingetragen worden für Waren und

Dienstleistungen der

Klasse 21: Behälter für Haushalt und Küche; Geräte für Haushalt

und Küche; Glaswaren; Kochgeschirr; Tafelgeschirr;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit

in dieser Klasse enthalten;

Klasse 30: andere Arten von Speiseeis; Aromastoffe für Getränke;

Eiscreme; Schokolade; Sorbets; Süßwaren

[u. a.

Bonbons]; die Prosecco enthalten, die der geltenden

Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung

Prosecco entsprechen;

Klasse 32: alkoholfreie Getränke [u. a. Energy-Drinks]; Biere; Bier-

Cocktails; Essenzen für die Zubereitung von Getränken;

Fruchtgetränke;

Fruchtsäfte;

kohlensäurehaltige

Wässer; Limonaden; Mineralwässer; Präparate für die

Zubereitung von Getränken; Sirupe; die Prosecco

enthalten, die der geltenden Spezifikation der

geschützten

Ursprungsbezeichnung

Prosecco

entsprechen;

Klasse 33: alkoholische

Extrakte;

alkoholische Getränke,

ausgenommen Bier; alkoholische Mischgetränke,

ausgenommen

Biermischgetränke;

alkoholische

Präparate für die Zubereitung von Getränken; Cocktails;

alkoholhaltige Fruchtextrakte; die Prosecco enthalten,

die der geltenden Spezifikation der geschützten

Ursprungsbezeichnung Prosecco entsprechen.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin am 3. Juli 2020

Widerspruch erhoben aus der geschützte Ursprungsbezeichnung (Wortzeichen)

PDO-IT-A0516

Prosecco

die am 1. August 2009 nach Artikel 107 der EU Verordnung 1308/2013 registriert

wurde für die Erzeugnisse:

„italienische Schaumweine („Spumante"), Perlweine („Frizzante")

und Stillweine aus den fünf Provinzen des Veneto (Treviso,

Venedig, Vicenza, Padua, Belluno) und den vier Provinzen in Friaul-

Julisch Venetien (Görz, Pordenone, Triest und Udine)“.

Der Widerspruch hat sich gegen alle Waren gerichtet.

Mit Beschluss vom 2. August 2022 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes

besetzte Markenstelle für Klasse 33 des DPMA eine „Verwechslungsgefahr“ für die

Waren der Klassen 30, 32 und 33 bejaht und den Widerspruch gegen die Waren

der Klassen 21 und 25 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffenen Waren der Klasse 33 wiesen

zu den für die geschützte Ursprungsbezeichnung eingetragenen Waren große

Ähnlichkeit bis hin zur Identität auf. Auch die Produkte der Warenklasse 32 der

angegriffenen Marke wiesen zu den für die geschützte Ursprungsbezeichnung

eingetragenen Waren eine große Ähnlichkeit auf, nicht zuletzt wegen des Zusatzes

im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke „…die Prosecco enthalten, die der

geltenden Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung Prosecco entsprechen“. Zudem könnten sich die Vergleichswaren bei der Herstellung von Mixgetränken oder Cocktails begegnen. Prosecco könne weiterhin für die Herstellung von

Sorbets und Eiscreme oder als Füllung für Bonbons und Schokolade genutzt

werden. Damit bestehe auch mit den in der Klasse 30 beanspruchten Waren der

angegriffenen Marke Ähnlichkeit. Zwischen den Waren der Klassen 21 und 25 der

angegriffenen Marke und den Waren der geschützten Ursprungsbezeichnung liege

hingegen keine Ähnlichkeit vor.

Der „Widerspruchsmarke“ komme „aufgrund ihres großen Bekanntheitsgrades eine

überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft“ zu. Im schriftbildlichen Vergleich der

Zeichen überwögen die Übereinstimmungen gegenüber der einzigen Abweichung,

die im Austausch des doppelten Konsonanten „c“ gegen den doppelten Konsonanten „x“ liege. Auch der klangliche Unterschied beider Zeichen sei gering. Beide

Zeichen seien grundsätzlich durch die in ihnen enthaltenen Vokale geprägt und

zeigen die gleiche Vokalabfolge „o-e-o“. Die Silbenfolge laute „Pro-sex-xo“ gegenüber „Pro-sec-co“ und die einzige klangliche Abweichung erfolge durch den Austausch des Konsonanten „c“ durch den Konsonanten „x“. Die geringfügigen klanglichen Unterschiede könnten dahingegen, unter Betrachtung einer geräuschvollen

Kulisse im gastronomischen Bereich, leicht überhört werden, wodurch mit einer

Vielzahl von Verwechslungen zu rechnen sei. Begrifflich stehe die geschützte

Ursprungsangabe „Prosecco“ für ein weinhaltiges Getränk mit geschützter

Herkunftsbezeichnung aus

Italien, nämlich

für

italienische Schaumweine

(„Spumante"), Perlweine („Frizzante") und Stillweine aus den fünf Provinzen des

Veneto (Treviso, Venedig, Vicenza, Padua, Belluno) und den vier Provinzen in

Friaul-Julisch Venetien (Görz, Pordenone, Triest und Udine). Die angegriffene

Marke stelle dahingegen einen Phantasiebegriff dar, der zu der geschützten

Ursprungsangabe „Prosecco“ eine erkennbare Anlehnung aufweise. Der Verkehr

werde auf Grund der klanglichen und schriftbildlichen Nähe unbestritten das

Zeichen der angegriffenen Marke mit der geschützten Ursprungsangabe in Verbindung bringen. Schließlich spiele die angegriffene Marke durch ihre optische und

klangliche Nähe zu der geschützten Ursprungsbezeichnung und durch die eingetragenen Waren bewusst auf die Ursprungsbezeichnung an.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie eine

vollständige Zurückweisung des Widerspruchs begehrt. Im Wesentlichen führt die

Markeninhaberin aus, dass zwischen den Zeichen „PROSEXXO“ und „Prosecco“

keine Verwechslungsgefahr bestehe, da in den Klassen 30, 32, 33 ausdrücklich nur

Waren geschützt sein sollten, die „Prosecco“ enthielten. Wenn die Inhaberin der

angegriffenen Marke aus den genannten Regionen stammende Schaum-, Perl oder

Stillwein anbiete, sei damit die geschützte Ursprungsangabe nicht verletzt und es

läge eine Art Erschöpfung vor. Weiterhin stehe der Wortbestandteil „SEX“ bzw.

„SEXXO“ bei „PROSEXXO“ im Vordergrund, der das Schriftbild der angegriffenen

Marke präge. Dieser Unterschied führe dazu, dass die Abweichungen überwögen

und eine Verwechslung ausgeschlossen sei. Auch in klanglicher Hinsicht sei die

angegriffene Marke nicht durch die enthaltenen Vokale, sondern durch den mittigen

Doppelkonsonanten „XX“ geprägt, die einen im Vordergrund stehenden harten

Klang erzeugen würden. Die Buchstaben „cc“ in „Prosecco“ würden dahingegen zu

einer weichen Aussprache führen. Der klangliche Unterschied sei erheblich und

würde insbesondere eine Verwechslung bei Getränkebestellungen im gastronomischen Bereich vollständig ausschließen. Zudem lägen begrifflich deutliche Unterschiede vor, da der Begriff „PROSEXXO“ vom Verkehr unmittelbar mit dem Begriff

„Sex“ im Sinne von Sexualität oder Geschlechtsverkehr in Verbindung gebracht

werde.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom

2. August 2022 aufzuheben, soweit die Löschung der Marke

30 2019 026 285 angeordnet worden ist und den Widerspruch

vollständig zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung des DPMA. Laut der Widersprechenden stelle die angegriffene Marke eine Verletzung der Schutzvorschriften im Sinne

von Art. 102, 103 VO (EU) Nr. 1308/2013 dar. Die Benutzung könne demnach nach

§ 135 Abs. 1 MarkenG analog i. V. m. Art. 102, 103 VO (EU) Nr. 1308/2013 untersagt werden. Nach der Auffassung der Widersprechenden könne dem Zeichen

„PROSEXXO“ kein klar erkennbarer Bedeutungsgehalt entnommen werden. Der

Begriff „Sex“ sei weder als eigenständige Silbe noch als in sonstiger Weise abtrennbarer oder heraustrennbarer Wortbestandteil erkennbar. Daneben nutze die angegriffene Marke das Aussehen der geschützten Ursprungsbezeichnung „Prosecco“

aus. Durch die erheblichen klanglichen und bildlichen Ähnlichkeiten zwischen den

Zeichen „PROSEXXO“ und „Prosecco“ würden die angesprochenen Verbraucher

unmittelbar eine gedankliche Verbindung zwischen den Zeichen herstellen,

wodurch ein Verstoß gegen Artikel 103 Abs. 2 lit. b) VO (EU) Nr. 1308/2013 vorläge.

Die Widersprechende macht darüber hinaus geltend, dass die angegriffene Marke

auch gegen die Irreführungsverbote des Art. 103 Abs. 2 lit. c) und d) VO (EU)

Nr. 1308/2013 verstoße. Nach

ihrer Auffassung

führe die Bezeichnung

„PROSEXXO“ in mehrfacher Hinsicht zu Fehlvorstellungen bei den angesprochenen Verbrauchern. Es bestehe insbesondere die Gefahr, dass der Verkehr

annehme, es handele sich bei den so gekennzeichneten Produkten tatsächlich um

„Prosecco“, bzw. um alkoholfreien „Prosecco“, obwohl ein solcher nicht existiere.

Ebenfalls könne der irreführende Eindruck vermittelt werden, dass es sich um

Waren handele, die den strengen Anforderungen und Qualitätsstandards der

geschützten Ursprungsbezeichnung „Prosecco“ entsprächen oder im entsprechenden Anbaugebiet hergestellt würden. Das Irreführungsverbot umfasse sämtliche

Aspekte der Produktaufmachung, Bezeichnung, Aufmachung oder Etikettierung. Es

genüge bereits eine einzelne irreführende Angabe, um einen Verstoß zu begründen.

Soweit die Markeninhaberin eingewendet habe, dass durch die im Warenverzeichnis der Klassen 30, 32 und 33 aufgenommenen Disclaimer („die Prosecco

enthalten, die der geltenden Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung

Prosecco entsprechen“) eine Verletzung der geschützten Ursprungsbezeichnung

ausgeschlossen sei, sei zu entgegnen, dass nach Art. 94 Abs. 2 lit. a) VO (EU)

Nr. 1308/2013 und den Produktspezifikationen der geschützten Ursprungsbezeichnung „Prosecco“ ausschließlich deren korrekte Bezeichnung verwendet werden

dürfe. Abwandlungen oder verfälschte Schreibweisen wie „PROSEXXO“ seien

damit auch dann unzulässig, wenn die betreffenden Waren den Spezifikationen der

geschützten Ursprungsbezeichnung entsprächen. Die Verwendung eines zu

„Prosecco“ ähnlichen, aber nicht identischen Begriffs führe zwangsläufig zu

Fehlvorstellungen über die korrekte Bezeichnung des Produkts und täusche die

Verbraucher. Weiterhin sei die Aufnahme des Disclaimers auch für Waren der

Klasse 32 bereits deshalb widersprüchlich, weil die Hinzufügung von „Prosecco“ die

dort genannten nichtalkoholischen Getränke zu alkoholischen Getränken machen

würde, die dann nicht mehr der Klasse 32 zuzuordnen wären.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Eintragung der

angegriffenen Marke ist gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 5, 13 MarkenG in Verbindung mit

§ 29 AgrarGeoSchDG, Art. 103 VO 1308/2013 in der Fassung von Art. 84 Nr. 6

VO 2024/1143, Art 26 Abs. 2 lit. b) VO 2024/1143 im beschwerdegegenständlichen

Umfang zu löschen.

A) Der Widerspruch ist zulässig. Die Bezeichnung „Prosecco“ ist seit am 1. August

2009 unter dem Aktenzeichen PDO-IT-A0516 als Ursprungsbezeichnung für die

Erzeugnisse

„italienische Schaumweine („Spumante"), Perlweine („Frizzante")

und Stillweine aus den fünf Provinzen des Veneto (Treviso,

Venedig, Vicenza, Padua, Belluno) und den vier Provinzen in Friaul-

Julisch Venetien (Görz, Pordenone, Triest und Udine)“

gemäß der Produktbestimmung „DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI „PROSECCO"“ vom

17. Juli

geschützt

(vgl.

https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/

geographical-indications-register/details/EUGI00000002936,

abgerufen

am

28. Januar 2026). Gemäß Registereintrag ist der Consorzio di Tutela della

Denominazione, di Origine controllata Prosecco die offizielle und staatlich anerkannte Institution zum Schutz und zur Verwaltung der kontrollierten Ursprungsbezeichnung „Prosecco“. Er ist daher zur Erhebung des Widerspruchs berechtigt.

B) Der Widerspruch ist im beschwerdegegenständlichen Umfang auch begründet,

da ein bundesweiter Unterlassungsanspruch im Sinne von § 13 Abs. 1 MarkenG

besteht.

I) § 13 MarkenG koppelt den Löschungsanspruch an die Voraussetzungen des

Untersagungsanspruchs aus dem älteren sonstigen Recht, beschränkt sich also

insoweit auf eine Rechtsfolgenergänzung. Damit müssen alle tatbestandlichen

Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs gegeben sein.

II) Im vorliegenden Fall liegt ein Verstoß gegen Art. 26 VO (EU) 2024/1143 in

Verbindung mit § 29 AgrarGeoSchDG vor, da die angegriffene Marke PROSEXXO

widerrechtlich auf die geschützte Ursprungsbezeichnung Prosecco anspielt. Kraft

der Verweisung in Art. 103 VO 1308/2013 ist nach wie vor Art. 26 VO 2024/1143

maßgeblich.

1) Seit dem 16. Januar ist durch Art. 5 Nr. 25 GeoSchReformG in § 135 MarkenG

Art. 26 VO 2024/1143 als Verweisungsnorm durch Art. 40 der Verordnung (EU)

2023/2411 ersetzt worden. Wegen dieser Verweisung auf Art. 40 VO 2023/2411

kann § 135 Abs. 1 MarkenG nicht mehr herangezogen werden, weil in Art. 3 Abs. 1

und insbesondere Abs. 2 VO 2023/2411 Weine vom Anwendungsbereich dieser

Verordnung ausgenommen sind.

Die Übergangsvorschrift § 45 Abs. 1 Nr. 2 AgrarGeoSchDG greift nicht ein, weil die

Übergangsvorschrift Art. 90 Verordnung (EU) 2023/2411 sich vor allem mit

Übergangsvorschriften für anhängige Anträge befasst.

Damit ist § 29 Abs. 1 AgrarGeoSchDG heranzuziehen, der in Nr. 2 direkt auf Art. 103

VO 1308/2013 verweist. Dieser verweist seinerseits auf Art. 26 bis 31

VO 2024/1143.

2) Es

liegt ein Handeln

im geschäftlichen Verkehr

im Sinne von § 29

AgrarGeoSchDG vor. Denn § 13 MarkenG macht den Löschungsanspruch davon

abhängig, dass der Inhaber des älteren sachlichen Rechts einen bundesweit durchsetzbaren Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der jüngeren Registermarke

hat. Daher muss im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, wo es auf den Vergleich

mit einem Registerstand und nicht auf eine Verletzungshandlung ankommt, von

einer

fiktiven Benutzung der angegriffenen Marke ausgegangen werden

(Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage 2024, § 13 MarkenG, Rn. 2).

3) Die angegriffene Marke „PROSEXXO“ spielt auf die geschützte Ursprungsbezeichnung „Prosecco“ an, vergleiche Art. 26 Abs. 1 lit. b) VO 2024/1143 in

Verbindung mit Art. 103 VO 1308/2013.

a) Für die Beurteilung, ob eine Anspielung vorliegt, kommt es auf die Wahrnehmung

eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers an, wobei dieser Begriff dahin zu verstehen ist, dass er auf

einen europäischen Verbraucher und nicht nur auf einen Verbraucher des Mitgliedstaats abstellt, in dem das Erzeugnis hergestellt wird, das zu der Anspielung auf die

geschützte geografische Angabe führt (EuGH GRUR 2016, 388 Rn. 25 u. 28

– Verlados; GRUR 2018, 843 Rn. 47 – Glen Buchenbach).

b) Das Tatbestandsmerkmal der Anspielung ist erfüllt, wenn der Verbraucher bei

Betrachtung des Erzeugnisses einen gedanklichen Bezug zu dem Erzeugnis

herstellt, das die geografische Bezeichnung führen darf (Ströbele/Hacker/Thiering,

MarkenG, 14. Auflage, § 135 Rn. 26ff.; Kur/v. Bomhard/Albrecht BeckOK

Markenrecht, 44. Edition, Stand: 01.01.2026 § 135 Rn. 9 ff.; BGH GRUR 2020, 94

Rn. 29 – 37 – Culatello di Parma). Der Sache nach erinnert das Kriterium

„Herstellung eines gedanklichen Bezugs“ an das „In Erinnerung rufen“ im Rahmen

des Bekanntheitsschutzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG (vgl. auch

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 135 MarkenG, Rn. 27), so dass

ähnliche Maßstäbe angelegt werden können. Neben der Ähnlichkeit der Bezeichnungen an sich kann es auch darauf ankommen, ob eine Verwendung für vergleichbare Erzeugnisse vorliegt und ob die Wahl der Verletzerbezeichnung - hier

natürlich der angegriffenen Marke - und ihre Nähe zu der geschützten Bezeichnung

nicht auf Zufall zu beruhen scheint. Maßgeblich ist eine Gesamtbetrachtung

(Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage 2024, § 135 MarkenG, Rn. 28).

Demnach liegt hier eine Anspielung vor.

aa) In klanglicher Hinsicht weisen die Vergleichszeichen „PROSEXXO“ und

„Prosecco“ eine erhebliche Nähe auf. Es gilt der Grundsatz, dass es für den

klanglichen Gesamteindruck einer Marke weniger auf einzelne Laute als vielmehr

auf die Silbengliederung und Vokalfolge ankommt (BGH GRUR 2015, 1004, 1007,

Nr. 43 – IPS/ISP; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 291).

Beide Zeichen bestehen aus drei Silben (Pro - sex - xo gegenüber Pro - sec - co)

und sind in ihrer Lautstruktur nahezu identisch aufgebaut. Die Betonung liegt jeweils

auf der zweiten Silbe („-SE-“), und die Vokalfolge „O-E-O“ ist in beiden Zeichen

gleich. Die Anfangslaute „PRO-“ und die folgende Silbe „-SE-“ werden in beiden

Zeichen identisch ausgesprochen, sodass bereits der überwiegende Teil des

Zeichens klanglich übereinstimmt. Die Abweichung ergibt sich erst im letzten Teil

der Zeichen, nämlich durch den Austausch des doppelten Konsonanten „cc“ in

„Prosecco“ gegen „xx“ in „PROSEXXO“. Während das „cc“ im Deutschen als [k]

ausgesprochen wird, wird das „xx“ in „PROSEXXO“ in der Regel als [ks] ausgesprochen. Diese Abweichung ist zwar noch wahrnehmbar, tritt jedoch im Gesamtklang der Zeichen deutlich zurück, da sie sich auf den Endbereich beschränkt und

die übrigen Lautbestandteile „Pro“ und „Se“ identisch sind.

bb) Auch schriftbildlich stimmt die jüngere Marke überwiegend mit der geschützten

Ursprungsbezeichnung „Prosecco“ überein. Zwar ist beim schriftbildlichen Vergleich

auch bei einer Wortmarke grundsätzlich die registrierte Form maßgeblich. Dabei

kann vorliegend offenbleiben, ob bei Wortmarken alle verkehrsüblichen Wiedergabeformen, insbesondere die Groß- und Kleinschreibung, vom Schutzumfang des

Zeichens umfasst sind (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage,

§ 9 Rn. 244, 238). Bei einer geschützten Ursprungsbezeichnung kann dem

Zeichenvergleich deren Wiedergabe auch in Versalien zugrunde gelegt werden, da

das Register für geografische Angaben Prosecco nicht in einer bestimmten Schreibweise, sondern als Begriff schützt. Damit ist der Schutzgegenstand auf jede verkehrsübliche Wiedergabe dieses Begriffes zu erstrecken. Beide Zeichen bestehen

aus acht Buchstaben und stimmen in sechs Buchstaben an identischer Position

überein. Die Zeichen beginnen jeweils mit der Buchstabenfolge „PROSE“, die im

allgemeinen stärker beachtet werden als die übrigen Markenteile. Zudem wird die

angegriffene Marke ebenso wie das Widerspruchskennzeichen auf der jeweils

identischen zweiten Silbe betont (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,

14. Auflage, § 9 Rn. 292). Hinzu kommt, dass die Zeichen jeweils mit dem Vokal „O“

enden, was die schriftbildliche Nähe zusätzlich verstärkt. Die Abweichung ergibt

sich allein durch den Austausch des doppelten Konsonanten „cc“ in „Prosecco“

gegen den doppelten Konsonanten „xx“ in „PROSEXXO“. Diese Abweichung ist für

sich genommen wegen des auffälligen Doppelkonsonantens „XX“ zwar nicht

unerheblich. Sie befindet jedoch sich in der Wortmitte bzw. im letzten Drittel der

Zeichen und tritt im Gesamtbild angesichts der weitgehenden Übereinstimmung der

Zeichen in Länge, Anfangs- und Endstruktur und Buchstabenfolge in den

Hintergrund.

cc) Im Hinblick auf die begriffliche Ähnlichkeit ist zunächst festzustellen, dass die

geschützte Ursprungsbezeichnung „Prosecco“ für den angesprochenen Verkehr

einen klaren und fest umrissenen Begriffsinhalt aufweist. „Prosecco“ steht im allgemeinen Sprachgebrauch für einen italienischen Schaumwein, Perlwein oder

Stillwein mit geschützter Herkunftsbezeichnung aus den festgelegten Regionen

Italiens. Der Begriff ist als Herkunftsangabe etabliert und wird von den Verkehrskreisen unmittelbar mit einem bestimmten Wein Typ und einer bestimmten geografischen Herkunft assoziiert. Die Widersprechende hat im Verfahren umfangreiche

Nachweise zur Bekanntheit der geschützten Ursprungsbezeichnung „Prosecco“

eingeführt. So wurden unter anderem Broschüren mit Statistiken vorgelegt, denen

zufolge weltweit jährlich mehrere Hundert Millionen Flaschen Wein mit der geschützten Ursprungsbezeichnung „Prosecco“ verkauft werden. Nach weiteren

Statistiken werden etwa zwei Drittel der Produktion dieses Weins aus Italien exportiert. So sind 2019 beispielweise 33,1 Mio. Liter Prosecco nach Deutschland exportiert worden. Weiter wurden Veröffentlichungen in verschiedenen Medien vorgelegt,

aus denen das Ausmaß der Werbung und des Verkaufs von Wein mit der

geschützten Ursprungsbezeichnung „Prosecco“ hervorgeht.

Demgegenüber handelt es sich bei „PROSEXXO“ um einen Phantasiebegriff, der

für sich genommen keinen unmittelbar erkennbaren Bedeutungsgehalt aufweist.

Die Markeninhaberin argumentiert, der Bestandteil „SEX“ bzw. „SEXXO“ präge das

Zeichen und werde vom Verkehr mit Sexualität oder Geschlechtsverkehr assoziiert.

Zwar könnte bei analysierender Betrachtungsweise der Bestandteil „PRO“ als „für“

„je“ oder „jeweils“ oder auch im Sinne von „zugunsten von“ angesehen werden,

wodurch sich mit dem Bestandteil „SEX“ oder „SEXXO“ ein Begriff wie „für Sex“,

was dem Sinngehalt von „sex positiv“ oder „positiver Einstellung zum Sex“ oder

auch „Sex fördernd“ entspräche, ergeben würde. Allerdings wäre dafür gerade kein

doppeltes „XX“ erforderlich gewesen. Daher entsteht für den Verkehr eher der

Eindruck, dass die Konsonantenverdopplung bewusst gewählt worden ist, um die

Doppelkonsonanten in der geschützten Ursprungsbezeichnung Prosecco gezielt

nachzuahmen und das Wort „Prosecco“ in einer für den Verkehr erkennbaren Weise

zu entfremden.

Zudem ist die Annahme fernliegend, dass der Verkehr im Zusammenhang mit

alkoholischen Getränken, insbesondere solchen, die Prosecco enthalten oder

darauf Bezug nehmen, vorrangig an eine sexuelle Bedeutung denkt. Vielmehr wird

der Verkehr aufgrund der nahezu identischen Struktur, der gleichen Silbenzahl und

der auffälligen Übereinstimmung im Schriftbild und Klang die angegriffene Marke

„PROSEXXO“ als Anlehnung oder bewusste Variation der bekannten Herkunftsbezeichnung „Prosecco“ auffassen. Im Übrigen werden die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen „PROSEXXO“ als Parodie oder humorvolle Anspielung auf

den Begriff „Prosecco“ auffassen. Es handelt sich also lediglich um eine

Verballhornung des Wortes „Prosecco“ (zum Begriff https://de.wikipedia.org

/wiki/Verballhornung).

dd) Wenn somit schon die klangliche und schriftbildliche Annäherung der beiden

Kennzeichen dafür spricht, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei den mit

„PROSEXXO“ gekennzeichneten Waren einen gedanklichen Bezug zu den durch

die Ursprungsbezeichnung Prosecco geschützten Erzeugnissen herstellen werden,

kommt im vorliegenden Fall hinzu, dass die angegriffene Marke „Prosexxo" im

beschwerdegegenständlichen Umfang für ähnliche Erzeugnisse, für die die

geschützte Ursprungsbezeichnung „Prosecco" Schutz beansprucht, registriert

worden ist. Soweit die beschwerdegegenständlichen Waren keine Getränke sind,

wird der gedankliche Bezug hergestellt, weil die Waren Wein, Schaumwein oder

andere alkoholische Getränke enthalten können. Auch diese inhaltliche Nähe führt

vorliegend dazu, dass der Verbraucher die für eine Anspielung erforderliche

gedankliche Verbindung herstellen wird (EuGH GRUR 2018, 843, 847 Rn. 49 ff.

- Scotch Whiskey Association (Glen Buchenbach)).

4) Im vorliegenden Fall kann daher offenbleiben, ob tatbestandlich (auch) eine

„Nachahmung“ oder nur eine „Anspielung“ vorliegt, da beide Begriffe starke

Überschneidungen aufweisen.

5) Diese Anspielung ist auch widerrechtlich. Die Widerrechtlichkeit wird bereits

durch die Anspielung als solche indiziert.

6) Man wird im Ergebnis auch davon auszugehen haben, dass sich die Inhaberin

der angegriffenen Marke nicht auf den Ausnahmetatbestand des Art. 27 VO (EU)

2024/114 berufen kann. Zwar ergibt die Auslegung des einschränkenden Zusatzes

im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke „die Prosecco enthalten, die der

geltenden Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung Prosecco entsprechen“ dass Prosecco in den Waren als Zutat enthalten sein soll.

Insoweit hat der EuGH klargestellt, dass die Verwendung einer geschützten

Ursprungsangabe als Teil der Bezeichnung eines Lebensmittels, das zwar nicht in

Gänze der Produktspezifikation der geschützten Ursprungsangabe entspricht,

jedoch eine Zutat enthält, die die Produktspezifikation erfüllt, noch keine widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung ist. Denn, so der EuGH, mit der

Aufnahme der durch die geschützte Ursprungsbezeichnung bezeichneten Zutat in

die Bezeichnung des Lebensmittels werde die geschützte Ursprungsbezeichnung

direkt verwendet, um offen eine mit ihr zusammenhängende geschmackliche

Eigenschaft anzudeuten, was aber keine Aneignung darstelle (so für geografische

Angaben im Weinsektor im Hinblick auf eine Aneignung gemäß Art. 103 Abs. 2 lit. b

VO (EU) 1308/2013 EuGH GRUR 2018, 327 Champagner Sorbet).

Der vorliegende unterscheidet sich von dem vom EuGH entschiedenen Fall schon

dadurch, dass die geschützte Ursprungsbezeichnung nicht unverändert, sondern

verfremdet übernommen worden ist. Weiterhin wird die geschützte Ursprungsbezeichnung nicht in der Kennzeichnung des Verarbeitungserzeugnisses verwendet,

sondern bildet in Gänze diese Kennzeichnung. Es ist schon zweifelhaft, ob Art. 27

VO (EU) 2024/114 nicht die direkte Verwendung der geschützten Ursprungsbezeichnung als Teil einer Kennzeichnung eines Verarbeitungserzeugnisses, die die

geschützte Ursprungsbezeichnung als Zutat erkennen lässt, voraussetzt. Doch

selbst wenn der verfremdete Gebrauch einer geschützten Ursprungsbezeichnung

nicht nur in, sondern als Kennzeichnung eines Verarbeitungserzeugnisses erfasst

wäre, liegen die weiteren Voraussetzungen von Art. 27 VO (EU) 2024/114 nicht vor.

Angesichts des registerrechtlichen Charakters des Widerspruchsverfahrens sind für

die Beurteilung dieser Frage ausschließlich die Waren des Registerstandes der

angegriffenen Marke maßgeblich, nicht hingegen, wie die Inhaberin die mit der

angegriffenen Marke gekennzeichneten Erzeugnisse tatsächlich in Verkehr bringt

oder dies ihrem Vortrag zufolge beabsichtigt.

Für die Zwecke des damit anzustellenden Registervergleichs ist zunächst davon

auszugehen, dass, wie sich aus dem Regelungszusammenhang mit Art. 27

Abs. 1 lit. b) Verordnung (EU) 2024/114 ergibt, hinsichtlich des Zusatzes „die

Prosecco enthalten (…)“ nicht nachgewiesen werden kann, dass die mit Prosecco

bezeichnete Zutat der beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 30 und 33

zumindest in ausreichenden Mengen vorliegen wird, so dass sie dem betreffenden

Verarbeitungserzeugnis eine wesentliche Eigenschaft verleiht. Etwas Ähnliches hat

auch der EuGH vorausgesetzt, wenn er feststellt, dass die Zutat durch den Erwerber

der Waren sinnlich wahrnehmbar sein muss. Die registrierten Waren der Klasse 33

enthalten ferner entgegen Art. 27 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) 2024/114 weitere

mit Prosecco vergleichbare Produkte. Für diese Waren und die registrierten Waren

der Klasse 30 gilt weiterhin, dass durch das Wort „enthalten“ des einschränkenden

Zusatzes weiterhin entgegen Art. 27 Abs.1 lit. c) Verordnung (EU) 2024/114 keine

quantifizierbare Angabe verbunden ist.

Die Erfordernisse gemäß Art. 27 Abs. 1 lit. a), b) und c) Verordnung (EU) 2024/114

müssen kumulativ erfüllt sein, woran es hier fehlt.

Für die Waren der Klasse 32 gilt klarstellenderweise, dass insoweit ein Ausschluss

der Widerrechtlichkeit der Aneignung wegen der Berücksichtigung von Prosecco als

Zutat neben den oben genannten Gründen auch deswegen nicht in Betracht kommt,

da der einschränkende Vermerk im Warenverzeichnis außer Betracht bleibt, weil er

in Bezug auf die registrierten nicht-alkoholischen Getränke offensichtlich nicht

anwendbar ist.

Im Ergebnis hindert die Qualifizierung der beschwerdegegenständlichen Waren als

Verarbeitungserzeugnisse, die Prosecco als Zutat enthalten, daher nicht die Feststellung einer widerrechtlichen Anspielung. Damit ist auch das Argument der

Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen, durch die Weiterverarbeitung

des durch die Ursprungsbezeichnung Prosecco geschützten Erzeugnisses als Zutat

der beschwerdegegenständlichen Waren sei „eine Art Erschöpfung“ eingetreten.

7) Eine Begrenzung des Schutzes im Hinblick auf Gattungsbezeichnungen ist nicht

vorzunehmen. Bei „Prosecco“ handelt es sich nicht um eine Gattungsbezeichnung,

vergleiche Art 26 Abs. 6 VO (EU) 2024/1143.

8) Ein Weiterbenutzungsrecht nach Art 31 Abs. 3 VO (EU) 2024/1143 kommt nicht

in Betracht, weil die Marke nicht prioritätsälter ist.

9) Der Normverstoß gegen Art. 26 VO (EU) 2024/1143 begründet eine tatsächliche

Vermutung für das Bestehen der ebenfalls tatbestandlich erforderlichen Wiederholungsgefahr.

10) Die Widersprechende kann daher von der Inhaberin der angegriffenen Marke

die Unterlassung des Verstoßes verlangen, wobei dieser Anspruch seiner Natur

nach auch bundesweit gegeben ist.

Damit ist die Beschwerde vollumfänglich zurückzuweisen.

C) Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1

Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von

der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen

Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,

einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,

eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes

vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe

eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Nielsen

Kätker

Staats