BPatG Beschluss vom 25.06.2026 – 29 W (pat) 521/23

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 521/23 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2019 020 372

ECLI:DE:BPatG:2026:250626B29Wpat521.23.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

25. Juni 2026 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber,

der Richterin Fehlhammer und der Richterin k. A. Dr. Rohlff

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

I.

Die angegriffene Wortmarke

RAINBOW MERMAID

ist am 2. September 2019 angemeldet und am 4. Oktober 2019 unter der Nummer

30 2019 020 372 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte

Markenregister für diverse Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29,

30, 32 eingetragen worden.

Beschränkt auf die am 8. November 2019 veröffentlichte Eintragung für die Waren

Klasse 29: Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; konserviertes

Obst; konserviertes Gemüse; tiefgekühltes Obst; tiefgekühltes Gemüse;

getrocknetes Obst; getrocknetes Gemüse; gekochtes Obst; gekochtes

Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier; Milch; Käse; Butter;

Joghurt; Milchprodukte; Speiseöle; Speisefette; Wurstwaren; Chips;

Marmeladen;

Klasse 30: Kaffee; Tee; Kakao; Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Teigwaren;

Nudeln; Tapioka; Sago; Mehle; Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren;

feine Konditorwaren; Schokolade; Eiscreme; Sorbets; andere Arten von

Speiseeis; Zucker; Honig; Melassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Würzmittel;

Gewürze; konservierte Kräuter; Essig; Soßen; andere Würzmittel; Eis

[gefrorenes Wasser]; Süßwaren [Bonbons]; Kaugummi; Gummisüßwaren;

Kekse; Torten; Pudding;

Klasse 32: alkoholfreie Getränke; Mineralwässer; kohlensäurehaltige

Wässer; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe für die Zubereitung von

Getränken; alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken

hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin am 23. Dezember 2019

Widerspruch eingelegt, den sie auf folgende Marken stützt:

1. Wort-/Bildmarke 30 2019 008 576, angemeldet am 3. und eingetragen am

18. April 2019

2. Wortmarke 30 2013 022 877, angemeldet am 19. März und eingetragen am

25. April 2013

jeweils für

Mermaid

Klasse 29: Fisch, nicht lebend; Fischextrakte; gefrorene, getrocknete und

konservierte Fische; Fischkonserven; Fischgerichte; Gallerten [Gelees];

Fertiggerichte,

im Wesentlichen bestehend aus Fisch; konserviertes,

getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Speiseöle und -fette;

Algenextrakte und Alginate für Nahrungszwecke; nicht lebende Hummer,

Austern, Krebse, Krustentiere, Langusten, Shrimp und Muscheln

[Schalentiere]; Eier;

Klasse 31: Fische, lebend; Fischeier; Hummer, lebend; Krustentiere, lebend;

Algen für die menschliche Nahrung;

Klasse 43: Verpflegung von Gästen.

Mit Beschluss vom 23. März 2023 hat die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen

Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, den

Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist

ausgeführt, der Widerspruch sei bereits mangels Zeichenähnlichkeit unbegründet,

so dass es auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Einrede

der Nichtbenutzung und die von der Widersprechenden zum Nachweis vorgelegten

Unterlagen nicht ankomme. Nach der Registerlage bestehe zwischen den sich

gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen teilweise Identität, teilweise

hohe Ähnlichkeit. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei

durchschnittlich.

„Mermaid“ bedeute

im Deutschen

„Seejungfrau“, ein

beschreibender Begriffsgehalt

für die damit geschützten Waren und

Dienstleistungen sei somit nicht

festzustellen. Die gebotenen strengen

Anforderungen an den Zeichenabstand hielten die Vergleichsmarken ausreichend

ein. Nach der maßgeblichen visuellen Gesamtheit unterschieden sie sich bereits

aufgrund des zusätzlichen Elementes „RAINBOW“ der angegriffenen Marke

deutlich, ohne dass es auf die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke

30 2019 008 576 ankäme. Beim klanglichen Vergleich stünden sich jeweils

„RAINBOW MERMAID“ und „Mermaid“ gegenüber, denn bei Kombinationen aus

Wort- und verbal nicht unmittelbar wiedergebbaren Bildbestandteilen messe der

Verkehr dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende

Bedeutung bei. Die weiteren Bestandteile „Select • true • Seafood“ werde der

Verkehr nur als beschreibende Hinweise auf die damit gekennzeichneten Waren

und Dienstleistungen wahrnehmen und zur Herkunftsunterscheidung ausschließlich

„Mermaid“ heranziehen. Eine klangliche Verwechslungsgefahr sei jedoch aufgrund

des weiteren Bestandteils „RAINBOW“ der angegriffenen Marke zu verneinen. Eine

Prägung der jüngeren Marke durch „Mermaid“ komme nicht in Betracht. „RAINBOW

MERMAID“ bedeute aus dem Englischen übersetzt „Regenbogen Seejungfrau“.

Beide Wörter seien dabei gleichgewichtig, so dass der Verkehr keinen Anlass habe,

das erste Element wegzulassen und sich nur an Zweiterem zu orientieren. Dies

gelte auch, wenn man mit der Widersprechenden davon ausgehe, dass sich der

Verkehr darunter eine in Regenbogenfarben schillernde Meerjungfrau vorstellt, weil

dann ein einheitlicher Gesamtbegriff vorliege, der nicht zergliedert werde. In beiden

Fällen verfüge „Mermaid“ auch nicht über eine selbständig kennzeichnende

Stellung innerhalb der jüngeren Marke. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr sei

schon deshalb nicht gegeben, weil sich der Sinngehalt von „RAINBOW“ nicht in den

Widerspruchsmarken wiederfinde. Anhaltspunkte

für

eine mittelbare

Verwechslungsgefahr seien nicht ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ihrer Ansicht nach

habe die Markenstelle zwar zu Recht eine teilweise Identität und teilweise hohe

Ähnlichkeit zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen angenommen

sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken als durchschnittlich

beurteilt. Ihrer Auffassung, es bestehe ein hinreichend großer Abstand zwischen

den sich gegenüberstehenden Zeichen, könne jedoch nicht gefolgt werden.

Vielmehr hätte sie von visueller Zeichenähnlichkeit ausgehen müssen, da es sich

bei dem Bestandteil „MERMAID“ der angegriffenen Marke um deren prägenden

oder co-dominierenden Bestandteil handele. Dieser entspreche 1:1 der

Widerspruchsmarke

30 2013 022 877.

Nach

ständiger

europäischer

Rechtsprechung seien immer dann, wenn eine Wortmarke aus zwei Wörtern

bestehe und eines dieser Wörter bildlich oder klanglich mit einer ältere Wortmarke

identisch sei, die fraglichen Marken als visuell ähnlich anzusehen. Dies gelte

jedenfalls dann, wenn die jeweiligen Wörter keine begriffliche Bedeutung hätten.

Hiervon sei vorliegend auszugehen, weil der deutsche Durchschnittsverbraucher

das nicht zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort „Mermaid“ nicht

verstehe. Aber selbst, wenn er es doch kennen sollte, werde er die jüngere Marke

mit „Regenbogen-Meerjungfrau“ übersetzen und mit einer in Regenbogenfarben

schillernden Meerjungfrau assoziieren. Damit bezeichne der Bestandteil

„RAINBOW“ nur die nähere Bestimmung des dominierenden Hauptworts

„Meerjungfrau“ bzw. „MERMAID“. Auch die Widerspruchsmarke 30 2019 008 576

werde von „Mermaid“ geprägt, weil die weiteren Wortbestandteile „Select True

Seafood“ deutlich kleiner geschrieben und für die geschützten Waren beschreibend

seien und der aus einer Meerjungfrau mit langem Haar bestehende Bildbestandteil

nur die Bedeutung von „Mermaid“ verstärke. In klanglicher Hinsicht bestünden in

der Gesamtheit ebenfalls deutliche Annäherungen, da jedenfalls ein Wort in beiden

Marken

in gleicher Weise ausgesprochen werde. Hiervon sei auch die

Beschwerdekammer des EUIPO ausgegangen, die dem Widerspruch aus der

hiesigen Widerspruchsmarke 30 2019 008 576 gegen eine mit der angegriffenen

Marke identische Unionsmarke stattgegeben habe. Diese Entscheidung hätte die

Markenstelle nicht übergehen dürfen, nachdem bei der Beurteilung nationaler

Markenrechtsfälle auch die europäische Rechtsprechung zu berücksichtigen sei.

Selbst wenn man eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht bejahe, sei eine

Verwechslungsgefahr

unter

dem Gesichtspunkt

des

gedanklichen

Inverbindungbringens gegeben, weil die jüngere Marke durch den gemeinsamen

Bestandteil

„Mermaid“ wie eine weitere Marke einer Markenserie der

Widersprechenden wirke. Daneben komme eine Verwechslungsgefahr auch unter

dem Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung des mit den

Widerspruchsmarken übereinstimmenden Bestandteils „MERMAID“ in der jüngeren

Marke in Betracht. Zudem sei eine mittelbar begriffliche Ähnlichkeit anzunehmen,

weil der weitere Bestandteil „RAINBOW“ angesichts seiner intensiven Verwendung

durch die LGBTQ+-Community im Sinne eines Hinweises auf eine offene, vielfältige

Gesinnung lediglich als branchenübliche Abwandlung für eine spezielle Produktlinie

desselben Unternehmens aufgefasst werde. Daher könne die angegriffene Marke

etwa als Kooperation mit der Widersprechenden verstanden werden, bei der

besonders viel Wert auf Inklusion gelegt werde. Nach alledem sei daher nicht

auszuschließen, dass der angesprochene Verkehr eine gedankliche Verbindung zu

den Widerspruchsmarken herstelle und von wirtschaftlichen Verbindungen

zwischen

Beschwerdeführerin

und

Beschwerdegegnerin

ausgehe.

Höchsthilfsweise begründeten die klanglichen, bildlichen und begrifflichen

Annäherungen der Zeichen eine komplexe Markenähnlichkeit bzw. eine komplexe

Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 23. März 2023

aufzuheben und auf den Widerspruch aus den Marken 30 2019 008 576 und

30 2013 022 877 die Löschung der Marke 30 2019 020 372 im beantragten

Umfang für die Waren der Klassen 29, 30 und 32 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt

sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Anders als die Markenstelle ist sie der Auffassung, dass der englische Begriff

„Mermaid“ vom deutschen Publikum verstanden werde und deshalb die hieraus

(maßgeblich) bestehenden Widerspruchsmarken nur über eingeschränkte

Kennzeichnungskraft verfügten. Demzufolge komme auch eine Prägung der

angegriffenen Marke durch „MERMAID“ nicht in Betracht. Der weitere Bestandteil

„RAINBOW“ sei für die relevanten Waren hingegen nicht beschreibend. Die von der

Widersprechenden angeführten Bedeutungen seien konstruiert. Infolgedessen liege

eine Abspaltung nicht nahe. Abgesehen davon, dass die zitierten Entscheidungen

aus der europäischen Rechtsprechung lange zurücklägen, stünden sie im

Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, in der die Prägung

eines mehrgliedrigen Zeichens durch einen Bestandteil wesentlich restriktiver

angenommen werde. Auch der Bundesgerichtshof habe in seinen Entscheidungen

„YOOFOOD/YO“ und „OXFORD/Oxford Club“ klargestellt, dass selbst rein

beschreibende Elemente bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht

unberücksichtigt bleiben dürften. Dies gelte umso mehr, wenn, wie vorliegend, das

gemeinsame Element nicht beschreibend und überdies der erste Bestandteil des

mehrgliedrigen Zeichens sei. Im Übrigen werde an der im Amtsverfahren erhobenen

Einrede der Nichtbenutzung der Wortmarke 30 2013 022 877 festgehalten.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 20. März 2026 hat der Senat die Beteiligten

darüber informiert, dass nach vorläufiger Beurteilung der Sach- und Rechtslage eine

Verwechslungsgefahr nicht bestehe, so dass die Beschwerde voraussichtlich keine

Aussicht auf Erfolg haben werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und

auch ansonsten zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache

ohne Erfolg. Die Markenstelle hat zutreffend angenommen, dass zwischen den

Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Die Zurückweisung des Widerspruchs ist deshalb

bereits aus diesem Grund zu Recht erfolgt (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Die

Einrede der rechtserhaltenden Benutzung gegenüber der Widerspruchsmarke

30 2013 022 877,

die

die

Inhaberin

der

angegriffenen Marke

im

Beschwerdeverfahren ausdrücklich aufrechterhalten hat, kann damit als nicht

entscheidungserheblich dahinstehen.

I. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger

Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des

Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des

Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 –

Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin

Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR

2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR

2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club;

GRUR 2014, 917 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 283

Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013,

833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit

insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die

Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der

daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren

sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer

Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR

2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn.

19 – YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058

Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn.

9 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo

Apotheke; GRUR

2016,

Rn.

7,

BSA/DSA

DEUTSCHE

SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,

MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 44 ff. m. w. N.).

Nach den oben genannten Grundsätzen besteht keine Verwechslungsgefahr

zwischen der angegriffenen Marke

RAINBOW MERMAID

und den Widerspruchsmarken

sowie

Mermaid

in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 29, 30 und 32.

1. Die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten sich an breite Verkehrskreise,

nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und

verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 –

Matratzen Concord/Hukla)

als

auch

an

den

Lebensmittel-

und

Gastronomiefachhandel.

2. Nach der Registerlage beanspruchen die Vergleichsmarken jeweils die Waren

Klasse 29: Fisch (nicht lebend); Gallerten [Gelees]; konserviertes Obst;

konserviertes Gemüse; getrocknetes Obst; getrocknetes Gemüse;

gekochtes Obst; gekochtes Gemüse; Speiseöle; Speisefette; Eier.

Insoweit besteht mithin Warenidentität. Inwieweit und zu welchem Grad die weiteren

beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen als markenrechtlich

ähnlich zu werten sind, kann offenbleiben, weil die angegriffene Marke selbst im

Bereich identischer Waren einen noch ausreichenden Zeichenabstand zu den

Widerspruchsmarken einhält.

3. Mit der Markenstelle geht der Senat von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarken aus.

Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch ihre Eignung bestimmt,

sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Mittel zur Unterscheidung

der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten

Verkehrskreisen einzuprägen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum II;

GRUR

2016,

Rn.

–

BSA/DSA

DEUTSCHE

SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest

erheblich eingeschränkt, wenn die Marke einen die geschützten Waren und/oder

Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die

fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH

GRUR 2015, 1127 Rn. 10 - ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure).

Bei der Bestimmung des Grads der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten

Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die

Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die

Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke,

der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten

Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke

als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. u. a. EuGH

GRUR Int 1999, 734 – Lloyd; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa

Culinaria).

Selbst wenn das Verständnis des englischen Worts „Mermaid“ im angesprochenen

inländischen Verkehr unterstellt wird, ist sein Begriffsgehalt „Meerjungfrau“ nicht

beschreibend für die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und

Dienstleistungen. Allenfalls löst er - markenrechtlich unbeachtliche - Assoziationen

zu „Meer, Geschöpfe aus dem Meer“ aus und deutet damit möglicherweise die

schwerpunktmäßige Ausrichtung der so bezeichneten Lebensmittel und

gastronomischen Angebote auf Fisch bzw. Meerestiere an. Um dem Begriff diese

Aussage zu entnehmen, bedarf es

jedoch gewisser

interpretatorischer

Überlegungen, die ihn nicht auf eine reine Sachangabe reduzieren lassen. Ein

bloßes Hervorrufen von Assoziationen oder Vermutungen hinsichtlich möglicher

Merkmale der betroffenen Waren genügt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung

nicht für die Annahme eines sachbeschreibenden Zusammenhangs zwischen

Zeichen und zugrundeliegenden Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR

Int. 2012, 754 Rn. 79 - Linea Natura m. w. N.). Damit ist eine Beschränkung des

Schutzumfangs der Widerspruchsmarken nicht gerechtfertigt. Ebenso wenig kommt

eine Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft in Betracht. Eine solche wurde weder

explizit geltend gemacht, noch ergeben sich hierfür aus den im Rahmen des

Benutzungsnachweises vorgelegten Unterlagen relevante Anhaltspunkte.

4. Zwar bedarf es bei Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft

eines deutlichen Abstands der sich gegenüberstehenden Zeichen, um eine

Verwechslungsgefahr ausschließen zu können. Diesen hält die angegriffene Marke

zu beiden Widerspruchsmarken jedoch ausreichend ein.

a. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden

Kennzeichen grundsätzlich als Ganzes zu berücksichtigen und

in

ihrem

Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (vgl. BGH GRUR 2021, 482 Rn. 28 –

RETROLYMPICS; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012,

1040 Rn. 25 –pjur/pure; GRUR 2012, 930 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012,

64 Rn. 15 –Maalox/Melox-GRY), da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie

ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden

Betrachtungsweise zu unterwerfen.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen

ist nach

ihren

Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt

zu beurteilen, weil Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in

bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR

Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH

GRUR 2021, 482 Rn. 28 – RETROLYMPICS; GRUR 2020, 870 Rn. 58 –

INJEKT/INJEX). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig

bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (BGH a. a.

O. Rn. 58 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico

Apotheke).

b. In der Gesamtheit unterscheidet sich die angegriffene Marke von beiden

Widerspruchszeichen durch ihren Bestandteil „RAINBOW“, der in keiner der älteren

Marken eine Entsprechung findet. Die Widerspruchsmarke 30 2019 008 576 setzt

sich zudem durch

ihre grafische Ausgestaltung und

ihre zusätzlichen

Wortbestandteile „Select True Seafood“ weiter ab. Im Gesamtvergleich weisen die

Marken damit deutliche Unterschiede auf.

c. Zwar zwingt der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks nicht dazu,

die Kollisionsmarken ausschließlich in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen.

Es ist vielmehr nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines

zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit

eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. EuGH

GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 –

Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 484 Rn. 32 – METROBUS). Voraussetzung

hierfür wäre jedoch, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen

Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck

nicht mitbestimmen, so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden

können (BGH a. a. O. Rn. 15 – Maalox/Melox- GRY). Beschreibende Bestandteile

sind dabei nicht von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit

ausgenommen

(vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 49 – Hansson

[Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]).

aa. In klanglicher Hinsicht gilt dabei der in ständiger Rechtsprechung anerkannte

Erfahrungssatz, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und

kürzester Bezeichnungsform prägende Bedeutung beimisst (vgl. st. Rspr. u. a. BGH

GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 903 Rn. 25 - SIERRA

ANTOGUO; GRUR 2014, 378 Rn. 39 - OTTO CAP). Ausgehend hiervon ist zwar

anzunehmen, dass beide Widerspruchsmarken mit „Mermaid“ wiedergegeben

werden, weil in klanglicher Hinsicht sowohl die Grafik der Widerspruchsmarke

30 2019 008 576 als auch ihre glatt beschreibenden Elemente „Select True

Seafood“ in den Hintergrund treten.

Dies trifft jedoch nicht für den Begriff „RAINBOW“ der angegriffenen Marke zu. Das

englische Wort für „Regenbogen“ ist für die beschwerdegegenständlichen Waren

nicht beschreibend. Hier gilt das oben unter 3. Ausgeführte entsprechend. Lediglich

eine mögliche Assoziation zu „Regenbogen(farben)“ bzw. zum gleichlautenden

Adjektiv „regenbogenfarben“ und damit einer gewissen Buntheit oder gar, wie die

Beschwerdeführerin anführt, zum Symbol der LGBTQ+-Community für Vielfalt und

Akzeptanz genügt für die Annahme einer unmittelbar beschreibenden Angabe nicht.

Weder werden die betroffenen Waren üblicherweise farbig gestaltet und damit

beworben noch

ist ein bestimmtes Lebensgefühl oder gesellschaftliches

Werteverständnis ein Merkmal von Lebensmitteln. Folglich kann von einem

Zurücktreten des Bestandteils

„RAINBOW“

innerhalb der angegriffenen

Kombinationsmarke

nicht

ausgegangen werden.

Vielmehr

ist

er

kennzeichenrechtlich gleichgewichtig mit dem nachfolgenden Begriff „MERMAID“,

der damit den klanglichen Gesamteindruck der Marke nicht alleine zu prägen

vermag (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn.

402 f, 407). Vor diesem Hintergrund kann offenbleiben, ob der Verkehr die

angegriffene Marke als gesamtbegrifflichen Ausdruck

im Sinne

von

„Regenbogen(farbige) Meerjungfrau“ versteht und schon aufgrund dieser

semantischen Verbindung keine Veranlassung hat, sich nur an einem Teil des

Gesamtbegriffs zu orientieren. Denn auch wenn mit der Beschwerdeführerin davon

ausgegangen würde, dass dem inländischen Verkehr der englische Begriff

„MERMAID“ nicht vertraut ist, gibt es keinen Grund für ihn, den Bestandteil

„RAINBOW“ bei der klanglichen Wiedergabe wegzulassen, zumal dieser am

Zeichenanfang steht und auch in Schriftart und Größe dem nachfolgenden

„MERMAID“ ebenbürtig ist.

Die klanglichen Unterschiede der Vergleichszeichen bestehen damit nicht nur in der

Länge des jeweiligen Klangbildes – das der jüngeren Marke ist mit vier Silben

doppelt so lang wie das der jeweils zweisilbigen Widerspruchsmarken -, sondern

zusätzlich am Wortanfang, der im allgemeinen stärkere Beachtung findet als die

übrigen Markenteile (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 292).

Die Übereinstimmung in den beiderseitigen Bestandteilen „MERMAID“ bzw.

„Mermaid“ vermag damit allenfalls eine unterdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit

zu bewirken. Die insoweit abweichende Einschätzung der Beschwerdekammer des

EUIPO als „überdurchschnittlich ähnlich“ in einem Verfahren, in dem aus den

hiesigen Widerspruchsmarken gegen eine mit der angegriffenen Marke

zeichenidentische Unionsmarke vorgegangen worden ist, veranlasst zu keiner

anderen Beurteilung. Zum einen hängt die Feststellung des Grades der

Zeichenähnlichkeit

von

verschiedenen Faktoren ab, wie etwa

vom

Verkehrsverständnis, in klanglicher Hinsicht zudem von den vorherrschenden

Aussprachemodalitäten, so dass die den Entscheidungen zugrundeliegenden

Sachverhalte schon tatsächlich nicht vergleichbar sind. Zum anderen ist die

Entscheidung über die Verwechslungsgefahr eine (an das Gesetz) gebundene

Entscheidung, für die Beurteilungen anderer Gerichte und Spruchkörper rechtlich

nicht bindend sein können. Der EuGH hat wiederholt

festgestellt, dass

Entscheidungen zu Unionsmarken und nationalen Marken jeweils im Rahmen

autonomer Rechtssysteme ergehen, deren Anwendung voneinander unabhängig ist

(st. Rspr. zur fehlenden Bindung von Voreintragungen bzw. Entscheidungen über

die Schutzfähigkeit von Marken, vgl. u. a. EuGH MarkenR, 2013, 439 Rn. 35 – medi;

GRUR Int. 2014, 161 Rn. 48 - Rivella International/HABM (BASKAYA); GRUR 2018,

1146 Rn. 72 – NEUSCHWANSTEIN). Gleiches muss für die im markenrechtlichen

Kollisionsverfahren zu entscheidenden Rechtsfragen des Vorliegens oder

Nichtvorliegens von Verwechslungsgefahr gelten. Demnach kann die von der

Widersprechenden in Bezug genommene Entscheidung der Beschwerdekammer

des EUIPO weder eine rechtliche Bindung, noch auch nur eine Indizwirkung

entfalten.

bb. Auch in schriftbildlicher Hinsicht wirkt sich bereits das Element „RAINBOW“

innerhalb der angegriffenen Marke ausreichend verwechslungshindernd aus. Hinzu

tritt im Hinblick auf den Widerspruch aus der älteren Marke 30 2019 008 576

insbesondere deren Grafik, die den bildlichen Gesamteindruck maßgeblich

mitbestimmt und von dem der angegriffenen reinen Wortmarke signifikant abhebt.

cc. Begrifflich sind zwar, sofern man davon ausgeht, dass das englische „Mermaid“

vom inländischen Verkehr verstanden wird, gewisse Annäherungen gegeben,

gleichwohl sind die jeweiligen Sinngehalte „Regenbogen Meerjungfrau“ und

„Meerjungfrau“ keine Synonyme, die unmittelbare begriffliche Verwechslungen

dergestalt befürchten lassen, dass der Verkehr das eine Zeichen intuitiv für das

andere hält (zu den strengen Voraussetzungen einer unmittelbaren begrifflichen

Zeichenähnlichkeit vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 314).

d. Damit fehlt es auf jeder Wahrnehmungsebene an einer ausreichenden

Zeichenähnlichkeit für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Selbst für die von

der Widersprechenden angeführte komplexe Ähnlichkeit, deren Anwendbarkeit

bislang höchstrichterlich nicht geklärt ist (vgl. BGH GRUR 2023, 1293, Rn. 16 f -

Silver Horse/Power Horse), reicht die in nur einem übereinstimmenden Bestandteil

bestehende Gemeinsamkeit angesichts des weiteren, nicht zu vernachlässigenden

Elements „RAINBOW“ nicht aus.

5. Dies gilt auch für eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklicher Verbindung

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG. Die vorliegend zu beurteilende

Konstellation lässt nach keiner der von der Rechtsprechung für diese Form der

Verwechslungsgefahr entwickelten Fallgruppen den Schluss zu, dass die als

verschieden erkannten Kollisionsmarken aufgrund

ihrer Gemeinsamkeiten

irrtümlicherweise demselben Unternehmen oder wirtschaftlich und/oder

organisatorisch miteinander verbundenen Unternehmen zugeordnet werden (vgl.

BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 35. Edition, § 9 Rn. 72ff.).

a. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist nicht zu

befürchten. Es ist schon fraglich, ob die beiden Widerspruchsmarken, wie von der

Beschwerdeführerin vorgetragen, überhaupt als Zeichenserie wahrgenommen

werden und nicht eher als ein- und dieselbe Marke, die alternativ sowohl in ihrer

grafischen Ausgestaltung als auch - insbesondere auf den im Rahmen des

Benutzungsnachweises vorgelegten Rechnungen und sonstigen Unterlagen - nur

mit ihrem Wortelement verwendet wird. Die Existenz weiterer Zeichen, die auf dem

Begriff „Mermaid“ als Stammbestandteil aufbauen und eine Zeichenserie bilden

würden, ist nicht dargelegt. Daher liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür

vor, dass diesem Begriff die notwendige Hinweiswirkung auf die Widersprechende

zukommt (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 531). Im Übrigen

wirkt die angegriffene Marke durch den abweichenden Bestandteil „RAINBOW“

nicht wie eine weitere Marke der Widersprechenden. Hiergegen spricht sein eigener

kennzeichnender Gehalt, seine größen- und schriftmäßig gleichwertige Gestaltung

sowie seine Positionierung am Zeichenbeginn, was sämtlich nicht typisch ist für eine

Wortbildung

im

Rahmen

einer

Zeichenserie

(vgl.

Hacker

in

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 548).

b. Eine mittelbar begriffliche Verwechslungsgefahr, die dann in Betracht kommt,

wenn die Marken über ähnliche Begriffsgehalte verfügen und wie branchenübliche

Abwandlungen für verschiedene Produktserien desselben Unternehmens wirken,

scheidet ebenfalls aus. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden lässt die

Kombination aus zwei kennzeichenrechtlich gleichwertigen Begrifflichkeiten auf

Seiten der

jüngeren Marke nicht den Gedanken an eine

typische

Zweitmarkenbildung aufkommen. Soweit sie eine solche darin sieht, dass der

Bestandteil „RAINBOW“ für einen Hinweis auf eine spezielle Produktlinie für oder in

Kooperation mit Mitgliedern der LGBTQ+-Community bzw. zur werbehaften

Sympathiebekundung desselben Unternehmens gehalten werde, kann ihr nicht

gefolgt werden. Im Bereich der hier maßgeblich betroffenen Lebensmittel ist eine

Branchenübung

dahingehend,

dass

Produktlinien

nach

bestimmten

gesellschaftlichen Gesinnungen der Anbieter oder Käufer unterschieden oder

danach ausgerichtet werden, nicht feststellbar. Abgesehen davon zeigen auch die

von der Widersprechenden vorgelegten, andere Branchen betreffenden

Verwendungsbeispiele nur eine

regenbogenbunte Einfärbung von Waren,

insbesondere von Bekleidung, oder entsprechend bunt gestaltete Firmenlogos,

nicht aber die Verwendung des Wortes „RAINBOW“ als Bezeichnung für einzelne

Produkt(unter)sortimente.

c. Eine Verwechslungsgefahr

im weiteren Sinne aufgrund selbständig

kennzeichnender Stellung scheitert schließlich am Vorliegen der hierfür

notwendigen besonderen Umstände, nämlich an der fehlenden Kombination des mit

der älteren Marke 30 2013 022 877 übereinstimmenden bzw. des die

Widerspruchsmarke 30 2019 008 576 prägenden Elements „MERMAID“ mit einem

unternehmensbezogenen Hinweis auf die Inhaberin der jüngeren Marke. Nur unter

diesen besonderen Voraussetzungen kann die Übereinstimmung in nur einem

einzelnen, nicht prägenden Bestandteil einer mehrgliedrigen Marke zu einer

Verwechslungsgefahr führen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9

Rn. 493, 503). Andernfalls würde die Regel, dass bei der Prüfung der

Verwechslungsgefahr die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu

vergleichen sind, weil im Normalfall der Durchschnittsverbraucher eine Marke als

Ganzes wahrnimmt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE), zur

Ausnahme und der Ausnahmefall, dass ein Bestandteil eines mehrgliedrigen

Zeichens, ohne dass es dieses prägt, kollisionsbegründend wirkt, zur Regel (vgl.

BGH GRUR 2013, 833. Rn. 50 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2026, 426, Rn.

113 f - H 15/Hecht H 15). Ein besonderer Umstand, der letzteres rechtfertigt, ist

nach

geltender

Rechtsprechung

nur

bei

Kombinationen

mit

Unternehmenskennzeichen oder sonstigen unternehmensbezogenen Zeichen, wie

etwa einer bekannten Marke oder dem Stammbestandteil einer Zeichenserie des

jüngeren Markeninhabers, anzunehmen, weil nur dann erfahrungsgemäß davon

auszugehen ist, dass der Verkehr in einem daneben enthaltenen, selbständig

kennzeichnenden Bestandteil die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (vgl.

BGH GRUR 2008, 258, Rn. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2012,

635, Rn. 29 - METRO/ROLLER's Metro). Der zusätzliche Bestandteil „RAINBOW“

innerhalb

der

jüngeren Marke

ist

vorliegend

jedoch

weder

Unternehmenskennzeichen noch Stammbestandteil

ihrer

Inhaberin, sondern

gleichrangig kennzeichnender Markenbestandteil. Bei einer solchen Konstellation

ist die Annahme eines gemeinsamen betrieblichen Ursprungs nicht naheliegend

und ein Abweichen vom Grundsatz der Maßgeblichkeit der Marke als Ganzes nicht

gerechtfertigt. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus der von der

Widersprechenden

in

Bezug

genommenen

Entscheidung

des

Bundespatentgerichts in Sachen 30 W (pat) 561/13 – PRAXIS vital/VITAL. Soweit

darin die Löschung der jüngeren Marke angeordnet worden ist, beruhte dies auf der

Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr infolge einer Prägung der

angegriffenen Marke durch den Bestandteil „vital“ im Bereich identischer oder

hochgradig ähnlicher Waren. Eine weitergehende Löschung unter dem

Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr aufgrund selbständig kennzeichnender

Stellung wurde hingegen abgelehnt, wobei in diesem Zusammenhang ausdrücklich

die o. g. besonderen Umstände als erforderlich festgestellt worden sind (vgl. Ziffer

3. der Entscheidung).

Sonstige Fälle der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung sind nicht

ersichtlich; die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

II. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen

Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft

Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht

der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften

über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof

zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

einzulegen.

Mittenberger-Huber

Fehlhammer

Rohlff