BGH Urteil vom 02.05.2002 – I ZR 300/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 300/99

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja

ja nein

Verkündet am: 2. Mai 2002 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

FROMMIA

MarkenG § 5 Abs. 2; UWG § 16 Abs. 1

a) Für die Übertragung einer inländischen Marke zwischen ausländischen Beteiligten ist nach dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territoriali- tätsprinzip deutsches Recht maßgeblich.

b) An dem Erfordernis des Übergangs des Geschäftsbetriebs für die Übertra- gung des Unternehmenskennzeichens ist auch unter der Geltung des Mar- kengesetzes grundsätzlich festzuhalten.

c) Zu den Voraussetzungen einer nur zeitweisen Stillegung des Geschäftsbe- triebs, der den Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht entfallen läßt.

BGH, Urt. v. 2. Mai 2002 - I ZR 300/99 - OLG Stuttgart LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 2. Mai 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann

und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 2. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Stuttgart vom 29. Oktober 1999 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

rückverwiesen.

Von Rechts wegen

Der Kläger war Geschäftsführer der F. Fr. GmbH in T./Österreich. Diese

war Inhaberin der für "Maschinen für die Holz-, Kunststoff- und Metallbearbei-

tung" am 6. August 1992 angemeldeten und am 12. August 1993 eingetragenen

Wortmarke Nr. 2 042 246 "FROMMIA". Über das Vermögen der Gesellschaft

wurde am 24. Juni 1993 das (österreichische) Ausgleichsverfahren und am

7. Oktober 1993 das Konkursverfahren eröffnet. Zwischenzeitlich hatte der Klä-

ger am 20. August 1993 die Marke auf sich übertragen. Die Umschreibung der

Marke im Register auf den Kläger erfolgte am 10. Dezember 1996.

Am 5. April 1997 bestätigte der Masseverwalter im Konkursverfahren

über das Vermögen der F. Fr. GmbH/Österreich mit Genehmigung des Kon-

kursgerichts unter nochmaliger Übertragung der Marke "FROMMIA" die Verein-

barung vom 20. August 1993 und die erfolgte Umschreibung der Marke auf den

Kläger.

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, ist die

am 26. November 1996 gegründete und am 18. Juni 1997 in das Handelsregi-

ster eingetragene Frommia GmbH in W.. Sie befaßt sich mit der Herstellung

und dem Vertrieb von Präzisionsmaschinen für die Holz-, Kunststoff- und Me-

tallbearbeitung.

Der Kläger ist der Ansicht, die Beklagte verletze durch ihre Firmierung

sein Recht an der Marke "FROMMIA".

Er hat beantragt,

I.

die Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmit-

tel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr

1. das Zeichen

"FROMMIA"

für oder im Zusammenhang mit Holz-, Kunststoff- und Me-

tallbearbeitungsmaschinen einschließlich deren Ersatzteile

und Zubehör zu benutzen, insbesondere

a) das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Ver-

packung anzubringen,

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu

bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,

c) unter dem Zeichen einschlägige Dienstleistungen anzu-

bieten oder zu erbringen,

d) unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,

e) das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu

benutzen;

2. "FROMMIA" zur Kennzeichnung eines auf Herstellung und/

oder Vertrieb von Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitungs-

maschinen einschließlich deren Ersatzteile und Zubehör ge-

richteten Geschäftsbetriebs zu benutzen, insbesondere, un-

ter der Firma "Frommia GmbH" tätig zu werden;

II. die Beklagte zu 1 zu verurteilen, in die Löschung des Firmen-

bestandteils "Frommia" ihrer beim Amtsgericht W. HRB einge-

tragenen Firma "Frommia GmbH" einzuwilligen;

III.

festzustellen, daß die Beklagten gesamtschuldnerisch ver-

pflichtet sind, dem Kläger den aus den Handlungen gemäß Zif-

fer I 1 und/oder 2 entstandenen oder künftig entstehenden

Schaden zu ersetzen;

IV. die Beklagten zu verurteilen, dem Kläger folgende Auskünfte

über Handlungen gemäß Ziffer I 1 und/oder 2 zu erteilen:

1. Name und Anschrift von Herstellern, Lieferanten und anderer

Vorbesitzer unter Angabe der von diesen bezogenen Waren,

2. gewerbliche Abnehmer oder Auftraggeber unter Angabe der

von diesen bezogenen Waren, deren Verkaufspreise sowie

über die zugehörigen Gestehungskosten unter Vorlage der

Verkaufsrechnungen und der für die Gestehungskosten

maßgeblichen Belege,

3. verbreitete Prospekte, Werbeschreiben, Werbeanzeigen und

dergleichen unter Vorlage je eines Musterexemplars nebst

Angabe von deren Stückzahl, der Verbreitungszeit und deren

Empfänger sowie mit entsprechenden Angaben und Belegen

über sonstige Werbemaßnahmen, insbesondere in Ver-

kaufsausstellungen, Messen und dergleichen,

4. Unternehmen und gewerbetreibende Personen, denen ge-

genüber die Firmierung "Frommia GmbH" oder "Frommia

GmbH i. Gr." im geschäftlichen Verkehr verwendet wurde,

unter Angabe von deren Anschrift und der ihnen gegenüber

begangenen Handlungen.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten.

Sie sind der Ansicht, der Kläger sei nicht wirksam Inhaber der Marke

"FROMMIA" geworden. Sie haben sich auf ältere Rechte an der Bezeichnung

berufen und hierzu geltend gemacht:

Seit ungefähr 1900 sei "Frommia" zur Produktkennzeichnung und als

Geschäftsbezeichnung eines Vorgängerunternehmens und später der F. Fr.

GmbH & Co. KG in F. benutzt worden. Nach dem Konkurs der F. Fr. GmbH &

Co. KG in F. 1992 habe der Konkursverwalter den Geschäftsbetrieb einschließ-

lich der Bezeichnung "Frommia" an die S. gesellschaft mbH in E. veräußert. Die

fortbestehende Geschäftsbezeichnung und ein Ausstattungsrecht an der Be-

zeichnung "Frommia" habe die S. GmbH auf die B. GmbH in F. übertragen, die

die Rechte am 5. Juni 1996 an den Beklagten zu 2 sicherungshalber übertragen

habe. Dieser habe die Rechte in die Beklagte zu 1 eingebracht.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Auf die Be-

rufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.

Mit seiner Revision begehrt der Kläger die Wiederherstellung des landge-

richtlichen Urteils. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche für nicht begründet er-

achtet. Hierzu hat es ausgeführt:

Der Kläger habe die Klagemarke "FROMMIA" allerdings wirksam von der

F. Fr. GmbH in Österreich erworben. Die Übertragung richte sich nach österrei-

chischem Recht. Der Übertragungsakt vom 20. August 1993 sei zwar unwirk-

sam. Es liege ein In-sich-Geschäft vor, weil der Kläger als Geschäftsführer der

österreichischen GmbH die Marke auf sich übertragen habe. Zulässig sei ein In-

sich-Geschäft nach österreichischem Recht, wenn es dem Vertretenen nur

Vorteile bringe, keine Gefahr seiner Schädigung bestehe oder wenn er einwilli-

ge. Diese Voraussetzungen seien im Streitfall nicht gegeben. Wirksam sei aber

die Neuvornahme der Übertragung der Marke "FROMMIA" am 5. April 1997, die

der Kläger und der Masseverwalter vorgenommen hätten und die das Konkurs-

gericht genehmigt habe. Der Masseverwalter sei nach §§ 83, 114 der österrei-

chischen Konkursordnung befugt gewesen, die Übertragung vorzunehmen. Das

Konkursverfahren sei im April 1997 noch nicht beendet gewesen, was sich dar-

aus ergebe, daß das Konkursgericht noch tätig geworden sei.

Ansprüche des Klägers seien auch nicht wegen mangelnder Benutzung

der Marke "FROMMIA" durch den Kläger ausgeschlossen. Dieser habe nach-

gewiesen, daß er die Marke beim Vertrieb von Maschinen benutze. Eine Ein-

schränkung der Ansprüche des Klägers wegen einer nur teilweisen Benutzung

i.S. von § 25 Abs. 2 Satz 3 MarkenG komme nicht in Betracht.

Die Klage sei jedoch abzuweisen, weil der Beklagten zu 1 ein älteres

Recht an der Geschäftsbezeichnung "Frommia" nach § 16 UWG, § 5 Abs. 2

MarkenG zustehe. Die Bezeichnung "Frommia" habe sich als Kennzeichnung

der F. Fr. GmbH & Co. KG in F. eingebürgert. Unter dieser schlagwortartigen

Kurzbezeichnung sei das Unternehmen bereits in den achtziger Jahren bekannt

geworden.

Diese Rechtsposition sei nicht dadurch verlorengegangen, daß die Be-

zeichnung vorübergehend nicht verwendet worden sei. Die geschäftliche Be-

zeichnung habe den Zeitraum von der Eröffnung des Konkurses im Jahre 1992

bis zur Gründung der Beklagten zu 1 im Jahre 1996 überdauert. In den Jahren

1993 bis 1996 seien zwar keine neuen Maschinen mehr produziert, es seien

jedoch Lagerbestände und Halbfertigfabrikate verkauft worden. Die Erinnerung

an die Kennzeichnung sei in den maßgeblichen Verkehrskreisen wegen der

langjährigen Benutzung und der Langlebigkeit der Produkte erhalten geblieben.

Mit Vertrag vom 15./16. Oktober 1992 habe der Konkursverwalter der F.

Fr. GmbH & Co. KG in F. das Recht an der Bezeichnung "Frommia" an die S.

GmbH veräußert. Die B. GmbH habe mit Kaufvertrag vom 22. April 1996 die

Rechte an der Bezeichnung erworben, die ihre Rechtsposition auf den Beklag-

ten zu 2 durch Sicherungsübereignungsvertrag vom 5. Juni 1996 übertragen

habe. Der Beklagte zu 2 habe das Zeichenrecht nicht ohne den Geschäftsbe-

trieb erworben. Bei Gründung der Beklagten zu 1 sei die Rechtsposition des

Beklagten zu 2 auf die Beklagte zu 1 übertragen worden.

II. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie füh-

ren zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der

Sache an das Berufungsgericht.

Die in Frage stehenden Ansprüche auf Unterlassung und Löschung sind,

weil die Kollisionslage bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Ja-

nuar 1995 bestanden hat (Anmeldung der Klagemarke: 6. August 1992), gemäß

§ 153 Abs. 1 MarkenG nur begründet, wenn sie sich sowohl aus den nunmehr

geltenden Vorschriften des Markengesetzes als auch aus den früher geltenden

Vorschriften des Warenzeichengesetzes ergeben.

1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß der Kläger die

Marke "FROMMIA" im April 1997 wirksam von dem Masseverwalter in dem

Konkursverfahren über das Vermögen der F. Fr. GmbH in T./Österreich erwor-

ben hat. Dies ist im Ergebnis revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts ist auf die Übertragung

der Marke jedoch nicht nach Art. 28 Abs. 1 und Abs. 2 EGBGB österreichisches

Recht anwendbar. Maßgeblich für die Übertragung der inländischen Marke ist

nach dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsprinzip deutsches

Recht (vgl. BGHZ 75, 150, 152 - Contiflex; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., Einl.

Rdn. 158 f., 165;

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Einl. Rdn. 14; Münch-

Komm.BGB/Kreuzer, 3. Aufl., nach Art. 38 EGBGB Anh. II Rdn. 13 m.w.N.).

Dies ist von Amts wegen zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urt. v. 6.3.1995

- II ZR 84/94, NJW 1995, 2097).

Die Übertragung der Marke "FROMMIA" von der F. Fr. GmbH auf den

Kläger richtete sich daher nach § 27 Abs. 1 MarkenG. Sie ist jedenfalls wirksam

im April 1997 zwischen dem Masseverwalter und dem Kläger erfolgt. Die Frage,

ob der Masseverwalter im österreichischen Konkursverfahren über das Vermö-

gen der F. Fr. GmbH zur Übertragung der Marke auf den Kläger berechtigt war,

hat das Berufungsgericht zu Recht nach österreichischem Recht beurteilt. Denn

das ausländische Konkursrecht regelt als Konkursstatut die Befugnisse des

Konkursverwalters (vgl. BGH, Urt. v. 24.2.1994 - VII ZR 34/93, NJW 1994,

2549, 2550; Beschl. v. 13.5.1997 - IX ZR 309/96, NJW 1997, 2525, 2526).

Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß der Masseverwalter nach

§§ 83, 114 der österreichischen Konkursordnung befugt war, über die Marke zu

verfügen. Diese Annahme des Berufungsgerichts über das Bestehen und den

Inhalt des ausländischen Rechts ist im Revisionsverfahren grundsätzlich bin-

dend (§ 549 Abs. 1, § 562 ZPO a.F.). Verfahrensrügen, mit denen eine Verlet-

zung der Ermittlungspflicht des Tatrichters geltend gemacht werden können

(vgl. BGHZ 118, 151, 162), sind von den Parteien nicht erhoben.

2. Das Berufungsgericht hat angenommen, zeichenrechtlichen Ansprü-

chen des Klägers stehe ein gegenüber der Klagemarke älteres Recht der Be-

klagten zu 1 an der Bezeichnung "Frommia" entgegen. Das ist nicht frei von

Rechtsfehlern.

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen,

daß die Bezeichnung "Frommia" für die F. Fr. GmbH & Co. KG in F. als beson-

dere Geschäftsbezeichnung Schutz nach § 16 Abs. 1 UWG, § 5 Abs. 2 Mar-

kenG erlangt hat, weil sie von Hause aus unterscheidungskräftig und von der F.

Fr. GmbH & Co. KG geführt worden ist (vgl. BGHZ 11, 214, 216 f. - KfA; BGH,

Urt. v. 30.11.1989 - I ZR 191/87, GRUR 1992, 329 = WRP 1990, 613 - AjS-

Schriftenreihe; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 54; Fezer aaO § 15

Rdn. 107; Ingerl/Rohnke aaO § 5 Rdn. 19; Althammer/Klaka, Markengesetz,

6. Aufl., § 5 Rdn. 18).

Die Bezeichnung ist nach der Beurteilung des Berufungsgerichts auch

prioritätsälter als die Klagemarke. Die Priorität richtet sich bei der von Hause

aus unterscheidungskräftigen geschäftlichen Bezeichnung nach der Benut-

zungsaufnahme im geschäftlichen Verkehr im Inland, die auf eine dauerhafte

wirtschaftliche Betätigung schließen

läßt (vgl. BGH, Urt. v. 20.2.1997

- I ZR 187/94, GRUR 1997, 903, 905 = WRP 1997, 1081 - GARONOR). Das

Berufungsgericht hat eine Verwendung der geschäftlichen Bezeichnung

"Frommia" durch die F. Fr. GmbH & Co. KG in F. als Firmenschlagwort jeden-

falls ab 1988/1989 festgestellt. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen und

wird von der Revision hingenommen.

b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsge-

richt von einer Übertragung der geschäftlichen Bezeichnung durch den Kon-

kursverwalter über das Vermögen der F. Fr. GmbH & Co. KG in F. auf die S.

GmbH mit Vertrag vom 15./16. Oktober 1992 ausgegangen ist.

Das Berufungsgericht hat angenommen, der Vertrag, mit dem der Kon-

kursverwalter den Geschäftsbetrieb der Gemeinschuldnerin an die S. GmbH

veräußert habe, habe auch die Bezeichnung "Frommia" umfaßt. Eine Zurück-

haltung dieser Bezeichnung sei wirtschaftlich und rechtlich sinnlos gewesen,

weil die Übertragung ohne den Geschäftsbetrieb nicht möglich gewesen sei.

Zudem habe der Konkursverwalter auf Abwehrrechte bei einer Verwendung der

Bezeichnung "Frommia" durch Dritte hingewiesen. Daraus folge, daß eine

Übertragung des Rechts gewollt gewesen sei.

Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Die

tatrichterliche Auslegung der Vereinbarung vom 15./16. Oktober 1992 verletzt

keine gesetzlichen oder allgemein anerkannten Auslegungsregeln, Denkgeset-

ze oder Erfahrungssätze (vgl. hierzu BGHZ 131, 136, 138).

Entgegen der Ansicht der Revision konnte das Berufungsgericht ohne

Anführung der geschäftlichen Bezeichnung in der Vereinbarung vom 15./

16. Oktober 1992 von einer schlüssigen Übertragung dieser Bezeichnung auf

die S. GmbH ausgehen. Dies folgt aus einer interessengerechten Auslegung

der Vereinbarung der Vertragsbeteiligten, auf die das Berufungsgericht abge-

stellt hat (vgl. hierzu: BGHZ 146, 280, 284; BGH, Urt. v. 18.10.2001

- I ZR 91/99, GRUR 2002, 280, 281 = WRP 2002, 221 - Rücktrittsfrist). In dieser

Vereinbarung wurde der S. GmbH das Recht zur Verwendung des Namens

"Frommia" zur Kennzeichnung der Produkte ausdrücklich eingeräumt. Daraus

konnte das Berufungsgericht im Streitfall auch eine Übertragung der entspre-

chenden geschäftlichen Bezeichnung folgern. Denn ohne den Geschäftsbetrieb

der Gemeinschuldnerin, dessen Bestandteile die S. GmbH erworben hatte, wä-

re die geschäftliche Bezeichnung "Frommia" erloschen (vgl. BGHZ 136, 11, 21

- L'Orange, m.w.N.; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 136). Deren Zurück-

haltung wäre daher, wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat,

wirtschaftlich und rechtlich nicht verständlich gewesen.

Unerheblich ist, daß die S. GmbH den Geschäftsbetrieb nicht selbst fort-

setzen wollte. Ein auf Fortsetzung des Geschäftsbetriebs gerichteter Wille

durch den Erwerber ist nicht Voraussetzung einer wirksamen Übertragung des

Unternehmenskennzeichens (vgl. BGH, Urt. v. 26.5.1972 - I ZR 44/71, GRUR

1973, 363, 364 f. = WRP 1972, 578 - Baader).

Einer gesonderten Anführung der geschäftlichen Bezeichnung in der

Vereinbarung vom 15./16. Oktober 1992 bedurfte es - anders als die Revision

unter Hinweis auf § 22 HGB meint - nicht. Auch die Einwilligung in die Fortfüh-

rung der Firma nach § 22 HGB ist stillschweigend möglich (vgl. Baumbach/

Hopt, HGB, 30. Aufl., § 22 Rdn. 9).

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die Annahme des Be-

rufungsgerichts, der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung "Frommia" sei in

der Zeit bis zum Abschluß des Kaufvertrages mit der B. GmbH am 22. April

1996 nicht erloschen.

aa) Schutzfähig i.S. von § 16 Abs. 1 UWG, § 5 Abs. 2 MarkenG ist

grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens, das sich auch am ge-

schäftlichen Verkehr beteiligt. Denn der Schutz des Unternehmenskennzei-

chens greift nur ein, wenn der Gebrauch einer Bezeichnung durch einen ande-

ren geeignet ist, Verwechslungen mit dem Zeichen des Berechtigten hervorzu-

rufen. Dagegen entfällt der Schutz des Unternehmenskennzeichens im Regel-

fall, wenn der Berechtigte den Betrieb des von ihm geführten Unternehmens

aufgibt. Ausnahmsweise geht der Schutz des Unternehmenskennzeichens

gleichwohl nicht verloren, wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt

wird, jedoch in seinem für die Eröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt

und wenn die Absicht und die Möglichkeit bestehen, ihn innerhalb eines solchen

Zeitraums fortzusetzen, so daß die Stillegung nach der dafür maßgeblichen

Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl.

BGH, Urt. v. 7.3.1961 - I ZR 2/60, GRUR 1961, 420, 422 = WRP 1961, 254

- Cuypers, insoweit in BGHZ 34, 345 nicht abgedruckt; Urt. v. 9.3.1962

- I ZR 149/60, GRUR 1962, 419, 420 - Leona; BGHZ 136, 11, 21 f. - L'Orange).

Im Fall einer Betriebsaufnahme ist die Auffassung des Verkehrs zu dem Zeit-

punkt maßgeblich, zu dem das Unternehmen wieder am geschäftlichen Verkehr

teilnimmt (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.1959 - I ZR 126/58, GRUR 1960, 137, 140 =

WRP 1960, 23 - Astra; BGH GRUR 1961, 420, 422 - Cuypers; Groß-

komm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 126). Zu diesem Zeitpunkt muß der Verkehr

das heutige Unternehmen trotz der Dauer der Stillegung noch als Fortsetzung

des ursprünglichen Geschäftsbetriebs ansehen.

bb) Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausge-

gangen, daß es von den Umständen des Einzelfalls abhängt, wann die Voraus-

setzungen einer nur vorübergehenden Unterbrechung im vorstehenden Sinn

gegeben sind. Von Bedeutung für die Beurteilung sind der Zeitraum, der Um-

fang und die Umstände der vorherigen Verwendung der Kennzeichnung sowie

die Dauer und der Grund der Unterbrechung (vgl. BGH GRUR 1960, 137, 140

- Astra; Urt. v. 4.11.1966 - Ib ZR 161/64, GRUR 1967, 199, 202 - Napoléon II;

Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 126 ff.).

Hierzu hat das Berufungsgericht festgestellt, die Eröffnung des Konkurs-

verfahrens sei ohne Auswirkungen auf die Fortführung des Unternehmens ge-

blieben. Der Konkursverwalter habe den Geschäftsbetrieb und das Kennzei-

chen "Frommia" im Oktober 1992 an die S. GmbH veräußert. Bis zur Weiter-

übertragung auf die B. GmbH am 22. April 1996 habe die S. GmbH die Ge-

schäftsbezeichnung zwar nicht geführt. Sie habe aber beabsichtigt, einen Ge-

schäftsbetrieb mit dem Kennzeichen im Ausland ins Leben zu rufen. Auch wenn

keine neuen Maschinen hergestellt worden seien, sei der Geschäftsbetrieb

nicht vollständig eingestellt worden, weil ein Verkauf von Lagerbeständen und

Halbfertigprodukten erfolgt sei. Die Geschäftsbezeichnung "Frommia" sei viele

Jahre benutzt worden und dem Verkehr auch aufgrund der Langlebigkeit der

aus dem Unternehmen stammenden Maschinen in Erinnerung geblieben.

Zu Recht rügt die Revision, daß diese Feststellungen des Berufungsge-

richts die Annahme nicht rechtfertigen, nach der Verkehrsauffassung liege nur

eine vorübergehende Stillegung des Geschäftsbetriebs vor. Das Berufungsge-

richt hat wesentliche Umstände außer Betracht gelassen.

Es hat rechtsfehlerhaft keine konkreten Feststellungen zur Dauer und

zum Umfang der Benutzung von "Frommia" als Geschäftsbezeichnung des frü-

heren in F. ansässigen Unternehmens getroffen, sondern ist bei seiner Prüfung

lediglich von einer zeitlich nicht näher eingegrenzten langjährigen Benutzung

der Geschäftsbezeichnung ausgegangen. An anderer Stelle seiner Entschei-

dung hat das Berufungsgericht angenommen, die Geschäftsbezeichnung sei

jedenfalls in den achtziger Jahren benutzt worden, ohne diesen Zeitraum näher

festzulegen. Die vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang angeführten

Benutzungsbeispiele betreffen, soweit das Berufungsgericht sie zeitlich einge-

grenzt hat, den Zeitraum ab 1988. Eine Benutzung des Zeichens "Frommia" als

Geschäftsbezeichnung der F. Fr. GmbH & Co. KG in F. ab 1988 bis zur Über-

tragung des Geschäftsbetriebs und des Zeichens auf die S. GmbH im Jahre

1992 oder - wie die Revisionserwiderung geltend macht - Anfang 1993, vermag

die Annahme einer langjährigen Benutzung nicht zu begründen. Entgegen der

Ansicht der Revisionserwiderung folgt eine weiter zurückreichende Benutzung

der Geschäftsbezeichnung auch nicht daraus, daß das Berufungsgericht ange-

führt hat, "Frommia" sei "schon früh" zur Bezeichnung des Geschäftsbetriebs

der Kommanditgesellschaft verwendet worden. Diese Angabe des Berufungs-

gerichts steht in Zusammenhang mit der Beurteilung der Priorität der Kollisions-

zeichen, für die die Anmeldung der Klagemarke (6. August 1992) maßgeblich

ist.

Zum Umfang und zu den Umständen der früheren Benutzung des Zei-

chens "Frommia" hat das Berufungsgericht ebenfalls nichts konkret festgestellt.

Die an anderer Stelle des Berufungsurteils angeführten Benutzungsbeispiele

lassen eine abschließende Beurteilung nicht zu.

Die Revision wendet sich weiter mit Recht dagegen, daß das Berufungs-

gericht eine Absicht der S. GmbH hat genügen lassen, den Geschäftsbetrieb im

Ausland fortzuführen. Ein ausschließlich auf Fortsetzung des Geschäftsbetriebs

im Ausland gerichteter Wille reicht zur Annahme einer nur vorübergehenden

Unterbrechung des Geschäftsbetriebs nicht aus, weil der Schutz der geschäftli-

chen Bezeichnung von seiner Benutzung im Inland abhängt.

Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft zudem keine Feststellungen

dazu getroffen, ob der Geschäftsbetrieb der F. Fr. GmbH & Co. KG in F. in ei-

nem für die Wiedereröffnung des Unternehmens wesentlichen Bestand in der

Zeit bis 1996 erhaltengeblieben ist und die Möglichkeit vorhanden war, trotz der

Stillegung den Geschäftsbetrieb im Inland fortzusetzen.

Schließlich hat das Berufungsgericht in seine Beurteilung auch nicht den

Vortrag des Klägers einbezogen, nach dem Konkurs des Unternehmens in F.

sei das Zeichen auch von den Gesellschaften in C. und T./ Österreich sowie ab

1996 vom Kläger verwendet worden. Durch eine mehrfache Benutzung der in

Rede stehenden Geschäftsbezeichnung durch andere Unternehmen während

der Stillegung des ursprünglichen Geschäftsbetriebs kann, wie die Revision

zutreffend geltend macht, für den Verkehr die Zuordnung des Zeichens zu dem

ursprünglichen Geschäftsbetrieb entfallen.

Dem Senat ist mangels ausreichender Tatsachenfeststellungen des Be-

rufungsgerichts eine Entscheidung in der Sache nicht möglich. Die Beklagten

sind den von der Revision aufgezeigten Gesichtspunkten, die gegen die Ein-

schätzung einer nur vorübergehenden Stillegung des Geschäftsbetriebs spre-

chen, entgegengetreten. Die Revisionserwiderung weist zutreffend darauf hin,

daß die Beklagten geltend gemacht haben, das Zeichen "Frommia" habe we-

gen der hohen Produktqualität über einen besonderen Ruf verfügt und sei über

einen langen Zeitraum (seit 1902) benutzt worden. Die S. GmbH habe den Wil-

len gehabt, den Geschäftsbetrieb im Inland fortzuführen. Wesentliche Teile des

Geschäftsbetriebs des Unternehmens in F. seien erhalten geblieben. Eine rele-

vante Parallelnutzung der Geschäftsbezeichnung durch andere Unternehmen

sei nicht erfolgt.

Die entsprechenden Feststellungen wird das Berufungsgericht im neu

eröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben.

d) Das Berufungsgericht hat angenommen, die S. GmbH habe die ge-

schäftliche Bezeichnung "Frommia" mit Vertrag vom 22. April 1996 auf die B.

GmbH übertragen, die das Recht mit Sicherungsübereignungsvertrag vom

5. Juni 1996 auf den Beklagten zu 2 weiterübertragen habe, der es nach Eintritt

des Sicherungszwecks bei Gründung der Beklagten zu 1 in diese eingebracht

habe. Dem kann ebenfalls nicht beigetreten werden.

Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung hervorgehoben,

daß für eine Übertragung des Unternehmenskennzeichens im großen und ga n-

zen diejenigen Werte auf den Erwerber zu übertragen sind, die nach wirtschaft-

lichen Gesichtspunkten den Schluß rechtfertigen, die mit dem Zeichen verbun-

dene Geschäftstradition werde vom Erwerber fortgesetzt (vgl. BGH GRUR

1973, 363, 365 - Baader; BGH, Urt. v. 22.11.1990 - I ZR 14/89, GRUR 1991,

393, 394 = WRP 1991, 222 - Ott International). An dem Erfordernis des Über-

gangs des Geschäftsbetriebs ist - entgegen der Ansicht der Revisionserwide-

rung - auch unter der Geltung des Markengesetzes grundsätzlich festzuhalten,

weil der Schutz der Unternehmenskennzeichen nach § 16 UWG durch das

Markengesetz keine sachliche Änderung erfahren hat (vgl. BGHZ 130, 134, 137

- Altenburger Spielkartenfabrik; BGHZ 136, 11, 17 - L'Orange; vgl. auch BGHZ

145, 279, 282 - DB Immobilienfonds; Fezer aaO § 27 Rdn. 12; Ingerl/Rohnke

aaO § 5 Rdn. 40; Althammer/Klaka aaO § 5 Rdn. 75).

Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungs-

gerichts, die geschäftliche Bezeichnung "Frommia" sei von der S. GmbH auf die

B. GmbH und von dieser auf den Beklagten zu 2 übertragen worden, der sie in

die Beklagte zu 1 eingebracht habe.

Das Berufungsgericht hat eine danach erforderliche Übertragung des

Geschäftsbetriebs von der S. GmbH auf die B. GmbH nicht festgestellt. Der

Kläger hatte eine entsprechende Übertragung des Geschäftsbetriebs bestritten

und geltend gemacht, die S. GmbH habe vor Abschluß des Kaufvertrages mit

der B. GmbH die Produktionsmaschinen und die meisten Gußmodelle sowie

Konstruktionszeichnungen an Dritte weiterveräußert. Diese behauptete Weiter-

veräußerung wird in dem Kaufvertrag zwischen der S. GmbH und der B. GmbH

ausdrücklich angeführt. Auch die Rechnung der S. GmbH vom 22. April 1996

weist den im Verhältnis zu dem von der S. GmbH aufgewandten Betrag für den

Erwerb der Produktionsmittel der F. Fr. GmbH & Co. KG von 228.000,-- DM

ohne die Produktionsmaschinen geringfügigen Kaufpreis von 17.250,-- DM für

die Rechte "Frommia" aus. Danach kann ohne weitere Feststellungen des Be-

rufungsgerichts nicht angenommen werden, die S. GmbH habe mit Kaufvertrag

vom 22. April 1996 an die B. GmbH auch den Geschäftsbetrieb veräußert.

Mit Erfolg wendet sich die Revision weiter gegen die vom Berufungsge-

richt angenommene Übertragung der geschäftlichen Bezeichnung "Frommia"

von der B. GmbH an den Beklagten zu 2 und von diesem an die Beklagte zu 1.

Das Berufungsgericht ist - verfahrensfehlerhaft - davon ausgegangen, mit der

Übertragung des Kennzeichenrechts sei jeweils auch der Geschäftsbetrieb

übertragen worden. Das hatte der Kläger bestritten und vorgetragen, die Be-

triebs- und Geschäftsausstattung sowie das Inventar und die Warenbestände

seien bereits im Übertragungsvertrag vom 24. Mai 1996 an Frau H. K. übertra-

gen worden. Feststellungen hierzu hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

Schließlich erweist sich auch die Annahme des Berufungsgerichts als

nicht frei von Verfahrensfehlern, der Beklagte zu 2 habe das Kennzeichenrecht

"Frommia" in die Beklagte zu 1 eingebracht. Der Kläger hatte auch diese Über-

tragung bestritten. Das Berufungsurteil läßt nicht erkennen, worauf das Beru-

fungsgericht seine Überzeugung von einer Einbringung des Kennzeichenrechts

in die Beklagte zu 1 stützt.

3. Das Berufungsgericht wird danach weitere Feststellungen dazu zu

treffen haben, ob die geschäftliche Bezeichnung "Frommia" nach 1992 fortbe-

stand und ob die Übertragungen der geschäftlichen Bezeichnung von der S.

GmbH auf die B. GmbH sowie die Beklagten rechtswirksam erfolgt sind.

Zu der Frage einer Nichtangriffsvereinbarung zwischen dem Kläger und

der S. GmbH, einer bösgläubigen Markenanmeldung des Klägers i.S. von § 50

Abs. 1 Nr. 4 MarkenG, einer rechtsmißbräuchlichen Geltendmachung seines

Markenrechts und einer Verwirkung seiner Ansprüche sowie zu einem priorität-

sälteren Markenrecht der Beklagten an der Bezeichnung "Frommia" nach § 25

WZG, § 4 Nr. 2 MarkenG hat das Berufungsgericht, von seinem Standpunkt

folgerichtig, bislang keine Feststellungen getroffen. Mangels ausreichender Tat-

sachengrundlage ist der Senat zu einer eigenen Sachentscheidung nicht in der

Lage. Das Berufungsgericht wird die gegebenenfalls hierzu notwendigen Fest-

stellungen im wiedereröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur

erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision,

an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert