BGH Urteil vom 14.05.2002 – X ZR 144/00
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Verkündet am: 14. Mai 2002 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja
ja nein
Abstreiferleiste
a) Wird in den Entscheidungsgründen eines die Leistungsklage abweisenden Urteils ein bestimmter materiellrechtlicher Anspruch ausdrücklich als nicht beschieden bezeichnet, kann es dem Kläger nicht verwehrt werden, diesen Anspruch in einem weiteren Verfahren geltend zu machen.
b) Ist dem Lizenznehmer eines formunwirksamen Know-how-Vertrages das technische Wissen vertragsgemäß überlassen worden und hat der Lizenz- nehmer vereinbarungsgemäß das Know-how oder Teile davon mit Erfolg zum Patent angemeldet, so hat er bis zum Widerruf oder zur Nichtigerklä- rung des Patents an einer Vorzugsstellung teil, wenn das Patent bis dahin von den Mitbewerbern respektiert wird. Für die bis dahin vorgenommenen Verwertungshandlungen schuldet er Wertersatz.
c) Der kurzen Verjährungsfrist des § 197 BGB a.F. unterliegt nicht nur der ver- tragliche Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren, sondern auch der An- spruch auf ein Surrogat wie der Anspruch auf Wertersatz aus Bereiche- rungsrecht.
BGH, Urt. v. 14. Mai 2002 - X ZR 144/00 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 19. März 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter
Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf
für Recht erkannt:
Auf die Revision des Klägers wird das am 20. Juli 2000 verkündete
Schlußurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf
teilweise abgeändert.
Die Widerklage wird abgewiesen.
Im übrigen wird das Urteil aufgehoben und der Rechtsstreit im
Umfang der Aufhebung zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungs-
gericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Der Vater des Klägers übertrug mit Vertrag vom 15. April 1987 dem Klä-
ger ein "Innovations-Gurtbandreinigungs-Technologiepaket" zur freien Verfü-
gung, über das der Kläger und die Beklagte zu 1, zu deren persönlich haften-
den Gesellschaftern der Beklagte zu 2 gehört, am 6. März 1989 einen Vertrag
schlossen. Nach dessen § 1 sollte der Kläger der Beklagten zu 1 das "Innova-
tions-Gurtbandreinigungs-Know-how” zur kommerziellen Nutzung überlassen.
§ 2 bestimmt, daß der Kläger sämtliche Schutzrechte des in § 1 genannten
Know-how auf die Beklagte zu 1 übertragen sollte, die sich verpflichtete, auf
die Dauer der Laufzeit der anzumeldenden Schutzrechte den Vertrag einzu-
halten und die Kosten für die Anmeldung und Erhaltung der Schutzrechte zu
übernehmen, die bei Auflösung des Vertrages mit allen Rechten und Pflichten
auf den Kläger übergehen sollten. Nach § 8 des Vertrages sollte der Kläger
einen Erlösanteil von 20 % des erzielten Umsatzes aus der Technologie inklu-
sive Ersatz- und Verschleißteile erhalten. Die Zahlung sollte in Quartalsab-
ständen erfolgen und der Kläger nach Ablauf eines Geschäftsjahres eine
nachprüfbare Information über den getätigten Jahresumsatz erhalten.
Am 12. Mai 1989 reichte die Beklagte zu 1 die eine Vorrichtung zum
Reinigen von Förderbändern betreffende Patentanmeldung (39 15 609) beim
Deutschen Patentamt ein, die am 15. November 1990 offengelegt wurde.
Nachdem mit Vertrag vom 19. Januar 1990 der Anteil des Klägers an den Um-
sätzen auf 15 % reduziert worden war, zahlte die Beklagte zu 1 für die Zeit vom
ersten Quartal 1990 bis zum ersten Quartal 1992 einschließlich insgesamt
78.706,91 DM an den Kläger. Weitere Zahlungen verweigerte sie mit der Be-
gründung, der Vertrag sei unwirksam, jedenfalls aber zum 31. Dezember 1992
gekündigt. Der Kläger machte daraufhin seine vertraglichen Vergütungsan-
sprüche im Wege einer 1992 erhobenen Stufenklage geltend, die in zweiter
Instanz vom Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf mit der Begrün-
dung abgewiesen wurde, der Vertrag sei wegen Verstoßes gegen § 34 GWB a.
F. formunwirksam, weil die Parteien nicht alle getroffenen Vereinbarungen in
den schriftlichen Vertragstext aufgenommen hätten (Urteil vom 9.8.1994
- U (Kart) 17/94).
Während dieses Rechtsstreits setzte das Landgericht Düsseldorf mit
einstweiliger Verfügung vom 5. Mai 1993 auf Antrag des Klägers einen Seque-
ster ein, der die Patentanmeldung weiterbetrieb. Mit Beschluß vom
14. Dezember 1993, der am 20. Juli 1995 veröffentlicht wurde, erteilte das
Deutsche Patentamt das Patent 39 15 609 (im folgenden Streitpatent) mit ins-
gesamt 15 Patentansprüchen, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:
"Vorrichtung zum Reinigen von Förderbändern mit wenigstens einer an
starren Auslegerarmen angeordneten Abstreiferleiste zur Beaufschla-
gung der Arbeitsfläche des Gurtbandes im Untertrum, wobei die Ausle-
gerarme um eine Drehachse schwenkbar und von Federn zur Aufbrin-
gung des Anpreßdruckes beaufschlagbar sind, dadurch gekennzeichnet,
daß die Auslegerarme (2, 2 a, 2 b; 2 a", 2 b") in ihrer Länge verstellbar
und in unmittelbarer Nähe der Drehachse (5) mit den Federn (6, 6 a, 13,
13 a) ausgerüstet sind."
Im vorliegenden Rechtsstreit hat der Kläger von den Beklagten zu 1
und 2 die Übertragung und Einwilligung in die Umschreibung des Streitpatents,
die Zahlung von 79.872,76 DM für den Zeitraum vom 1. April 1992 bis
30. September 1993 sowie für den Zeitraum ab 1. Oktober 1993 Rechnungsle-
gung und Feststellung der Pflicht zur Herausgabe gezogener Nutzungen in
Gestalt der Zahlung einer angemessenen Lizenz unter dem Gesichtspunkt un-
gerechtfertigter Bereicherung begehrt. Darüber hinaus hat er die Zustimmung
des Beklagten zu 3 zur Streichung als Miterfinder des Streitpatents verlangt.
Das Landgericht hat durch Teil- und Grundurteil unter Abweisung der in-
soweit auch gegen den Beklagten zu 2 gerichteten Klage die Beklagte zu 1 zur
Übertragung und Einwilligung in die Umschreibung des Streitpatents auf den
Kläger verurteilt, ferner hat es den Beklagten zu 3 verurteilt, seiner Streichung
als Miterfinder des Streitpatents zuzustimmen. Im übrigen hat das Landgericht
die Beklagten zu 1 und 2 zur Rechnungslegung über die Benutzung der Erfin-
dung in der Zeit ab 1. Oktober 1993 verurteilt und festgestellt, daß die Beklag-
ten zu 1 und 2 als Gesamtschuldner verpflichtet seien, dem Kläger die aus dem
Streitpatent gezogenen Nutzungen nach den Vorschriften über die Herausgabe
einer ungerechtfertigten Bereicherung in Gestalt der Zahlung einer angemes-
senen Lizenzgebühr herauszugeben. Die den Zeitraum vom 1. April 1992 bis
zum 30. September 1993 betreffenden Zahlungsansprüche hat das Landgericht
dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt.
Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung und der Kläger An-
schlußberufung eingelegt. Über die Ansprüche auf Übertragung und Umschrei-
bung des Streitpatents, auf Änderung der Erfinderbenennung und die von den
Beklagten im Berufungsrechtszug geltend gemachten Ansprüche auf Erstat-
tung von im Zusammenhang mit der Anmeldung des Streitpatents aufgewen-
deten Kosten ist durch rechtskräftiges Teilurteil des Berufungsgerichts ent-
schieden worden. Während des weiteren Berufungsverfahrens ist das Streit-
patent auf Einspruch eines Dritten durch Beschluß des Bundespatentgerichts
widerrufen worden. Die Beklagte zu 1 hat daraufhin Widerklage auf Rückzah-
lung der von ihr an den Kläger gezahlten 78.706,91 DM erhoben, die Beklagte
zu 1 und der Beklagte zu 2 haben ihr Begehren auf Abweisung der Klage zur
Rechnungslegung und Feststellung der Zahlungspflicht weiterverfolgt. Der Klä-
ger hat die Zurückweisung der Berufung, Abweisung der Widerklage und im
Wege der Klageerweiterung Rechnungslegung und Feststellung der Zahlungs-
verpflichtung der Beklagten zu 1 und 2 bis zum 22. Juni 1997 verlangt. Er ist
der Widerklage unter anderem durch Erhebung der Einrede der Verjährung
entgegengetreten.
Das Berufungsgericht hat die Klage hinsichtlich der nach seinem Tei-
lurteil noch in Streit stehenden Ansprüche auf Zahlung, Rechnungslegung und
Feststellung der Zahlungsverpflichtung abgewiesen und den Kläger auf die
Widerklage verurteilt. Mit der Revision verfolgt der Kläger seine Anträge aus
der Berufungsinstanz weiter. Die Beklagten sind der Revision entgegengetre-
ten.
Entscheidungsgründe
Die Revision hat Erfolg.
I. Das Berufungsgericht hat die Klage, soweit über sie nach dem rechts-
kräftigen Teilurteil des Berufungsgerichts noch zu entscheiden war, als unbe-
gründet abgewiesen und ist damit von ihrer Zulässigkeit ausgegangen. Das
läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Denn die Rechtskraft des den vertrag-
lichen Anspruch des Klägers auf Zahlung von Lizenzgebühren gegen die Be-
klagte zu 1 und den Beklagten zu 2 abweisenden Urteils des Kartellsenats des
Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. August 1994 steht der Geltendmachung
bereicherungsrechtlicher Ansprüche im vorliegenden Verfahren nicht entgegen.
1. Nach ständiger Rechtsprechung erfaßt die Rechtskraft eines Urteils,
das auf vertraglicher Grundlage geltend gemachte Zahlungsansprüche ab-
weist, auch konkurrierende Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung
selbst dann, wenn das Gericht den Anspruch aus ungerechtfertigter Bereiche-
rung oder einen sonstigen rechtlichen Gesichtspunkt übersehen hat (BGH Urt.
v. 13.12.1989
- IVb ZR 19/89, NJW 1990, 1795; Urt. v. 17.3.1995
-
V ZR 178/93, NJW 1995, 1757). Das gilt unabhängig davon, ob man den Klä-
ger für befugt hält, die Rechtsanwendung mit verbindlicher Wirkung für das
Gericht auf einen von mehreren konkurrierenden materiellen Ansprüchen zu
beschränken (verneinend die h.M., vgl. MünchKomm./Gottwald, ZPO 2. Aufl.,
da eine solche Beschränkung, sofern man sie nach dieser Meinung für zulässig
und für das Gericht bindend erachtet, keinen Einfluß auf den Umfang der mate-
riellen Rechtskraft des klageabweisenden Urteils hat (MünchKomm./Lüke, aaO,
§ 253 ZPO Rdn. 71 ff.).
2. Bei der Bestimmung des Umfangs der Rechtskraft eines die Lei-
stungsklage abweisenden Urteils sind allerdings Tatbestand und Entschei-
dungsgründe einschließlich des Parteivorbringens heranzuziehen, da allein
sich aus der Urteilsformel Streitgegenstand und damit Inhalt und Umfang der
getroffenen Entscheidung nicht notwendig erkennen lassen (BGH Urt. v.
13.12.1989 - IVb ZR 19/89, NJW 1990, 1795 m.w.N.). Eine Einschränkung des
Umfangs der Rechtskraft eines die Leistungsklage abweisenden Urteils wird
danach angenommen, wenn dem Urteil zu entnehmen ist, daß das Gericht ei-
nen rechtlichen Gesichtspunkt bewußt ausgespart hat. Eine Einschränkung der
Rechtskraft eines die Leistungsklage abweisenden Urteils ist danach dann ge-
boten, wenn der Entscheidung unmißverständlich der Wille des Prozeßgerichts
zu entnehmen ist, über den zugrunde liegenden Sachverhalt nicht abschlie-
ßend zu erkennen und dem Kläger so eine Klage zu diesem Anspruch auf der
gleichen tatsächlichen Grundlage und aufgrund von bereits im Zeitpunkt der
letzten mündlichen Verhandlung vorliegenden Umständen vorzubehalten (Zöl-
ler/Vollkommer, ZPO 23. Aufl., vor § 322 ZPO Rdn. 42, 43; dahingestellt in
BGH Urt. v. 22.11.1988 - VI ZR 341/87, NJW 1989, 393).
Ein Vorbehalt in diesem Sinne ergibt sich hier aus den Entscheidungs-
gründen des Urteils des Kartellsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom
8. August 1994. Denn dort ist ausgeführt, daß sich das Gericht gehindert sah,
über bereicherungsrechtliche Ansprüche zu entscheiden, weil sie der Kläger in
diesem Verfahren nicht zur Entscheidung gestellt habe.
II. In der Sache führt die Revision zur Abweisung der Widerklage und im
übrigen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung des
Rechtsstreits an das Berufungsgericht zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung, auch über die Kosten der Revision.
A) Zur Klage:
1. Das Berufungsgericht hat zur Abweisung der Ansprüche des Klägers
aus ungerechtfertigter Bereicherung und auf Rechnungslegung ausgeführt, sie
seien schon deshalb unbegründet, weil das Streitpatent rechtskräftig mit Wir-
kung ex tunc widerrufen sei. Zwar habe der Bundesgerichtshof wiederholt ent-
schieden, daß derjenige, dem eine entgeltliche Lizenz an einem später wider-
rufenen oder für nichtig erklärten Patent erteilt worden sei, die vereinbarte Li-
zenzgebühr für die Zeit bis zum Widerruf oder zur Nichtigerklärung des lizen-
zierten Schutzrechts zu zahlen habe. Diese Rechtsprechung sei aber vorlie-
gend nicht anwendbar, weil es an einem wirksamen Lizenzvertrag fehle, der
dem Lizenznehmer gegenüber dem Lizenzgeber eine geschützte Rechtspositi-
on hinsichtlich der Nutzung des lizenzierten Schutzrechts gebe. Vielmehr hät-
ten die Beklagten von Anfang an befürchten müssen, wegen der Unwirksamkeit
des Vertrages vom Kläger jederzeit auf Unterlassung der weiteren Nutzung in
Anspruch genommen zu werden.
Weiter hat das Berufungsgericht ausgeführt, dem Kläger könnten gegen
die Beklagten zu 1 und 2 Zahlungs- und Rechungslegungsansprüche nur zu-
stehen, wenn diese durch die Nutzung des ihnen vom Kläger überlassenen
Know-how und/oder durch eine bis zum Widerruf des Streitpatents bestehende
faktische Vorzugsstellung auf seine Kosten etwas erlangt hätten. Das sei nicht
der Fall. Das den Beklagten vom Kläger überlassene Know-how habe lediglich
in den vom Vater des Klägers stammenden Zeichnungen bestanden, eine dar-
über hinausgehende Beratung hätten die Beklagten nicht erhalten. Die Zeich-
nung JO 200, in der nach dem Vortrag des Klägers der "entscheidende Erfin-
dungsgedanke" niedergelegt sei, sei in die Anmeldung des Streitpatents über-
nommen worden und daher mit der Offenlegung der Patentanmeldung allge-
meinkundig geworden, so daß jedenfalls für die Zeit nach der Offenlegung der
Patentanmeldung eine zur Herausgabe von Nutzungsvorteilen verpflichtende
Bereicherung nicht angenommen werden könne. Eine solche liege auch für die
Zeit vor der Offenlegung nicht vor. Nach dem eigenen Vorbringen des Klägers
sei eine Vorrichtung, bei welcher die von den Federn beaufschlagten Hebelar-
me der Ausleger so kurz wie in der Zeichnung JO 200 dargestellt seien, nicht
brauchbar, weil eine Verkürzung der Hebelarme auf weniger als 120 mm weder
sinnvoll noch überhaupt möglich sei. Die von den Beklagten hergestellten und
gelieferten Abstreifer des Typs 530 wiesen einen Abstand von 160 mm zwi-
schen Drehachse und Angriffspunkt der Feder auf und entsprächen daher nicht
der Zeichnung JO 200. Zwar entsprächen die Abstreifer des Typs 523 weitge-
hend der Zeichnung JO 310, Abstreifer diesen Typs seien von den Beklagten
aber nach dem eigenen Vorbringen des Klägers nie gebaut worden. Da die von
den Beklagten ohne Verwertung des ihnen überlassenen Know-how durch ei-
gene Leistung entwickelten Abstreifer mit ihrem gegenüber der Erfindung des
Vaters des Klägers wesentlich größeren Abstand der Feder zur Drehachse der
Auslegerarme auch vom Gegenstand des Streitpatents keinen Gebrauch ge-
macht hätten - die Feder sei entgegen dem Patentanspruch und der Beschrei-
bung nicht in unmittelbarer Nähe der Drehachse angebracht -, seien den Be-
klagten durch die Anmeldung des Streitpatents keine Vorteile erwachsen, die
sie dem Kläger herausgeben müßten. Denn das Streitpatent habe es ihnen
nicht ermöglicht, etwaige Mitbewerber wegen des Vertriebs gleichartiger Vor-
richtungen rechtlich in Anspruch zu nehmen.
2. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a) Das Berufungsgericht ist bei seinen Erwägungen zutreffend davon
ausgegangen, daß es sich bei dem von den Parteien am 6. März 1989 ge-
schlossenen Vertrag um einen Patentlizenz- und Know-how-Vertrag handelt,
der - was hier nach der rechtskräftigen Entscheidung in dem Vorprozeß zwi-
schen den Parteien über die vom Kläger geltend gemachten Lizenzansprüche
zugrunde zu legen ist - wegen Verstoßes gegen das kartellrechtliche Schrift-
formerfordernis nach § 34 GWB a.F. unwirksam ist, so daß dem Kläger An-
sprüche auf Zahlung der vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren und vertrag-
liche Ansprüche auf Rechnungslegung nicht zustehen.
b) Die Beklagten haben aufgrund des formnichtigen Lizenzvertrages
durch Leistung des Klägers das Know-how erlangt, das der Kläger der Be-
klagten zu 1 auf Grund des Vertrages vom 6. März 1989 in Form von techni-
schen Zeichnungen zur wirtschaftlichen Verwertung überlassen hat. Davon,
daß die Beklagte zu 1 diese technischen Kenntnisse durch Leistung des Klä-
gers zur wirtschaftlichen Verwertung erlangt hat, geht auch das Berufungsge-
richt aus.
c) Bei dieser Sachlage können Ansprüche des Klägers auf Wertersatz
für die von der Beklagten zu 1 aus der Verwertung des Lizenzgegenstandes
gezogenen Nutzungen (§ 818 Abs. 2 BGB) nicht schon dem Grunde nach ver-
neint werden. Denn im Falle eines formnichtigen, aber durchgeführten Lizenz-
vertrages kann die Position, die der Lizenznehmer durch die Übertragung des
Lizenzgegenstandes erlangt hat, nicht herausgegeben werden. Deshalb kom-
men im Umfang der tatsächlichen Nutzung des Lizenzgegenstandes durch den
Lizenznehmer grundsätzlich Ansprüche auf Wertersatz gemäß § 818 Abs. 2
BGB in Betracht (Sen.Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/99, GRUR 2000, 685
- formunwirksamer Lizenzvertrag; BGH Urt. v. 17.3.1998
- KZR 42/96,
GRUR 1998, 838
- Lizenz- und Beratungsvertrag; Urt. v. 6.5.1997
- KZR 42/95, GRUR 1997, 781 - sprengwirkungshemmende Bauteile). Die Er-
wägungen, mit denen das Berufungsgericht derartige Ansprüche des Klägers
gleichwohl verneint hat, sind nicht frei von Rechtsfehlern.
aa) Die Revision macht zunächst zu Recht geltend, daß bereicherungs-
rechtliche Ansprüche des Klägers nicht schon deshalb dem Grunde nach ver-
neint werden können, weil es an einem wirksamen Lizenzvertrag fehle, der der
Beklagten zu 1 eine gesicherte Rechtsposition verschafft habe, so daß die Be-
klagten von Anfang an hätten befürchten müssen, wegen der Unwirksamkeit
des Vertrages vom Kläger jederzeit auf Unterlassung weiterer Nutzung in An-
spruch genommen zu werden, und weil das Streitpatent widerrufen worden sei.
Mit der Erwägung, die Beklagte zu 1 habe infolge der Formunwirksam-
keit des Lizenzvertrages von Anfang an keine gesicherte Rechtsposition ge-
genüber dem Kläger erlangt, verkennt das Berufungsgericht, daß diese Erwä-
gung die Frage der Vertragserfüllung und damit der wechselseitigen Verpflich-
tungen aus dem infolge der Formunwirksamkeit gescheiterten Vertragsverhält-
nis betrifft. Demgegenüber richtet sich der Anspruch aus ungerechtfertigter Be-
reicherung auf Herausgabe des vom Bereicherungsschuldner ohne Rechts-
grund Erlangten, im Falle der Leistungskondiktion also desjenigen, was der
Leistende dem Empfänger tatsächlich verschafft hat (Jestaedt, WRP 2000,
899, 900). Das ist im vorliegenden Fall die Möglichkeit der wirtschaftlichen
Verwertung des der Beklagten zu 1 in Vollzug des Vertrages vom 6. März 1989
übertragenen Know-how und der Vorzugsstellung, die die Beklagten zu 1 durch
das auf seiner Grundlage vertragsgemäß angemeldete und ihr zunächst auch
erteilte Patent erlangt hat. Da die rechtsgrundlos erlangte wirtschaftliche Ver-
wertungsmöglichkeit nicht herausgegeben werden kann, ist für sie Wertersatz
zu leisten (§ 818 Abs. 2 BGB).
An dieser Beurteilung ändert sich grundsätzlich nichts durch den Um-
stand, daß das Streitpatent im Verlauf des Berufungsverfahrens widerrufen
worden ist und der Widerruf des Patents auf den Zeitpunkt der Anmeldung zu-
rückwirkt. Denn die Beklagte zu 1 hat das ihr überlassene Know-how bis zur
Offenlegung der Anmeldung des Streitpatents als geheimes Know-how und
danach - soweit das Know-how in die Patentanmeldung eingegangen war - zu-
nächst unter dem Schutz der offengelegten Patentanmeldung nach § 33 PatG
und später unter dem Schutz des Streitpatents und der durch seine Erteilung
begründeten Vorzugsstellung genutzt. Sie hat damit von den wirtschaftlichen
Verwertungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht, die sie mit diesem Know-how
infolge des formunwirksamen Lizenzvertrages rechtsgrundlos erlangt hat. In-
soweit ist anerkannt, daß bis zum Widerruf oder zur Nichtigerklärung eines
Patents derjenige, dem der Patentinhaber die wirtschaftliche Verwertung der
patentierten Erfindung überträgt, an einer Vorzugsstellung teilhat, wenn das
Patent bis dahin von den Mitbewerbern respektiert wird (BGHZ 86, 330
- Brückenlegepanzer m.w.N.). An dieser Vorzugsstellung hatte die Beklagte
zu 1 schon deshalb teil, weil sie nach dem Lizenzvertrag in eigenem Namen
Schutzrechte auf das ihr übertragene Know-how anmelden, innehaben und erst
mit Beendigung des Lizenzvertrages auf den Kläger übertragen sollte. Entge-
gen der Auffassung der Revisionserwiderung scheitert der Bereicherungsan-
spruch des Klägers deshalb auch nicht an einer fehlenden rechtlichen Zuwei-
sung der von den Beklagten aufgrund des Vertrages vom 6. März 1989 er-
langten Rechtsposition zum Vermögen des Klägers. Denn dem Kläger waren
das lizenzierte Know-how und damit ersichtlich auch die Rechte aus der Erfin-
dung von seinem Vater übertragen worden, das Recht auf das Patent stand
daher infolge der Formnichtigkeit des von den Parteien geschlossenen Vertra-
bb) An dieser Beurteilung ändert sich entgegen der Auffassung des Be-
rufungsgerichts nichts durch den Umstand, daß die Beklagte zu 1 das ihr vom
Kläger zur wirtschaftlichen Verwertung überlassene Know-how zum Patent an-
gemeldet und die Patentanmeldung zur Offenlegung geführt hat.
Das Berufungsgericht geht mit dem Vorbringen des Klägers davon aus,
daß das in der Zeichnung JO 200 enthaltene Know-how in die Anmeldung des
Streitpatents übernommen worden sei. Davon ist mangels gegenteiliger Fest-
stellungen des Berufungsgerichts auch für das Revisionsverfahren auszuge-
hen. Da die Patentanmeldung diesen Gedanken des der Beklagten zu 1 über-
lassenen Know-how enthielt und zur Erteilung des Streitpatents geführt hat,
war das Know-how in dem Umfang, in dem es Eingang in die Patentanmeldung
gefunden hat, mit der Offenlegung der Anmeldung zwar nicht mehr geheim; es
genoß aber den vorläufigen Schutz der offengelegten Patentanmeldung nach
§ 33 PatG und stand mit der Patenterteilung bis zum Widerruf des Streitpatents
unter Patentschutz, so daß sich die der Beklagten zu 1 zunächst in Form der
Übertragung des in den Zeichnungen niedergelegten Know-how eingeräumte
Verwertungsmöglichkeit in der Möglichkeit der wirtschaftlichen Verwertung des
unter dem Schutz des Streitpatents stehenden Gegenstandes fortgesetzt hat.
cc) Das Berufungsurteil kann auch nicht mit der Begründung aufrecht
erhalten werden, eine Vorzugsstellung für die Beklagte zu 1 habe schon des-
halb nicht bestanden, weil ein Dritter Einspruch gegen das Streitpatent einge-
legt habe.
Feststellungen, daß das Streitpatent vor der Rechtskraft der Entschei-
dung über seinen Widerruf von den Mitbewerbern nicht mehr beachtet worden
sei und die Beklagte zu 1 daher durch den Bestand des Schutzrechts während
der tatsächlichen Vertragsdurchführung keine Vorzugsstellung innegehabt ha-
be, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Eine fehlende Vorzugsstellung
während der tatsächlichen Vertragsdurchführung ergibt sich entgegen der
Auffassung der Revisionserwiderung nicht bereits daraus, daß gegen das
Streitpatent Einspruch eingelegt worden ist. Daraus folgt lediglich, daß der
Einsprechende das Patent nicht oder nicht in vollem Umfang für zu Recht er-
teilt ansieht; es besagt aber für sich allein und ohne weitere tatsächliche Fest-
stellungen zur Benutzung des Gegenstandes des Streitpatents durch Dritte vor
seinem Widerruf nicht, daß das Streitpatent bis zur Rechtskraft der Entschei-
dung über seinen Widerruf von den Konkurrenten nicht respektiert worden sei.
dd) Die Revision rügt schließlich zu Recht, daß die Auffassung des B e-
rufungsgerichts, der zufolge die Beklagte zu 1 mit der Herstellung und dem
Vertrieb der Abstreifer keinen Gebrauch von dem ihr überlassenen Know-how
und dem Gegenstand des auf seiner Grundlage angemeldeten und erteilten
Streitpatents gemacht hätte, dessen Inhalt verkenne und wesentlichen Sach-
vortrag des Klägers außer acht lasse (§ 286 ZPO). Denn es ist nicht ersichtlich,
ob und mit welchem Ergebnis sich das Berufungsgericht mit dem Gegenstand
des der Beklagten zu 1 überlassenen Know-how und dem Gegenstand des
Streitpatents befaßt hat.
Nach dem Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ist der entscheidende
Gedanke des der Beklagten zu 1 überlassenen Know-how in der Zeichnung
JO 200 enthalten und in die Anmeldung des Streitpatents übernommen wor-
den. Nach der Beschreibung des Streitpatents wiesen bekannte Vorrichtungen
zum Reinigen von Förderbändern der erfindungsgemäßen Art die Nachteile
einer raumgreifenden Anordnung an schwer zugänglichen Stellen sowie der
Anordnung der Feder an einem Ende des Auslegerarms in weitest möglicher
Entfernung von dessen Drehachse auf. Aufgrund der mit einem relativ langen
Hebelarm zur Drehachse angreifenden Feder muß diese bei den bekannten
Vorrichtungen mit einer relativ weichen Kennlinie versehen werden, was zu
einem Flattern der Abstreifleiste und damit zu einer unbefriedigenden Abstrei-
ferleistung führt. Demgegenüber wird nach den Angaben der Beschreibung des
Streitpatents durch die Ausbildung der Vorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 des Streitpatents ermöglicht, einer Vielzahl von Einbausituationen
mit nur einer einmal konzipierten Abstreifvorrichtung gerecht zu werden, die
durch die Länge der Auslegerarme variabel gestaltbar ist und bei der im Be-
reich des Drehpunktes eine einstellbare Anpreßkraft über einer Feder mit hö-
herer Federsteifigkeit und größerer Eigendämpfung je nach Einbausituation
aufgebracht werden kann. Durch die nahe Anordnung der Feder an der Dreh-
achse wird den Angaben der Beschreibung zufolge eine kompakte Bauform
erreicht, die den Einbau der Vorrichtung an schwer zugänglichen Orten ermög-
licht (Streitpatent Beschreibung Spalte 2, Zeilen 49 - 59).
Angesichts dieser Angaben des Streitpatents zum Stand der Technik
und zur Ausbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung beruht die Auffassung
des Berufungsgerichts, die von der Beklagten zu 1 hergestellten und vertriebe-
nen Abstreifer machten keinen Gebrauch vom Gegenstand des Know-how und
des auf seiner Grundlage erteilten Streitpatents, weil bei ihnen der Abstand
zwischen der Drehachse der Auslegerarme und dem Angriffspunkt der Federn
160 mm betrage, während der Abstand zwischen Drehachse und Federn
120 mm betrage und der in der Zeichnung JO 200 dargestellte Abstand noch
darunter liege, auf einer fehlerhaften Auslegung des der Beklagten zu 1 über-
lassenen Know-how und des auf seiner Grundlage angemeldeten Streitpatents.
Denn das Berufungsgericht geht mit diesen Erwägungen ersichtlich davon aus,
eine unmittelbare Nähe zwischen Feder und Drehachse liege nur dann vor,
wenn ein Abstand von 120 mm gewählt oder nur unwesentlich überschritten
werde.
Daß der Fachmann Patentanspruch 1 des Streitpatents in diesem Sinne
verstehen mußte, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Der Anspruch
und die Beschreibung des Streitpatents erwähnen derartige Maßangaben
nicht. Der Beschreibung des Streitpatents zufolge wiesen die vorbekannten
Vorrichtungen eine weite, wenn nicht eine möglichst weite Entfernung zwischen
Feder und Drehachse auf. Das Streitpatent sieht dagegen vor, Feder und
Drehachse in unmittelbarer Nähe zueinander anzuordnen (Anspruch 1), also
eine nahe Anordnung der Feder an der Drehachse vorzusehen (Beschreibung
Spalte 2, Zeilen 54, 55). Die Revision weist in diesem Zusammenhang zutref-
fend darauf hin, daß der Kläger hierzu ergänzend und unter Beweisantritt vor-
getragen hatte, das Denken des Fachmanns am Prioritätstag des Streitpatents
sei von relativ raumgreifenden Ausführungsformen mit weit von der Drehachse
entfernten Anpreßfedern geprägt gewesen und bei keiner vorbekannten Vor-
richtung sei der Angriffspunkt der Feder in eine so große und damit unmittelba-
re Nähe der Drehachse gerückt worden wie bei dem der Beklagten zu 1 durch
Vertrag vom 6. März 1989 überlassenen Know-how und daher in gleicher Wei-
se beim Gegenstand des Streitpatents wie bei sämtlichen Ausführungsformen
der von der Beklagten zu 1 hergestellten und vertriebenen Abstreifer.
Das Berufungsgericht hätte sich demzufolge mit der Frage auseinander-
setzen müssen, ob der Fachmann den der Beklagten zu 1 überlassenen Zeich-
nungen in gleicher Weise wie der Angabe in Patentanspruch 1, die Federn in
unmittelbarer Nähe der Drehachse anzubringen, lediglich entnimmt, daß die
Feder nicht auf der der Drehachse gegenüberliegenden Seite weit von der
Drehachse entfernt, sondern auf der Seite der Drehachse nahe der Drehachse
anzuordnen ist. Da das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, daß der ent-
scheidende Gedanke des Know-how aus der Zeichnung JO 200 in die Anmel-
dung des Streitpatents übernommen worden ist, fehlt es mithin an Feststellun-
gen, die den Schluß tragen könnten, die Beklagten hätten vom Gegenstand
des mit Vertrag vom 6. März 1989 lizenzierten Know-how keinen Gebrauch
gemacht. Darauf, ob in der Zeichnung JO 200 eine bestimmte Entfernung zwi-
schen Feder und Drehachse (weniger als 120 mm) dargestellt ist, kommt es bei
dieser Sachlage nicht an, da weder der Patentanspruch 1 noch die Beschrei-
bung des Streitpatents eine bestimmte Maßangabe für den Abstand von Feder
und Drehachse enthalten und auch nichts dafür festgestellt ist, daß der Fach-
mann das von dem Kläger überlassene Know-how als auf die Maßangaben der
Zeichnung JO 200 beschränkt verstehen mußte.
Für das Revisionsverfahren ist daher mit den Behauptungen des Klägers
davon auszugehen, daß die Beklagte zu 1 das ihr mit Vertrag vom 6. März
1989 überlassene Know-how, das später durch das Streitpatent geschützt war,
durch die Herstellung und den Vertrieb von Abstreifern wirtschaftlich verwertet
hat.
3. Auch im Streitfall ist daher - wie in ständiger Rechtsprechung aner-
kannt - der formunwirksame, von den Parteien aber durchgeführte Lizenzver-
trag nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen unter Anwendung der Saldo-
theorie abzuwickeln (§§ 812 ff. BGB; Sen.Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/98,
GRUR 2000, 685 - formunwirksamer Lizenzvertrag; BGH Urt. v. 2.2.1999
- KZR 51/97, GRUR 1999, 776 - Coverdisk; Urt. v. 17.3.1998 - KZR 42/96,
GRUR 1998, 838 - Lizenz- und Beratungsvertrag; Urt. v. 6.5.1997 - KZR 42/95,
GRUR 1997, 781 - sprengwirkungshemmende Bauteile; Urt. v. 11.3.1997
- KZR 44/95, GRUR 1997, 482 - Magic Print; jeweils m.w.N.; vgl. auch Je-
staedt, WRP
2000,
899; Bartenbach/Gennen, Patentlizenz-
und
Know-how-Vertrag, 5. Aufl., Rdn. 364 ff.). Dadurch bleibt der von den Parteien
bei Vertragsschluß gewollte Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenlei-
stung auch bei der bereicherungsrechtlichen Abwicklung erhalten, so daß nur
derjenige einen Bereicherungsausgleich beanspruchen kann, zu dessen Gun-
sten nach der Gegenüberstellung von Leistung und Gegenleistung ein positiver
Saldo verbleibt (BGH Urt. v. 6.5.1997 - KZR 42/95, GRUR 1997, 781
- sprengwirkungshemmende Bauteile; Urt. v. 17.3.1998 – KZR 42/96, GRUR
1998, 838 - Lizenz- und Beratungsvertrag).
Nach alledem kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben. Es ist
daher, soweit es die Klage abgewiesen hat, aufzuheben und die Sache zur an-
derweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzu-
verweisen.
In der erneuten Berufungsverhandlung wird insbesondere zu klären
sein, wie der Fachmann das Merkmal "in unmittelbarer Nähe der Drehachse"
versteht und ob die Beklagte mit den von ihr hergestellten und vertriebenen
Vorrichtungen zum Reinigen von Förderbändern vom Gegenstand des Streit-
patents Gebrauch gemacht hat. Gegebenenfalls wird in der erneuten Ver-
handlung des Rechtsstreits zu klären sein, welche Lizenz für den Gegenstand
des Streitpatents als angemessen und üblich anzusehen ist und ob sich die
Widerrufbarkeit des Streitpatents ausnahmsweise schmälernd auf den als an-
gemessen und üblich anzusehen Lizenzsatz ausgewirkt haben kann.
B) Zur Widerklage:
Die Revision hat auch Erfolg, soweit sie die Abweisung der Widerklage
begehrt. Das Berufungsgericht hat den mit der Widerklage geltend gemachten
Bereicherungsanspruch der Beklagten zu 1 zu Unrecht nicht als verjährt ange-
sehen.
1. Das Berufungsgericht hat insoweit ausgeführt, daß der mit der Wider-
klage geltend gemachte Rückzahlungsanspruch der Beklagten aus §§ 812 ff.
BGB nach § 197 BGB in der bis zum 31.12.2002 geltenden Fassung, (im fol-
genden a.F.) verjähre. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Denn nach
der Rechtsprechung des Senats gilt für Ansprüche auf in bestimmten Zeiträu-
men zu zahlende Lizenzvergütungen § 197 BGB (BGHZ 28, 144 - Pansana;
Urt. v. 8.12.1992
- X ZR 123/90, GRUR 1993, 469
- Mauer-Rohrdurch-
führungen). Der kurzen Verjährungsfrist nach dieser Vorschrift unterliegt nicht
nur der vertragliche Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren, sondern auch
der Anspruch auf ein Surrogat wie der Anspruch auf Wertersatz aus Bereiche-
rungsrecht, der im Falle der Formunwirksamkeit an die Stelle des vertraglichen
Anspruchs tritt (BGHZ 50, 25; 86, 313; 98, 174; MünchKomm./Grothe, BGB
4. Aufl., § 195 Rdn. 19, jeweils m.w.N.).
2. Die Verjährung war nicht, wie das Berufungsgericht angenommen hat,
bis zum Widerruf des Streitpatents im September 1998 gehemmt, so daß die
Verjährungsfrist erst zu dieser Zeit zu laufen begonnen habe und daher bei
Erhebung der Widerklage noch nicht abgelaufen gewesen sei.
Wie bereits ausgeführt worden ist, hatte der Widerruf des Patents keine
Auswirkungen auf die Bereicherungsansprüche der Parteien. Ein sich aus der
Saldierung der wechselseitig erbrachten Leistungen möglicherweise ergeben-
der bereicherungsrechtlicher Ausgleichsanspruch der Beklagten zu 1 bestand
daher spätestens mit der Erbringung der letzten vertragsgemäßen Lizenzzah-
lung auf Grund des formunwirksamen Lizenzvertrags. Diese ist am 14. Mai
1992 erfolgt, so daß die am 14. Oktober 1999 eingereichte und tags darauf
zugestellte Widerklage die Verjährungsfrist nicht mehr unterbrechen konnte.
Soweit die Revisionserwiderung in diesem Zusammenhang darauf ver-
weist, im Streitfall bestehe die Besonderheit, daß die Beklagte zu 1 nach der
Rechtsprechung des Senats an den Lizenzvertrag bis zum Widerruf des Streit-
patents gebunden gewesen sei, verkennt sie, daß eine solche Bindung nur im
Falle eines formwirksamen Vertrages besteht und deshalb die wechselseitige
Saldierung der bereicherungsrechtlichen Ansprüche nicht davon abhing, wann
das Streitpatent widerrufen wurde. Im übrigen ist die Verjährung eines mögli-
chen bereicherungsrechtlichen Ausgleichsanspruchs der Beklagten zu 1 gegen
den Kläger ohne Einfluß auf die Berechnung eines möglichen Ausgleichsan-
spruchs des Klägers, weil die Saldierung bei der Berechnung eines möglichen
Ausgleichsanspruchs des Klägers ohne weiteres vorzunehmen ist.
Die Widerklage ist daher abzuweisen.
Melullis Jestaedt Scharen
Keukenschrijver Asendorf