BGH Urteil vom 14.03.2000 – X ZR 115/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 115/98

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

nein

BGHR: ja

Verkündet am: 14. März 2000 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Formunwirksamer Lizenzvertrag

PatG 1981 § 15, BGB §§ 812 Abs. 1 Satz 1, 818 Abs. 2

a) Bei formunwirksamen Lizenzverträgen erfolgt der Bereicherungsausgleich

im Wege der Lizenzanalogie nach denselben Grundsätzen wie bei Schutz-

rechtsverletzungen.

b) Die Lizenzgebühr bemißt sich dabei nicht nach dem, was die Vertragspart-

ner in dem formunwirksamen Lizenzvertrag vereinbart haben, sondern nach

dem objektiven Wert des tatsächlich Erlangten.

Für dessen Bemessung kommt es auf die Gesamtheit aller Umstände an.

Allerdings kann das vertraglich vereinbarte Entgelt Anhaltspunkte für die

Angemessenheit und Üblichkeit der Lizenzgebühr bieten.

BGH, Urteil vom 14. März 2000 - X ZR 115/98 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 14. März 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die

Richter Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das am 9. Juni 1998 verkündete

Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf im

Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, wie zum Nachteil des Klä-

gers erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zur anderweiten

Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revisi-

on, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Der Kläger ist Inhaber mehrerer technischer Schutzrechte, die sich mit

Beschlägen, Verschlußmechanismen und Zubehör für Schaltschränke befas-

sen. Die Beklagte produziert und vertreibt derartige Bauteile. Der Kläger war

Handelsvertreter der Beklagten.

Die Parteien schlossen am 1. Dezember 1981 einen schriftlichen "Pa-

tentlizenzvertrag", mit dem der Kläger der Beklagten eine ausschließliche Li-

zenz zur Herstellung, zum Gebrauch und zum Vertrieb der auf einer beigefüg-

ten, aber nicht unterzeichneten und mit der Vertragsurkunde nicht verbunde-

nen Liste aufgeführten eingetragenen und angemeldeten Schutzrechte über-

trug. Als Entgelt sollte die Beklagte bestimmte, nach Art der Schutzrechte ge-

staffelte monatliche Pauschalbeträge an den Kläger zahlen (§ 5 des Vertra-

ges). In einer Gleitklausel vereinbarten die Parteien eine Anpassung dieser

Beträge. Nach Abschluß des Vertrages überließ der Kläger der Beklagten

weitere Schutzrechte nach mündlicher Absprache zur Benutzung.

Der Kläger berechnete jeweils die Lizenzgebühren, die die Beklagte be-

zahlte. Im April 1990 erhöhte der Kläger unter Berufung auf die Gleitklausel die

Lizenzpauschalen. Von Juni 1990 an zahlte die Beklagte nicht mehr. Sie berief

sich auf Überzahlungen in der Vergangenheit und rechnete mit entsprechen-

den Erstattungsansprüchen auf. Dies nahm der Kläger zum Anlaß, den Lizenz-

vertrag zum 31. März 1991 zu kündigen.

Mit seiner Klage begehrte der Kläger zunächst Zahlung der vertraglich

vereinbarten Lizenzgebühren für den Zeitraum vom 1. Juni 1990 bis zum

31. März 1991 in Höhe von 251.424,72 DM nebst Zinsen.

Das Landgericht hat durch Urteil vom 31. Dezember 1991 die Klage mit

der Begründung abgewiesen, der Lizenzvertrag vom 1. Dezember 1981 sei

wegen Verstoßes gegen § 34 GWB nichtig. Das Oberlandesgericht hat die Be-

klagte auf den Hilfsantrag zur Rechnungslegung verurteilt und die Sache we-

gen des Zahlungsbegehrens an das Landgericht zurückverwiesen.

Nach Rechnungslegung hat der Kläger eine Umsatzlizenz zwischen 5 %

und 8 % verlangt und seinen Bereicherungsanspruch auf 845.817,91 DM be-

ziffert. Das Landgericht hat sachverständig beraten der Klage in Höhe von

757.407,56 DM nebst Zinsen stattgegeben. Mit ihrer Berufung hat die Beklagte

Abweisung der Klage begehrt, soweit diese über den Betrag der vertraglich

vereinbarten Lizenzgebühren in Höhe von 280.052,40 DM hinausgeht. Der

Kläger hat mit seiner Anschlußberufung Zahlung weiterer 305.371,09 DM nebst

Zinsen verlangt. Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der Beklagten

unter Zurückweisung der Anschlußberufung des Klägers der Klage lediglich in

Höhe von 280.052,40 DM nebst Zinsen stattgegeben.

Dagegen wendet sich der Kläger mit seiner Revision. Er verfolgt sein

Zahlungsbegehren weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechts-

mittels.

Die Revision hat Erfolg; sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-

teils, soweit zum Nachteil des Klägers erkannt worden ist, und zur Zurückver-

weisung der Sache in diesem Umfang an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat dem Kläger wegen unberechtigter Benut-

zung der Klageschutzrechte in der Zeit von Juni 1990 bis März 1991 nach den

§§ 812 Abs. 1 Satz 1 1. Altern., 818 Abs. 2 BGB einen Bereicherungsaus-

gleich in Höhe der in dem unwirksamen Vertrag vom 1. Dezember 1981 verein-

barten Lizenzgebühr zuerkannt. Dazu hat das Berufungsgericht im wesentli-

chen ausgeführt:

Zur Bestimmung dessen, was die Beklagte erlangt habe, sei zwischen

einer Bereicherung durch Leistung und einer Bereicherung in sonstiger Weise

zu unterscheiden. Als das vom Schutzrechtsverletzer Erlangte im Sinne der

§§ 812 ff. BGB sei der tatsächliche Gebrauch des immateriellen Schutzgegen-

standes anzusehen, für den der Inhaber des Schutzrechts im Wege der Li-

zenzanalogie durch Zahlung einer angemessenen Umsatzlizenz in der Höhe zu

entschädigen sei, wie sie von vernünftigen Vertragspartnern bei Abschluß des

Lizenzvertrages vereinbart worden wäre. Dies gelte allerdings nur für die Fälle

einer Eingriffskondiktion, nicht aber für die Leistungskondiktion. Bei dieser sei

anhand des unwirksamen Lizenzvertrages zu bestimmen, was Gegenstand der

Leistung sei. Es könne nur das gefordert werden, was dem Empfänger nach

dem Zweck des unwirksamen Vertrages zugewandt werden sollte und zuge-

wandt worden sei. Gegenstand der Leistung sei nach dem Vertrag vom

1. Dezember 1981 die Überlassung von Schutzrechten des Klägers zum Ge-

brauch durch die Beklagte. Erlangt sei die Möglichkeit der Benutzung der

Schutzrechte. Die Vergütung habe sich nicht nach dem tatsächlichen Gebrauch

richten sollen. Das zeige sich vor allem an der Art der vereinbarten Lizenzge-

bühr, bei der die Parteien unabhängig von einer tatsächlichen Benutzung und

vom Umsatz die monatliche Zahlung von Pauschalbeträgen für die übertrage-

nen Schutzrechte vorgesehen hätten. Der Umfang des zu leistenden Ersatzes

bestimme sich nach § 818 Abs. 2 BGB. Da die Leistung von vornherein auf die

Überlassung zu selbständigem Gebrauch, mithin darauf gerichtet gewesen sei,

der Beklagten in freier Entscheidung eine Nutzung von Schutzrechten des Klä-

gers zu ermöglichen, müsse eine Anspruchsberechnung anhand von Umsät-

zen, Stückzahlen oder Gewinnen ausscheiden. Ebenso müsse grundsätzlich

außer Betracht bleiben, welche Auswirkungen der Gegenstand der Bereiche-

rung im Vermögen des Empfängers gehabt habe. Es komme auch nicht darauf

an, welche Lizenzgebühr die Parteien redlicherweise vereinbart hätten, wenn

sie die künftige Entwicklung, namentlich das Ausmaß der Schutzrechtsbenut-

zung, vorausgesehen hätten. Bei einer Leistung, deren Gegenstand die Ge-

brauchsüberlassung von Rechten oder Sachen bilde, sei es nicht gerechtfer-

tigt, den Bereicherungsgläubiger an zwischenzeitlich möglichen Wertsteige-

rungen oder anderen werterhöhenden Umständen teilhaben zu lassen. Dies sei

mit der der Leistung zugrundeliegenden Risikoverteilung nicht zu vereinbaren.

Der Kläger dürfe als Bereicherungsgläubiger nicht besser stehen, als er bei

Wirksamkeit des Vertrages gestanden hätte. Es sei daher im Rahmen der Lei-

stungskondiktion entscheidend darauf abzustellen, welchen Wert die Leistung

im Zeitpunkt des Erlangens gehabt habe. Umstände, die sich erst aus nach-

träglicher Sicht der Dinge als wertbildend herausstellten (so insbesondere der

Umsatz), hätten aus der Berechnung auszuscheiden. Der Wert der Ge-

brauchsüberlassung sei nach dem im unwirksamen Vertrag vereinbarten Lei-

stungsentgelt zu bemessen. Unstreitig belaufe er sich auf 280.052,40 DM.

Durch die in dem unwirksamen Vertrag getroffene Entgeltabrede habe der Klä-

ger über den Wert des Leistungsgegenstandes verfügt.

Eine Beschränkung des Wertersatzanspruchs auf die im (unwirksamen)

Vertrag vereinbarte Vergütung stehe auch mit den Grundsätzen von Treu und

Glauben im Einklang. Denn der Kläger verhalte sich widersprüchlich, wenn er

während der mehrjährigen Zusammenarbeit mit der Beklagten durchweg die in

dem unwirksamen Lizenzvertrag bestimmte Vergütung zur Grundlage seiner

Abrechnungen gemacht und Zahlungen in entsprechender Höhe entgegenge-

nommen habe, seine bereicherungsrechtlichen Forderungen jetzt aber auf völ-

lig andere Berechnungsgrundlagen gestellt sehen wolle.

2. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht

stand. Nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB ist herauszugeben, was der Bereiche-

rungsschuldner durch die Leistung des Bereicherungsgläubigers oder in son-

stiger Weise auf dessen Kosten erlangt hat.

a) In den Fällen der Eingriffskondiktion nach einer Schutzrechtsverlet-

zung ist der rechtliche Ansatzpunkt für die Bereicherungshaftung nach der

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (Sen.Urt v. 24.11.1981 - X ZR 7/80,

GRUR 1982, 301, 303

- Kunststoffhohlprofil II; BGHZ 107, 46, 66

- Ethofumesat; Sen.Urt. v. 18.02.1992

- X ZR 8/90, GRUR 1992, 599

- Teleskopzylinder; vgl. auch BGH, Urt. v. 18.12.1986 - I ZR 111/84, GRUR

1987, 520, 523 - Chanel No. 5 (I)) der von der Rechtsordnung mißbilligte Ein-

griff in eine solche Rechtsposition, die nach dem Willen der Rechtsordnung

einem Berechtigten zu dessen ausschließlicher Verfügung zugewiesen ist.

Gemäß dem Grundsatz der Güterzuweisung soll der Verletzer das herausge-

ben, was er durch rechtswidrigen Eingriff in ein fremdes geschütztes Rechtsgut

erzielt hat. Bei gewerblichen Schutzrechten ist dies die ausschließliche Benut-

zungsbefugnis. Der Verletzer eines Schutzrechts maßt sich eine Befugnis an,

die nach der Rechtsordnung grundsätzlich dem Schutzrechtsinhaber vorbe-

halten ist. Er erlangt damit den Gebrauch eines immateriellen Rechtsguts.

Da der Gebrauch eines Schutzrechts seiner Natur nach nicht herausge-

geben werden kann, ist nach § 818 Abs. 2 BGB sein Wert zu ersetzen. Für die

Wertbestimmung ist dabei der objektive Verkehrswert des Erlangten maßgeb-

lich. Der objektive Gegenwert für den Gebrauch eines durch gewerbliche

Schutzrechte bestimmten immateriellen Gegenstandes findet sich dabei in der

angemessenen und üblichen Lizenz (Sen.Urt. v. 24.11.1981 - X ZR 7/80,

GRUR 1982, 301, 303 - Kunststoffhohlprofil II; ebenso BGH, Urt. v. 18.12.1986

- I ZR 111/84; GRUR 1987, 520, 523 - Chanel No. 5 (I); BGH, Urt. v.

06.05.1997 - KZR 42/95, GRUR 1997, 791, 793 - Sprengwirkungshemmende

Bauteile; BGH, Urt. v. 16.3.1998 - II ZR 303/96, NJW 1998, 1951; BGH, Urt. v.

17.03.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 838 - Lizenz- und Beratungsvertrag).

Der Kläger kann deshalb seinen auf Wertausgleich gerichteten Herausgabean-

spruch nach der Methode der sogenannten Lizenzanalogie in Form eines pro-

zentualen Anteils an den mit den patentverletzenden Gegenständen erzielten

Umsätzen berechnen (Sen.Urt. v. 18.02.1992 - X ZR 8/90, GRUR 1992, 599,

600 - Teleskopzylinder).

b) Diese Grundsätze finden entgegen der Auffassung des Berufungsge-

richts nicht nur auf die Fälle der sogenannten Eingriffskondiktion Anwendung,

sondern auch bei der Leistungskondiktion, weil der Bereicherungsempfänger

nach § 818 Abs. 2 BGB Wertersatz für das Erlangte zu leisten hat. In Fällen

eines formunwirksamen Lizenzvertrages bemißt sich der Bereicherungsaus-

gleich nach der angemessenen und üblichen Lizenzgebühr, wobei für deren

Höhe das vertraglich vereinbarte Entgelt einen Anhaltspunkt bieten kann (BGH,

Urt. v. 06.05.1997 - KZR 42/95, GRUR 1997, 781, 783 - Sprengwirkungs-

hemmende Bauteile; BGH, Urt. v. 17.03.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 838

- Lizenz- und Beratungsvertrag).

Das Berufungsgericht will einen Unterschied zwischen der im Streitfall

vorliegenden Leistungskondiktion und der Eingriffskondiktion damit rechtferti-

gen, bei der Bereicherung durch Leistung bestimme der Leistende, was Ge-

genstand seiner Leistung sein solle; es komme auf die angemessene und übli-

che Lizenz als objektiven Wertersatz nicht an, weil die Parteien in dem for-

munwirksamen Lizenzvertrag vom 1. Dezember 1981 die Vergütung unabhän-

gig von dem Umfang der Benutzung der überlassenen Schutzrechte vereinbart

hätten; erlangt sei die Nutzungsmöglichkeit. Diese Auslegung des Vertrages

mag zwar zutreffen. Sie spielt aber für die Frage der Herausgabe des Erlang-

ten und dessen Wertersatz keine Rolle. Auf Grund des (unwirksamen) Lizenz-

vertrages mag es so sein, daß der Benutzung der Patente durch die Beklagte

bis auf Widerruf der Makel der Rechtswidrigkeit fehlte (Benkard, Patentgesetz

Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 139 Rdn. 10). Wegen der Unwirksamkeit

des Vertrages hat die Beklagte jedoch kein Recht auf zukünftige Benutzungen

erworben. Ein wertmäßig erfaßbares "Etwas" im Sinne des § 818 Abs. 2 BGB

hat sie daher erst dadurch erlangt, daß sie die rein faktisch gegebene Nut-

zungsmöglichkeit auch tatsächlich genutzt hat. Insoweit unterscheiden sich die

Fälle der Leistungskondiktion bei unwirksamem Grundvertrag nicht von den

Fällen der Eingriffskondiktion bei rechtswidrigen Patentverletzungen gegen den

Willen des Berechtigten. Für den Wertersatz nach § 818 Abs. 2 BGB und des-

sen Umfang kommt es nicht darauf an, was der Bereicherungsgläubiger geben

wollte, sondern darauf, was auf seiten des Bereicherungsschuldners tatsäch-

lich angekommen ist, was also "erlangt" ist.

c) Auch die Erwägungen des Berufungsgerichts, es wäre unangebracht,

dem Kläger bei einem bereicherungsrechtlichen Ausgleich auch nur zum Teil

dasjenige zugute kommen zu lassen, was die Beklagte durch den Einsatz ei-

gener betrieblicher Mittel auf eigenes wirtschaftliches Risiko erwirtschaftet ha-

be, der Kläger dürfe als Bereicherungsgläubiger nicht besser stehen, als er bei

Wirksamkeit des Lizenzvertrages gestanden hätte, können nicht verfangen. Sie

berücksichtigen nicht den Wortlaut des Gesetzes, wonach das Erlangte unab-

hängig von den in dem formunwirksamen Vertrag getroffenen Absprachen her-

auszugeben oder dessen Wert zu ersetzen ist. Die vom Bereicherungsschuld-

ner durch Einsatz eigener Mittel und auf eigenes Risiko geschaffene zusätzli-

che Wertschöpfung ist nicht Gegenstand des Herausgabeanspruchs.

d) Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin gefolgt werden, es kom-

me nicht darauf an, welche Lizenzvergütung die Parteien redlicherweise ver-

einbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung, namentlich das Ausmaß der

Schutzrechtsbenutzung, vorausgesehen hätten, weil es nicht gerechtfertigt sei,

den Bereicherungsgläubiger an zwischenzeitlich möglichen Wertsteigerungen

oder anderen werterhöhenden Umständen teilhaben zu lassen. Dies wider-

spricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, wonach bei

der Berechnungsweise der Lizenzanalogie der Inhaber eines Schutzrechts von

einem Verletzer eine angemessene Lizenz in der Höhe verlangen kann, wie sie

von vernünftigen Vertragsparteien bei Abschluß eines Lizenzvertrages verein-

bart worden wäre, wenn diese die künftige Entwicklung und namentlich den

Umfang der Schutzrechtsbenutzung vorausgesehen hätten (BGH, Urt. v.

13.03.1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401, 404 - Kreuzbodenventilsäcke III;

Sen.Urt. v. 06.03.1980 - X ZR 49/78, GRUR 1980, 841 - Tolbutamid; Sen.Urt.

v. 18.02.1992 - X ZR 8/90, GRUR 1992, 599, 600 - Teleskopzylinder; Sen.Urt.

v. 25.05.1993 - X ZR 19/92, GRUR 1993, 897, 898 - Mogul-Anlage; Benkard,

aaO, § 139 PatG Rdn. 64). Das Berufungsgericht übersieht, daß der Wert des

tatsächlich Erlangten objektiv zu bestimmen ist. Bei einer objektiven Wertbe-

stimmung ist es aber allein sachgerecht, bei der Festlegung eines angemesse-

nen Lizenzsatzes auf eine von vornherein zutreffende Einschätzung der tat-

sächlichen Entwicklung des Schutzgegenstandes abzustellen. Dies schließt die

Berücksichtigung späterer Wertsteigerungen hinsichtlich des Lizenzsatzes aus.

Denn es geht bei der Bestimmung der angemessenen und üblichen Lizenz al-

lein um die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses festzustellende Prognose der

künftigen Entwicklung, also um die richtige Ermittlung des Wertes dessen, was

der Bereicherungsschuldner tatsächlich erlangt hat. Bei der Berechnung des

tatsächlich Erlangten spielt die spätere Entwicklung nur insoweit eine Rolle, als

diese in den Umsätzen einen Niederschlag findet, die bei der Ermittlung des

Wertes in Ansatz zu bringen sind.

e) Zu Unrecht meint das Berufungsgericht, der Wert der Ge-

brauchsüberlassung sei nach dem im unwirksamen Lizenzvertrag vereinbarten

Entgelt zu bemessen; der bereicherungsrechtliche Ausgleich einer Leistung sei

grundsätzlich auf einen Ersatz in Höhe der vertraglichen (wenn auch unwirk-

samen) vereinbarten Vergütung zu begrenzen.

aa) Diese Auffassung findet in der Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofes keine Stütze. Gerade in der Entscheidung "Sprengwirkungshemmende

Bauteile" (GRUR 1997, 781, 783), auf die das Berufungsgericht Bezug nimmt,

hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofes lediglich ausgeführt, daß für die

Höhe der angemessenen und üblichen Lizenzgebühr "das vertraglich verein-

barte Entgelt einen Anhaltspunkt bieten kann". Dies bedeutet nicht, daß der

geschuldete Wertersatz mit diesem gleichzusetzen ist und durch ihn der Höhe

nach beschränkt wird. Vielmehr kommt es bei der Berechnung der angemesse-

nen und üblichen Lizenz auf die Gesamtheit aller Umstände an, die der

Tatrichter gemäß § 287 Abs. 2 ZPO zu würdigen hat (BGH, Urt. v. 13.03.1962

- I ZR 18/61, GRUR 1962, 401, 402 - Kreuzbodenventilsäcke III; Benkard, aa0,

§ 139 Rdn. 65 m.w.N.; Busse, Patentgesetz, 5. Aufl., § 139 Rdn. 149 m.w.N.).

bb) Für die Auffassung des Berufungsgerichts spricht auch nicht die

Rücktrittsreglung des § 346 Satz 2 BGB. Die Rückabwicklung eines Vertrages

aufgrund eines vertraglich vereinbarten Rücktrittsrechts führt nicht zu einem

Bereicherungsausgleich. Durch Rücktritt wird der Vertrag in ein Abwicklungs-

verhältnis umgestaltet, bleibt aber vertragliches Schuldverhältnis und wird

nicht, wie der Bereicherungsanspruch, gesetzliches Schuldverhältnis. Deshalb

verweist § 346 Satz 2 Halbsatz 2 BGB folgerichtig auf die vertragliche Entgelt-

abrede (Palandt/Heinrichs, BGB, 59. Aufl., § 346 Rdn. 4, Einf. v. § 346 Rdn. 2).

cc) Auch die weitere Überlegung des Berufungsgerichts, ein bereiche-

rungsrechtlicher Anspruch über die vereinbarte Vergütung hinaus bestünde

nicht, weil die Parteien auch keinen solchen Anspruch gehabt hätten, wenn sie

den Vertrag vollständig erfüllt hätten, kann nicht überzeugen. Ob in einem sol-

chen Fall ein Anspruch besteht, beurteilt sich nach den Grundsätzen der Sal-

dotheorie. Nur derjenige kann einen Ausgleich beanspruchen, zu dessen Gun-

sten nach Gegenüberstellung der gewährten Leistungen und Gegenleistungen

ein positiver Saldo verbleibt (BGH, Urt. v. 06.05.1997 - KZR 42/95, GRUR

1997, 781, 783 - Sprengwirkungshemmende Bauteile). Ob dies der Fall ist, ist

unter Würdigung aller Umstände in jedem Einzelfall zu entscheiden.

dd) Ebensowenig fordern die Grundsätze von Treu und Glauben eine

Beschränkung des Wertersatzes auf die vertragliche Vergütung.

Es mag im Einzelfall gegen § 242 BGB verstoßen, wenn der Bereiche-

rungsgläubiger einen über das vertraglich vereinbarte Entgelt hinausgehenden

Wertersatz verlangt. So hat die Rechtsprechung als mit Treu und Glauben

nicht vereinbar angesehen, wenn derjenige, der durch arglistige Täuschung die

Anfechtung eines Vertrages verursacht hat, aus ungerechtfertigter Bereiche-

rung für seine aufgrund des Vertrages geleisteten Dienste mehr fordert, als ihm

nach dem Vertrag zustünde; die (zurechenbar vereinbarte) vertragliche Ver-

gütung bildet dann die Obergrenze der Verpflichtung zu Wertersatz (BGH, Urt.

v. 30.06.1960 - VII ZR 184/58, LM Nr. 22 zu § 123 BGB; MünchKomm./Lieb,

BGB, 3. Aufl., § 818 Rdn. 36 m.w.N.). Auch der Anspruch des vorleistenden

Schwarzarbeiters ist auf das vereinbarte Entgelt beschränkt worden (BGH, Urt.

v. 31.05.1990 - VII ZR 336/89, NJW 1990, 2542, 2543). Dies betrifft Fälle, in

denen es einer Partei versagt wurde, Vorteile aus der von ihr bewußt geschaf-

fenen bereicherungsrechtlichen Lage zu ziehen. Mangels Feststellungen des

Berufungsgerichts, daß im vorliegenden Fall die Formunwirksamkeit des

Lizenzvertrages bewußt herbeigeführt worden ist, sind die genannten Grund-

sätze jedenfalls nicht auf noch nicht abgerechnete Leistungen zu übertragen.

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts konnte und durfte die Beklagte

nicht darauf vertrauen, es werde bei Wegfall des Lizenzvertrages nur auf der

Grundlage des Lizenzvertrages abgerechnet. Das Berufungsgericht hat keine

Umstände festgestellt, die dies rechtfertigen könnten.

3. Da das Berufungsgericht bei der Bemessung des Wertersatzes nach

§ 818 Abs. 2 BGB die genannten Grundsätze nicht beachtet hat, ist das ange-

fochtene Urteil, soweit zum Nachteil des Klägers erkannt worden ist, aufzuhe-

ben. Bei der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht zunächst die

angemessene und übliche Lizenz für die einzelnen im Streit befindlichen Kla-

gepatente zu ermitteln haben. Dabei wird es zu berücksichtigen haben, daß

nach dem Vortrag des Klägers die in dem Lizenzvertrag vom 1. Dezember

1981 vereinbarte Pauschalvergütung schon deshalb nicht als Anhaltspunkt in

Betracht kommt, weil die Vereinbarung zwischen den Parteien nicht frei ausge-

handelt worden sei und weil bei den Vertragsverhandlungen die Überlegung im

Raum gestanden, daß der Handelsvertreter auch am Verkauf der Produkte

partizipiere und zum Ausgleich hierfür mit einer besonders niedrigen Vergütung

vorlieb nehmen müsse. Des weiteren wird das Berufungsgericht folgendes be-

rücksichtigen müssen:

a) Da der Ausgangspunkt der Lizenzanalogie hypothetisch ist, läßt sich

die Höhe der im Einzelfall angemessenen Lizenz in der Regel nur aufgrund

einer wertenden Entscheidung unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalles vom Gericht gemäß § 287 Abs. 1 ZPO nach freier Überzeugung be-

stimmen (BGH, Urt. v. 13.03.1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401, 402

- Kreuzbodenventilsäcke III; Sen.Urt. v. 06.03.1980 - X ZR 49/78, GRUR 1980,

841, 844 - Tolbutamid; Sen.Urt. v. 25.05.1993 - X ZR 19/92, GRUR 1993, 897,

898 - Mogul-Anlage). Dabei hat sich die zuzusprechende Lizenzgebühr am

objektiven Wert der angemaßten Benutzungsberechtigung auszurichten

(Sen.Urt. v. 06.03.1980 - X ZR 49/78, GRUR 1980, 841, 844 - Tolbutamid). Der

Lizenzbetrag ist so festzusetzen, wie er sich aufgrund des tatsächlichen Sach-

verhalts als angemessen darstellt. Geschuldet ist das, was vernünftige Ver-

tragspartner vereinbart hätten, wenn sie bei Abschluß eines Lizenzvertrages

die künftige Entwicklung und namentlich die Zeitdauer und das Maß der Pa-

tentbenutzung vorausgesehen hätten (BGH, Urt. v. 22.3.1990 - I ZR 59/88,

GRUR 1990, 1008, 1009 - Lizenzanalogie; BGH, Urt. v. 18.2.1992 - I ZR 7/90,

GRUR 1992, 597, 598 - Steuereinrichtung). Da die Lizenzgebühr die übliche

und angemessene Lizenzgebühr für die nicht mehr rückgängig zu machende

Benutzung ermittelt, darf der Verletzer weder besser noch schlechter gestellt

werden als ein vertraglicher Lizenznehmer (BGHZ 30, 345, 353 - Paul Dahlke;

BGH, Urt. v. 29.05.1962 - I ZR 132/60, GRUR 1962, 509, 512, 513 - Dia-

Rähmchen III; BGH, Urt. v. 10.07.1986 - I ZR 102/84, GRUR 1987, 37, 39

- Videolizenzvertrag).

b) Bei der Ermittlung des Lizenzsatzes sind alle Umstände zu berück-

sichtigen, die den objektiven Wert der angemaßten Benutzungshandlungen

beeinflussen. Dazu gehören ein etwa festzustellender verkehrsmäßig üblicher

Wert der Benutzungsberechtigung in Anlehnung an für gleiche oder vergleich-

bare Erfindungen tatsächlich vereinbarte Lizenzen (Sen.Urt. v. 06.03.1980

- X ZR 49/78, GRUR 1980, 841, 844 - Tolbutamid), die wirtschaftliche Bedeu-

tung des geschützten Rechts, die sich in Gewinnaussichten ausdrückt und

durch die am Markt zu erzielende Vergütung bestimmt wird (BGH, Urt. v.

13.03.1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401, 404 - Kreuzbodenventilsäcke Ill;

Sen.Urt. v. 25.05.1993 - X ZR 19/92, GRUR 1993, 897, 898 - Mogul-Anlage),

wobei auch die technischen Vorzüge der Erfindungen gegenüber gleichen oder

ähnlichen Gegenständen zu berücksichtigen sind (RG Mitt. 1939, 194, 196

- Bekämpfung von Grubenexplosionen I), eine etwaige Monopolstellung des

Schutzrechtsinhabers (BGH, Urt. v. 13.03.1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401,

404 - Kreuzbodenventilsäcke III) sowie die Möglichkeit für Abnehmer der

schutzrechtsverletzenden Vorrichtung, sie auch ohne Benutzung des Schutz-

rechts zweckmäßig und wirtschaftlich einsetzen zu können (Benkard, aa0,

§ 139 PatG Rdn. 66, 67). Zu den wertbestimmenden Faktoren gehört ferner, ob

und gegebenenfalls in welchem Umfang gegenüber der Verwendung der ge-

schützten Lehre gangbare und aus der Sicht eines Lizenznehmers wirtschaft-

lich vernünftige Alternativen vorhanden sind (Sen.Urt. v. 25.05.1993 - X ZR

19/92, GRUR 1993, 897, 898, 899 - Mogul-Anlage) und daß auch diejenigen

Vorteile auszugleichen sind, die ein Verletzer im Vergleich zu einem recht-

streuen Lizenznehmer genießt. Zu prüfen ist auch, ob sich ein Verletzernach-

teil feststellen läßt, der im Verhältnis zum rechtstreuen Lizenznehmer zu einer

pauschalen Minderung der angemessenen Lizenzgebühr führt (Sen.Urt. v.

24.11.1981 - X ZR 36/80, GRUR 1982, 286 - Fersenabstützvorrichtung).

Rogge

Jestaedt

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens