BGH Urteil vom 12.12.2002 – I ZR 133/00

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 133/00

in dem Rechtsstreit

ja Nachschlagewerk: BGHZ nein : BGHR : ja

Verkündet am: 12. Dezember 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Beloc

MarkenG § 24

Von einem Umpacken von Arzneimitteln durch einen Parallelimporteur, dem sich ein Markeninhaber nur unter bestimmten von der Rechtsprechung aufge- stellten Voraussetzungen widersetzen darf, ist auch dann auszugehen, wenn in eine importierte Originalpackung eine neue Gebrauchsinformation eingefügt und die Beschriftung der Verpackung durch aufgeklebte Etiketten oder Schwärzungen verändert wird.

BGH, Urt. v. 12. Dezember 2002 - I ZR 133/00 - OLG Hamburg

LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 12. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Prof.

Dr. Bornkamm und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesge-

richts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 11. Mai 2000 wird auf Kosten

der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin, ein bedeutendes Pharmaunternehmen, nach dem Umsatz

in Deutschland an zweiter Stelle, vertreibt in Deutschland die Arzneimittel (Be-

ta-Rezeptorenblocker) "Beloc" und "Beloc mite". Sie ist ausschließliche Lizenz-

nehmerin an der Wortmarke Nr. 967 973 "BELOC", eingetragen unter anderem

für "pharmazeutische Präparate", deren Inhaberin, ihre Muttergesellschaft, sie

ermächtigt hat, die Markenrechte gerichtlich geltend zu machen. In Österreich

werden von der mit der Klägerin konzernmäßig verbundenen A. GmbH, Linz

(im folgenden: A. Linz), ebenfalls die Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite"

vertrieben.

Die Beklagten sind Parallelimporteure von Arzneimitteln. Sie haben an-

gekündigt, sie wollten die aus Österreich stammenden Arzneimittel "Beloc" und

"Beloc mite" nach Deutschland importieren (Beklagte zu 1) und hier vertreiben

(Beklagte zu 1 und 2). Nach einem Schriftwechsel zwischen den Parteien ha-

ben sich die Beklagten geweigert, Muster der parallel importierten Arzneimittel

"Beloc" (zu 50 Tabletten) und "Beloc mite" (zu je 30 und je 50 Tabletten) der

Klägerin ohne Kostenübernahme durch diese zu übersenden; sie haben nur

Fotokopien der Packungen übermittelt. Bei diesen Packungen haben die Be-

klagten die österreichischen Originalpackungen mit entsprechenden eigenen

Aufklebern benutzt bzw. Schwärzungen vorgenommen.

Bei dem parallel importierten "Beloc mite" zu 30 Tabletten wurde eine

österreichische Originalpackung "Beloc mite" zu 20 Tabletten verwendet, von

der Inhaltsangabe "20 Stück" wurde die Zahl "20" geschwärzt, im übrigen wur-

den entsprechende Aufkleber der Beklagten benutzt. Der Inhalt (in Österreich

zwei Blisterstreifen mit je 10 Tabletten) wurde auf drei Blister aufgestockt, die

Blister erhielten entsprechende Aufkleber der Beklagten, beigefügt wurde noch

eine neu gedruckte Gebrauchsinformation.

Bei den parallel importierten Präparaten "Beloc" und "Beloc mite" zu je

50 Tabletten wurden die österreichischen Originalpackungen mit Aufklebern

der Beklagten verwendet, auch die Blister erhielten Aufkleber der Beklagten;

beigefügt war wiederum eine von den Beklagten neu erstellte Gebrauchsinfor-

mation.

Die Klägerin hat geltend gemacht, in der Verwendung der überklebten

Blisterstreifen und Originalpackungen liege eine Markenverletzung, soweit die

Beklagten nicht vorab Muster übersendeten; insoweit reichten zur Überprüfung

der Packungen Fotokopien nicht aus. Die Beklagten dürften die Musterüber-

sendung auch nicht von der Bezahlung des Apothekeneinkaufspreises abhän-

gig machen.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel

zu verurteilen, es zu unterlassen,

in der Bundesrepublik Deutschland Arzneimittel, die aus einem

Mitgliedstaat in der Europäischen Union oder aus einem anderen

Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschafts-

raum importiert worden sind,

in Deutschland mit veränderten äußeren Originalpackungen und/

oder Primärpackungen und/oder unter Verwendung einer neu er-

stellten Gebrauchsinformation unter Bezeichnungen anzubieten

oder in den Verkehr zu bringen, für die die Klägerin im Inland Mar-

kenschutz genießt,

wenn und soweit die Beklagten die Klägerin nicht vorab vom ge-

planten Feilhalten unterrichten und auf deren Verlangen vor dem

Vertrieb ein Muster dieser Arzneimittel liefern, ohne dies von der

Bezahlung ihres Apothekeneinkaufspreises abhängig zu machen.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten und haben geltend gemacht,

die Grundsätze der EuGH-Rechtsprechung zum Umpacken fänden keine An-

wendung, soweit beim Parallelimport eine Arzneimittelpackung mit unverän-

dertem Packungsinhalt verwendet werde, bei der nur Umetikettierungen vorge-

nommen würden; das gelte auch für Aufstockungsfälle (wie bei "Beloc mite" zu

30 Tabletten), bei denen einer Originalpackung ein vollständiger Blisterstreifen

hinzugefügt werde. Eine Pflicht zur Vorabinformation und Musterübersendung

bestehe insoweit nicht. Das Verlangen nach einer Musterübersendung wäre

unverhältnismäßig. Jedenfalls aber müßten die Beklagten nicht die Kosten für

die Muster tragen.

Die Beklagten haben im Wege der Widerklage die Feststellung begehrt,

daß die Klägerin verpflichtet sei, im Falle der Mustervorlage hierfür den Apo-

thekeneinkaufspreis der Beklagten zu bezahlen.

Das Landgericht hat der Klage überwiegend stattgegeben und die Wi-

derklage abgewiesen.

Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Auf die Berufung der

Klägerin hat das Berufungsgericht der Klage auch insoweit stattgegeben, als

das Landgericht sie abgewiesen hatte, wobei sich der Verbotsausspruch nur

auf die Verwendung der Verpackung in veränderter Form und der neu erstell-

ten Gebrauchsinformation in kumulativer Fassung erstreckt.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen

die Beklagten ihr Klageabweisungsbegehren und die Widerklage weiter.

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung durch die Beklagten

angenommen und dazu ausgeführt:

Der Gegenstand des vom Landgericht zugesprochenen Unterlassungs-

antrags sei verallgemeinert - nicht nur auf die Arzneimittel "Beloc" und "Beloc

mite" bezogen - der Parallelimport von Arzneimitteln aus den genannten euro-

päischen Mitglied- und Vertragsstaaten nach Deutschland einschließlich der

sonstigen aufgeführten Handlungen, sofern die vorgenommenen Veränderun-

gen an den Originalpackungen erfolgt seien und soweit die Beklagten auf Ver-

langen der Klägerin keine Importmuster der Arzneimittel lieferten, ohne dies

von der Bezahlung ihres Apothekeneinkaufspreises abhängig zu machen. Zum

Gegenstand des Antrags gehörten als Veränderungen an den Originalpackun-

gen der Vertrieb "mit veränderten äußeren Originalpackungen und/oder Pri-

märpackungen".

Das angegriffene Verhalten der Beklagten stelle, unbeschadet einer

gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung des Markenrechts und der Schranken

gemäß Art. 28, 30 EG, eine Markenverletzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 Mar-

kenG dar.

Eine Erschöpfung des Markenrechts sei nicht eingetreten, weil sich die

Klägerin der Benutzung der ihr lizenzierten Marke durch die Beklagten aus be-

rechtigten Gründen widersetzen dürfe. Zu den notwendigen Voraussetzungen

für den Eintritt der Erschöpfung gehöre nach der Rechtsprechung, daß alle

aufgestellten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein müßten. Lägen nicht alle

Voraussetzungen vor, so bleibe es bei dem Ausgangspunkt, nach der ein Par-

allelimporteur daran gehindert werden könne, das vom Markeninhaber oder mit

seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebrachte

Arzneimittel in eine neue Verpackung umzupacken und die Marke darauf wie-

deranzubringen. Ein "Umpacken" sei aber auch dann gegeben, wenn der Im-

porteur den Inhalt und das Aussehen von Originalpackungen verändert habe;

hierbei sei nur darauf abzustellen, daß der Parallelimporteur den Inhalt und

das Aussehen einer äußeren Originalpackung verändert habe und daß dabei

die vom Hersteller angebrachte Marke stehenbleibe. Danach fehle es an einer

gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung des Markenrechts i.S. von § 24 Abs. 1

MarkenG, wenn der Markeninhaber von dem Vorhaben nicht vorab unterrichtet

werde oder der Importeur auf Verlangen vor dem Vertrieb kein Muster der neu-

gestalteten Originalpackung liefere. Selbst bei einem nur unerheblichen Eingriff

bestehe das Erfordernis der vorherigen Unterrichtung des Markeninhabers,

zumal eine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung des Markenrechts in Fällen

erheblicher Beeinträchtigung ohnehin nicht eintreten könne. Die Informati-

onspflicht ermögliche es dem Markeninhaber, die Überprüfung vorzunehmen,

ob nur ein unerheblicher Eingriff in die mit seiner Marke versehenen Arznei-

mittel vorliege, den er hinzunehmen habe, oder ob er wegen eines erheblichen

Eingriffs kraft Markenrechts den Parallelimport mangels gemeinschaftsrechtli-

cher Erschöpfung unterbinden könne. Dabei sei auf Muster abzustellen und

nicht auf bloße Ablichtungen. Der Markeninhaber könne nur anhand der Muster

das äußere Erscheinungsbild der Umverpackung und der Blisterstreifen, den

Inhalt der Packung insgesamt sowie die Qualität der Aufkleber überprüfen.

Dem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin stehe die

gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung des Markenrechts nicht entgegen, wenn

einer der die Pflicht zur Mustervorlage nach sich ziehenden Parallelimportfälle

gegeben sei, die Beklagten aber die (von der Klägerin verlangte) Lieferung des

Musters von der Bezahlung ihres Apothekeneinkaufspreises abhängig mach-

ten. Bei dem Erfordernis der Lieferung des Musters handele es sich um eine

Obliegenheit des Parallelimporteurs, die Muster seien demgemäß ohne Ko-

stenerstattung durch die Klägerin zu liefern.

Die Feststellungswiderklage in der in der Berufungsinstanz geltend ge-

machten Fassung einschließlich der Hilfsanträge sei unbegründet.

II. Die hiergegen gerichtete Revision hat keinen Erfolg. Mit Recht ist das

Berufungsgericht von einer Pflicht der Beklagten zur kostenlosen Lieferung von

Mustern ausgegangen.

1. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zu-

stimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke

identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind,

für die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirkli-

chen die Beklagten dadurch, daß sie die importierten Arzneimittel "Beloc" und

"Beloc mite" nach der Vornahme bestimmter Veränderungen, insbesondere

dem Aufstocken der Packung zu 20 auf 30 Tabletten durch Hinzufügen eines

weiteren Blisters zu 10 Tabletten (30er Packung), dem Aufkleben von Etiketten

und der Vornahme von Schwärzungen sowie der Beifügung einer neuen Ge-

brauchsinformation (30er und 50er Packung), vertreiben (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und

2 MarkenG), weil das Arzneimittel mit seiner inneren Verpackung (Blister) und

der Umverpackung die markenrechtlich geschützte Einheit bildet (vgl. Fezer,

Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 40, 50).

Der markenrechtliche Schutz greift allerdings nicht durch, wenn das

Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Die Voraussetzungen einer

Erschöpfung hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint.

2. Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden

Regelung in Art. 7 MarkenRL. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist deshalb zur Auslegung des

§ 24 MarkenG heranzuziehen. In der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" hat

der Gerichtshof dem Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Vor-

aussetzungen zugestanden, die Ware um- oder neu zu verpacken und an-

schließend in den Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - verb.

Rs. C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 Tz. 49, 53 ff. = GRUR

Int. 1996, 1144; vgl. auch EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999,

I-6927, 6964 Tz. 27, 28 = GRUR Int. 2000, 159 - Pharmacia & Upjohn). Danach

ist der Eintritt der Erschöpfung des Rechts aus der Marke nur für solche be-

stimmten Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103

Tz. 20 = GRUR Int. 1999, 870 - Docksides/Sebago) anzunehmen, die vom

Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Ge-

meinschaft in den Verkehr gebracht worden sind und bei denen kumulativ fünf

Bedingungen gegeben sind: (1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Mar-

ke dient nicht einer künstlichen Abschottung der Märkte. (2) Der Originalzu-

stand des Arzneimittels, zum Beispiel in einem Blisterstreifen, wird von den

Veränderungen, die der Importeur oder sein Lieferant vornimmt, nicht berührt,

was auch mittelbar dadurch geschehen kann, daß ein neuer Beipackzettel lük-

kenhaft ist oder unrichtige Angaben enthält. (3) Auf der Verpackung müssen

sowohl das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Her-

steller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht

sein, daß der Ruf der Marke geschädigt wird. (5) Der Importeur muß den Mar-

keninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten

und ihm auf Verlangen ein Muster liefern. Das soll den Markeninhaber in die

Lage versetzen nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof der Europäischen Ge-

meinschaften im übrigen aufgestellten Voraussetzungen einer Erschöpfung

vorliegen oder nicht (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002,

1059, 1061 = WRP 2002, 1163 - Zantac/Zantic; Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 35/00,

GRUR 2002, 1063, 1065 = WRP 2002, 1273 - Aspirin, je m.w.N.).

3. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht die zum Umpacken von

Arzneimitteln entwickelten Grundsätze auf den vorliegenden Fall angewendet,

in dem es darum geht, daß die Beklagten eine neue Gebrauchsinformation

eingefügt und die Beschriftung der österreichischen Originalpackungen verän-

dert haben. Es trifft zwar zu, daß die genannten Entscheidungen des Gerichts-

hofs der Europäischen Gemeinschaften nur den Fall der Umverpackung be-

handeln. Das hat aber allein darin seine Ursache, daß in den zugrundeliegen-

den Streitfällen jeweils eine Um- oder Neuverpackung der parallel- oder reim-

portierten Präparate in Rede gestanden hatte. Aus den Entscheidungsgründen

wird deutlich, daß auch nach Ansicht des Gerichtshofs eine der typischen Ge-

fahren, die das Umverpacken für den Hersteller mit sich bringen kann, darin

liegt, daß im Zuge der Anpassung der Ware an die Bedürfnisse des Absatz-

marktes unvollständige oder unrichtige Beipackzettel verwendet werden (EuGH

GRUR Int. 1996, 1144, 1149 Tz. 65 - Bristol-Myers Squibb). Entsprechendes

gilt für Beschriftungen der Originalpackungen und der Blister. Da unvollständi-

ge oder unrichtige Angaben auf dem Beipackzettel oder den Blisterbeschriftun-

gen die Wertschätzung des Verbrauchers für das fragliche Präparat und damit

sein Vertrauen in die Marke beeinträchtigen können, ist die Garantiefunktion

der Marke berührt (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423

f. = WRP 2001, 549 - ZOCOR).

4. Die Klägerin kann deshalb auch im Streitfall nach den von der Recht-

sprechung aufgestellten vorerwähnten Voraussetzungen verlangen, daß die

Beklagten sie vorab vom geplanten Feilhalten der streitgegenständlichen ver-

änderten österreichischen Originalpackungen unterrichten und ihr, wie sie

verlangt hat, vor dem Vertrieb ein Muster der Arzneimittel vorlegen. Dabei

dürfen die Beklagten die Lieferung der Muster nicht von der Bezahlung ihres

Apothekeneinkaufspreises durch die Klägerin abhängig machen.

Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß es sich bei der Ver-

pflichtung zur Lieferung von Mustern um eine Obliegenheit der Beklagten han-

delt und deshalb eine Bezahlung der Muster mangels vertraglicher oder ge-

setzlicher Verpflichtung nicht in Betracht kommt. Vergeblich wendet sich die

Revision mit dem Argument gegen diese Auffassung, im Streitfall liege über-

haupt kein Umpacken vor, das eine Verpflichtung zur Musterlieferung nach sich

ziehen könnte. Das Gegenteil ergibt sich aus den vorangehenden Ausführun-

gen zu Ziffer 2.

5. Das Klagebegehren und die entsprechende Verurteilung beziehen

sich nicht nur auf die konkrete Mitteilung der Beklagten, die Arzneimittel "Be-

loc" und "Beloc mite" in Deutschland anzubieten oder in den Verkehr zu brin-

gen, sondern allgemein auf Arzneimittel. Das beanstandet die Revision ohne

Erfolg als zu weitgehend.

Das Berufungsgericht hat dazu rechtsfehlerfrei ausgeführt, der Antrag

erfasse die konkrete Verletzungsform, weil das Charakteristische des Verhal-

tens der Beklagten nicht darin gesehen werden könne, daß sie gerade die Arz-

neimittel "Beloc" und "Beloc mite" in der beanstandeten Weise parallel nach

Deutschland zu importieren beabsichtige. Das Berufungsgericht hätte sich dar-

über hinaus darauf stützen können, daß die Beklagten selbst durch ihre Wider-

klage zu erkennen gegeben haben, daß sie auch andere Arzneimittel nach

Deutschland zu importieren beabsichtigen, so daß die im Antrag und der Ver-

urteilung enthaltene Verallgemeinerung unbedenklich zulässig ist.

6. Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich zugleich, daß die Wider-

klage unbegründet ist.

III. Danach war die Revision auf Kosten der Beklagten (§ 97 Abs. 1

ZPO) zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm

Schaffert