BGH Urteil vom 24.04.2008 – I ZR 30/05

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 30/05

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

Verkündet am: 24. April 2008 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Lefax/Lefaxin

EG Art. 28, 30

Bringt der Parallelimporteur auf der Umverpackung des von ihm umgepackten parallelimportierten Arzneimittels sein Unternehmenslogo in der Weise an, dass es in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem gebotenen Hinweis auf das die Umverpackung vornehmende Unternehmen steht und vom Verkehr als Bestandteil dieses Hinweises angesehen wird, schädigt er damit weder den Ruf der Marke des Arzneimittelherstellers noch beeinträchtigt er de- ren Herkunftsfunktion.

BGH, Urt. v. 24. April 2008 - I ZR 30/05 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 24. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen

Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 6. Januar 2005

aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts

Hamburg, Zivilkammer 12, vom 17. Februar 2004 wird zurückge-

wiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Lizenznehmerin der seit dem 13. Februar 1914 für phar-

mazeutische Präparate eingetragenen deutschen Marke Nr. 191608 "Lefax" (im

Folgenden: Klagemarke). Unter dieser Marke vertreibt die Klägerin in Deutsch-

land ein von der Markeninhaberin hergestelltes Arzneimittel mit dem Wirkstoff

Simeticon. Die Klägerin ist von der Markeninhaberin ermächtigt, sämtliche

Rechte aus der Marke im eigenen Namen gerichtlich und außergerichtlich gel-

tend zu machen.

Die Beklagte ist Parallelimporteurin von Arzneimitteln. Sie importiert das

von der Inhaberin der Klagemarke hergestellte Arzneimittel aus Österreich, wo

es unter der Bezeichnung "Lefaxin" in Packungen zu 30, 50 und 300 Kautablet-

ten mit Zustimmung der Herstellerin in Verkehr gebracht wird, und vertreibt es

in Deutschland in der hier verschreibungsüblichen Packungsgröße von 20 Kau-

tabletten. Zunächst hat die Beklagte dafür eigene Umverpackungen verwendet,

auf denen sie die Kennzeichnung "Lefax" angebracht hat. Nachdem die Kläge-

rin dies beanstandet hatte, hat sich die Beklagte mit Erklärung vom 8. Juli 2003

verpflichtet, eine eigene Umverpackung nur für solche Blister zu verwenden, die

bei der Abstockung auf 20 Kautabletten übrig bleiben, ferner die Marken nicht

mehr auszutauschen und es zu unterlassen, auf den in zulässiger Weise erstell-

ten eigenen Umverpackungen auf den Seitenlaschen jeweils großflächig ihr

Unternehmenslogo aufzudrucken. Nunmehr verwendet die Beklagte für die

nach Abstockung verbleibenden Blister die aus dem Klageantrag ersichtliche

Packungsgestaltung, bei der neben dem Hinweis, dass sie für Import, Umpa-

ckung und Vertrieb verantwortlich ist, ihr Unternehmenslogo angebracht ist.

Dieses besteht aus einem grünen Quadrat, das aus insgesamt 25 kleinen

Quadraten in unterschiedlichen Grünschattierungen gebildet wird und als Über-

schrift ihren Firmenbestandteil "EURIM PHARM" trägt.

Die Klägerin hat auch diese Packungsgestaltung als Verletzung der Kla-

gemarke "Lefax" beanstandet. Das Aufbringen des Logos sei zur Herstellung

einer im Inland vertriebsfähigen Packung nicht erforderlich.

Die Klägerin hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung -

beantragt,

der Beklagten bei Vermeidung der vom Gesetz vorgesehenen Ord- nungsmittel zu verbieten, das Arzneimittel "Lefaxin" mit dem Wirkstoff Simeticon aus Österreich zu importieren und auf zulässigerweise erstell- ten eigenen Umverpackungen, welche zum Aufbrauch solcher Blister verwendet werden, welche bei der Erstellung von vertriebsfähigen Pa- ckungen á 20 Kautabletten übrig bleiben, ihr Logo aufzudrucken wie nachfolgend dargestellt:

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

Das Berufungsgericht hat der im ersten Rechtszug erfolglosen Klage

stattgegeben.

Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer (vom Senat zugelassenen)

Revision, mit der sie ihr auf Klageabweisung gerichtetes Begehren weiterver-

folgt. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin könne gemäß

§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG von der Beklagten Unterlassung der Ver-

wendung der beanstandeten Packungsgestaltung verlangen. Zur Begründung

hat es ausgeführt:

Auf die Verpflichtungserklärung vom 8. Juli 2003 könne die Klägerin ihr

Unterlassungsbegehren nicht stützen, weil der jetzt streitige Aufdruck des Lo-

gos nicht "großflächig" im Sinne dieser Erklärung sei. Die Beklagte erfülle je-

doch dadurch, dass sie Restblister des importierten Arzneimittels "Lefaxin" in

von ihr hergestellte Umkartons umpacke, wieder mit der fremden Marke verse-

he und vertreibe, den Tatbestand der Verwendung einer ähnlichen Marke für

die Kennzeichnung des nämlichen Produkts. Verwechslungsgefahr sei bei der

großen Ähnlichkeit der Zeichen "Lefax" und "Lefaxin" bei der Benutzung zur

Kennzeichnung identischer Waren jedenfalls über die Wechselwirkungslehre

unzweifelhaft gegeben. Das Recht aus der wieder angebrachten Marke "Lefa-

xin" sei auch nicht gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft. Denn die Klägerin

könne sich dem weiteren Vertrieb der wieder mit der Marke versehenen Ware

aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen. Die Be-

klagte sei zwar nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften verpflichtet, auf der neuen Umverpackung klar anzugeben, von

wem das Arzneimittel umgepackt worden sei. Der Parallelimporteur dürfe aber

nur über seine Rolle als Importeur und Umpacker informieren. Er dürfe die Pa-

ckung nicht dazu verwenden, sich im Wettbewerb und sei es auch nur im Wett-

bewerb der Parallelimporteure als Händler zu profilieren. Dies sei hier aber der

Fall, weil die Beklagte ihr Unternehmenslogo an auffälliger Stelle anbringe.

II. Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des

Berufungsurteils und zur Wiederherstellung der klageabweisenden Entschei-

dung des Landgerichts.

1. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, dass der

Klägerin der geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung nicht aufgrund der

Verpflichtungserklärung der Beklagten vom 8. Juli 2003 zusteht. Die Auffassung

des Berufungsgerichts, der mit dem Klageantrag beanstandete Aufdruck des

Unternehmenslogos der Beklagten auf der von ihr nunmehr verwendeten Um-

verpackung sei nicht großflächig im Sinne der Unterlassungserklärung der Be-

klagten, lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die tatrichterliche Auslegung

der Unterlassungserklärung der Beklagten verletzt keine gesetzlichen oder all-

gemein anerkannten Auslegungsregeln, Denkgesetze oder Erfahrungssätze

(vgl. hierzu BGH, Urt. v. 13.2.2003 - I ZR 281/01, GRUR 2003, 545 = WRP

2003, 756 - Hotelfoto; Urt. v. 3.7.2003 - I ZR 297/00, GRUR 2003, 899 = WRP

2003, 1116 - Olympiasiegerin).

2. Dagegen hält die Ansicht des Berufungsgerichts, die Klägerin könne

aus der Marke "Lefax" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG von der Be-

klagten verlangen, es zu unterlassen, das Arzneimittel "Lefaxin" aus Österreich

zu importieren und auf den erstellten eigenen Umverpackungen ihr Logo in der

im Klageantrag wiedergegebenen Gestaltung aufzudrucken, der rechtlichen

Nachprüfung nicht stand. Die Klägerin kann nach den Grundsätzen, die der Ge-

richtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens

von parallelimportierten Arzneimitteln entwickelt hat, der Beklagten den Vertrieb

des aus Österreich importierten Arzneimittels "Lefaxin" in der beanstandeten

Packungsgestaltung nicht verbieten.

a) Die Beklagte kann sich gegenüber dem Unterlassungsbegehren der

Klägerin, das diese auf die Klagemarke "Lefax" stützt, allerdings nicht auf Er-

schöpfung der aus dieser Marke folgenden Rechte stützen. Nach § 24 Abs. 1

MarkenG, Art. 7 Abs. 1 MarkenRL erschöpfen sich nur die Rechte aus der Mar-

ke, unter der die betreffenden Waren in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht

worden sind. In Österreich ist das von der Beklagten importierte Arzneimittel

jedoch nicht unter der Marke "Lefax", sondern unter der Marke "Lefaxin" in Ver-

kehr gebracht worden.

b) Die auf Art. 28, 30 EG gestützte Rechtsprechung des Gerichtshofs der

Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens von parallel-

importierten Arzneimitteln ist jedoch nicht auf die Fälle beschränkt, in denen der

Markeninhaber das gleiche Produkt im In- und Ausland unter derselben Marke

vertreibt und somit aus der Marke vorgeht, mit der er die Arzneimittel im Euro-

päischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht hat und unter der der Parallelim-

porteur sie im Inland weitervertreiben will. Die Prüfung, ob sich die Ausübung

von Markenrechten als eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen

den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG darstellt, ist vielmehr auch dann

vorzunehmen, wenn der Markeninhaber das gleiche Produkt in verschiedenen

Mitgliedstaaten unter verschiedenen Marken vertreibt oder vertreiben lässt. Für

den Fall, dass der Parallelimporteur wegen einer solchen "Zwei-Marken-

Strategie" des Originalherstellers beim Weitervertrieb der Waren dessen inlän-

dische Marke anstelle der von diesem ursprünglich im Ausland verwendeten

Marke benutzt (Markenersetzung), ist die Anwendung der vom Gerichtshof der

Europäischen Gemeinschaften entwickelten Grundsätze zur Zulässigkeit des

Parallelimports anerkannt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - C-379/97, Slg. 1999,

I-6927 = GRUR Int. 2000, 159 Tz. 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Up-

john/Paranova; BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002, 1059, 1061

= WRP 2002, 1163 - Zantac/Zantic, m.w.N.). Nach Erlass des angefochtenen

Urteils hat der Senat entschieden, dass die genannten Grundsätze des Ge-

richtshofs zur Zulässigkeit von Parallelimporten in gleicher Weise bei der Beur-

teilung heranzuziehen sind, ob eine verschleierte Beschränkung des Handels

zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG vorliegt, wenn der Mar-

keninhaber, der für das gleiche Produkt im In- und Ausland unterschiedliche

Marken verwendet - oder mit dessen Zustimmung unterschiedliche Marken

verwendet werden -, gegen den Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels

unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr aus der von ihm für das

gleiche Produkt verwendeten inländischen Marke vorgeht (BGHZ 173, 230

Tz. 30 - CORDARONE). Danach kann sich der Markeninhaber auch in einem

solchen Fall dem weiteren Vertrieb des umgepackten parallelimportierten Arz-

neimittels im Inland unter Beibehaltung der im Ausland verwendeten Bezeich-

nung nicht unter Berufung auf eine Verwechslungsgefahr mit seiner inländi-

schen Marke widersetzen, wenn der Parallelimporteur die aus der Rechtspre-

chung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften folgenden Voraus-

setzungen für den weiteren Vertrieb des umgepackten und mit der ursprüngli-

chen Kennzeichnung versehenen Produkts beachtet hat.

c) Diese Voraussetzungen werden entgegen der Auffassung des Beru-

fungsgerichts von der Beklagten im vorliegenden Fall erfüllt.

aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-

meinschaften kann der Markeninhaber einen Re- oder Parallelimport nicht be-

anstanden, wenn fünf Bedingungen erfüllt sind (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996

- C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144

Tz. 79 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova): (1) Die Geltendmachung der

Rechte aus der Marke trägt erwiesenermaßen zu einer künstlichen Abschottung

der Märkte bei. Von einer solchen Marktabschottung ist auszugehen, wenn der

Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in verschiedenen Mitgliedstaaten in

unterschiedlichen Packungen in Verkehr gebracht hat und das Umpacken durch

den Importeur erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat ver-

treiben zu können. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels darf durch das

Umpacken nicht beeinträchtigt werden. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl

das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller ge-

nannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein,

dass der Ruf der Marke geschädigt wird. Dies bedeutet, dass die Verpackung

nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein darf. (5) Der Im-

porteur muss den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arz-

neimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern.

bb) Das Erfordernis, dass das Umpacken notwendig ist, um die Ware in

dem Einfuhrmitgliedstaat zu vermarkten, gilt nur für das Umpacken der Ware

als solches sowie für die Frage, ob die Wiederanbringung der Marke durch

Neuverpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf die Verpackung der

Ware erfolgt. Es gilt dagegen nicht für die Art und Weise, in der das Umpacken

durchgeführt wird (EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 =

GRUR 2007, 586 Tz. 38 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swing-

ward II; EFTA-Gerichtshof, Urt. v. 8.7.2003 - E-3/02, GRUR Int. 2003, 936

Tz. 41-45 - Paranova/Merck; BGH, Urt. v. 14.6.2007 - I ZR 173/04, GRUR

2007, 1075 Tz. 23 = WRP 2007, 1472 - STILNOX; Urt. v. 13.12.2007

- I ZR 89/05, GRUR 2008, 707 Tz. 17 = WRP 2008, 944 - Micardis).

cc) Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass das Umpacken der aus

Österreich importierten Arzneimittel als solches zur Herstellung einer in

Deutschland vertriebsfähigen Packungsgröße von 20 Kautabletten im Sinne der

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erforder-

lich ist. Die Prüfung, ob die Beklagte auf die neue Umverpackung ihr Unter-

nehmenslogo in der von der Klägerin beanstandeten Gestaltungsform anbrin-

gen darf, beschränkt sich daher darauf, ob durch diese Art und Weise des Um-

packens berechtigte Interessen der Markeninhaberin beeinträchtigt werden,

insbesondere der Ruf der Klagemarke geschädigt oder deren Herkunftsfunktion

beeinträchtigt wird. Demgegenüber hat das Berufungsgericht darauf abgestellt,

ob die von der Beklagten gewählte Gestaltung notwendig ist, um eine im Inland

vermarktungsfähige Verpackung zu schaffen. Der Parallelimporteur habe zwar

auf der neuen Packung klar anzugeben, von wem das Arzneimittel umgepackt

worden sei und wer der Hersteller sei. Dies müsse aber stets in einer den Mar-

keninhaber möglichst schonenden Form geschehen. Der Parallelimporteur dür-

fe nur über seine Rolle als Importeur und Umpacker informieren, die Packung

aber keinesfalls dazu verwenden, sich im Wettbewerb - und sei es auch nur im

Wettbewerb der Parallelimporteure - als Händler zu profilieren. Das Berufungs-

gericht hat somit auch die Art und Weise des Umpackens unter dem Gesichts-

punkt der Erforderlichkeit beurteilt und ist deshalb von einem unzutreffenden

rechtlichen Maßstab ausgegangen.

dd) Eine Schädigung des Rufs der Klagemarke "Lefax" oder ein sonsti-

ger Eingriff in die Funktion der Klagemarke kann entgegen der Auffassung des

Berufungsgerichts nicht angenommen werden.

(1) Die Feststellung, ob es den Ruf der Marke schädigt, wenn der Paral-

lelimporteur sein eigenes Logo oder Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufma-

chung oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung

auf dem neuen äußeren Karton anbringt ("co-branding"), hängt nach Auffas-

sung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften von der Gestaltung

im Einzelfall ab, über die nach dem jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden Sa-

che des nationalen Gerichts ist (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 45 f. - Boehringer

Ingelheim/Swingward II).

(2) Das Berufungsgericht hat seine Annahme, das Unternehmenslogo

der Beklagten zerstöre in der Aufmachung der konkreten Beanstandungsform

den Markenauftritt der Klägerin, damit begründet, es bestehe die Gefahr, dass

das Zeichen "Lefaxin" mit demjenigen Unternehmer in Verbindung gebracht

werde, der sich prominent mit der Wort-/Bildmarke "EURIM PHARM" präsen-

tiere. Es sei sogar die Herkunftshinweisfunktion der Klagemarke gestört, weil

der Verkehr wegen der konkreten Gestaltung der Packung auf eine irgendwie

geartete Kooperation der Parteien schließen könnte.

(3) Dieser Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Sie

beruht auf einer unvollständigen Würdigung der unstreitigen tatsächlichen Um-

stände des Streitfalls und verstößt gegen die Lebenserfahrung. Das Berufungs-

gericht hat insbesondere nicht hinreichend beachtet, dass das Unternehmens-

logo der Beklagten sich im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem

Hinweis auf "Import, Umpackung und Vertrieb" durch die an dieser Stelle mit

der vollständigen Firma bezeichnete Beklagte befindet. Wegen des oberhalb

der farbigen Quadrate befindlichen Firmenschlagworts "EURIM PHARM" wird

der Verkehr, dem der Vertrieb von parallelimportierten Arzneimitteln und die

dabei seit langem verwendeten Angaben grundsätzlich bekannt sind, darin er-

fahrungsgemäß nur einen Bestandteil des nach der Rechtsprechung des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht nur zulässigen, sondern so-

gar erforderlichen Hinweises sehen, dass die Beklagte das Arzneimittel impor-

tiert und umgepackt hat und als Parallelimporteur im Inland vertreibt. Die Auf-

machung der Packungsgestaltung der Beklagten führt daher weder zu einer

unzulässigen Rufschädigung der Klagemarke noch wird deren Herkunftsfunkti-

on in unzulässiger Weise beeinträchtigt.

III. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die die Klage

abweisende Entscheidung des Landgerichts wiederherzustellen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 17.02.2004 - 312 O 952/03 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 06.01.2005 - 3 U 60/04 -