BGH Urteil vom 25.11.2003 – X ZR 162/00

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 162/00

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein

PatG § 115

Verkündet am: 25. November 2003 Mayer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Diabehältnis

Der gerichtliche Sachverständige hat insbesondere die Aufgabe, dem Gericht Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns sowie die Arbeitsweise zu vermit- teln, mit der dieser technische Probleme seines Fachgebiets zu bewältigen trachtet. Ob die erfindungsgemäße Lösung für den Fachmann nach seinem festgestellten Wissen und Können nahegelegen hat, ist als Akt wertender Er- kenntnis nicht vom Sachverständigen zu beurteilen.

BGH, Urt. v. 25. November 2003 - X ZR 162/00 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 25. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck

und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts vom 11. April 2000 wird auf Kosten

der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 228 536 (Streitpatents). Das Streit-

patent, das auf einer Anmeldung vom 5. November 1986 beruht, für die italieni-

sche Prioritäten vom 11. November 1985 in Anspruch genommen werden, be-

trifft ein Diabehältnis und umfaßt in der Fassung, die es im Einspruchsverfahren

erhalten hat, fünf Verwendungsansprüche und sechs weitere Ansprüche, die

sich mit Verfahren zum automatischen Verpacken von gerahmten Dias in dem

Behältnis befassen.

Patentanspruch 1 hat (ohne Bezugszeichen) folgenden Wortlaut:

"Use of a container consisting of a continuous strip of transparent

material folded longitudinally and welded together along trans-

verse lines to define a plurality of transverse pockets closed at one

end and open at the other end, said strip bearing a plurality of ref-

erence marks separated by a distance equal to the distance be-

tween the axes of adjacent transverse pockets, as container

housing mounted slides, wherein each pocket is adapted to con-

tain a predetermined plural number of mounted slides and is con-

structed such that the slides are inserted into the pocket through

its open end and the insertion of a slide moves a previously in-

serted slide forward into the pocket."

Seine deutsche Fassung lautet:

"Verwendung eines Behälters, bestehend aus einem kontinuier-

lichen Streifen aus transparentem Material, welcher längs gefaltet

und entlang Querlinien verschweißt ist, um eine Vielzahl von

Quertaschen zu bilden, die an einem Ende geschlossen und am

anderen Ende offen sind, wobei der Streifen eine Vielzahl von

Referenzmarken aufweist, die durch einen Abstand gleich dem

Abstand zwischen den Achsen benachbarter Quertaschen von-

einander getrennt sind, als Behälter zur Aufnahme montierter

Dias, wobei jede Tasche angepaßt ist, um eine vorbestimmte Viel-

zahl montierter Dias zu enthalten, und so ausgebildet ist, daß die

Dias in die Tasche durch deren offenes Ende eingeführt werden

und das Einführen eines Dias das vorher eingeführte Dia in der

Tasche vorwärts bewegt."

Wegen des Wortlauts der weiteren Patentansprüche wird auf die neue

europäische Patentschrift (B2-Schrift) verwiesen.

Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klägerin die Patentansprüche 1 bis 5

angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des Patents sei insoweit

nicht neu und beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentan-

sprüche 1 bis 5 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig er-

klärt.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie weiterhin

die Abweisung der Nichtigkeitsklage erstrebt und hilfsweise das Streitpatent mit

zwei Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. habil. H. G.,

Geschäftsführender Direktor des

Instituts

für Verarbeitungsmaschinen,

Landmaschinen

und Verarbeitungstechnik

der

... Universität

...,

ein schriftliches Gutachten erstattet. Der Senat hat ferner Zeugenbeweis

erhoben.

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht hat

das Streitpatent zurecht im Umfang des Klageangriffs für nichtig erklärt, da sein

Gegenstand insoweit dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt

war und daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Art. 52 Abs. 1, 56, 138

Abs. 1 lit. a EPÜ; Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG).

I.

Das Streitpatent betrifft die Verwendung eines Streifens aus

transparentem Material als Diabehältnis.

Die Streitpatentschrift schildert es einleitend als bekannt, in Photolabors

gerahmte Dias zum Versand entweder in einer steifen Schachtel oder in einer

faltbaren, mit Taschen versehenen Sichthülle zu verpacken. Die Verwendung

einer Schachtel als Diabehältnis sieht die Streitpatentschrift u.a. wegen deren

Größe und Gewicht sowie wegen des notwendigen Arbeitsaufwands als nach-

teilig an. An der Verwendung von Sichthüllen beanstandet sie die Notwendig-

keit, jedes Dia einzeln von Hand in eine Tasche der Hülle einzusetzen.

Durch das Streitpatent soll ein leichtes, kleinvolumiges und kostengün-

stiges Diabehältnis bereitgestellt werden, das einfach und schnell und gegebe-

nenfalls auch automatisch zu befüllen ist.

Patentanspruch 1 lehrt hierzu die Verwendung eines Behältnisses zur

Aufnahme gerahmter Dias, das durch folgende Merkmale umschrieben ist:

1.

Das Behältnis besteht aus einem fortlaufenden Streifen aus

transparentem Material, der

1.1

1.2

1.3

längsgefaltet und

entlang Querlinien geschweißt ist und

eine Mehrzahl von querverlaufenden Taschen bildet.

2.

Die Taschen sind an einem Ende verschlossen und am an-

deren Ende offen.

3.

Jede Tasche ist so ausgebildet, daß

3.1

sie eine vorbestimmte Mehrzahl ("plural number") ge-

rahmter Dias aufnehmen kann,

3.2

die Dias durch ihr offenes Ende eingeführt werden

und

3.3

das Einführen eines Dias ein zuvor eingeführtes in

die Tasche hineinschiebt.

4.

Der transparente Streifen trägt eine Mehrzahl von Refe-

renzmarken, deren Abstand voneinander dem Achsabstand

benachbarter Taschen entspricht.

Zur Aufnahme gerahmter Dias wird damit erfindungsgemäß ein einfa-

ches und leichtes Behältnis verwendet, das durch das Einschieben einer vorbe-

stimmten Anzahl von Dias in eine Tasche unschwer zu befüllen ist, wobei die

Referenzmarken die exakte Positionierung eines Automaten zur Einführung der

Dias erleichtern.

II.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung

des Senats fest, daß die erfindungsgemäße Verwendung eines Behältnisses

mit den Merkmalen 1 bis 4 dem Fachmann durch den Stand der Technik nahe-

gelegt war.

1.

Der hier angesprochene Fachmann ist, wie auch die Parteien an-

nehmen, ein erfahrener Meister oder Techniker, der aufgrund mehrjähriger Pra-

xis mit den Problemen der Verpackung und Versendung in einem Photolabor

erzeugter oder bearbeiteter Produkte vertraut ist.

2.

Dieser Fachmann kannte bereits Hüllen aus transparentem Mate-

rial, bei denen durch Längsfalten und Querschweißen eines fortlaufenden Mate-

rialstreifens eine Mehrzahl querverlaufender, einseitig offener Taschen gebildet

wird (Merkmale 1 und 2), die jeweils zur Aufnahme von zwei durch das offene

Ende eingeführten gerahmten Dias bestimmt und entsprechend dimensioniert

sind (Merkmale 3.1 und 3.2).

a)

Solche Diadoppeltaschenhüllen wurden, wie die Vernehmung der

Zeugen U. und R. zur Überzeugung des Senats ergeben hat, vor dem

Prioritätstag

von

der

G. mbH

in

S.

(im folgenden: G.) an Photolabors vertrieben und damit offenkundig vorbe-

nutzt.

Als Doppeltaschen ausgebildete Dia-Taschen werden in der Preisliste

"Verbrauchsmaterialien für Fotofinishing" der G. vom 4. Oktober 1982 aufge-

führt. Der Geschäftsführer der G., der Zeuge U., hat geschildert, daß ent-

sprechend den Merkmalen 1 bis 3.2 ausgebildete und als Rollenware gelieferte

Taschen auf Kundenwunsch in das Vertriebsprogramm der G. aufgenommen

wurden, um Photolaboren insbesondere für die Rücksendung einer kleineren

Anzahl gerahmter Dias nach der Ausführung von Nachbestellungen ein geeig-

netes und kostengünstiges Transportmedium zur Verfügung stellen zu können.

Der Zeuge hat hierzu ein an G. gerichtetes Angebot des Herstellers L.

& Co. vom 23. September 1981 vorgelegt und erläutert, daß das Produkt tat-

sächlich durch den Zeugen R. hergestellt worden sei. Der Zeuge R. hat

dies bestätigt und geschildert, daß er zunächst als Betriebsleiter des Herstellers

H. und sodann, nachdem er sich zum 30. Juni 1984 selbständig gemacht

hatte, in seinem eigenen Betrieb Dia-Doppeltaschen hergestellt hat. Die Ta-

schen sind hinsichtlich ihrer technischen Beschaffenheit von den Zeugen sach-

lich übereinstimmend geschildert worden. Ihre Aussagen sind glaubhaft und

Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit der eingehend befragten Zeugen nicht

hervorgetreten; insbesondere hat der Zeuge R. seine Tätigkeit in den Jah-

ren vor und nach seinem Wechsel in die Selbständigkeit auch außerhalb des

eigentlichen Beweisthemas so anschaulich und plausibel geschildert, daß trotz

des erheblichen seither verstrichenen Zeitraums seine Aussagen zu den für G.

produzierten Diataschen einleuchtend und nachvollziehbar sind.

b)

Daß bei der bestimmungsgemäßen Benutzung der vorbenutzten

Diataschen das zweite Dia das zunächst eingeführte (weiter) in die Tasche hin-

einschiebt (Merkmal 3.3), ergibt sich bei unter Berücksichtigung des benötigten

Spiels (annähernd) der Größe gerahmter Dias angepaßter Taschen zwangsläu-

fig und wird entgegen der Auffassung der Beklagten nicht dadurch in Frage ge-

stellt, daß es, wie der Zeuge U. bekundet hat, zu einem Übereinanderschie-

ben von Dias kommen konnte. Es mag auch sein, daß die Nutzer der Diata-

schen, die nach der Aussage des Zeugen U. nicht maschinell, sondern von

Hand befüllt wurden, häufig das erste Dia mit dem Finger bis zum anderen En-

de in die Tasche hineingeschoben haben, so daß es eines Einsatzes des

zweiten Dias als Werkzeug zum Transport des ersten nicht bedurfte. Nach der

Lebenserfahrung kann jedoch ausgeschlossen werden, daß das erste Dia stets

bis zum Anschlag in die Tasche hineingeschoben worden ist. Das Hineinschie-

ben wird vielfach mehr oder weniger unvollständig erfolgt sein, und in diesem

Fall dient das zweite Dia zwangsläufig als Werkzeug zur weiteren Einführung

des ersten in die Tasche.

3.

Um zu der erfindungsgemäßen Verwendung zu gelangen, mußte

der Fachmann daher den transparenten Streifen nur noch entsprechend Merk-

mal 4 mit einer Mehrzahl von Referenzmarken versehen. Das lag jedoch ohne

weiteres nahe.

a)

Denn dem Fachmann war nicht nur bekannt, solche transparenten

Streifen zu den vorbenutzten Diadoppeltaschen zu formen. Er kannte vielmehr

auch ein Behältnis (eine Hülle) zur Aufnahme entwickelter Filmabschnitte mit

mehreren Einzelbildern, wie es in dem als Anlage K 6 (= E 9) zu den Akten ge-

reichten Informationsblatt "Film Sleeves" dargestellt ist.

Dieses Behältnis besteht, wie der Abbildung auf der Vorderseite der An-

lage K 6 zu entnehmen ist, aus einem fortlaufenden Streifen aus transparentem

Material, der längs gefaltet und entlang von Querlinien verschweißt ist, so daß

sich quer über den Streifen verlaufende, auf einer Seite offene Taschen erge-

ben, in die die Filmabschnitte eingeschoben werden. Jeweils zwischen zwei

benachbarten Schweißlinien ist am geschlossenen Ende der Taschen eine als

Referenz dienende Markierung angebracht.

Die Beweisaufnahme hat zur Überzeugung des Senats ergeben, daß

derartige Filmhüllen vor dem Prioritätstag der Streitpatents in den Verkehr ge-

bracht worden sind. Die Vorbekanntheit derartiger Behältnisse ist bereits im

Einspruchsverfahren von der Technischen Beschwerdekammer (Beschl. v.

21. September 1995 - T 32/93, S. 6) als unbestritten behandelt worden. Für sie

sprechen nicht nur die im Einspruchsverfahren zu den Akten des Europäischen

Patentamts gereichten Unterlagen (= Anlagen E 2 bis 10), die nach den dort

verwendeten Produktkennungen deutliche Indizien dafür liefern, daß das japa-

nische Unternehmen D. International Co. Ltd. 1983 Eintaschmaterial für Filme,

wie es in der Anlage K 6 dargestellt ist, u.a. in den "Japan Camera Trade News"

von Mai 1983 beworben und in den Jahren 1982 und 1983 beispielsweise in die

Schweiz geliefert hat. Vielmehr hat auch der Zeuge R. - ohne daß für ihn

die Erheblichkeit dieser Umstände erkennbar war und daher glaubhaft - ge-

schildert, daß er zu Beginn seiner Selbständigkeit mit einer Ende 1984 erwor-

benen und von ihm wieder instandgesetzten "Schrottmaschine" entsprechende

Filmabschnitthüllen mit Ansteuerungsmarken für eine automatische Bestückung

als Rollenware hergestellt und vertrieben hat.

b)

In Kenntnis der vorbenutzten Diadoppeltaschenhüllen lag es für

den Fachmann ebenso auf der Hand, daß er entsprechend aufgebaute Film-

hüllen, wie sie etwa in dem Informationsblatt "Film Sleeves" dargestellt sind, bei

geeigneter Dimensionierung auch für gerahmte Dias verwenden konnte, wie er

umgekehrt ohne weiteres die vorbekannten Diadoppeltaschenhüllen, wenn er

deren automatische Befüllung in Erwägung zog, mit Referenzmarken gemäß

Merkmal 4 versehen konnte, wie sie ihm von den Filmhüllen bekannt waren.

Für diese Schlußfolgerung bedarf der Senat keiner sachverständigen Be-

ratung, die wegen der Erkrankung des gerichtlichen Sachverständigen in der

mündlichen Verhandlung nicht zur Verfügung gestanden hat. Denn aufgrund

des Ergebnisses der Beweisaufnahme stehen die Kenntnisse fest, die dem

Fachmann am Prioritätstag zur Verfügung standen. Weiterer Überlegungen, für

die geklärt werden müßte, ob sie vom Durchschnittsfachmann nach seiner Aus-

bildung, seiner praktischen Erfahrung und seiner hierdurch bestimmten Metho-

dik der Lösung technischer Probleme seines Fachgebiets erwartet werden

konnten, bedurfte es nicht. Der gerichtliche Sachverständige hat indes in die-

sem Zusammenhang die Aufgabe, dem Gericht Kenntnisse und Fähigkeiten

des Fachmanns sowie die Arbeitsweise zu vermitteln, mit der dieser technische

Probleme seines Fachgebiets zu bewältigen trachtet. Die Beurteilung, ob die

erfindungsgemäße Lösung für den Fachmann nach seinem festgestellten Wis-

sen und Können nahegelegen hat, ist nicht Aufgabe des Sachverständigen. Sie

ist ein Akt wertender Erkenntnis (Senat, BGHZ 128, 270, 275 - elektrische

Steckverbindung), der dem Gericht obliegt.

III.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 in einer Fas-

sung, bei der die Worte "as container housing mounted slides" durch die Wen-

dung ersetzt sind "as container for automatic packaging of mounted slides".

Auch in dieser - in zulässiger Weise beschränkten Fassung - kann Patentan-

spruch 1 jedoch keinen Bestand haben. Die Verwendung des Behältnisses zur

automatischen Verpackung gerahmter Dias lag für den Fachmann gleichfalls

nahe, wenn er die vorbekannten Filmhüllen, die nach der Aussage des Zeugen

R. und ausweislich der Werbung in "Japan Camera Trade News" von Mai

1983 (Anl. E 10) bereits automatisch befüllt wurden ("film advance and sleeve

feeding are automatically controlled by motor") und hierzu mit den Referenz-

marken versehen waren, für Dias verwendete.

Es mag zwar zutreffen, daß die erfindungsgemäße Verwendung, wie die

Beklagte in der mündlichen Verhandlung hervorgehoben hat, gegenüber einer

Einführung jedes Dias in eine Einzeltasche eine erhebliche Steigerung der Be-

stückungsgeschwindigkeit erlaubt. Ob vom Durchschnittsfachmann auch diese

Erkenntnis erwartet werden konnte, ist jedoch unerheblich. Es genügt, daß es

für ihn überhaupt nahelag, die vorbekannten Behältnisse maschinell zu bestük-

ken.

Nach Hilfsantrag II soll Patentanspruch 1 in der Fassung des ersten

Hilfsantrags der dem erteilten Patentanspruch 5 entsprechende Halbsatz an-

gefügt werden "wherein each weld has a length less than the width of the folded

strip and stops before the free edge of its two side portions". Hierfür gilt nichts

anderes als für den ersten Hilfsantrag, denn die Filmhüllen, deren Verwendung

für den erfindungsgemäßen Zweck für den Fachmann nahelag, weisen bereits

Schweißnähte auf, die kürzer sind als die Breite des gefalteten transparenten

Streifens und vor dessen freien Enden enden.

IV.

Zu den Gegenständen der Unteransprüche 2 bis 4 konnte der

Fachmann gleichfalls ohne erfinderische Tätigkeit finden. Sie entsprechen hin-

sichtlich der Ausgestaltung der Behältnisse ebenfalls dem Stand der Technik

nach dem Informationsblatt "Film Sleeves". Auch die Beklagte macht insoweit

für eine erfinderische Tätigkeit nichts geltend.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in

Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf