BGH Beschluss vom 29.04.2004 – I ZB 26/02

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 26/02

vom

29. April 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: : BGHZ : BGHR

ja ja ja

Farbige Arzneimittelkapsel

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 32 Abs. 2 Nr. 2

a) Durch die der Anmeldung beigefügte farbliche Abbildung der Marke und die Angabe, daß die Marke in bestimmten Farben eingetragen werden soll, wird der Schutzgegenstand der Marke auf die angegebene Farbgestaltung be- schränkt.

b) Einer Bildmarke, die aus der farblich naturgetreuen Abbildung der Ware be- steht, fehlt jegliche Unterscheidungskraft, wenn die abgebildete Ware in Form und Farbgebung der auf dem beanspruchten Warengebiet üblichen Produktgestaltung entspricht.

BGH, Beschl. v. 29. April 2004 - I ZB 26/02 - Bundespatentgericht

betreffend die Marke Nr. 397 20 885

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. April 2004 durch den

Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,

Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 18. Juli 2002 an Verkün-

dungs Statt zugestellten Beschluß des 25. Senats (Marken-

Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten

der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 13. Oktober 1997 die Marke

Nr. 397 20 885 als farbiges (grün/creme) Bildzeichen

für die Waren "Antidepressiva enthaltende pharmazeutische Zubereitungen"

eingetragen. Im Löschungsverfahren hat die Markeninhaberin das Warenver-

zeichnis auf "rezeptpflichtige Antidepressiva enthaltende pharmazeutische Zu-

bereitungen, nämlich solche mit dem Wirkstoff Fluoxetinhydrochlorid" be-

schränkt und mit Schriftsatz vom 9. November 1998 folgende "Beschreibung

zum Schutzumfang der angegriffenen Marke" abgegeben:

"Der beanspruchte Markenschutz beschränkt sich auf die Darstellung der

abgebildeten zweifarbigen Medikamentenkapsel in der aus der einge-

reichten Anmeldung ersichtlichen Farbkombination unter Ausschluß ande-

rer Farben und von Grauwerten. Der Hintergrund der eingereichten photo-

graphischen Wiedergabe der Kapsel ist nicht Bestandteil der Marke."

Die Antragstellerinnen zu 1-3 begehren die Löschung der Marke. Die An-

tragstellerin zu 4 hat ihren Löschungsantrag nach Erlaß der Beschwerdeent-

scheidung zurückgenommen.

Die zuständige Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts

hat die Löschung der eingetragenen Marke wegen fehlender Unterscheidungs-

kraft und wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses angeordnet. Die

dagegen eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatent-

gericht zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Marken-

inhaberin, deren Zurückweisung die Antragstellerinnen beantragen.

II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG für gegeben erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine Bildmarke, die

durch die der Anmeldung beigefügte farbliche Abbildung und die Angaben im

Anmeldeformular auf die gewollte Farbgestaltung (grün/creme) festgelegt sei.

Das angegriffene Zeichen erschöpfe sich aber in einer auch farblich naturge-

treuen Abbildung einer üblichen Arzneimittelkapsel, mithin der Ware selbst,

welche in Form und Farbgebung der auf dem gesamten Arzneimittelsektor ein-

schließlich der beanspruchten Antidepressiva der üblichen Produktgestaltung

entspreche. Insbesondere Gelatinekapseln stellten seit langem eine übliche

Darreichungsform für Arzneimittel dar, die ebenso wie Dragees und Tabletten

dem Verbraucher in einer von verschiedenen Herstellern ohne Abgrenzung

nach "Hausfarben" verwendeten enormen Farbenvielfalt begegneten. Der Ver-

kehr werde deshalb in einer naturgetreuen Abbildung einer farbigen Arzneimit-

telkapsel die Abbildung der Ware selbst und keinen Hinweis auf deren betriebli-

chen Ursprung sehen, zumal derartige Abbildungen der Ware selbst z.B. auf

Warenverpackungen, Packungsbeilagen oder in der Werbung üblich seien.

Für die Beurteilung der maßgeblichen Verkehrsauffassung sei auf die bei

Arzneimitteln herrschenden Gewohnheiten der Produktgestaltung und die

Kennzeichnungsgepflogenheiten bei Arzneimittelkapseln für Antidepressiva so-

wie bei Arzneimittelkapseln bzw. Arzneimitteln überhaupt abzustellen. Zwar sei

für die Beurteilung der Verkehrsauffassung sowie eine etwaige Verkehrsge-

wöhnung an die Verwendung entsprechend gebildeter Zeichen auf den konkret

beanspruchten Warenbereich abzustellen. Daraus könne jedoch nicht gefolgert

werden, daß bei Spezialwaren nicht auch die Verkehrsgepflogenheiten im Wa-

renumfeld zu berücksichtigen seien und vorliegend ausschließlich auf den von

der Markeninhaberin beanspruchten Indikationsbereich der Antidepressiva mit

dem Wirkstoff Fluoxetinhydrochlorid und damit die für diese Ware bestehende

Einmaligkeit der hier gewählten konkreten Farbgebung abzustellen sei. Denn es

sei zu berücksichtigen, daß die farbige Gestaltung von Arzneimitteln sich nicht

nach Indikationsgebieten unterscheide und sowohl für Antidepressiva wie auch

alle sonstigen Indikationsbereiche insbesondere Kapselpräparate, aber auch

andere Darreichungsformen in einer bunten Vielfalt von unterschiedlichen Her-

stellern angeboten würden, so daß aus der Sicht der Fachkreise wie auch der

Verbraucher keine unterschiedlichen Gestaltungsgepflogenheiten vorhanden

seien. Weise ein Warensektor - wie Arzneimittel - insbesondere in der hier

maßgebenden Darreichungsform einer Kapsel eine nahezu unübersehbare Ge-

staltungs- bzw. Farbenvielfalt auf, komme es nicht entscheidend darauf an, ob

es sich um eine erstmalige und/oder einmalige Kombination üblicher Gestal-

tungselemente handele, da auch die beliebige - wenn auch eventuell erstmali-

ge - Kombination üblicher Gestaltungselemente in ihrer Gesamtheit für den

Verkehr in der Regel keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft begründe. Es

stehe deshalb auch vorliegend der Annahme fehlender Unterscheidungskraft

nicht entgegen, daß die Farbkombination des beanspruchten Zeichens bei An-

tidepressiva nur von der Markeninhaberin für das Arzneimittel "F. " ver-

wendet werde.

Es fänden sich auch Arzneimittelkapseln anderer Hersteller in Grün- und

Cremetönen. Insoweit hätten die Antragstellerinnen unter Vorlage entsprechen-

der Arzneimittelverzeichnisse wie der "Gelben Liste identa" zutreffend ausge-

führt, daß Arzneimittel eine erhebliche Formen- und nahezu unübersehbare

Farbenvielfalt aufwiesen und weder eine generelle betriebliche Zuordnung

durch bestimmte Farben oder Farbkombinationen möglich sei noch bestimmte

Indikationsbereiche mit bestimmten Farben oder Farbkombinationen der ver-

triebenen Arzneimittel belegt seien.

Soweit die Markeninhaberin hilfsweise eine Verkehrsdurchsetzung der

angegriffenen Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG geltend mache, fehle es an

der erforderlichen Glaubhaftmachung hinreichender Anfangstatsachen, die eine

Verkehrsdurchsetzung als möglich erscheinen ließen. Soweit sich die Marken-

inhaberin auf die Bekanntheit des unter der Bezeichnung "F. " erhältli-

chen Antidepressivums berufe, dessen grün-/cremefarbige Kapsel deutlich er-

kennbar die Firmenaufschrift "L. " und zudem die Nummer aufweise,

könnten die dazu von der Markeninhaberin eingereichten Umsatzzahlen, Pres-

seberichte, ärztlichen Stellungnahmen und Aufstellungen über Markteinfüh-

rungs- sowie Marktpflegekosten allenfalls für eine Verkehrsdurchsetzung der

Produktmarke "F. " oder auch der Unternehmensmarke "L. " dienen,

nicht aber der farbigen Gestaltung der Ware.

Ob auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gege-

ben sei, könne letztlich dahinstehen, da die Löschung des angegriffenen Zei-

chens bereits zu Recht wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterschei-

dungskraft angeordnet worden sei.

III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Annahme des Bundes-

patentgerichts, der angegriffenen Marke fehle jede Unterscheidungskraft, so

daß sie nach § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen sei, hält

der rechtlichen Nachprüfung stand.

1. Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß es

sich bei der angegriffenen Marke um eine (zweidimensionale) Bildmarke han-

delt, die aus der Abbildung einer Arzneimittelkapsel besteht und die durch die

der Anmeldung beigefügte farbliche Abbildung der Marke und die Angaben im

Anmeldeformular: "Farbige Eintragung in folgenden Farben: grün, creme" auf

die farbige Gestaltung (obere Hälfte der Kapsel grün, untere Hälfte cremefarbig)

festgelegt ist. Nach einhelliger Auffassung kann der Anmelder die Eintragung

einer Marke auf eine bestimmte Farbe oder auf eine bestimmte Farbkombinati-

on beschränken (vgl. BGHZ 24, 257, 261 - Tintenkuli; Fezer, Markenrecht,

3. Aufl., § 32 Rdn. 25; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9

Rdn. 144, § 32 Rdn. 51). Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht ange-

nommen, daß die Markeninhaberin hier eine solche Beschränkung auf die ge-

wählte Farbgestaltung bereits durch die Wiedergabe der Marke (§ 32 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG) und die Angabe, die Marke farbig mit den gewählten Farben

einzutragen, vorgenommen hat. Da bereits die Anmeldung der Marke auf die ihr

beigefügte farbliche Gestaltung beschränkt worden ist, stellt sich nicht die Fra-

ge, ob der Schutzgegenstand einer Marke durch einen (nachträglichen) soge-

nannten "Disclaimer" eingeschränkt werden kann, wie ihn die Markeninhaberin

mit der "Beschreibung zum Schutzumfang der angegriffenen Marke" mit Schrift-

satz vom 9. November 1998 erklärt hat.

2. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der eingetragenen Marke

fehle für die Ware "Fluoxetinhydrochlorid enthaltende Antidepressiva" jegliche

Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist gleichfalls frei von

Rechtsfehlern.

a) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach der

ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die einem Zeichen inne-

wohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in

Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber

solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v.

5.12.2002 - I ZB 19/00, GRUR 2003, 342 f. = WRP 2003, 519 - Winnetou,

m.w.N.). Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshin-

dernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, d.h. jede

auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu

überwinden.

Auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaßstabs geht

der Bundesgerichtshof davon aus, daß Bildmarken, die sich in der bloßen Ab-

bildung der Ware selbst erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen

wird, im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete)

Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, Beschl. v. 5.11.1998 - I ZB 12/96, GRUR

1999, 495 = WRP 1999, 526 - Etiketten; Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98,

GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang). Soweit die Elemente

eines Bildzeichens lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden

Waren darstellen oder sich in einfachen dekorativen Gestaltungsmitteln er-

schöpfen, an die sich der Verkehr etwa durch häufige Verwendung gewöhnt

hat, wird einem Zeichen im allgemeinen wegen seines bloß beschreibenden

Inhalts die konkrete Eignung fehlen, die mit ihm gekennzeichneten Waren von

denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 1999, 495

- Etiketten; BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 =

WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 16.11.2000 - I ZB 36/98, GRUR

2001, 734, 735 = WRP 2001, 690 - Jeanshosentasche). Erschöpft sich das Zei-

chen dagegen nicht in der Darstellung von Merkmalen, die für die Ware typisch

oder lediglich von dekorativer Art sind, sondern weist es darüber hinausgehen-

de charakteristische Merkmale auf, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die

betriebliche Herkunft sieht, so kann die Unterscheidungskraft nicht verneint

werden (BGH GRUR 2001, 239, 240 - Zahnpastastrang).

b) Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsverstoß angenommen, daß

sich das angegriffene Zeichen in einer auch farblich naturgetreuen Abbildung

einer üblichen Arzneimittelkapsel, also der Ware selbst, erschöpft, die in Form

und Farbgebung der auf dem gesamten Arzneimittelsektor einschließlich der

beanspruchten Antidepressiva üblichen Produktgestaltung entspricht, und der

Verkehr deshalb darin die Abbildung der Ware selbst und keinen Hinweis auf

deren betrieblichen Ursprung sehen wird.

Die Feststellung des Bundespatentgerichts, in der konkreten Farbgebung

werde der Verkehr deshalb keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen, weil

die farbliche Gestaltung in dieser Form den seit langer Zeit bestehenden Ge-

staltungsgepflogenheiten auf dem gesamten Arzneimittelsektor einschließlich

der Antidepressiva entspricht, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die

Gewohnheiten auf dem jeweiligen Warengebiet können eine Rolle dafür spie-

len, ob der Verkehr in einer bestimmten Gestaltung der Ware einen Herkunfts-

hinweis sieht oder nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR

2004, 329, 330 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform). Denn aus den tatsäch-

lich vorhandenen Gestaltungsformen kann geschlossen werden, ob der Verkehr

einem Zeichen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (vgl. BGH,

Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 48/98, Umdr. S. 11 - Transformatorengehäuse,

m.w.N.).

Das Bundespatentgericht hat dabei auch nicht, wie die Rechtsbeschwer-

de meint, unbeachtet gelassen, daß die Markeninhaberin ausschließlich Schutz

für eine Spezialware, nämlich für fluoxetinhydrochloridhaltige Antidepressiva,

beansprucht. Es ist vielmehr rechtlich zutreffend davon ausgegangen, daß bei

der Feststellung der Unterscheidungskraft auf den konkret beanspruchten Wa-

renbereich abzustellen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, GRUR

2001, 1154, 1155 = WRP 2001, 1198 - Farbmarke violettfarben, m.w.N.). Das

Bundespatentgericht hat allerdings weiter festgestellt, daß hinsichtlich der Üb-

lichkeit, Arzneimittelkapseln farblich zu gestalten, auf dem hier beanspruchten

Warengebiet der "fluoxetinhydrochloridhaltigen Antidepressiva" keine anderen

Gepflogenheiten herrschen als auf dem übrigen Arzneimittelsektor. Diese Fest-

stellung greift die Rechtsbeschwerde nicht an. Ist aber der Verkehr auch auf

dem hier maßgeblichen Warenbereich der "fluoxetinhydrochloridhaltigen Anti-

depressiva" an die farbliche Gestaltung der Arzneimittelkapseln gewöhnt, be-

gegnet die Annahme des Bundespatentgerichts, er werde selbst dann, wenn

ihm eine bestimmte Farbkombination erstmalig begegne wie die nur von der

Markeninhaberin für Antidepressiva verwendete Farbstellung, darin keinen

Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen, keinen rechtlichen Bedenken. Die

unterschiedliche farbliche Gestaltung der beiden Hälften der Kapsel bei der an-

gegriffenen Marke hält sich im Rahmen der üblichen Gestaltungen, wie dem als

Anlage AG 4 eingereichten Präparateverzeichnis "Gelbe Liste identa" zu ent-

nehmen ist, und weist keine zusätzlichen charakteristischen Merkmale auf. Daß

sich auf dem Warengebiet der "fluoxetinhydrochloridhaltigen Antidepressiva"

eine Übung herausgebildet hat, aufgrund der der Verkehr in der farblichen Ge-

staltung gleichwohl einen Herkunftshinweis sieht, hat die Markeninhaberin nicht

im einzelnen dargelegt.

Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht weiter angenommen, eine

Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßt zu werden,

könne auch nicht daraus hergeleitet werden, daß Arzneimittel durch bestimmte

Merkmale wie Form und Farbgestaltung mittels bestimmter Verzeichnisse wie

der "Gelben Liste identa" in vielen Fällen eindeutig identifiziert und auf diese

Weise einem Unternehmen zugeordnet werden könnten. Der Umstand, daß

anhand eines einzelnen Elements (hier: Abbildung einer Arzneimittelkapsel in

einer bestimmten farblichen Gestaltung), für das Markenschutz begehrt wird,

zusammen mit anderen Elementen, für die kein Schutz beansprucht wird (hier:

Durchmesser, Höhe, Länge und Gewicht der Kapseln), eine Ware von anderen

unterschieden werden kann, besagt nichts darüber, ob der Verkehr in der bean-

spruchten farblichen Darstellung eine bloß dekorative Gestaltung oder einen

Herkunftshinweis sieht.

Eine Herkunftsfunktion käme der farblichen Gestaltung der abgebildeten

Arzneimittelkapsel nur zu, wenn sie nicht lediglich - zusammen mit anderen

Merkmalen - zur Unterscheidung eines Arzneimittels von anderen verwendet

werden könnte, sondern darüber hinaus der Verkehr darin einen Hinweis auf

ein bestimmtes Unternehmen sähe. Daran fehlt es aber, weil nach den Feststel-

lungen des Bundespatentgerichts auf dem Arzneimittelsektor die einzelnen

Farbgestaltungen nicht bestimmten Unternehmen zugeordnet sind, sondern

Arzneimittelhersteller eine Vielzahl unterschiedlicher Farbgestaltungen und

Formen verwenden, die sich bei anderen Herstellern in gleicher oder ähnlicher

Weise wiederfinden.

Ebensowenig kann aus dem Umstand, daß einzelnen Angehörigen der

angesprochenen Verkehrskreise die Farbgestaltung des von der Markeninhabe-

rin unter der Bezeichnung "F. " oder "P. " vertriebenen Arzneimittels

bekannt ist, hergeleitet werden, der Verkehr sehe nicht nur in dem Arzneimittel-

namen, sondern (auch) in der Farbkombination einen Hinweis auf die Herkunft

aus einem bestimmten Unternehmen. Es begegnet daher keinen rechtlichen

Bedenken, wenn das Bundespatentgericht den von der Markeninhaberin einge-

reichten Presseberichten, ärztlichen Stellungnahmen und Leserbriefen, die sich

lediglich auf die Farbkombination in Verbindung mit den weiteren Wortkenn-

zeichnungen beziehen, in diesem Zusammenhang keine wesentliche Bedeu-

tung beigemessen hat.

3. Das Vorliegen der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung (§ 8

Abs. 3 MarkenG) hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei verneint. Gemäß

§ 8 Abs. 3 MarkenG findet § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG keine Anwendung, wenn

die Marke sich infolge ihrer Benutzung für die Waren, für die sie angemeldet

worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Das Bundespa-

tentgericht hat ausgeführt, die Markeninhaberin habe eine Verkehrsdurchset-

zung der Marke nicht schlüssig dargelegt und belegt, weil sich die von ihr vor-

gelegten Unterlagen lediglich auf das unter der Bezeichnung "F. " ver-

triebene Arzneimittel bezögen, dessen grün-/cremefarbige Kapsel deutlich er-

kennbar die Firmenaufschrift "L. " trage. Die Auffassung des Bundespatentge-

richts, damit könne allenfalls eine Verkehrsdurchsetzung der Produktmarke

"F. " oder auch der Unternehmensmarke "L. ", nicht aber der (bildlichen

Darstellung der) farbigen Gestaltung der Ware belegt werden, läßt einen

Rechtsfehler nicht erkennen. Da auf dem angesprochenen Warengebiet Farben

und Farbkombinationen grundsätzlich nicht als Mittel zur Bezeichnung der Her-

kunft verstanden werden, liegt es für den Verkehr fern, neben der Wortmarke

und der Herstellerbezeichnung auch der Farbe eine herkunftshinweisende

Funktion zuzuweisen.

IV. Danach ist die gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts gerich-

tete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin mit der Kostenfolge aus § 90

Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Schaffert

Bergmann