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BGH Beschluss vom 04.12.2003 – I ZB 38/00
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
4. Dezember 2003
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die IR-Marke 670 278
ja Nachschlagewerk: nein : BGHZ BGHR : ja
Käse in Blütenform
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 107; PVÜ Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2
a)
b)
Der Verkehr sieht in einer bestimmten Formgestaltung einer Ware nur dann einen Herkunftshinweis, wenn er die Form nicht einer konkreten Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch anspre- chendes Produkt zu schaffen. Dies ist von Ware zu Ware unterschiedlich. Für einen Herkunftshinweis spricht dabei, daß es sich um eine willkürliche Formge- bung handelt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende cha- rakteristische Merkmale unterscheidet.
Im Rahmen des dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechenden Eintragungs- hindernisses des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ ist das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt zu berücksichtigen. Liegt die beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warengebiet üblichen Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, daß die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist.
BGH, Beschl. v. 4. Dezember 2003 – I ZB 38/00 – Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 4. Dezember 2003 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Stern-
berg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des
28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom
19. Juli 2000 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an
das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000
(cid:0)(cid:2)(cid:1)(cid:4)(cid:3)(cid:6)(cid:5)(cid:8)(cid:7)
e-
setzt.
Gründe
I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre IR-Marke 670 278 Schutz in der
Bundesrepublik Deutschland. Diese für die Waren „Fromage, produits laitiers“ re-
gistrierte Marke, die nachstehend in schwarz-weiß wiedergegeben ist, besteht aus
einer dreidimensionalen Form, die an eine Blüte mit sechs Blütenblättern erinnern
soll und eine geriffelte Oberfläche mit weißen und orangefarbenen Streifen auf-
weist.
Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Marke
den Schutz für die Ware „Fromage“ wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft
verweigert. Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zu-
rückgewiesen (GRUR 2001, 341 = BPatGE 43, 153).
Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die
Markeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiterverfolgt.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Bewilligung des Schut-
zes der IR-Marke in Deutschland stehe das Schutzhindernis des Fehlens jeglicher
Unterscheidungskraft nach §§ 107, 113 Abs. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen. Zur Begrün-
dung hat es ausgeführt:
Trotz der Wechselwirkung von Formgebung und Herstellungsprozeß bei Kä-
se sei davon auszugehen, daß keiner der Gründe des § 3 Abs. 2 MarkenG vorlie-
ge, um die abstrakte Markenfähigkeit zu verneinen. Der beanspruchten dreidi-
mensionalen Gestaltung fehle es jedoch an der konkreten Unterscheidungskraft.
Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei an sich von einem großzü-
gigen Maßstab auszugehen. Solle sich eine Ware durch einen in ihrer Form lie-
genden Herkunftshinweis von Konkurrenzprodukten unterscheiden, setze der
Markenschutz indessen voraus, daß sich der Verkehr auf dem beanspruchten Wa-
rengebiet bereits an die kennzeichnende Funktion der Warenform gewöhnt habe.
Sei diese Frage zu bejahen, müsse festgestellt werden, ob der Formmarke wegen
ihrer individuellen Gestaltungsmerkmale die Herkunftsfunktion nicht abgesprochen
werden könne. Sofern auf dem betreffenden Warengebiet eine solche Gewöhnung
des Verkehrs nicht festzustellen sei, könne bei einer deutlich aus dem Rahmen
des Verkehrsüblichen fallenden Formgestaltung mit betrieblichem Hinweischa-
rakter ausnahmsweise dennoch Unterscheidungskraft angenommen werden.
Nach diesen Grundsätzen sei die Unterscheidungskraft zu verneinen.
Der Verkehr unterscheide Käse jeweils nach verschiedenen Sorten, im we-
sentlichen nach Frisch-, Weich- oder Hartkäse, seiner Herkunft aus unterschiedli-
chen Ländern oder Provenienzen oder nach sonstigen Eigenschaften der Ware
selbst, wie Rohstoffe, Zutaten und Herstellungsweise. Dabei ordne er zwar einen
nach der Ware oder ihrer Verpackung entsprechend gekennzeichneten Käse ohne
weiteres einer bestimmten betrieblichen Herkunft zu. Der bloßen Form werde bei
der Gestaltungsvielfalt im Warenbereich Käse bislang aber keine besondere Be-
deutung beigemessen. Eine Gewöhnung des Publikums an den Einsatz der Kä-
seform als Hinweis auf die betriebliche Herkunft sei nicht festzustellen.
Die Blütenform sei nicht derart unüblich, daß der Verkehr ihr auch ohne vor-
angegangene Gewöhnung eine herkunftshinweisende Funktion zuweise. Sie wei-
che nicht so weit von den auf diesem Warengebiet üblichen Formen ab, daß sie
allein deswegen als herkunftshinweisend angesehen werden könne. Beispiele lie-
ßen erkennen, daß sich Käse durch eine vielfältige Sortengestaltung auszeichne.
Im Streitfall könne man in den Einkerbungen zwischen den sechs Rundungen
auch eine „Portionierungshilfe“ sehen. Die Gestaltung der Käserinde sei ebenfalls
nicht ungewöhnlich; insbesondere könne die rötliche Färbung einen Hinweis auf
den Reifegrad geben.
Die Gewährung des Schutzes für ein im Verkehr durchgesetztes Zeichen sei
nicht beantragt; Anhaltspunkte für eine Verkehrsdurchsetzung seien auch nicht er-
sichtlich.
III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentge-
richts, die IR-Marke sei nicht unterscheidungskräftig, hält auf der Grundlage der
bisher getroffenen tatsächlichen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht
stand.
1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des „telle-quelle“-Schutzes, von der
Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Dieser Prüfungsmaßstab stimmt mit dem der §§ 3, 8
Abs. 2 MarkenG überein. Durch diese Bestimmungen des Markengesetzes sind
die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt worden; sie sind daher richt-
linienkonform auszulegen. Andererseits ist es nach dem 12. Erwägungsgrund zur
Markenrechtsrichtlinie erforderlich, daß sich deren Vorschriften in vollständiger
Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befinden. Die Beurteilung
nach den Vorschriften des Markengesetzes führt daher, wie das Bundespatentge-
richt zu Recht angenommen hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ (BGH, Beschl. v. 25.3.1999 – I ZB 22/96, GRUR
1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 – PREMIERE II; Beschl. v. 14.12.2000
– I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 – SWATCH, m.w.N.).
2. Das Bundespatentgericht ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, daß die angemeldete Marke die in Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ nicht
ausdrücklich genannten allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt,
daß also das Erfordernis der abstrakten Unterscheidungskraft vorliegt (vgl. Art. 2
MarkenRL, § 3 Abs. 1 MarkenG) und es sich nicht um eine von vornherein von der
Eintragung ausgeschlossene Markenform handelt (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL,
3. Das Bundespatentgericht hat die konkrete Unterscheidungskraft der IR- Marke verneint (Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ, Art. 3 Abs. 1 lit. b Mar-
kenRL, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nach-
prüfung nicht stand.
a) Unterscheidungskraft i.S. der genannten Bestimmungen ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
gegenüber den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen aufgefaßt zu
werden. Bei der entsprechenden Beurteilung ist – wie das Bundespatentgericht
nicht verkannt hat – grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen,
d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutz-
hindernis zu überwinden. Bei der Feststellung der Unterscheidungskraft von drei-
dimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ist grundsätzlich kein
strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen (BGH, Beschl. v.
23.11.2000 – I ZB 15/98, GRUR 2001, 334, 335 ff. = WRP 2001, 261 – Gabel-
stapler I; EuGH, Urt. v. 8.4.2003 – Rs. C-53/01, C-54/01, C-55/01, GRUR 2003,
514 Tz. 46 = WRP 2003, 627 – Linde, Winward und Rado; ferner Urt. v. 18.6.2002
– Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 48 = GRUR 2002, 804 = WRP 2002, 924 –
Philips/Remington).
Bei zweidimensionalen Marken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware
erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesge-
richtshof auch bei Anlegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs
davon aus, daß ihnen im allgemeinen die erforderliche (konkrete) Unterschei-
dungskraft fehlen wird. Denn die naturgetreue Wiedergabe des im Warenver-
zeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht geeignet, die Ware ihrer Herkunft
nach zu individualisieren (vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.1997 – I ZB 1/95, GRUR 1997,
527, 529 = WRP 1997, 755 – Autofelge; Beschl. v. 5.11.1998 – I ZB 12/96, GRUR
1999, 495 = WRP 1999, 526 – Etiketten). Soweit die zeichnerischen Elemente ei-
ner angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden
Ware darstellen und keine über die technische Gestaltung der Ware hinausge-
henden Elemente aufweisen, ist das Zeichen wegen der bloß beschreibenden An-
gabe nicht geeignet, die gekennzeichneten Waren von Waren anderer Herkunft zu
unterscheiden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 – Etiketten). Anders liegt der Fall, wenn
sich die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die
Art der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich
sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Elemente aufweist. In die-
sen Merkmalen wird der Verkehr häufig einen Hinweis auf die betriebliche Her-
kunft sehen (BGH, Beschl. v. 13.4.2000 – I ZB 6/98, GRUR 2001, 56, 57 = WRP
2000, 1290 – Likörflasche, m.w.N.).
Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die
die Form der Ware darstellen, ist der Bundesgerichtshof ebenfalls von diesen
Grundsätzen ausgegangen. Auch hier ist regelmäßig zu prüfen, ob die Form einen
im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert oder ob sie
aus sonstigen Gründen nur als solche und nicht als Herkunftshinweis verstanden
wird. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr in einer bestimmten Formge-
staltung nur dann einen Herkunftshinweis sehen wird, wenn er diese Form nicht
einer konkreten anderen Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen
zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen (BGH, Beschl. v.
14.12.2000 – I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 f. – Montre; Urt. v. 5.12.2002 –
I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 334 = WRP 2003, 521 – Abschlußstück, zum Ab-
druck in BGHZ 153, 131 bestimmt). Auch bei Verpackungen hat der Senat darauf
abgestellt, ob sich die Formgestaltung in der Funktion erschöpft, als – möglicher-
weise ästhetisch ansprechendes – Behältnis für eine bestimmte Ware zu dienen,
oder ob die Gestaltung vom Üblichen abweichende, herkunftshinweisende Merk-
male aufweist (BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche, m.w.N.; Urt. v. 28.11.2002
– I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 – Goldbarren).
b) Demgegenüber hat das Bundespatentgericht zunächst geprüft, ob auf
dem beanspruchten Warengebiet bereits eine Gewöhnung des Verkehrs an eine
Kennzeichnungsfunktion der Warenform als solcher stattgefunden hat. Diese Fra-
gestellung ist nicht unberechtigt; denn die Gewohnheiten auf dem jeweiligen Markt
können eine Rolle dafür spielen, ob der Verkehr in einer bestimmten Form der
Ware bloß eine funktionelle oder ästhetische Gestaltung sieht oder ob er darin ei-
nen Herkunftshinweis erkennt (BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche; GRUR
2003, 332, 334 – Abschlußstück). Das Bundespatentgericht hat eine Gewöhnung
des Verkehrs für die in Rede stehenden Waren verneint. Ob die von der Rechts-
beschwerde gegen diese Feststellung erhobene Verfahrensrüge durchgreift, kann
offenbleiben. Denn das Bundespatentgericht hat in Ermangelung einer Gewöh-
nung eine deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallende Formgestal-
tung verlangt. Es hat dabei nicht hinreichend beachtet, daß eine entsprechende
Übung, an die sich die angesprochenen Verkehrskreise gewöhnt haben, nur eine
unter mehreren Möglichkeiten ist, die herkunftshinweisende Funktion einer be-
stimmten Formgestaltung zu erkennen. Das Bundespatentgericht hat damit insge-
samt an die Unterscheidungskraft einer Formmarke zu hohe Anforderungen ge-
stellt.
Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft ist bei Waren-
formmarken – wie dargestellt – allein die Vorstellung der angesprochenen Ver-
kehrskreise, daß die konkrete Warenform – aus welchen Gründen auch immer –
etwas über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aussagt. Zwar wird
der Verkehr eine besondere Form häufig nicht mit einer solchen Vorstellung ver-
binden, sondern sie allein der funktionellen und ästhetischen Ausgestaltung der
Ware selbst zuordnen (vgl. BGH GRUR 2003, 332, 334 – Abschlußstück). Derarti-
ge Unterschiede in der Vorstellung des Verkehrs hängen mit der Art der Ware zu-
sammen, für die der Schutz beansprucht wird. Bei vielen Waren – etwa bei einem
Kleidungsstück – hat der Verkehr häufig keine Veranlassung, in einer bestimmten
Formgebung etwas anderes als eine allein funktionell oder ästhetisch bedingte
Gestaltung zu sehen. Bei technischen Geräten wird der Verkehr ein konkretes
Gestaltungsmerkmal – selbst wenn es in Wirklichkeit nicht technisch bedingt ist –
eher für funktionsbedingt halten und ihm keinen Herkunftshinweis entnehmen, weil
er zunächst davon ausgeht, daß sich die Form bei solchen Waren in erster Linie
an der technischen Funktion orientiert (BGH, Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 48/98,
Umdruck S. 12 – Transformatorengehäuse; vgl. ferner BGH GRUR 2001, 413, 415
– SWATCH). Bei einer dritten Kategorie von Waren, zu denen etwa Lebensmittel
zählen, liegt für den Verkehr, dem die Ware in einer bestimmten Form begegnet,
ein Herkunftshinweis nach der Lebenserfahrung eher nahe, auch wenn eine ent-
sprechende Gewöhnung nicht festgestellt werden kann. Wenn beispielsweise Kä-
se stets in herkömmlichen Formen – etwa in der üblichen Torten-, Rollen- oder
Radform – vertrieben würde, würde eine sich von der funktionsbezogenen Ge-
staltung lösende Form vom Verbraucher ohne weiteres einem bestimmten Her-
steller zugeordnet, weil der Verkehr bei solchen Waren keine um ihrer selbst willen
geschaffenen Phantasiegestaltungen erwartet (vgl. zu der entsprechenden Frage
bei Verpackungen BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche). Aber auch wenn be-
reits eine Vielfalt an Gestaltungen üblich ist, wird der Verkehr bei solchen Waren
häufig ebenfalls dazu neigen, die jeweilige Gestaltung mit einer bestimmten be-
trieblichen Herkunft zu verbinden, wenn es sich erkennbar um eine willkürliche
Formgebung handelt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende
charakteristische, also identitätsstiftende Merkmale unterscheidet (vgl. BGH
GRUR 1997, 527, 529 – Autofelge, zu einem die Ware abbildenden zweidimen-
sionalen Zeichen; GRUR 2001, 418, 419 f. – Montre).
c) Die Anwendung der beschriebenen Grundsätze führt dazu, daß der in
Rede stehenden dreidimensionalen IR-Marke für die Ware „Käse“ nicht jede Un-
terscheidungskraft abgesprochen werden kann. Es handelt sich bei der äußeren
Form um eine willkürliche charakteristische Gestaltung, die der Verkehr – nach der
Lebenserfahrung zu urteilen – einem bestimmten Hersteller zuordnen wird. Dem
kann nicht entgegengehalten werden, die Einkerbungen gäben dem Käse nicht ei-
ne Blütenform, sondern wirkten wie „Portionierungshilfen“. Selbst wenn dies so
wäre, handelte es sich dabei nicht um eine funktionsbedingte Gestaltung, da bei
einem Käse – anders als bei einer Torte – eine vorbestimmte Einteilung in – hier
sechs – gleichgroße Portionen nicht funktionsbedingt ist. Auf die herkunftshinwei-
sende Bedeutung der Gestaltung weist im übrigen auch die von der Markeninha-
berin vorgelegte Verkehrsbefragung hin. Diese betrifft zwar, wie das Bundespa-
tentgericht zutreffend ausgeführt hat, eine andere als die im Streitfall angemeldete
Form, nämlich das Produkt „St. Albray“ der Markeninhaberin, das acht Einkerbun-
gen und in der Mitte ein Loch aufweist. Immerhin kann dieser Erhebung aufgrund
der nicht zu beanstandenden Fragen entnommen werden, daß für 42,7% der be-
fragten Käsekäufer die bloße Form eines Käses einen hohen Wiedererkennungs-
wert hat (Frage 1) und daß 61,7% der Befragten in der dort in Rede stehenden
Blütenform einen Herkunftshinweis gesehen hat (Frage 4).
IV. Danach ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Die Sache ist
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zu-
rückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Das Bundespatentgericht wird nunmehr
noch die dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG entsprechenden Eintragungshin- dernisse des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen haben. Dabei
wird das Bundespatentgericht insbesondere das Interesse der Allgemeinheit an
einer Freihaltung der Formenvielfalt zu berücksichtigen haben (vgl. EuGH GRUR
2003, 514, 518 Tz. 73 bis 75 u. 77 – Linde, Winward und Rado; ferner Ullmann, in:
100 Jahre Markenverband – Marken im Wettbewerb, NJW-Sonderheft 2003,
S. 83, 85). Liegt die beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warenge-
biet üblichen Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im
Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür spre-
chen, daß die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit frei-
zuhalten ist. Bei einer solchen Konstellation kann das dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar- kenG entsprechende Eintragungshindernis des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1
Nr. 2 PVÜ begründet sein (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 15/98,
Umdruck S. 13 – Gabelstapler II; Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 18/98, Umdruck
S. 13 – Stabtaschenlampen II).
Ullmann
v. Ungern-Sternberg
Bornkamm
Pokrant
Schaffert