BGH Beschluss vom 12.08.2004 – I ZB 19/01

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 19/01

vom

12. August 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 394 10 754

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

Stabtaschenlampe "MAGLITE"

MarkenG §§ 3, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 32 Abs. 2 und Abs. 3

Weist eine dreidimensionale Marke einen Schriftzug auf, besteht Schutz für die Kombination von Wort und Form in der eingetragenen Fassung der Marke. Die- se Kombination ist daher auch der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG zugrunde zu legen.

BGH, Beschl. v. 12. August 2004 - I ZB 19/01 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. August 2004 durch

den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm,

Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 32. Senats

(Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom

6. Juni 2001 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewie-

sen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 7. Dezember 1995 die dreidimen-

sionale Marke Nr. 394 10 754 entsprechend den nachfolgenden Abbildungen

für die Ware "Taschenlampen" in das Markenregister eingetragen:

Den ursprünglich von der E. GmbH & Co. KG in B. bei dem

deutschen Patent- und Markenamt gestellten Antrag auf Löschung der Marke

hat die Antragstellerin als Rechtsnachfolgerin weiterverfolgt. Zur Begründung

hat sie ausgeführt, der Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft. Zudem be-

stehe das absolute Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgemäß widerspro-

chen.

Die Markenabteilung des deutschen Patent- und Markenamts hat den

Löschungsantrag zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist

erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr

Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbe-

schwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Marke nicht zu

löschen sei, und hat hierzu ausgeführt:

Der Marke fehle jedenfalls in ihrer Gesamtheit nicht jegliche Unterschei-

dungskraft. Dabei könne offenbleiben, ob die dreidimensionale Gestaltung für

sich unterscheidungskräftig sei oder ob das Eintragungshindernis fehlender Un-

terscheidungskraft aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG

überwunden worden sei. Neben der dreidimensionalen Gestaltung bestehe die

Marke auch aus einem Schriftzug, der deutlich das Wort "MAGLITE" beinhalte.

Dessen Funktion als Herkunftshinweis stelle auch die Antragstellerin nicht in

Frage. Es gebe keinen Grund, der Kombination einer (möglicherweise) schutz-

unfähigen dreidimensionalen Gestaltung mit einem schutzfähigen Wort den

Markenschutz zu versagen. Nach § 3 Abs. 1 MarkenG könnten als Marken alle

Zeichen, insbesondere Wörter, Abbildungen und dreidimensionale Gestaltun-

gen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige

Aufmachungen geschützt werden. Die dreidimensionale Gestaltung nehme da-

bei keine Sonderstellung ein. Außer Frage stehe die Schutzfähigkeit von Wort-/

Bildzeichen, deren Bestandteile unterschiedlich kennzeichnungskräftig sein

könnten. Auch bei dreidimensionalen Marken bestehe ein Schutzbedürfnis für

deren Kombination mit einem Wortbestandteil, weil z.B. die Position des

Schriftzugs auf der dreidimensionalen Gestaltung ebenfalls geschützt werden

solle. Die Eintragungsfähigkeit hänge von der Unterscheidungskraft des Ge-

samtzeichens ab. Diese sei aufgrund des Wortbestandteils "MAGLITE" bei der

in Rede stehenden Marke gegeben.

Die angegriffene Marke bestehe auch nicht ausschließlich aus Zeichen,

die zur Bezeichnung der Art der Waren dienen könnten. Vielmehr bestehe kein

schützenswertes Interesse der Mitbewerber, die dreidimensionale Gestaltung in

Verbindung mit dem Wort "MAGLITE" beschreibend zu benutzen, da "MAGLITE"

keine beschreibende Angabe für eine Taschenlampe sei.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-

schwerde haben keinen Erfolg.

Eine Marke ist nach § 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, § 54 Abs. 1 MarkenG auf

Antrag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn die Eintragung hätte versagt werden

müssen, weil im Eintragungszeitpunkt ein Schutzhindernis nach § 3, § 8 Abs. 2

MarkenG bestanden hat, und dieses Schutzhindernis noch zur Zeit der Ent-

scheidung über den Löschungsantrag besteht.

1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die

angegriffene Marke markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG ist, weil sie

grundsätzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen

gleich welcher Art geeignet ist, und der Ausschlußgrund nach § 3 Abs. 2

MarkenG nicht eingreift (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR

2004, 502, 503 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II; Beschl. v. 4.12.2003

- I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform).

2. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die angegriffene Marke als

(konkret) unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ange-

sehen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke in-

newohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für

die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens

gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Denn Haupt-

funktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren

oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - verb.

Rs. C-53/01 bis C-55/01, Slg 2003, I-3161 Tz. 40 = GRUR 2003, 514 = WRP

2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - Rs. C-218/01, GRUR

2004, 428, 429 f. Tz. 30 = WRP 2004, 475 - Henkel (flüssiges Wollwaschmittel);

Urt. v. 29.4.2004 - verb. Rs. C-456/01 P, C-457/01 P, WRP 2004, 722, 726

Tz. 34 = MarkenR 2004, 224 - Henkel (Geschirrspülmittel-Tablette); BGH,

Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 46/98, WRP 2004, 761, 762 - Rado-Uhr II; Beschl.

v. 20.11.2003 - I ZB 18/98, WRP 2004, 755, 756 - Stabtaschenlampen II). Da-

bei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h., jede

auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis

zu überwinden. Bei der Feststellung der Unterscheidungskraft von dreidimen-

sionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ist grundsätzlich kein stren-

gerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen. Auch hier ist regel-

mäßig zu prüfen, ob die Form einen im Vordergrund stehenden beschreibenden

Begriffsinhalt verkörpert oder ob sie aus sonstigen Gründen nur als solche und

nicht als Herkunftshinweis verstanden wird (BGH, Beschl. v. 20.11.2003

- I ZB 48/98, GRUR 2004, 508, 509 = WRP 2004, 749

- Transfor-

matorengehäuse; GRUR 2004, 502, 504 - Gabelstapler II; GRUR 2004, 329,

330 - Käse in Blütenform).

b) Im Streitfall geht es um eine dreidimensionale Form einer Taschen-

lampe, die den Schriftzug "MAGLITE" aufweist. Das Bundespatentgericht hat zu

Recht seiner Beurteilung die Kombination der dreidimensionalen Marke mit dem

Wort "MAGLITE" zugrunde gelegt. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde

dagegen geltend, Schutzgegenstand sei allein das als dreidimensionale Marke

eingetragene Zeichen und nicht auch der auf dieser Form angebrachte Schrift-

zug. Maßgeblich für den mit dem Löschungsantrag angegriffenen Schutzge-

genstand ist die Marke in ihrer eingetragenen Form (§ 4 Nr. 1, § 50 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG; vgl. BGH, Beschl. v. 9.5.1996 - I ZB 11/94, GRUR 1996, 775, 777

= WRP 1996, 903 - Sali Toft; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999,

583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO; vgl. auch BGH, Urt. v.

28.11.2002 - I ZR 204/00, GRUR 2003, 712 = WRP 2003, 889 - Goldbarren).

Dies ist die - den Angaben in der Anmeldung mit Lichtbildern folgende - Eintra-

gung einer dreidimensionalen Marke mit dem Schriftzug "MAGLITE" (§ 32

Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG, § 6 Nr. 3, § 9 MarkenV). Der Schutz besteht für

die Kombination von Wort und Form in der eingetragenen Fassung der Marke.

Die Lichtbilder geben den Schriftzug auf der Taschenlampe mit der erforderli-

chen Eindeutigkeit wieder (§ 32 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG, § 9 Abs. 4, § 8

Abs. 2 Satz 1 MarkenV). Für die Beurteilung des mit dem Löschungsantrag an-

gegriffenen Schutzgegenstandes der Marke ist unerheblich, daß die Anmeldung

neben der Angabe der Markenform nach § 6 MarkenV nicht einen zusätzlichen

Hinweis darauf enthielt, daß die dreidimensionale Marke einen Schriftzug auf-

weist.

Der Schutzgegenstand der eingetragenen Marke ist sonach nicht be-

schränkt auf die dreidimensionale Form, sondern erfaßt auch die Darstellung

des Schriftzugs (vgl. BGH GRUR 2003, 712, 714 - Goldbarren). Eine andere

Beurteilung ist nicht im Hinblick auf die von der Rechtsbeschwerde angeführte

Entscheidung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in

Sachen Mag Instrument Inc. vom 7.2.2002 - Rs. T-88/00 (GRUR Int. 2002, 531)

veranlaßt. Der Entscheidung ist nicht zu entnehmen, daß der in Rede stehende

Schriftzug Gegenstand der Anmeldung und des Parteivorbringens in jenem Ver-

fahren vor dem EuG war (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo

vom 16.3.2004 im Verfahren Mag Instrument Inc. Rs. C-136/02 P, Tz. 24; vgl.

auch EuGH WRP 2004, 722, 727 Tz. 49-51 - Henkel (Geschirrspülmit-

tel-Tablette)).

c) Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft ist bei Wa-

renformmarken allein die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise, daß

die konkrete Warenform - aus welchen Gründen auch immer - etwas über die

Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aussagt (vgl. EuGH WRP 2004,

722, 726 Tz. 35 - Henkel (Geschirrspülmittel-Tablette); BGH GRUR 2004, 329,

330 - Käse in Blütenform). Dies ist im vorliegenden Fall bereits deshalb anzu-

nehmen, weil das Zeichen deutlich das Wort "MAGLITE" aufweist. Die Eignung

dieses Wortes als Unterscheidungsmittel hat das Bundespatentgericht zutref-

fend festgestellt. "MAGLITE" weist für die fraglichen Waren keinen beschrei-

benden Begriffsinhalt auf und es handelt sich auch sonst nicht um ein ge-

bräuchliches Wort der deutschen oder einer im Inland gebräuchlichen Sprache,

das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der

Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden

wird (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502 = WRP

2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162,

163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

d) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht ha-

be keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob der auf der angegriffenen

Marke angebrachte Schriftzug "MAGLITE" eine das Gesamtzeichen prägende

Kennzeichnungskraft besitze, welche geeignet sei, dem Gesamtzeichen Unter-

scheidungskraft beizumessen. Mit der Forderung nach einer das Gesamtzei-

chen prägenden Kennzeichnungskraft überspannt die Rechtsbeschwerde die

Anforderungen, die an die Unterscheidungseignung des Wortbestandteils der

angegriffenen Marke zu stellen sind. Besteht eine Marke aus schutzfähigen und

schutzunfähigen Bestandteilen, reicht es aus, daß der Verkehr in dem Gesamt-

zeichen, und sei es auch nur aufgrund eines Elements, noch einen Hinweis auf

die betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 58/98,

GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 - anti Kalk; BPatG GRUR 2002, 889,

890; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rdn. 132 f.;

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 56; v. Schultz, Markenrecht, § 8

Rdn. 39; vgl. auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 3 Rdn. 295 und § 8

Rdn. 88a). Der Frage, ob und inwieweit die Form oder das Wort den Gesamt-

eindruck der eingetragenen Kombinationsmarke prägt, stellt sich erst in einem

Kollisionsfall.

3. Ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an der

angegriffenen Marke hat das Bundespatentgericht mit der Begründung verneint,

es bestehe kein schützenswertes Interesse Dritter, die dreidimensionale Gestal-

tung mit dem Schriftzug "MAGLITE" beschreibend zu benutzen. Dies läßt einen

Rechtsfehler nicht erkennen. Konkrete Rügen bringt die Rechtsbeschwerde

hierzu auch nicht vor. Soweit sie auf das Interesse der Allgemeinheit an einer

Freihaltung der Formenvielfalt verweist, berücksichtigt sie nicht hinreichend,

daß sich die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke jedenfalls auch aus dem

Schriftzug und nicht isoliert aus der Form ergibt.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Antragstellerin

(§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Ullmann

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann