BGH Urteil vom 28.11.2002 – I ZR 204/00

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 204/00

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ

:

nein

BGHR : ja

Verkündet am: 28. November 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Goldbarren

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Ist der Verkehr nicht daran gewöhnt, in der Verwendung einer bestimmten Ver-

packungsform für bestimmte Waren einen Herkunftshinweis zu sehen, weil er

in der Warenverpackung eine funktionelle oder ästhetische Gestaltung erblickt,

gilt auch bei einer dreidimensionalen Marke der Erfahrungssatz, daß sich der

Verkehr bei einer zusammengesetzten Bezeichnung eher an den Wortbe-

standteilen als an sonstigen Gestaltungselementen orientiert.

BGH, Urt. v. 28. November 2002 - I ZR 204/00 - OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 28. November 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und

Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandes-

gerichts München vom 23. Juni 2000 wird auf Kosten der Klägerin

zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin verfügt über Nutzungsrechte an der dreidimensionalen IR-

Marke Nr. 635 445, die ein goldfarbenes Behältnis in der Form eines Goldbar-

rens darstellt, auf dessen Oberseite sich eingestanzte Wort- und Bildbestand-

teile befinden gemäß der nachfolgenden Abbildung:

Die Marke ist für die Ware "Chocolat de provenance suisse" eingetra-

gen. Die Klägerin war des weiteren ausschließliche Lizenznehmerin an dem

zum 2. Juni 1997 abgelaufenen internationalen Geschmacksmuster Nr. 72421,

dessen Gegenstand im wesentlichen der Darstellung der vorgenannten Marke

entspricht. Die Klägerin vertreibt in dieser Verpackung von ihr hergestellte

Schokolade in verschiedenen Packungsgrößen insbesondere in Duty-Free-

und Spezialsüßwarengeschäften sowie an Bord von Flugzeugen und Schiffen.

Die Klägerin hat ihre Klage im Berufungsverfahren auch darauf gestützt, aus-

schließliche Nutzungsberechtigte an der dreidimensionalen Gemeinschafts-

marke Nr. 318 865 zu sein, die die Grundform eines Goldbarrens darstellt.

Die Beklagte zu 1 (im folgenden: Beklagte), deren Geschäftsführer der

Beklagte zu 2 ist, ist eine bekannte Herstellerin von Süßwaren. Sie vertreibt

ihre Produkte seit mehr als 65 Jahren unter ihrer Marke "Feodora" in unter-

schiedlichen Verpackungen. Im Februar 1995 präsentierte sie eine Schokola-

denverpackung in der Form eines Goldbarrens. Im Rahmen eines deswegen

von der Klägerin angestrengten Rechtsstreits erklärte sich die Beklagte bereit,

ihre Verpackung zu ändern. Seit 1. September 1996 verwendet sie eine Ver-

packung, die an die Form eines Goldbarrens erinnert. Auf sämtlichen goldfar-

benen Seitenflächen befindet sich der Markenname "Feodora" entweder in

Großbuchstaben zusammen mit dem Firmenwappen oder in weiß abgesetzter

Schreibschrift. Die Oberfläche der Verpackung ist in einem dezent gelb ge-

streiften Grundton abgesetzt und goldfarben umrahmt. In den Ecken des Rah-

mens sind vier blaue Quadrate eingefügt. Daneben findet sich die Inhaltsanga-

be und die Marke bzw. Firma der Beklagten in schwungvoller Schreibschrift.

Die Klägerin sieht in der Verpackung der Beklagten eine Verletzung der

ihr zur ausschließlichen Nutzung zustehenden Markenrechte einschließlich des

Rechts an einer ihr zustehenden Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG,

welche der Gestaltung der Gemeinschaftsmarke entspreche, und des Ge-

schmacksmusters. Sie macht des weiteren einen Verstoß der Beklagten gegen

§ 1 UWG unter dem Gesichtspunkt ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Lei-

stungsschutzes geltend, weil die von ihr verwendete Verpackungsform wettbe-

werbliche Eigenart aufweise.

Die Klägerin hat beantragt,

I. die Beklagten unter Androhung näher bestimmter Ordnungsmittel

zu verurteilen, es zu unterlassen, Schokoladenerzeugnisse mit

einer allseitig geschlossenen Verpackung in der Form eines

Goldbarrens wie nachstehend wiedergegeben in der Bundesre-

publik Deutschland herzustellen oder herstellen zu lassen, an-

zubieten und/oder zu vertreiben

II. Es wird festgestellt, daß die Beklagten als Gesamtschuldner

verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der

dieser durch die in Ziffer I. bezeichneten Handlungen seit dem

1. September 1996 entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin unter Vorlage ei-

nes Verzeichnisses, aus dem sich Mengen, Preise, Zeiten, Ort

und Abnehmer der einzelnen Lieferungen, jeweils unter Anga-

be der Gestehungskosten und der erzielten Gewinne, und die

Art und der Umfang der betriebenen Werbung, jeweils unter

Angabe der Werbeträger, Erscheinungszeiten, Verbreitungs-

gebiete, Auflagenhöhe und der für die Werbung aufgewende-

ten Kosten ergeben, darüber Auskunft zu erteilen und Rech-

nung zu legen, in welchem Umfang sie Handlungen der in Zif-

fer I. genannten Art seit 1. September 1996 begangen haben.

IV. Die Beklagten werden verurteilt, dem für ihren Firmensitz bzw.

Wohnsitz zuständigen Gerichtsvollzieher Verpackungen der in

Ziffer I. beschriebenen Art, z.B. gemäß der Abbildung in Zif-

fer I., zum Zwecke der Vernichtung, hilfsweise zum Zwecke der

Unbrauchbarmachung, herauszugeben.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (OLG München OLG-

Rep 2000, 275).

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen,

verfolgt die Klägerin ihre Anträge weiter.

I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche wegen

des Fehlens einer Verwechslungsgefahr verneint und dazu ausgeführt:

Die dreidimensionale IR-Marke Nr. 635 445 sei durch eine goldfarbene

Schachtel mit Wort- und Bildbestandteilen auf der Oberfläche gekennzeichnet.

Dort sei das Wort "GOLD" eingeprägt, dazu ein ovales Logo, in dessen Zen-

trum eine Gebirgsspitze dargestellt sei, und der Schriftzug "Old Switzerland"

sowie die Firmenbezeichnung "Goldkenn" der Klägerin. Der Marke komme

normale Kennzeichnungskraft zu.

Auf der angegriffenen Verpackung seien neben der dreidimensionalen

Grundform Wort- und Bildbestandteile vorhanden. Der Gesamteindruck der

Verpackungen, auf den es maßgeblich ankomme, werde durch die jeweiligen

Herstellerangaben geprägt, also "Goldkenn" einerseits und "Feodora" anderer-

seits, so daß schon deshalb eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei.

Auch die Behauptung der Klägerin, Inhaberin einer Benutzungsmarke in

der Form eines Goldbarrens als Schokoladenverpackung zu sein, und die ent-

sprechende Gemeinschaftsmarke trügen die geltend gemachten Ansprüche

nicht. Zwar bestünden diese Marken allein aus der Goldbarrenform. Die ange-

griffene Ausführungsform einer Schokoladenverpackung werde aber, wie schon

angeführt, in ihrem Gesamteindruck allein durch den Namen "Feodora" ge-

prägt, so daß bezüglich dieser Marken eine Verwechslungsgefahr nicht gege-

ben sei.

Auch Ansprüche aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt des ergänzen-

den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes stünden der Klägerin nicht zu.

Die Übernahme der allgemein bekannten und typischen Form eines Goldbar-

rens zur Gestaltung einer Verpackung für Schokolade sei nicht geeignet, eine

für die geltend gemachten Ansprüche erforderliche wettbewerbliche Eigenart

zu begründen. Darüber hinaus fehle es wegen der deutlichen und unüberseh-

baren Kennzeichnung "Feodora" auch an der Möglichkeit einer Herkunftsver-

wechslung, so daß eine vermeidbare Herkunftstäuschung nicht vorliege.

Für den Zeitraum bis zum 2. Juni 1997 könne die Klägerin ihre Aus-

kunftserteilungs- und Schadensersatzansprüche auch nicht mit Erfolg auf das

Geschmacksmuster Nr. 72421 stützen. Dessen Schutz habe nicht allein auf der

Gestaltung der Grundform eines Goldbarrens beruhen können, die im Anmel-

dezeitpunkt neuheitsschädlich vorweggenommen gewesen sei, sondern könne

nur zusammen mit der Gestaltung der Oberseite der Schachtel mit eingepräg-

ten Wörtern und sonstigen Bestandteilen gesehen werden. Die Verpackung der

Beklagten stelle keine unzulässige Nachbildung dar; sie mache von den

schutzbegründenden Merkmalen des Geschmacksmusters schon deshalb kei-

nen Gebrauch, weil der Gesamteindruck der Verpackung durch die Mehrfarbig-

keit der Oberfläche, durch die farblich abgesetzte Gestaltung der Beschriftung

und auch durch das Firmenwappen geprägt werde.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Revisionsrügen haben kei-

nen Erfolg.

1. Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat,

ebenso wie die der Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b GMV

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei

besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren,

insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken, der Identität oder Ähn-

lichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft

der älteren Marke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch

einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kenn-

zeichnungskraft ausgeglichen werden kann

(BGH, Urt. v. 20.12.2001

- I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 343 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-

PUREN; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002,

982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002,

1067, 1068 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV, m.w.N. auch zur Rechtsprechung

des EuGH). Für eine dreidimensionale Marke, wie sie im Streitfall in Frage

steht, gilt nichts anderes (BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000,

888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE). Es ist bei der Beurteilung der Mar-

kenähnlichkeit von dem Gesamteindruck der jeweiligen Marken auszugehen,

der auch durch einzelne Merkmale aus einer komplexen Marke bestimmt wer-

den kann (BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP

2001, 1315 - Marlboro-Dach, m.w.N.).

a) Hiervon ausgehend hat das Berufungsgericht die Kennzeichnungs-

kraft der Klagemarken als durchschnittlich bezeichnet und hat, ohne dies aus-

drücklich zu behandeln, bei seiner Beurteilung Warenidentität zugrunde gelegt.

Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Der Meinung der Revision,

die Kennzeichnungskraft der Klagemarken sei durch eine erhebliche Bekannt-

heit im Markt gestärkt, kann nicht beigetreten werden. Bei Schokolade handelt

es sich um eine Ware des täglichen Verbrauchs, für die die Klägerin nur einen

(cid:0)(cid:2)(cid:1)(cid:4)(cid:3)(cid:6)(cid:5)(cid:8)(cid:7)(cid:10)(cid:9)(cid:12)(cid:11)(cid:13)(cid:3)(cid:15)(cid:14)(cid:17)(cid:16)(cid:18)(cid:7)

(cid:19)(cid:20)(cid:16)(cid:4)(cid:21)(cid:23)(cid:22)(cid:24)(cid:14)(cid:6)(cid:16)(cid:26)(cid:25)(cid:28)(cid:27)(cid:6)(cid:11)(cid:13)(cid:3)(cid:29)(cid:19)(cid:30)(cid:3)(cid:31)(cid:27)(cid:23)(cid:19)! "(cid:22)(cid:17)(cid:16)(cid:4)(cid:5)(cid:28)(cid:21)(cid:4)(cid:9)

(cid:11)(cid:13)(cid:3)(cid:13)(cid:19)$#(cid:23)%(cid:6)(cid:5)’&$(cid:21)(cid:6)(cid:21)(cid:31)(cid:27)(cid:26)(cid:3)(cid:6)(cid:25)(cid:28)(cid:16)

Umsatz von 500.000

einer gesteigerten Kennzeichnungskraft führen kann. Ohne Erfolg versucht die

Revision die maßgeblichen Verkehrskreise auf die Teile des Verkehrs zu be-

schränken, die zu den Händlern bzw. zu den Besuchern von Duty-Free-Läden

gehören. Hierfür besteht keine Veranlassung. Der Anbieter von Schokolade

steht auf dem Markt allen Konkurrenten gegenüber und bietet seine Ware

grundsätzlich dem allgemeinen Verkehr an. Eine bestimmte Vertriebsmethode -

hier auf Flughäfen - bewirkt keine Verengung des Angebots auf diesen Markt.

Die Klägerin wendet sich im Streitfall auch gegen eine Konkurrentin, die ihre

Angebote nicht auf bestimmte Marktsegmente ausrichtet.

b) Eine Markenähnlichkeit hat das Berufungsgericht verneint. Auch das

erweist sich sowohl für die IR-Marke als auch für die Gemeinschaftsmarke und

eine möglicherweise bestehende Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG

als rechtsfehlerfrei.

aa) Das Berufungsgericht hat seiner Beurteilung zutreffend zugrunde

gelegt, daß bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf

den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzu-

stellen ist. Es ist auch für den Streitfall von dem bei Wort-/Bildzeichen gelten-

den Erfahrungssatz ausgegangen, daß der Verkehr bei solchen Bezeichnun-

gen sich eher an dem Wort- als an dem Bildbestandteil orientiert, wenn das

Bildelement keine ins Gewicht fallende graphische Gestaltung aufweist (BGH,

Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535

- ATTACHÉ/TISSERAND). Die Übertragung dieses Erfahrungssatzes auf die

aus Wort, Bild und Form gebildete Marke erweist sich als rechtlich fehlerfrei.

Kommt der Waren- und Verpackungsform nach der Vorstellung des Verkehrs

keine herkunftshinweisende Bedeutung zu, kann für die Beurteilung des Ge-

samteindrucks des aus Form, Wort und Bild zusammengesetzten Zeichens

dem Formelement keine prägende Bedeutung zukommen.

bb) Erfahrungsgemäß sieht der Verkehr in der Form der Ware oder in

deren Verpackung regelmäßig eine funktionelle oder eine ästhetische Gestal-

tung der Ware, ohne daraus auf deren Herkunft zu schließen. Ist der Verkehr

nicht daran gewöhnt, in der Verwendung einer bestimmten Verpackungsform

für bestimmte Waren einen Herkunftshinweis zu sehen, weil er in der Waren-

verpackung eine funktionelle oder ästhetische Gestaltung erblickt, gilt auch bei

der dreidimensionalen Marke der Erfahrungssatz, daß sich der Verkehr bei ei-

ner zusammengesetzten Bezeichnung eher an den Wortbestandteilen als an

sonstigen Gestaltungselementen orientiert. Dem Vortrag der Klägerin ist nicht

zu entnehmen, daß für das in Rede stehende Warengebiet der Verkehr abwei-

chend von diesem Erfahrungssatz sich regelmäßig an der Form der Ware und

deren Verpackung orientiert, um auf diese Weise Waren eines Unternehmens

von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002,

804, 806 Tz. 63 f. = WRP 2002, 924 - Philips/Remington).

c) Die tatrichterliche Würdigung, die IR-Marke Nr. 635 445 werde in ih-

rem Gesamteindruck durch die Bezeichnung "Goldkenn" geprägt, ist demnach

aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

d) Dasselbe gilt für die Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach der

Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnungsform durch den Wortbestand-

teil "Feodora" geprägt wird.

2. Das Berufungsgericht hat sonach rechtsfehlerfrei eine Verwechs-

lungsgefahr der angegriffenen Bezeichnung sowohl hinsichtlich der IR-Marke

als auch hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke und einer mit dieser identischen

Benutzungsmarke verneint. Zwar besteht die dreidimensionale Gemeinschafts-

marke allein aus der Form eines Goldbarrens und genießt als solche Schutz.

Eine Verwechslungsgefahr dieser Marke mit der angegriffenen Form ist aber zu

verneinen, weil diese nach den rechtsfehlerfrei getroffenen tatrichterlichen

Feststellungen in ihrem Gesamteindruck durch die Wortkennzeichnung "Feo-

dora" geprägt wird.

3. Aus den vorgenannten Gründen können die Klageansprüche auch

nicht mit Erfolg auf ein wettbewerbswidriges Handeln der Beklagten im Sinne

einer unzulässigen Leistungsübernahme gestützt werden (§ 1 UWG). Hierfür

wäre, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht nur eine wett-

bewerbliche Eigenart der Verpackungsform der Klägerin erforderlich, an der es

aus den vom Berufungsgericht angeführten Gründen schon fehlen dürfte, son-

dern auch eine vermeidbare Herkunftstäuschung. Ist eine markenrechtliche

Verwechslungsgefahr zu verneinen, kann auch - bezogen auf die hier wie dort

in Rede stehende Verpackungsform - nicht von der Gefahr einer Herkunftstäu-

schung ausgegangen werden (vgl. zu der Anwendung markenrechtlicher

Grundsätze in derartigen Fällen: BGH, Urt. v. 15.6.2000 - I ZR 90/98, GRUR

2001, 251, 253 = WRP 2001, 153 - Messerkennzeichnung).

4. Schließlich hat das Berufungsgericht auch rechtsfehlerfrei Ansprüche

auf Auskunftserteilung und Schadensersatz für die Zeit vom 1. September 1996

bis zum 2. Juni 1997 verneint. Es ist insoweit davon ausgegangen, daß eine

Verletzung des Geschmacksmusters Nr. 72421 durch die angegriffene Verpak-

kungsform nicht gegeben ist, weil der Gesamteindruck der Verpackung der Be-

klagten maßgeblich abweichend vom Geschmacksmuster durch die mehrfarbi-

ge Farbgestaltung, durch die farbig abgesetzte Gestaltung der Beschriftung

und auch durch das verwendete Firmenwappen geprägt werde. Dagegen wen-

det sich die Revision nicht mit eigenen Rügen. Die Beurteilung läßt Rechts-

fehler auch nicht erkennen.

III. Danach war die Revision der Klägerin auf ihre Kosten (§ 97 Abs. 1

ZPO) zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Schaffert