BGH Beschluss vom 15.09.2005 – I ZB 10/03
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 395 06 940
Nachschlagewerk: BGHZ BGHR
ja : nein ja :
MarkenG § 26 Abs. 1
Verkündet am: 15. September 2005 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
NORMA
Ein Einzelhandelsunternehmen, das eine Vielzahl von Waren vertreibt, die teils mit eigenen Marken des Unternehmens, teils mit Marken der Hersteller verse- hen, teils ohne Marke sind, benutzt seine für entsprechende Waren eingetrage- ne, mit seiner Unternehmensbezeichnung übereinstimmende Marke mit deren Verwendung an Schaufenstern und in Geschäftsräumen seiner Filialen, auf Einkaufstüten, Regal- und Preisaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungs- anzeigen und auf Handzetteln auch dann nicht rechtserhaltend, wenn der Mar- ke im Einzelfall ein "R" im Kreis angefügt ist. Ohne einen konkreten Bezug zu der Ware bezieht sich dieser Hinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Han- delsunternehmens, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft (Fortführung von BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - OTTO).
BGH, Beschl. v. 15. September 2005 - I ZB 10/03 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 15. September 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats
(Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom
19. November 2002 wird auf Kosten der Widersprechenden zu-
rückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €
festgesetzt.
Gründe
I. Gegen die für "Strumpfwaren" eingetragene und am 5. Februar 1996
veröffentlichte Wortmarke Nr. 395 06 940
"Nora"
hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 20. Juni 1990 u.a.
für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetrage-
nen Wortmarke DD 647 137
"NORMA".
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat
zunächst die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht und die Lö-
schung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Erinnerung der Markenin-
haberin ist der Widerspruch zurückgewiesen worden, weil es an einer Ver-
wechslungsgefahr fehle.
Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben
(BPatGE 46, 108).
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende
ihren Widerspruch weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwer-
de zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch für i.S. von § 43 Abs. 2
Satz 2 MarkenG unbegründet erachtet, weil die Widersprechende eine rechts-
erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nicht
glaubhaft gemacht habe. Dazu hat es ausgeführt:
Es könne dahingestellt bleiben, ob die Widerspruchsmarke in dem vor
der Veröffentlichung der angegriffenen Marke liegenden Zeitraum von fünf Jah-
ren auf Preisetiketten, die an der Warenverpackung angebracht gewesen seien,
rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG verwendet worden sei. Jedenfalls ent-
spreche die Art und Weise, in der die Widerspruchsmarke in dem Fünfjahres-
zeitraum vor der Entscheidung über die Beschwerde verwendet worden sei,
nicht den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung.
Die Marke müsse so verwendet werden, dass der Verkehr in ihr eine
kennzeichenmäßige Benutzung bestimmter Waren und Dienstleistungen sehe,
weil Ausgangspunkt für die Beurteilung die Funktion der Marke sei, Waren oder
Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und sie von den-
jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Um ihre Herkunfts- und Unter-
scheidungsfunktion erfüllen zu können, müsse die Marke allerdings nicht not-
wendig unmittelbar mit der Ware verbunden sein. Die von der Widersprechen-
den für Strumpfhosen dargelegte Benutzung der Widerspruchsmarke als sog.
Händlermarke werde der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion als Haupt-
funktion der Marke nicht gerecht. Die Widersprechende habe die mit dem Na-
men ihres Discounthandelsunternehmens identische Marke "NORMA" für ihr
gesamtes Warensortiment verwendet, ohne dass ein Bezug der Marke zu den
einzelnen Waren bestehe. Das gelte nicht nur für die Anbringung der Marke an
den Schaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf
Einkaufstüten, Regalaufklebern usw., sondern auch in den vorgelegten Werbe-
unterlagen sei die Widerspruchsmarke stets nach Art einer Überschrift für einen
ständig wechselnden Ausschnitt aus dem Warensortiment der Widersprechen-
den eingesetzt worden. Die einzelnen Produkte seien in den Anzeigen zwar
dargestellt. Es fehle aber - ebenso wie beispielsweise bei der Anbringung der
Marke auf der Titelseite eines Katalogs oder einer Gesamtpreisliste - die unmit-
telbare Verbindung der Marke mit einer bestimmten Ware. Der Verkehr sehe in
dem Kennzeichen "NORMA", wenn es ihm in den Werbeanzeigen begegne, im
Allgemeinen nur einen Hinweis auf das Unternehmen des Discounters selbst,
der unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündige, welche Artikel er in seinen
Filialen aktuell zu günstigem Preis anbiete. Nach ständiger Rechtsprechung
könne die Marke bei einem solchen firmenmäßigen Gebrauch, selbst wenn er
- auch - markenmäßig i.S. des § 14 Abs. 2 MarkenG sein möge, ihre betriebli-
che Herkunftsfunktion in Bezug auf die eingetragene Ware nicht erfüllen. Sie
repräsentiere die Waren nicht und sei für diese auf dem Markt nicht tatsächlich
und ernsthaft präsent, sondern weise allenfalls mittelbar über den Namen der
Einkaufsstätte auf die betriebliche Herkunft der Waren hin. Für den Verkehr
stelle nur das an der Ware selbst angebrachte Kennzeichen das Unterschei-
dungsmittel dar, das ihm die betriebliche Zuordnung ermögliche und nach dem
er die Ware benenne, wiederverkaufe und weiterempfehle. Bei den in den Filia-
len der Widersprechenden angebotenen Strumpfhosen seien das die auf der
Verpackung befindlichen Marken "Manou", "Whisper" und "Verena".
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg. Rechtsfehlerfrei
hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass die Widerspruchsmarke in dem
Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde nicht ge-
mäß § 26 MarkenG für die eingetragenen Waren benutzt worden ist. Für den
Eintritt der Löschungsreife reicht gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aus, wenn
die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung fünf
Jahre nicht benutzt worden ist. Unerheblich ist dabei, ob die Widerspruchsmar-
ke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke bereits seit mindestens
fünf Jahren eingetragen ist und ob deshalb die Einrede mangelnder Benutzung
auch nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben werden könnte (vgl. BGH, Urt.
v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO;
Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743
- IMMUNINE/IMUKIN; Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 940
- DRAGON).
1. Das Bundespatentgericht ist rechtlich zutreffend davon ausgegangen,
dass die Benutzung eines Kennzeichens, das als Marke für Waren eingetragen
ist, nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie der Hauptfunktion der Marke ent-
spricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie
ihm ermöglicht, diese Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden
(EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003,
425 - Ansul/Ajax; BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - OTTO, Urteilsumdruck
S. 8). Dazu ist es nicht erforderlich, dass die Marke unmittelbar an der Ware
angebracht oder mit ihr verbunden ist. Der genannten Unterscheidungsfunktion
kann vielmehr durch jede übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der
Marke für die Ware, für die sie eingetragen ist, genügt werden (BGH aaO
- OTTO, Urteilsumdruck S. 9 m.w.N.). Eine rechtserhaltende Benutzung der
Marke für die eingetragenen Waren liegt jedoch nicht vor, wenn das Zeichen
ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zumindest zugleich
auch als Marke für die konkret vertriebene Ware verwendet wird (BGH aaO
- OTTO, Urteilsumdruck S. 9; BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR
2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Diese Grundsätze gelten
unabhängig davon, ob als Inhaber der Marke ein Hersteller- oder ein Handels-
unternehmen (sog. Handelsmarke) eingetragen ist. Auch bei für bestimmte Wa-
ren eingetragenen sog. Handelsmarken ist nur eine Benutzung für den Gegen-
stand der Eintragung, also für die jeweils eingetragenen Waren, rechtserhaltend
(BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 9).
2. Diese Grundsätze hat das Bundespatentgericht im Streitfall rechtsfeh-
lerfrei angewandt.
a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Verwendung des
mit dem Namen des Discountunternehmens der Widersprechenden identischen
Zeichens "NORMA" für ihr gesamtes Warensortiment durch Anbringung an den
Schaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Ein-
kaufstüten, Regalaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen und auf
Handzetteln keinen hinreichenden Bezug zu den einzelnen Waren herstellt,
sondern der Verkehr darin lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen selbst
sieht, das unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündigt, welche Produkte es in
seinen Filialen aktuell zu günstigen Preisen anbietet. Diese Beurteilung lässt
einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der Senat hat nach Verkündung der ange-
fochtenen Entscheidung ausgesprochen, dass die Benutzung eines mit der Un-
ternehmensbezeichnung übereinstimmenden Kennzeichens, das als Marke für
einzelne Waren eingetragen ist, auf und in dem Katalog eines Versandhändlers
sowie auf den von ihm verwendeten Versandtaschen nicht rechtserhaltend i.S.
von § 26 MarkenG ist, weil dadurch kein konkreter Bezug zu den einzelnen, in
dem Katalog oder den Versandtaschen enthaltenen unterschiedlichen Produk-
ten hergestellt wird (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 10 f.). Vielmehr liegt
in einem solchen Fall für den angesprochenen Verkehr die Annahme nahe, das
von einem Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein das Unterneh-
menskennzeichen dar, wenn das Unternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher
Waren anbietet, die zum Teil von bekannten Markenherstellern, zum Teil von
unbekannten Herstellern stammen und die als Gemeinsamkeit lediglich den
Vertrieb über das betreffende Handelsunternehmen aufweisen (BGH aaO
- OTTO, Urteilsumdruck S. 11).
Für die hier zu beurteilenden Formen der Benutzung der Widerspruchs-
marke durch die Widersprechende gilt nichts anderes. Auch die Widerspre-
chende verwendet das mit ihrer Unternehmensbezeichnung identische Kenn-
zeichen "NORMA" gleichfalls für ihr gesamtes, aus einer Vielzahl von Waren
bestehendes Sortiment. Die Waren sind teils mit Marken der Hersteller, teils mit
Eigenmarken der Widersprechenden versehen, teils werden sie ohne Marke
vertrieben. Unter diesen Umständen stellt der Verkehr bei der Verwendung der
mit dem Unternehmenskennzeichen identischen Bezeichnung "NORMA" in der
vom Bundespatentgericht festgestellten Art und Weise keinen Bezug zu der
Herkunft bestimmter Waren aus einem bestimmten Unternehmen her, sondern
sieht darin lediglich eine Verwendung als Unternehmenskennzeichen. Auch
dort, wo eine räumliche Nähe zu einzelnen von der Widersprechenden vertrie-
benen Produkten hergestellt wird wie etwa bei der Anbringung des Zeichens auf
Einkaufstüten und Regalaufklebern, liegt es für den Verkehr fern, in der Kenn-
zeichnung nicht lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen der Widerspre-
chenden als solches, sondern zugleich einen Hinweis auf die Herkunft einer
bestimmten Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft zu sehen.
b) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht hätte prü-
fen müssen, ob nicht durch die Verwendung der Widerspruchsmarke in der
Handzettel- und Zeitungswerbung mit einem "R" im Kreis das Verständnis des
Verkehrs im Sinne eines Herkunftshinweises beeinflusst worden sei, vermag ihr
nicht zum Erfolg zu verhelfen. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dass
die Art und Weise der Benutzung der Marke "NORMA" in den Werbeunterlagen
allenfalls als Benutzung des Zeichens für die von der Widersprechenden er-
brachten Dienstleistungen als Einzelhandelsunternehmen angesehen werden
könnte, darin aber nicht eine Benutzung der Warenmarke mit dem erforderli-
chen unmittelbaren Bezug zu den einzelnen eingetragenen Waren liege. Diese
rechtlich nicht zu beanstandende Erwägung des Bundespatentgerichts gilt auch
und gerade für den Fall, dass durch die Anfügung des "R" im Kreis das Ver-
ständnis des Verkehrs von der Verwendung des Kennzeichens im Sinne eines
Herkunftshinweises beeinflusst worden sein sollte. Ohne einen konkreten Bezug
zur Ware bezieht sich dieser Herkunftshinweis allenfalls auf die Dienstleistung
des Händlers, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von
Waren anderer Herkunft.
c) Ob die Widersprechende, wie die Rechtsbeschwerde weiter ausführt,
hinreichend glaubhaft gemacht hat, dass nicht nur in dem Zeitraum von fünf
Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, son-
dern auch in dem Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung über die Beschwer-
de auf Preisetiketten die Marke "NORMA" deutlich sichtbar angebracht war,
kann dahingestellt bleiben. Denn die von der Widersprechenden behauptete
Verwendung auf den Preisetiketten stellte unter den vom Bundespatentgericht
im Übrigen rechtsfehlerfrei festgestellten Umständen gleichfalls keine rechtser-
haltende Benutzung für die eingetragenen Waren dar.
aa) Die Widersprechende hat vorgetragen, dass Preisetiketten mit der
Bezeichnung "NORMA Stark reduziert" bzw. "NORMA AKTUELL" immer wieder
im Rahmen von Aktionsverkäufen auf den Verpackungen der Waren angebracht
würden. Sie hat eine Verpackung der unter ihrer Marke "Manou" vertriebenen
Strumpfhosen vorgelegt, auf der deutlich sichtbar ein Preisetikett mit der Auf-
schrift: "NORMA Stark reduziert DM 2.98" aufgeklebt ist. Die Verpackung selbst
weist lediglich die Marke "Manou" auf. Ferner hat die Widersprechende entspre-
chende Kopien derartiger Verpackungen zu den Akten gereicht. Auf einer weite-
ren Kopie ist ein entsprechender Aufkleber auf einer Verpackung der unter der
Marke der Widersprechenden "Whisper" vertriebenen Feinstrumpfhosen zu se-
hen. Ein weiteres mit der Aufschrift "NORMA AKTUELL DM 9.98" versehenes
Preisetikett befindet sich auf einer Verpackung, die für Damenwäsche mit der
Bezeichnung "TOP SENSO BUSTIER-SLIP" bestimmt ist.
bb) Das Bundespatentgericht hat es im Rahmen seiner Erwägungen zu
dem auf § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestützten Nichtbenutzungseinwand offen
gelassen, ob die Verwendung des Zeichens "NORMA" auf den Preisetiketten
vom Verkehr als ein Hinweis auf die Herkunft der Strumpfhosen zur Unterschei-
dung von Strumpfhosen anderer Hersteller verstanden wird.
Eine rechtserhaltende Benutzung ist indes auch für diesen Fall zu ver-
neinen. Dies kann der Senat anhand der vorgelegten Verwendungsbeispiele
und des vom Bundespatentgericht festgestellten sonstigen Tatsachenstoffs
selbst beurteilen (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167,
170 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Der Verkehr sieht in der Verwendung der
erkennbar nachträglich aufgeklebten Preisetiketten mit dem Zeichen "NORMA"
lediglich einen Hinweis darauf, dass das unter diesem Zeichen auftretende Un-
ternehmen für die so ausgezeichneten Waren einen bestimmten Preis fordert
("NORMA-Preis").
IV. Die Rechtsbeschwerde ist danach auf Kosten der Widersprechenden
(§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.
Ullmann
v. Ungern-Sternberg
Pokrant
Büscher
Bergmann
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.11.2002 - 27 W(pat) 4/01 -