BGH Urteil vom 22.09.2005 – I ZR 188/02

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 188/02

Verkündet am: 22. September 2005 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR:

ja ja ja

MarkenG § 4 Nr. 1, §§ 14, 41

Dentale Abformmasse

Bei einer Abweichung der Eintragung einer Marke von der angemeldeten Dar- stellung ist für den Schutz der Marke die eingetragene Gestaltung maßgebend.

MarkenG § 14 Abs. 2

a) Die für den kennzeichenmäßigen Gebrauch einer farblichen Gestaltung herkunftshinweisende Verwendung setzt insbesondere dann, wenn die Farbgebung in dem betreffenden Produktbereich die technische Anwen- dung unterstützt, voraus, daß die Farbe als solche im Verhältnis zu den üb- rigen Elementen in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichnungsmit- tel verstanden wird.

b) Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr ein dem Produkt anhaften- des Merkmal, das erst nach Abschluß des im geschäftlichen Verkehr ablau- fenden Erwerbsvorgangs bei zweckentsprechender Verwendung durch den Erwerber in Erscheinung tritt, als ein zur Bezeichnung der Herkunft des Produkts eingesetztes Zeichen versteht. Ein solches Verständnis liegt je- doch bei einer erst nach dem Erwerbsvorgang sichtbar werdenden Farbe

zumal dann fern, wenn der Verkehr dieser auch oder sogar in erster Linie eine technische Funktion zuschreibt.

BGH, Urteil vom 22. September 2005 - I ZR 188/02 - OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 9. Juni 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und

die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts München vom 4. Juli 2002 aufgehoben,

soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung

und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-

rufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin vertreibt seit dem Jahr 1967 unter der Bezeichnung "I.

" eine dentale Abformmasse. Diese besteht aus einer blauen Basispaste

und einer roten Paste, die vor der Anwendung gemischt werden; hierdurch er-

hält die Abformmasse einen lilafarbenen Ton. Die Klägerin hat nach ihren An-

gaben mit dem Produkt

I.

in den Jahren 1997 bis 2000 zwi-

schen 21 Mio. und 32,5 Mio. DM Umsatz jährlich erzielt. Der Marktanteil im In-

land betrug damit in diesem Zeitraum zwischen 24,8 und 28,7 %.

Die Klägerin ist Inhaberin der für Abformmassen für zahnärztliche und

zahntechnische Zwecke eingetragenen Farbmarke Nr. 395 41 406 (im weiteren:

eingetragene Marke). Der am 11. Oktober 1995 beim Deutschen Patentamt

eingereichten Anmeldung der eingetragenen Marke beigefügt waren ein papie-

renes Farbmuster und "3 Pantone 2622 aufgerastet in C, M, S, geeignet zur

farblichen Drucklegung für die Veröffentlichung im Markenblatt". Im weiteren

reichte die Klägerin beim Deutschen Patentamt am 26. Oktober 1995 Silikon-

farbmuster sowie am 21. Dezember 1995 vier farbige Wiedergaben der ange-

meldeten Marke in Papierform nach.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts hat die Anmel-

dung zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Klägerin hatte

mit dem Hilfsantrag Erfolg, die Marke wegen Verkehrsdurchsetzung einzutra-

gen (BPatGE 42, 51). Die Marke wurde im Anschluss daran am 31. Mai 2000

wegen nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung mit dem Zeitrang ihres Anmel-

detags in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-

tragen. Die im Register eingetragene, im Markenblatt veröffentlichte sowie in

der Markenurkunde wiedergegebene Farbe

weicht von dem der Anmeldung beigefügten Farbmuster

ab, weil im Zeitpunkt der Drucklegung für die Veröffentlichung der eingetrage-

nen Marke im Markenblatt beim Deutschen Patent- und Markenamt lediglich

zwei lilafarbene Farbtöne zur Auswahl standen.

Die Beklagte vertreibt ebenfalls Pasten zur Herstellung dentaler Ab-

formmassen, darunter seit Mitte des Jahres 2000 drei von ihr als "F. M.

P. ", "F. H. T. " und "F. E. P. " bezeichnete Pro-

dukte. Deren Aufmachung, Verpackung und Gestaltung sind nicht Gegenstand

des vorliegenden Rechtsstreits. Die Abformmassen der Beklagten erhalten ihre

aus dem nachstehenden Klageantrag ersichtlichen Farben ebenfalls durch die

zur Herstellung der gebrauchsfähigen Paste erforderliche Mischung der beiden

Ausgangskomponenten im zahnärztlichen Bereich.

Nach der Auffassung der Klägerin weisen die drei gebrauchsfertigen Ab-

formmassen der Beklagten einen die eingetragene Marke verletzenden lilafar-

benen Ton entsprechend dem mit der Anmeldung eingereichten Farbmuster

auf. Der eingetragenen Marke komme aufgrund des jahrzehntelangen Vertriebs

des Produkts I. eine außerordentlich hohe Bekanntheit zu. Die an-

gegriffenen Produkte hielten, so die Klägerin, den deshalb sowie wegen der

bestehenden Warenidentität erforderlichen deutlichen Abstand nicht ein. Die

von der Beklagten verwendeten Farbtöne seien zwar nicht identisch, lägen aber

deutlich im Ähnlichkeitsbereich. Die Beklagte nutze zudem die Wertschätzung

und die Unterscheidungskraft der bekannten eingetragenen Marke ohne recht-

fertigenden Grund in unlauterer Weise aus.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

I. es der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmit- tel zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland Abformmassen anzubieten und/oder anbieten zu lassen oder in den Verkehr zu bringen, die nach der vor ihrer Verwendung erforderlichen Abmischung folgende Farbtöne aufweisen:

II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer I und zwar unter Angabe der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Lie- fermengen, Lieferzeiten und -preise, der Gestehungskosten unter An- gabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie des erzielten Gewinns und unter Angabe der einzelnen Angebote und der Werbung, der Nen- nung der Angebotsmengen, -zeiten, -preise und Namen und Anschrif- ten der Angebotsempfänger, der einzelnen Werbeträger, deren Aufla- genhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;

III.

festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen gemäß Ziffer I ent- standen ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

Sie macht geltend, die Verwendung der Farbe Lila habe eine technische

Funktion und diene daher nicht zur Kennzeichnung des Produkts. Der Schutz-

bereich einer Farbmarke sei zudem auf identische Farbtöne beschränkt. Maß-

geblich sei überdies der eingetragene Farbton; mit ihm seien die von der Be-

klagten verwendeten Farbtöne jedoch nicht verwechselbar. Zu berücksichtigen

sei im übrigen, dass die Farbtöne erst nach Anwendung sichtbar würden. Eine

Rufausbeutung liege nicht vor.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Klägerin hat abgesehen davon, dass das Berufungsge-

richt den Auskunftsanspruch in zeitlicher und umfangsmäßiger Hinsicht einge-

schränkt hat, zur Verurteilung der Beklagten gemäß den vorstehend wiederge-

gebenen Klageanträgen geführt (OLG München OLG-Rep 2004, 93).

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision begehrt die Be-

klagte weiterhin die Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt, das Rechts-

mittel zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat die auf Unterlassung und Schadensersatz-

feststellung gerichteten Klageanträge für gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und

Abs. 6 MarkenG und den Auskunftsanspruch für gemäß §§ 19 MarkenG, 242

BGB im wesentlichen begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

Die eingetragene Marke stehe in Kraft, so dass für das Verletzungsver-

fahren von ihrer Schutzfähigkeit auszugehen sei. Gegenstand der eingetrage-

nen Marke sei die konturlose Farbe entsprechend dem in der Anmeldung

zugrunde gelegten Farbmuster. Die hiervon abweichende, allein auf techni-

schen Unzulänglichkeiten im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamts

beruhende Wiedergabe in der Markenurkunde und in der Veröffentlichung im

Markenblatt sei nicht maßgeblich.

Die Verwendung der angegriffenen Farbgestaltungen erfolge marken-

mäßig, da die Farbwahl nicht allein technisch bedingt sei. Die von der Beklag-

ten verwendeten unterschiedlichen Farben belegten deren Verwendung zu Un-

terscheidungszwecken. Der Annahme eines markenmäßigen Gebrauchs stehe

auch nicht entgegen, dass die Farben erst durch die vom Erwerber durchzufüh-

rende Vermischung entstünden, weil die Identifizierungsfunktion auch noch

beim Verbrauch gegeben sei.

Zwischen der eingetragenen Marke und den beanstandeten Farbtönen

bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Waren

seien identisch. Die eingetragene Marke habe, da der Schutz aufgrund Ver-

kehrsdurchsetzung entstanden sei, normale Kennzeichnungskraft. Eine Schwä-

chung infolge der Verwendung lilafarbiger Farbtöne durch weitere Anbieter sei

nicht anzunehmen, da deren Marktanteil gering sei. Der Schutzumfang der

Farbmarke sei nicht auf identische Farbtöne beschränkt. Bei der Prüfung der

Ähnlichkeit sei zu berücksichtigen, dass die Farbe isoliert als Kennzeichnungs-

mittel zur Kenntnis genommen werde. Es sei daher darauf abzustellen, ob die

Kunden die Marke so, wie sie diese im Gedächtnis behielten, in den angegriffe-

nen Farbgestaltungen wiederzuerkennen glaubten. Das sei hier bezüglich aller

angegriffenen Farbtöne der Fall. Eine beschreibende Verwendung i.S. von § 23

Nr. 2 MarkenG liege nicht vor.

Der Schadensersatzanspruch sei begründet, weil den für die Beklagte

handelnden Personen jedenfalls Fahrlässigkeit zur Last falle.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hat Er-

folg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung

der Sache an das Berufungsgericht.

1. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass es als

Verletzungsgericht an die erfolgte Eintragung der eingetragenen Marke gebun-

den ist. Die Bindung bezieht sich auf alle Eintragungsvoraussetzungen und Ein-

tragungshindernisse, die im Eintragungsverfahren geprüft worden sind (vgl.

BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631

- MAG-LITE; Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP

2005, 616 - Lila-Schokolade; Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414,

416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck).

2. Nicht zugestimmt werden kann aber der Auffassung des Berufungsge-

richts, der Schutz der eingetragenen Marke sei nach dem Farbmuster zu

bestimmen, das in der Markenanmeldung zugrunde gelegt worden sei. Maß-

geblich ist vielmehr der eingetragene und veröffentlichte Farbton.

a) Gegen die vom Berufungsgericht vertretene Auffassung spricht schon

der Wortlaut des § 4 Nr. 1 MarkenG. Danach entsteht der Markenschutz durch

die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Regis-

ter. Es entspricht - ohne dass bislang allerdings ein Fall zu entscheiden war, in

dem die Eintragung von der angemeldeten Darstellung abweicht - der ständi-

gen Rechtsprechung, dass im Verletzungsprozess von der eingetragenen Ges-

taltung der Marke auszugehen ist (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97,

GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; In-

gerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 516 m.w.N.; bezogen auf die Farb-

marke Grabrucker, WRP 2000, 1331, 1340). Der Eintragung kommt insoweit

konstitutive Wirkung zu (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 4 Rdn. 16).

b) Für die Maßgeblichkeit der Eintragung spricht des weiteren, dass an-

derenfalls weder der Publizitätsfunktion des Registers über die markenrechtlich

erheblichen Tatsachen (vgl. hierzu Fezer aaO § 41 Rdn. 4) noch dem Erforder-

nis der graphischen Darstellbarkeit i.S. des § 8 Abs. 1 MarkenG hinreichend

Rechnung getragen würde. Im Zusammenhang mit der Eintragbarkeit von

Farbmarken ergeben sich der Inhalt und die Bedeutung des Erfordernisses der

graphischen Darstellbarkeit aus den damit angestrebten Zwecken, die Eintra-

gung ins Register als solche überhaupt zu ermöglichen, für die Beurteilung der

Marke im Eintragungsverfahren eine festgelegte Gestaltung zugrunde legen zu

können und die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung

über die in Kraft stehenden Marken und deren Schutzbereich zu veröffentlichen

(vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, GRUR 2001, 1154, 1155 = WRP

2001, 1198 - Farbmarke violettfarben; Beschl. v. 19.9.2001 - I ZB 3/99, GRUR

2002, 427, 428 = WRP 2002, 450 - Farbmarke gelb/grün, jeweils m.w.N.). Der

Veröffentlichung kommt namentlich auch in der Rechtsprechung des Gerichts-

hofs der Europäischen Gemeinschaften zum Schutz von Farbmarken eine zent-

rale Funktion zu: Den Wirtschaftsteilnehmern muß es möglich sein, durch ein

öffentliches Register klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintra-

gungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potentiellen Wettbewerber

veranlasst haben, um auf diese Weise einschlägige Informationen über die

Rechte Dritter erlangen zu können (vgl. EuGH, Urt. v. 24.6.2004 - Rs. C-49/02,

GRUR 2004, 858 Tz. 28 und 30 - Heidelberger Bauchemie GmbH). Stellte man

bei Abweichungen auf die Anmeldung ab, wären die Wirtschaftsteilnehmer ge-

hindert, sich über den Schutzbereich der in Kraft stehenden eingetragenen

Marken abschließend zu unterrichten. Abweichendes mag dann gelten, wenn

die Veröffentlichung im Markenblatt erkennen lässt, dass die eingetragene Mar-

ke von der angemeldeten Markendarstellung abweicht. Dies trifft für den Streit-

fall jedoch nicht zu.

c) Die Auffassung des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht deshalb

als zutreffend dar, weil bestimmte Markenformen vielfach nur annähernd gra-

phisch darstellbar sind und die Abweichung im vorliegenden Fall zudem darauf

beruht, daß im Zeitpunkt der Drucklegung für die Veröffentlichung der eingetra-

genen Marke im Markenblatt beim Deutschen Patentamt lediglich zwei lilafar-

bene Töne zur Auswahl standen. Bei konturlosen Farbmarken stellt die zweidi-

mensionale Darstellung im Markenregister grundsätzlich kein Problem dar.

Selbst wenn die Wiedergabe der angemeldeten Farbe drucktechnisch nicht

möglich sein sollte, kann eine Bestimmung durch die Verwendung eines inter-

national anerkannten Bezeichnungscodes erfolgen (vgl. auch EuGH, Urt. v.

6.5.2003 - Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793 Tz. 32 und 36 = GRUR 2003, 604

= WRP 2003, 735 - Libertel, wonach zur Erfüllung der Eintragungsvorausset-

zungen ein solcher Bezeichnungscode sogar verwendet werden muss; ebenso

bereits Ströbele, GRUR 1999, 1041, 1046). Es ist für den Anmelder auch nicht

unzumutbar, auf eine korrekte Darstellung der Farbmarke im Register hinzuwir-

ken. Er kann namentlich auf die fehlerhafte Eintragung verzichten (§ 48 Abs. 1

MarkenG) und damit die Wiederaufnahme des Verfahrens über die angemelde-

te Marke veranlassen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl.,

§ 45 Rdn. 8). Zumindest aber kann die Publizitätsfunktion dadurch gewahrt

werden, dass der Eintragung im Register ein Hinweis beigefügt wird, dass der

veröffentlichte Farbton dem angemeldeten Farbton nicht entspricht und durch

die Bezeichnung nicht exakt wiedergegeben wird (vgl. § 25 Nr. 6 MarkenV; § 18

Nr. 6 MarkenV a.F.).

3. Die angefochtene Entscheidung stellt sich auf der Grundlage der bis-

lang getroffenen Feststellungen auch nicht als im Ergebnis richtig dar (§ 561

ZPO).

a) Ansprüche aus der für die Klägerin in das Register eingetragenen

Farbmarke scheiden schon deshalb aus, weil es insoweit an einem kennzei-

chenmäßigen Gebrauch durch die Beklagte fehlt.

aa) Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann, da anderenfalls

keine Benutzung i.S. des § 14 Abs. 2 MarkenG vorliegt, nur dadurch verletzt

werden, dass die geschützte Farbe als Herkunftshinweis verwendet wird (vgl.

BGHZ 156, 126, 136 - Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2005, 427, 428

- Lila-Schokolade; vgl. auch - zur Formmarke - BGH GRUR 2005, 414, 415 f.

- Russisches Schaumgebäck). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem

Verkehr die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren

oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren

oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleis-

tungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die dem Markeninhaber zustehen-

den Rechte sollen sicherstellen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Sie

sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zei-

chens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren

Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem

Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH,

Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 50 f. = GRUR 2003,

55 - Arsenal).

bb) Selbst wenn eine Farbe auf der Verpackung einer Ware oder für die

Ware selbst verwendet wird, ist nur ausnahmsweise anzunehmen, dass dies

herkunftshinweisend geschieht. Denn die Endabnehmer sind es nicht gewöhnt,

aus der Farbe von Waren oder deren Verpackung ohne Beifügung von graphi-

schen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine

Farbe als solche nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht

als Mittel der Identifizierung verwendet wird (EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 65

- Libertel; BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2005,

427, 428 - Lila-Schokolade). Dies gilt auch im Streitfall, zumal die Farbgebung

in dem dort angesprochenen Warenbereich die technische Anwendung unter-

stützt. Nach der Europäischen Norm EN ISO 4823:2000 Nr. 6.1 müssen bei

dentalen Abformmassen die zur Anwendung in derselben Mischung vorgese-

henen unterschiedlichen Komponenten in Kontrastfarben geliefert werden, um

anzuzeigen, wann die Komponenten gründlich gemischt wurden. Dementspre-

chend hat auch das Bundespatentgericht in seinem die Markenanmeldung der

Klägerin betreffenden Beschluss festgestellt, dass in dem betreffenden Waren-

bereich von einer funktionellen Bedingtheit von Farben auszugehen ist

(BPatGE 42, 51, 53 f.). Danach sind die Anbieter der Abformmassen auf die

Verwendung solcher Farbtöne angewiesen und die Abnehmer und Verwender

daran gewöhnt, dass Farben technische Merkmale darstellen.

cc) Die Annahme einer herkunftshinweisenden Verwendung setzt da-

nach voraus, dass die Farbe als solche im Verhältnis zu den übrigen Elementen

in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird.

Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn die geschützte Farbe über eine durch

Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und der Ver-

kehr daher gewöhnt ist, bei Waren der in Rede stehenden Art in der Farbe ei-

nen Herkunftshinweis zu sehen, und die Farbe zudem in der angegriffenen Ver-

wendungsform ein wesentliches, durch herkömmliche Herkunftshinweise nicht

in den Hintergrund gedrängtes Gestaltungsmittel darstellt (BGHZ 156, 126,

137 f.

- Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2005, 427, 429

- Lila-

Schokolade). Daran fehlt es im Streitfall schon deshalb, weil die Marke in der

eingetragenen Form, die nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Be-

rufungsgerichts vom angemeldeten Farbton nicht unerheblich abweicht, von der

Klägerin nicht benutzt worden ist und daher keine gesteigerte Kennzeichnungs-

kraft hat erlangen können.

b) Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bislang getroffenen Fest-

stellungen sind die klagegegenständlichen Ansprüche auch dann nicht aus dem

angemeldeten Farbton begründet, wenn diesem entsprechend dem Vortrag der

Klägerin, der das Bundespatentgericht vom Vorliegen einer Verkehrsdurchset-

zung des angemeldeten Farbtons gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überzeugt hat,

als Marke kraft Benutzung Schutz gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG zukommt.

aa) Der Beurteilung des Berufungsgerichts, hinsichtlich des angemelde-

ten Farbtons liege ein kennzeichenmäßiger Gebrauch i.S. von § 14 Abs. 2

MarkenG vor, kann nicht zugestimmt werden. Das Berufungsgericht hat nicht

berücksichtigt, dass nicht schon allein aufgrund einer - hier zu unterstellenden -

Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Farbtons unabhängig vom Grad der

Ähnlichkeit der angegriffenen Farbtöne und der Art ihrer Verwendung von deren

herkunftshinweisender Verwendung ausgegangen werden kann. Auch besteht

insoweit hinsichtlich der Frage der Herkunftshinweisfunktion der angegriffenen

Verwendung keine Bindung an die Beurteilung im Eintragungsverfahren (vgl.

BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck). Voraussetzung für

die Bejahung eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs ist bei abstrakten Farb-

marken vielmehr eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des geschützten Zei-

chens; das Berufungsgericht ist aber nur von einer normalen Kennzeichnungs-

kraft des angemeldeten Farbtons ausgegangen.

bb) Nicht zutreffend ist auch die Auffassung des Berufungsgerichts, für

die Annahme eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs sei es unerheblich, dass

die Abformmassen nicht mit den angegriffenen Farbtönen in den geschäftlichen

Verkehr gelangten, sondern erst nach dem Erwerb der farblich unterschiedli-

chen Pasten im Betrieb des Erwerbers gewonnen würden. Es handelt sich hier-

bei um einen Vorgang, der zeitlich nach dem Handeln im geschäftlichen Ver-

kehr liegt. Für das Verständnis der herkunftshinweisenden Funktion wie auch

der Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne kommt es in erster Linie

auf die Vorgänge an, die sich im geschäftlichen Verkehr abspielen (vgl. BGH,

Urt. v. 12.2.1998 - I ZR 241/95, GRUR 1998, 696 = WRP 1998, 604 - Rolex-Uhr

mit Diamanten; zum wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz vgl. BGH, Urt. v.

2.12.2004

- I ZR 30/02, GRUR 2005, 349, 353 = WRP 2005, 476

- Klemmbausteine III, zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Der Bereich der dem

Markeninhaber vorbehaltenen und dem Verletzer verbotenen Benutzungshand-

lungen i.S. des § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG steckt grundsätzlich auch den Rah-

men des relevanten kennzeichenmäßigen Gebrauchs ab. Es kann allerdings

nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass der Verkehr ein dem Pro-

dukt anhaftendes Merkmal, das erst nach dem Abschluss des im geschäftlichen

Verkehr ablaufenden Erwerbsvorgangs bei zweckentsprechender Verwendung

durch den Erwerber in Erscheinung tritt, als ein zur Bezeichnung der Herkunft

des Produkts eingesetztes Zeichen versteht. Ein entsprechendes Verständnis

liegt freilich bei einer erst nach dem Erwerbsvorgang sichtbar werdenden Farbe

zumal dann fern, wenn der Verkehr dieser auch oder sogar in erster Linie eine

technische Funktion zuschreibt. Die Feststellung eines solchen Verständnisses

setzt daher voraus, dass der Verkehr die Ursprungsidentität des Produkts un-

abhängig von dessen Gestaltung, Verpackung, Bezeichnung und Bewerbung

aus dessen Erscheinungsform beim Gebrauch herleitet.

4. Das Berufungsurteil ist danach weder in der Begründung noch im Er-

gebnis zutreffend; es ist deshalb aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat ist

an einer eigenen Entscheidung in der Sache gehindert, weil sich die Klage an-

dererseits auch nicht als abweisungsreif darstellt. Nach dem - zum Teil bestrit-

tenen - Vortrag der Klägerin insbesondere hinsichtlich des hohen Bekanntheits-

grades des angemeldeten Farbtons ist nicht auszuschließen, dass eine etwaige

Benutzungsmarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. Entspre-

chende Feststellungen, die dem Tatrichter obliegen (BGH GRUR 2005, 414,

415 - Russisches Schaumgebäck), enthält des Berufungsurteil nicht. Ebenso

fehlen Feststellungen zu der Frage, ob der Verkehr die Farbe in der angegriffe-

nen Verwendungsform jeweils als selbstständiges Zeichen neben den anderen

von der Beklagten verwendeten Herkunftshinweisen versteht. Dementspre-

chend vermag der erkennende Senat die Frage, ob die Beklagte die angegriffe-

nen Farbtöne kennzeichenmäßig verwendet, nicht abschließend zu beurteilen.

Die Sache ist daher zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die

Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563

Abs. 1 und 3 ZPO).

III. In der wiedereröffneten Berufungsinstanz wird die Klägerin Gelegen-

heit haben, zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke neu vorzutragen.

Nach den vorstehend - namentlich zu Ziffer II. 3. b) aa) und insbesonde-

re bb) - gemachten Ausführungen dürfte jedenfalls die Annahme fern liegen,

dass die etwaige Benutzungsmarke der Klägerin durch das Anbieten(lassen)

und/oder Inverkehrbringen einer Abformmasse verletzt wird, die nach Abmi-

schung den im Klageantrag unter Ziffer I. links wiedergegebenen, von der et-

waigen Benutzungsmarke der Klägerin deutlich abweichenden Farbton auf-

weist.

Ullmann Bornkamm Pokrant

Schaffert Bergmann