BGH Urteil vom 16.10.2007 – X ZR 226/02

X. Zivilsenat

Leitsatz
PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 38; ZPO § 69 Sammelhefter II a) Wird von mehreren, ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschreibenden Merkmalen nur eines in den Patentanspruch aufgenommen, das die mit dem Ausführungsbeispiel erzielte technische Wirkung angibt, liegt darin auch dann keine unzulässige Erweiterung, wenn ein anderer Weg zur Er- zielung derselben Wirkung nicht offenbart ist. b) Wer dem Patentnichtigkeitsverfahren auf Seiten des Klägers beitritt, gilt als Streitgenosse des Klägers (Abweichung vom Sen.Urt. v. 30.9.1997 - X ZR 85/94, GRUR 1998, 382, 387 - Schere).

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

in der Patentnichtigkeitssache

Verkün

X ZR 226/02

Nachschlagewerk: ja

BGHZ:

BGHR:

nein

PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 38; ZPO § 69

Sammelhefter II

a) Wird von mehreren, ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschreibenden Merkmalen nur eines in den Patentanspruch aufgenommen, das die mit dem Ausführungsbeispiel erzielte technische Wirkung angibt, liegt darin auch dann keine unzulässige Erweiterung, wenn ein anderer Weg zur Er- zielung derselben Wirkung nicht offenbart ist.

b) Wer dem Patentnichtigkeitsverfahren auf Seiten des Klägers beitritt, gilt als Streitgenosse des Klägers (Abweichung vom Sen.Urt. v. 30.9.1997 - X ZR 85/94, GRUR 1998, 382, 387 - Schere).

BGH, Urteil vom 16. Oktober 2007 - X ZR 226/02 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 16. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-

Beck und Gröning

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin und die Anschlussberufung der Beklag-

ten gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bun-

despatentgerichts vom 25. Juni 2002 werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden zu 4/5 der Klägerin

und ihrer Streithelferin und zu 1/5 der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 16. Mai 1986 unter Inan-

spruchnahme der Priorität einer Schweizer Anmeldung vom 4. Juni 1985 an-

gemeldeten und im Laufe des Berufungsverfahrens durch Zeitablauf erlosche-

nen deutschen Patents 36 16 566 (Streitpatents). Das Streitpatent ist mit sechs

Patentansprüchen erteilt worden, von denen Patentanspruch 1 lautet:

"Sammelhefter mit Anlegestationen, welche im Maschinentakt an- getrieben und an einer Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage für die darauf rittlings abgelegten Druckbogen angeordnet sind, wo- bei die Sammelstrecke mit längs der Auflage zu einem Heftapparat wirksamen Mitnehmern versehen ist, d a d u r c h g e k e n n - z e i c h n e t , dass der Sammelhefter in Kombination folgende Merkmale aufweist:

a) parallel zur erwähnten Sammelstrecke ist wenigstens eine wei-

tere Sammelstrecke mit Mitnehmern (6) vorhanden,

b) mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) nacheinander jede der Sammelstrecken mit einem Druck- bogen, wobei bei allen Sammelstrecken die Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen die Sammelstrecke gefördert und aufgespreizt werden und

c) der Heftapparat (9) wenigstens zwei benachbarten Sammel- strecken in deren Wirkbereich zugeordnet ist und je Sammel- strecke mindestens einen Heftkopf (12, 13, 33) aufweist."

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren hat Patentanspruch 1 durch Be-

schluss des Bundespatentgerichts vom 19. September 1994 (11 W (pat) 45/92)

folgende Fassung erhalten:

"Sammelhefter mit Anlegestationen, welche im Maschinentakt an- getrieben und an einer Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage für die darauf rittlings abgelegten vereinzelten Druckbogen ange- ordnet sind, wobei die Sammelstrecke mit längs der Auflage wirk- samen Mitnehmern versehen ist, welche die abgelegten Druckbo- gen von Anlegestation zu Anlegestation und dann zu einem im Wirkbereich der Sammelstrecke vorgesehenen Heftapparat trans- portieren, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Sam- melhefter in Kombination folgende Merkmale aufweist:

a) parallel zur erwähnten Sammelstrecke ist wenigstens eine wei- tere gleich aufgebaute Sammelstrecke vorhanden, wobei die Sammelstrecken symmetrisch zu einer Achse (1) und um diese drehend angeordnet sind,

b) mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) die sattelförmige Auflage (3) einer der Sammelstrecken mit einem Druckbogen, und die Sammelstrecken drehen sich um den Winkelabstand zwischen zwei Sammelstrecken weiter,

c) der Heftapparat (9) ist wenigstens zwei benachbarten Sammel- strecken in deren Wirkbereich zugeordnet und weist je Sam- melstrecke mindestens einen Heftkopf (12, 13, 33) auf, wobei im Wirkbereich des Heftapparates (9) die zusammengetrage- nen Druckbogen relativ zu den Sammelstrecken stillstehen und die Heftköpfe (12, 13, 33) beim Heftvorgang während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgen."

Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klägerin, die rechtskräftig wegen Verlet-

zung des Streitpatents verurteilt ist, dieses im Umfang der Patentansprüche 1

bis 3 und 6 angegriffen. Sie macht geltend, der Gegenstand des geltenden Pa-

tentanspruchs 1 gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus und der Schutzbe-

reich dieses Patentanspruchs sei gegenüber der erteilten Fassung des Patents

erweitert. Ferner ergebe sich der Gegenstand des Streitpatents in naheliegen-

der Weise aus dem Stand der Technik.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der wei-

tergehenden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1

folgende Fassung erhält, auf welche die Patentansprüche 2, 3 und 6 rückbezo-

gen sind:

gen von Anlegestation zu Anlegestation und dann zu einem im Wirkbereich der Sammelstrecke vorgesehenen Heftapparat trans- portieren, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Sam- melhefter in Kombination folgende Merkmale aufweist:

b) mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) nacheinander jede sattelförmige Auflage (3) einer der Sam- melstrecken mit einem Druckbogen, wobei bei allen Sammel- strecken die Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen die Sammelstrecke gefördert und aufgespreizt werden, und die Sammelstrecken drehen sich um den Winkelabstand zwischen zwei Sammelstrecken weiter,

d) es sind Mittel (3, 4, 10) vorhanden, um die Druckbogen unab- hängig von der Angriffsrichtung der Schwerkraft in hinreichen- der Anlage mit der sattelförmigen Auflage zu halten."

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin und ihrer im Berufungs-

verfahren beigetretenen, gleichfalls wegen Verletzung des Streitpatents verur-

teilten Streithelferin, mit welcher diese den Antrag weiterverfolgen, das Streitpa-

tent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 und 6 für nichtig zu erklären. Die

Beklagte hat sich der Berufung mit dem Antrag angeschlossen, das angefoch-

tene Urteil dahin abzuändern, dass die Fassung des Patentanspruchs 1 wie

folgt lautet:

b) mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) nacheinander jede sattelförmige Auflage (3) einer der Sammelstrecken mit einem Druckbogen, und die Sammelstre-

cken drehen sich um den Winkelabstand zwischen zwei Sam- melstrecken weiter,

Hilfsweise soll Patentanspruch 1 die folgende Fassung erhalten:

b) mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) nacheinander jede sattelförmige Auflage (3) einer der Sam- melstrecken mit einem Druckbogen, und die Sammelstrecken drehen sich um den Winkelabstand zwischen zwei Sammel- strecken weiter,

d) es sind Mittel (3, 4, 10) vorhanden, um die Druckbogen unab- hängig von der Angriffsrichtung der Schwerkraft in hinreichen- der Anlage mit der sattelförmigen Auflage zu halten."

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor Dr.-Ing. B. K. ,

Fakultät Maschinenbau der Universität D. , ein schriftliches Gutachten

erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die

Klägerin hat ein Gutachten vorgelegt, das Professor Dr.-Ing. K. D. F. ,

Universität W. , in ihrem Auftrag erstellt hat.

Entscheidungsgründe

Die zulässigen Rechtsmittel der Parteien haben keinen Erfolg. Das Bun-

despatentgericht hat zu Recht der - auch nach Erlöschen des Streitpatents zu-

lässigen (vgl. Sen.Urt. v. 15.11.2005 - X ZR 17/02, GRUR 2006, 316 - Koks-

ofentür) - Nichtigkeitsklage teilweise entsprochen und sie im Übrigen abgewie-

sen.

Das Streitpatent betrifft einen Sammelhefter, mit dem bedruckte

und gefaltete Bogen (Druckbogen) gesammelt und anschließend in derselben

Maschine zur Herstellung von mehrseitigen Druckprodukten wie Zeitschriften,

Broschüren oder dergleichen geheftet werden. Dabei werden die einzelnen

Druckbogen von innen nach außen übereinandergelegt und dann im Falzbe-

reich geheftet. Ein derartiger Sammelhefter besteht aus den Komponenten An-

legestation, Sammelstrecke und Heftapparat. Die Anzahl der Anlegestationen

entspricht der Anzahl der Druckbogen des fertigen Druckproduktes. Jede Anle-

gestation liefert an die Sammelstrecke einen bestimmten Druckbogen, indem

die erste Anlegestation den innersten Druckbogen des fertigen Druckproduktes

liefert, die zweite Anlegestation den - von innen nach außen betrachtet - nächst-

folgenden Druckbogen und so fort. Die Sammelstrecke nimmt die von den An-

legestationen auf ihrer sattelförmigen Auflage rittlings abgelegten Druckbogen

auf. Mit Hilfe von Mitnehmern werden die Druckbogen längs ihrer Auflage von

Anlegestation zu Anlegestation seitlich vorgeschoben und gelangen schließlich

zum Heftapparat, in dem sie zu fertigen Druckprodukten zusammengefügt wer-

den.

Ein Sammelhefter dieser Art ist, wie die Streitpatentschrift erläutert, aus

der Schweizer Patentschrift 519 993 (E 9) bekannt. Sein Nachteil ist die geringe

Arbeitsgeschwindigkeit.

Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, einen Sammelhef-

ter bereitzustellen, welcher bei gleichermaßen präziser Verarbeitung der gefal-

teten Einzelbögen wie bei der bekannten Maschine ein Mehrfaches der Produk-

tionsgeschwindigkeit zulässt (Sp. 3 Z. 65 - Sp. 4 Z. 2 der Streitpatentschrift).

Dieses Problem wird nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in der gel-

tenden Fassung durch folgende Merkmalskombination gelöst:

(1)

(2)

(3)

Der Sammelhefter weist Anlegestationen (7, 8, 19) auf, die im Maschinentakt angetrieben und an Sammelstrecken an- geordnet sind.

Es sind wenigstens zwei parallele Sammelstrecken vorhan- den.

Die Anlegestationen dienen der Beschickung der einander folgenden Sammelstrecken mit einem Druckbogen.

(4)

Die Sammelstrecken sind

(4.1) gleich aufgebaut,

(4.2) symmetrisch zu einer Achse (1) angeordnet und

(4.3) drehen um die Achse (1).

(5)

Jede Sammelstrecke weist auf:

(5.1) eine sattelförmige Auflage (3) für die darauf rittlings

abgelegten vereinzelten Druckbogen,

(5.2)

längs der Auflage wirksame Mitnehmer (6), welche die abgelegten Druckbogen von Anlegestation zu Anlegestation und dann zu einem im Wirkbereich der Sammelstrecke vorgesehenen Heftapparat (9) trans- portieren.

(6) Mit jedem Maschinentakt

(6.1) beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) die sattel- förmige Auflage (3) einer der Sammelstrecken mit einem Druckbogen und

(6.2) drehen sich die Sammelstrecken um den Winkelab- stand zwischen zwei Sammelstrecken weiter.

(8)

Der Heftapparat (9)

(8.1)

ist wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken in deren Wirkbereich zugeordnet und

(8.2) weist je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf

(12, 13, 33) auf.

(9)

Im Wirkbereich des Heftapparates (9)

(9.1) stehen die zusammengetragenen Druckbogen relativ

zu den Sammelstrecken still und

(9.2)

folgen die Heftköpfe (12, 13, 33) beim Heftvorgang während eines Bewegungsweges den Sammelstre- cken im Gleichlauf.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Streitpatentschrift zeigt ein

Ausführungsbeispiel.

Der mit Merkmal 9.2 beanspruchte Gleichlauf zwischen den Heftköpfen

des Heftapparats und den Sammelstrecken (mit den darauf abgelegten, relativ

zur Sammelstrecke stillstehenden Druckbogen) wird dadurch erzielt, dass der

Heftkopf, der die Druckbogen auf der zugeordneten Sammelstrecke heftet, sei-

nerseits bewegt wird und während eines Bewegungsweges (im Ausführungs-

beispiel während des Weges, den der pendelnde Heftapparat in Drehrichtung

des Sammelhefters zurücklegt) der Sammelstrecke in gleicher Richtung und in

gleichem Radialabstand folgt. Hierdurch wird erreicht, dass für die Heftung

mehr Zeit zur Verfügung steht (Sp. 4 Z. 4-9), nämlich derjenige Zeitraum, in

dem sich die Sammeltrommel um den Winkelabstand zwischen zwei Sammel-

strecken weiterdreht.

II.

Die Anschlussberufung ist unbegründet. Zu Recht hat das Bun-

despatentgericht angenommen, dass das Streitpatent mit dem vorstehend ge-

gliederten Patentanspruch 1 keinen Bestand haben kann, weil hierdurch der

Schutzbereich des Streitpatents erweitert worden ist (§ 22 Abs. 1 2. Alt. PatG).

Ein erteiltes Patent hat einen Schutzbereich, der gemäß § 14 PatG durch

den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird, zu deren Auslegung Beschrei-

bung und Zeichnungen heranzuziehen sind. Jedenfalls dann, wenn das Patent

im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren derart geändert wird, dass sein

Schutzbereich nunmehr über dasjenige hinausgeht, was zuvor vom Schutzbe-

reich umfasst war, liegt der Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1 2. Alt. PatG vor.

Soweit das Bundespatentgericht eine solche Schutzbereichserweiterung

darin gesehen hat, dass infolge der Ersetzung der Wörter "nacheinander jede"

durch den bestimmten Artikel "die" in Merkmal 6.1 des Patentanspruchs 1 auch

Sammelhefter umfasst sein könnten, bei denen nicht nacheinander jede sattel-

förmige Auflage beschickt werde, die Reihenfolge der Beschickung der Sam-

melstrecken vielmehr beliebig sei und auch Lücken in der Beschickung möglich

seien, greift die Anschlussberufung das erstinstanzliche Urteil nicht an.

Dem Bundespatentgericht ist aber auch darin beizutreten, dass die Weg-

lassung des im erteilten Patentanspruch 1 enthaltenen Halbsatzes "wobei bei

allen Sammelstrecken die Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen die

Sammelstrecke gefördert und aufgespreizt werden" in Merkmal 6.1 des Patent-

anspruchs 1 in der geltenden Fassung zu einer Schutzbereichserweiterung

führt.

Das Bundespatentgericht hat dies damit begründet, dass vom Schutzbe-

reich des geltenden Anspruchs auch Sammelhefter umfasst sein könnten, die

nicht mit der offenen Seite voran gegen, sondern beispielsweise von der Seite

her auf die Sammelstrecke gefördert würden, wie es aus der veröffentlichten

europäischen Patentanmeldung 95 603 (E 1) bekannt sei. Auch könnten Sam-

melhefter umfasst sein, die nicht während des Beschickens, sondern bereits

vorher aufgespreizt würden, wie dies aus der deutschen Offenlegungsschrift

31 17 419 (E 8) bekannt sei. Merkmal 6.1 der erteilten Fassung sei jedoch unter

Berücksichtigung der Beschreibung (insbesondere Sp. 3 Z. 47-57 der C2-

Schrift) so auszulegen, dass nur Sammelhefter vom Schutzbereich umfasst

seien, die mit der offenen Seite voran gegen die Sammelstrecke gefördert und

erst während der Beschickung aufgespreizt würden.

Dagegen wendet die Anschlussberufung ohne Erfolg ein, das erteilte

Streitpatent unterscheide lediglich zwischen dem Sammeln der Druckbogen von

außen nach innen in V-förmigen Taschen (deutsche Auslegeschrift 1 224 329

[E 10] und Schweizer Patentschrift 584 153 [E 11]) und dem erfindungsgemä-

ßen Sammeln von innen nach außen auf sattelförmigen Auflagen, wobei letzte-

res durch Merkmal 5.1 zum Ausdruck gebracht werde und die zusätzliche An-

gabe in Merkmal 6.1 nichts anderes besage als das, was Merkmal 5.1 ohnehin

schon zum Ausdruck bringe, da eine Ablage "rittlings" nur erfolgen könne, wenn

die Druckbogen zuvor aufgespreizt und mit der offenen Seite voran gegen die

Sammelstrecke gefördert würden.

Denn die Beschreibung des Streitpatents in seiner erteilten Fassung er-

läutert die Vorrichtung nach der E 1 dahin, dass diese einen endlos umlaufen-

den, zur Aufnahme der Druckbogen bestimmten Förderer aufweise, entlang

welchem eine Anzahl von Zuförderern für die Druckbogen angeordnet seien.

Hierbei würden die Produkte mit quer zur Förderrichtung liegendem Falz an den

Zuförderern vorbeigeführt. Die Schenkel der Druckbogen hingen hierbei frei

nach unten. Diese bekannte Vorrichtung lasse konstruktiv offen, wie dabei die

frei herabhängenden Schenkel der Druckbogen bei hohen Geschwindigkeiten

stabil gehalten und wie der Heftvorgang an den fertig zusammengetragenen

Produkten ausgeführt werden solle (Sp. 1 Z. 44-57).

Von dieser bekannten Lösung, bei der bereits eine Sammelstrecke mit

sattelförmigen Auflagen für die vereinzelten Druckbogen vorhanden ist, hebt

sich die erfindungsgemäße Lösung nach dem erteilten Patentanspruch 1 durch

die weitere Angabe ab, dass die Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen

die Sammelstrecke gefördert werden und (hierbei, um eine zuverlässige Aufla-

ge zu gewährleisten, nicht frei herabhängen, sondern) aufgespreizt werden.

Diese Anforderung ist im geltenden Patentanspruch 1 nicht mehr enthalten,

nach dem die Zuführung in beliebiger Weise und aus beliebiger Richtung erfol-

gen kann.

Der geltende Patentanspruch ist damit auf eine Teilkombination der

durch den erteilten Patentanspruch geschützten technischen Lehre gerichtet.

Damit ist der Schutzbereich erweitert, denn eine solche Teilkombination war

durch das erteilte Patent nicht geschützt (vgl. Sen.Urt. v. 31.5.2007

- X ZR 172/04, WRP 2007, 1231 - Zerfallszeitmessgerät [für BGHZ vorgese-

hen]).

Da auch der Hilfsantrag der Anschlussberufung das Merkmal nicht ent-

hält, nach dem bei allen Sammelstrecken die Druckbogen mit der offenen Seite

voran gegen die Sammelstrecke gefördert und aufgespreizt werden, kann Pa-

tentanspruch 1 auch in der Fassung dieses Antrags keinen Bestand haben.

III.

Auch die Berufung der Klägerin ist unbegründet. Patentanspruch 1

in der Fassung des angefochtenen Urteils ist gegenüber dem Inhalt der ur-

sprünglichen Unterlagen nicht unzulässig erweitert, und der Gegenstand dieses

Anspruchs ist patentfähig.

In dieser Fassung lässt sich Patentanspruch 1 wie folgt gliedern:

(1)

(2)

(3)

Der Sammelhefter weist Anlegestationen (7, 8, 19) auf, die im Maschinentakt angetrieben und an Sammelstrecken an- geordnet sind.

Es sind wenigstens zwei parallele Sammelstrecken vorhan- den.

Die Anlegestationen dienen der Beschickung der einander folgenden Sammelstrecken mit einem Druckbogen.

(4)

Die Sammelstrecken sind

(4.1) gleich aufgebaut,

(4.2) symmetrisch zu einer Achse (1) angeordnet und

(4.3) drehen um die Achse (1).

(5)

Jede Sammelstrecke weist auf:

(5.1) eine sattelförmige Auflage (3) für die darauf rittlings

abgelegten vereinzelten Druckbogen,

(5.2)

(6) Mit jedem Maschinentakt

(6.1) beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) nachein- ander jede sattelförmige Auflage (3) einer der Sam- melstrecken mit einem Druckbogen, wobei die Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen die Sammelstrecke gefördert und aufgespreizt werden, und

(6.2) drehen sich die Sammelstrecken um den Winkelab- stand zwischen zwei Sammelstrecken weiter.

(7)

Es sind Mittel (3, 4, 10) vorhanden, um die Druckbogen un- abhängig von der Angriffsrichtung der Schwerkraft in hinrei- chender Anlage mit der sattelförmigen Auflage (3) zu hal- ten.

(8)

Der Heftapparat (9)

(8.1)

ist wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken in deren Wirkbereich zugeordnet und

(8.2) weist je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf

(12, 13, 33) auf.

(9)

Im Wirkbereich des Heftapparates (9)

(9.1) stehen die zusammengetragenen Druckbogen relativ

zu den Sammelstrecken still und

(9.2)

folgen die Heftköpfe (12, 13, 33) beim Heftvorgang während eines Bewegungsweges den Sammelstre- cken im Gleichlauf.

Dieser Patentanspruch enthält keine unzulässige Erweiterung.

Das Bundespatentgericht hat zutreffend angenommen, dass eine unzulässige

Erweiterung insbesondere nicht darin liegt, dass Merkmal 9.2 lediglich vor-

schreibt, dass die Heftköpfe beim Heftvorgang während eines Bewegungswe-

ges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgen, hingegen nicht vorgibt, dass der

Heftapparat hierzu konzentrisch zur Achse (1) der Welle (2) gelagert sein und

eine Pendelbewegung ausführen muss.

Merkmal 9.2 ist als solches, wie auch die Klägerin nicht bezweifelt, ur-

sprungsoffenbart. Denn die Patentanmeldung beschreibt ein durch die mit der

oben wiedergegebenen Zeichnung identischen Figur 1 illustriertes Ausfüh-

rungsbeispiel, bei dem der Heftapparat (9) einen um die Achse (1) schwenkbar

gelagerten Bügel (11) aufweist, an dem zwei Heftkopfpaare (12, 13) angeordnet

sind. Der Bügel (11) führt eine Hin- und Her-Schwenkbewegung aus und folgt

dabei während eines Bewegungsweges den Auflagen (3) mit gleicher Ge-

schwindigkeit. Die sich mitbewegenden Heftkopfpaare (12, 13) führen jeweils

während des Gleichlaufs mit den Auflagen (3) simultan eine Heftoperation aus,

mit der die aufeinanderliegenden Druckbogen von zwei Sammelstrecken zu-

sammengeheftet werden (S. 9, letzter Abs. - S. 10, 2. Abs. der Offenlegungs-

schrift = Sp. 4 Z. 3-26 der C2-Schrift = Sp. 4 Z. 63 - Sp. 5 Z. 18 der C3-Schrift).

Im Wirkbereich des Heftapparates folgen somit die Heftköpfe (12, 13, 33) beim

Heftvorgang während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleich-

lauf.

Die Patentinhaberin war auch nicht gehindert, dieses Merkmal in den Pa-

tentanspruch aufzunehmen, ohne gleichzeitig weitere Einzelheiten des Ausfüh-

rungsbeispiels mit zu übernehmen.

Änderungen der Patentansprüche dürfen freilich weder zu einer Erweite-

rung des Gegenstands der Anmeldung noch dazu führen, dass an die Stelle der

angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt wird (BGHZ 66, 17, 29 - Alkylen-

diamine I; BGHZ 110, 123, 125 - Spleißkammer). Der Patentanspruch darf mit-

hin nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem aus fachmännischer

Sicht aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht zu erkennen ist, dass er

von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte (Sen.Urt. v.

21.9.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 - Spielfahrbahn; Sen.Beschl. v.

20.6.2000 - X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 - Verglasungsdichtung; v.

5.10.2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 - Zeittelegramm; Sen.Urt. v.

5.7.2005, GRUR 2005, 1023, 1024 - Einkaufswagen II). Der Anmelder oder Pa-

tentinhaber, der nur noch für eine bestimmte Ausführungsform der angemelde-

ten Erfindung Schutz begehrt, ist dabei nicht genötigt, sämtliche Merkmale ei-

nes Ausführungsbeispiels

in den Anspruch aufzunehmen

(Sen.Urt. v.

15.11.2005 - X ZR 17/02, GRUR 2006, 316, 319 - Koksofentür). Die Aufnahme

eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den Patentanspruch ist zu-

lässig, wenn dadurch die zunächst weiter gefasste Lehre auf eine engere Lehre

eingeschränkt wird und wenn das weitere Merkmal in der Beschreibung als zu

der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen war (BGHZ 111, 21, 25

- Crackkatalysator I; Sen.Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307,

308 - Bodenwalze; Sen.Urt. v. 7.12.1999 - X ZR 40/95, GRUR 2000, 591, 592

- Inkrustierungsinhibitoren). Dienen mehrere in der Beschreibung eines Ausfüh-

rungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter Schutz

gestellten Erfindung, die je für sich, aber auch zusammen den durch die Erfin-

dung erreichten Erfolg fördern, hat es der Patentinhaber in der Hand, ob er sein

Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale be-

schränkt; in dieser Hinsicht können dem Patentinhaber keine Vorschriften ge-

macht werden (BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer; Sen.Beschl. v. 14.9.2004

- X ZB 25/02 - Fußbodenbelag).

Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Patentinhaber nach Belieben

einzelne Elemente eines Ausführungsbeispiels im Patentanspruch kombinieren

dürfte. Die Kombination muss vielmehr in ihrer Gesamtheit eine technische Leh-

re darstellen, die aus der Sicht des Fachmanns den ursprünglichen Unterlagen

als mögliche Ausgestaltung der Erfindung zu entnehmen ist; andernfalls wird

etwas beansprucht, von dem aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht

erkennbar ist, dass es von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein

soll, und das daher gegenüber der angemeldeten Erfindung ein aliud darstellt

(Sen.Beschl. v. 23.1.1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990, 432, 434 - Spleißkammer

[insoweit nicht in BGHZ]; Sen.Beschl. v. 11.9.2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002,

49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung).

Diesen Anforderungen genügt die Kombination des Merkmals 9.2 mit

den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs 1. Denn in Patentanspruch 2 der

Anmeldung war ganz allgemein ein Sammelhefter mit parallelen Sammelstre-

cken angegeben, bei dem der Heftapparat wenigstens zwei benachbarten Sam-

melstrecken zugeordnet ist und je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf

aufweist. Aus der Sicht des Fachmanns, als den der Senat - auf der Grundlage

der durch die Angaben des gerichtlichen Sachverständigen bestätigten Fest-

stellungen des Bundespatentgerichts zum üblichen Ausbildungs- und Kenntnis-

stand der mit der Entwicklung von Sammelheftern befassten Fachleute - einen

Maschinenbauingenieur mit praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet der Kon-

struktion papierverarbeitender Maschinen ansieht, war erkennbar, dass der be-

schriebene Gleichlauf der Heftköpfe eines wenigstens zwei benachbarten

Sammelstrecken in deren Wirkbereich zugeordneten Heftapparats mit den

Sammelstrecken beim Heftvorgang geeignet ist, dem in der Patentanmeldung

beschriebenen Nachteil des Standes der Technik, dass für den Heftvorgang nur

ein Bruchteil eines Maschinentaktes zur Verfügung stand, entgegenzuwirken

und damit das Ziel zu fördern, eine Vorrichtung zu schaffen, die bei gleich prä-

ziser Verarbeitung wie bei einer konventionellen Maschine ein Mehrfaches der

Produktionsgeschwindigkeit erlaubt.

Dem gegenüber ist unerheblich, dass die ursprünglichen Unterlagen mit

dem konzentrisch gelagerten, pendelnden Bügel des Heftapparats nur eine

Möglichkeit beschreiben, wie ein solcher Gleichlauf während eines Bewe-

gungsweges erreicht werden kann. Denn ein solches Ausführungsbeispiel, mit

dem der Anmelder der Anforderung genügt, die Erfindung so deutlich und voll-

ständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 Abs. 4

PatG), nötigt nicht dazu, den Gegenstand des Patentanspruchs hierauf zu be-

schränken.

Entgegen der Auffassung der Berufung ergibt sich eine unzulässige Er-

weiterung auch nicht daraus, dass in der C3-Schrift die Vorrichtung nach der

deutschen Patentschrift 33 43 466 (E 2) dahin beschrieben wird, mittels eines

Pendelantriebs werde eine derartige Hin- und Herbewegung der Heftköpfe her-

beigeführt, dass sie bei ihrer Einwirkung auf zwei aufeinanderfolgende, zu hef-

tende Druckbogen "im Gleichlauf mit deren Bewegungsgeschwindigkeit" be-

wegt würden (Sp. 3 Z. 19-30). Denn damit ist lediglich zutreffend beschrieben,

dass in der Einwirkungsphase in Laufrichtung der Druckbogen keine Relativbe-

wegung zwischen Heftköpfen und Druckbogen stattfindet. Nichts anderes ist,

bezogen auf Heftköpfe und Sammelstrecken, mit dem Begriff des "Gleichlaufs"

in der Anmeldung des Streitpatents und in Merkmal 9.2 zum Ausdruck ge-

bracht.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des ange-

fochtenen Urteils ist auch patentfähig.

Dieser Gegenstand ist, wie auch von der Klägerin und ihrer Streithelferin

nicht in Zweifel gezogen wird, neu. Verhandlung und Beweisaufnahme haben

ebenso wenig tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Stand der

Technik dem Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nahegelegt

hat.

Die deutsche Auslegeschrift 1 114 779 (E 6) beschreibt eine Ma-

schine zum Heften von Bogenlagen, bei der die Druckbogen auf sattelförmigen

Auflagen (2) gesammelt werden, die an umlaufenden Zugorganen angeordnet

sind. Mittels Verteil- und Anlegevorrichtungen (104) werden die Druckbogen auf

den Auflagen abgelegt und zu einer Heftvorrichtung (105) weitertransportiert.

Die Heftköpfe werden von auf einer Welle aufgekeilten Nocken gesteuert, die

das Anbringen der Heftklammern während des Verschiebens der auf den Auf-

lagen ruhenden Broschüren gestatten. Das entspricht den Merkmalen 1 bis 4.1,

5.1, 9.1 und 9.2. Hingegen fehlen die Mitnehmer wie auch alle Merkmale, die

mindestens zwei parallele, um eine Achse drehend angeordnete Sammelstre-

cken voraussetzen.

Es ist auch nicht erkennbar, was dem Fachmann Veranlassung geben

sollte, die Vorrichtung derart umzugestalten, dass die gezeigte Sammelstrecke

durch mindestens zwei parallele, um eine Achse drehend angeordnete Sam-

melstrecken ersetzt wird. Insbesondere ergibt sich hierfür nichts aus der von

der Klägerin mehrfach zitierten Annahme im Urteil des Senats vom 26. Mai

1998 (X ZR 20/96, Bausch, BGH 1994-1998, 509), dem Fachmann sei bekannt,

dass ein endlos umlaufendes Element bei einem Sammelförderer nicht nur ein

Ketten- oder Riemengetriebe sein könne, sondern auch eine Trommel. Die

Aussage des Senats bezieht sich auf die Erfassung des Wortsinns des Begriffs

"endlos umlaufender Sammelförderer" im Patentanspruch des damaligen

Streitpatents. Ihr lässt sich nichts dafür entnehmen, ob und inwieweit der

Fachmann bei einem konkreten Sammelförderer Veranlassung sieht, ein um-

laufendes Ketten- oder Riemengetriebe durch eine Trommel oder dergleichen

zu ersetzen. Diese Frage kann stets nur aus dem Zusammenhang einer kon-

kreten vorbekannten Lösung beantwortet werden. Selbst wenn aber der Fach-

mann Veranlassung sähe, die Auflagen auf einer Trommel anzuordnen, gelang-

te er damit nicht zum Gegenstand des Streitpatents.

Dies folgt auch nicht aus der zusätzlichen Heranziehung der deut-

schen Offenlegungsschrift 31 08 551 (E 3). Dort wird beschrieben, dass mehr-

lagige Druckprodukte dadurch gebildet werden können, dass eine Anzahl von

zickzackförmig gefalteten Bahnen aufeinander ausgerichtet übereinandergelegt

wird. Jede Bahn wird durch einzelne Blätter gebildet, die an den quer zur Bahn-

längsrichtung verlaufenden Faltstellen miteinander verbunden sind. Zum Ab-

stützen der aufeinander zu legenden Bahnen dient eine Trommel, welche an

ihrem Umfang radial abstehende Stützstege (47) aufweist, auf denen zunächst

die erste Bahn aufgelegt wird. Die spiralförmig auf der Trommel geführte erste

Bahn gelangt sodann zum Eingabeabschnitt der nachfolgenden Bahn, in wel-

chem diese über die erste Bahn gelegt wird. Die beiden Bahnen werden

schraubenlinienförmig gegebenenfalls zu weiteren Eingabeabschnitten und so-

dann zu einem Endbereich der Trommel geführt, in dem ein Heftapparat (62)

vorgesehen ist, in dessen Wirkbereich sich die Blätter(bahnen) auf einer Kreis-

bahn bewegen.

Diese Vorrichtung setzt voraus, dass die Blätter der am Ende des Bear-

beitungsvorgangs stehenden Druckprodukte als zickzackförmig gefaltete Bah-

nen zugeführt werden, was die deutsche Offenlegungsschrift als besonders vor-

teilhaft ansieht, weil die gegenseitige Lage der Blätter einer Bahn immer defi-

niert sei (S. 6 Z. 4-10 der Beschreibung). Die Trommel dieser Vorrichtung ist

daher jedenfalls nicht ohne weiteres mit einer Vorrichtung nach der E 6 kombi-

nierbar, und Verhandlung und Beweisaufnahme haben keine Anhaltspunkte

dafür hervortreten lassen, dass der Fachmann zu dem Versuch einer solchen

Kombination Veranlassung sehen sollte. Insbesondere ergibt sich hierfür nichts

aus einem für sich naheliegenden Bestreben des Fachmanns, die Arbeitsge-

schwindigkeit der Vorrichtung zu erhöhen, denn auch bei der Trommel nach der

E 3 werden die Stützstege wie die sattelförmigen Auflagen nach der E 6 konse-

kutiv mit den aufeinanderfolgenden Blätterbahnen beschickt.

Auch der Hinweis der Berufung darauf, dass in Anspruch 4 der E 3 ein

Verfahren beansprucht sei, bei dem die übereinander liegenden Bahnen an al-

len oder einzelnen Faltstellen durchgetrennt werden, führt nicht weiter. Zwar ist

in jenem Anspruch nicht angegeben, in welcher Verfahrensphase die Bahnen

durch Trennung zu Blättern oder Druckbogen vereinzelt werden sollen. Für die

Frage, welche Anregungen eine Schrift dem Fachmann bot, kommt es indessen

nicht darauf an, wie weit ihr Gegenstand oder Schutzbereich reicht. Maßgeblich

ist allein, welche technischen Erkenntnisse und Möglichkeiten dem Fachmann

offenbart werden. Insoweit beschreibt die Offenlegungsschrift jedoch - ihrer

Zielrichtung entsprechend - ausschließlich die Sammlung übereinander liegen-

der Bahnen, nicht vereinzelter Druckbogen. Erst das am Entnahmeabschnitt

(51) der Trommel - gegebenenfalls nach Heften (S. 15 Z. 23-26) - von einem

Transporteur (59) übernommene, aus den übereinander liegenden Bahnen be-

stehende "Gebilde (61)" wird einer Stapelbildevorrichtung (63) zugeführt und

sodann von einer Trennvorrichtung (68) durchtrennt (S. 15 Z. 10 - S. 16 Z. 22).

Auch die - ohnehin nicht näher ausgeführte - Bemerkung auf S. 17 Z. 5-7, es

"wäre unter Umständen jedoch auch denkbar", die fertigen Druckprodukte vor

dem Stapeln einzeln voneinander zu trennen, bezieht sich auf "die einzelnen

zusammenhängenden, das Gebilde (61) bildenden fertigen Druckprodukte" und

ändert daher nichts daran, dass nach dem Gesamtinhalt der Schrift eine Ver-

einzelung erst nach dem Sammeln in Betracht gezogen wird.

Es kommt hinzu, dass weder die E 3 noch die E 6 eine Anregung

dafür geben, vereinzelte Druckbogen mittels längs der Auflage wirksamer Mit-

nehmer einem Heftapparat zuzuführen, der wenigstens zwei benachbarten

Sammelstrecken in deren Wirkbereich zugeordnet ist (Merkmal 8.1). Um derar-

tiges gleichwohl zu realisieren, müsste der Fachmann zunächst zu der Erkennt-

nis gelangen, dass es zweckmäßig sei, zusätzlich zu dem aus der E 6 bekann-

ten Heftkopf einen weiteren, gemeinsam mit dem ersten hin- und herpendeln-

den Heftkopf vorzusehen. Eine Anregung hierfür mag sich zwar in der bereits

erwähnten deutschen Patentschrift 33 43 466 (E 2) finden. Bei dem dort be-

schriebenen Heftvorgang bewegen sich die Druckprodukte jedoch ebenso we-

nig wie bei der Heftvorrichtung nach der E 6 auf einer Kreisbahn. Für eine Zu-

ordnung des Heftapparats zu wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken,

die symmetrisch zu einer Achse und um diese drehend angeordnet sind, und

die hierfür erforderlichen konstruktiven Maßnahmen fehlt jedes Vorbild.

Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften kommen

dem Gegenstand des Streitpatents in der Fassung des Urteils des Bundespa-

tentgerichts nicht näher. Ergänzend wird hierzu auf die Ausführungen zu IV 3

des angefochtenen Urteils Bezug genommen. Die tatsächlichen Voraussetzun-

gen des § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG können hiernach nicht festgestellt werden.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 101 Abs. 2,

§ 100 Abs. 1 ZPO. Die Streithelferin gilt als Streitgenossin der Klägerin. Nach-

dem der Senat für die Nebenintervention im Patentnichtigkeitsverfahren das

Erfordernis aufgegeben hat, dass zwischen dem Nichtigkeitskläger oder dem

Patentinhaber eine Rechtsbeziehung bestehen muss, die durch die im Nichtig-

keitsverfahren ergehende Entscheidung beeinflusst werden kann, und es genü-

gen lässt, dass der Nebenintervenient durch das Streitpatent in seiner geschäft-

lichen Tätigkeit als Wettbewerber beeinträchtigt werden kann (BGHZ 166, 18

- Carvedilol I), besteht kein Grund mehr, die Rechtskraftwirkung eines klageab-

weisenden Urteils gegenüber dem Streithelfer anders zu beurteilen als gegen-

über dem Nichtigkeitskläger. Auch erscheint die Kostenfolge des § 101 Abs. 2

ZPO für diesen Fall sachgerechter als diejenige des § 101 Abs. 1 ZPO. Ent-

sprechend § 69 ZPO gilt der Streithelfer daher als Streitgenosse des Nichtig-

keitsklägers (offengelassen im Senatsurteil vom 22.12.1964 - Ia ZR 237/63,

GRUR 1965, 297 - Nebenintervention). An der im Urteil vom 30. September

1997 (X ZR 85/94, GRUR 1998, 382, 387 - Schere) vertretenen gegenteiligen

Auffassung hält der Senat nicht fest.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.06.2002 - 2 Ni 15/01 -