BGH Beschluss vom 03.04.2008 – I ZB 46/05
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
3. April 2008
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die IR-Marke Nr. 670 278
Nachschlagewerk: BGHZ BGHR
ja : nein ja :
Käse in Blütenform II
PVÜ Art. 6quienquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2; MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 107
Der Schutzerstreckung einer IR-Marke, die aus der äußeren Form der Ware besteht, kann das Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der bean- spruchten Form i.S. von Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegenste- hen, wenn die Form funktionsbedingt ist. Davon ist bei der äußeren Form eines Käses auszugehen, bei dem die Streifen und Rillen auf der Oberfläche beim Einfüllen und Pressen des Käses entstehen und bei dem die Einkerbungen Por- tionierungshilfen sind.
BGH, Beschl. v. 3. April 2008 - I ZB 46/05 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. April 2008 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof.
Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gegen den an Ver-
kündungs Statt am 4. April 2005 zugestellten Beschluss des
28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts
wird zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €
festgesetzt.
Gründe
I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre IR-Marke Nr. 670 278 Schutz in
der Bundesrepublik Deutschland. Diese für die Waren "Fromage, produits lai-
tiers" registrierte Marke, die nachstehend in Schwarz-Weiß wiedergegeben ist,
besteht aus einer dreidimensionalen Form, die an eine Blüte mit sechs Blüten-
blättern erinnern soll und eine geriffelte Oberfläche mit weißen und orangefar-
benen Streifen aufweist:
Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-
Marke den Schutz für die Waren "Fromage" wegen Fehlens jeglicher Unter-
scheidungskraft verweigert.
Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zu-
rückgewiesen (BPatGE 43, 153).
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Senat die ange-
fochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht
zurückverwiesen (BGH, Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 =
WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform). Er hat angenommen, dass der Marke der Schutz nicht nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1
Nr. 2 PVÜ wegen Fehlens jeder Unterscheidungskraft zu versagen ist, sondern
die IR-Marke den Anforderungen genügt, die an das Vorliegen von Unterschei-
dungskraft zu stellen sind.
Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin er-
neut zurückgewiesen (BPatG, Beschl. v. 4.4.2005 - 28 W(pat) 95/99, juris).
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin
ihr Begehren auf Schutzerstreckung weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat der IR-Marke erneut den Schutz für die
Bundesrepublik Deutschland versagt. Dazu hat es ausgeführt:
Die Marke verfüge über die abstrakte Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1
MarkenG. Für einen Ausschluss der Schutzerstreckung nach § 3 Abs. 2
MarkenG seien ausreichende tatsächliche Feststellungen nicht vorhanden. Zu- sätzlich sei nach § 8 Abs. 2 MarkenG bzw. Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2
PVÜ zu prüfen, ob die Marke über die konkrete Eignung verfüge, unterschei-
dungskräftig zu wirken, und ob ein Freihaltebedürfnis auszuschließen sei.
Auch wenn im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im
ersten Rechtsbeschwerdeverfahren von einer hinreichenden Unterscheidungs-
kraft auszugehen sei, stehe der Schutzbewilligung der IR-Marke jedoch das
PVÜ entgegen, da die bloße Darstellung der Ware, in der sich hier die Marke
erschöpfe, zwangsläufig das Produkt beschreibenden Charakter habe. Waren-
formmarken könnten zwar nicht grundsätzlich vom Schutz ausgenommen wer-
den. Das im Allgemeininteresse bestehende Freihaltebedürfnis sei aber nicht
erst im Falle unmittelbarer oder tatsächlicher Behinderungen tangiert, sondern
bereits bei der potentiellen Beeinträchtigung wettbewerblicher Grundfreiheiten.
Die spezielle Gestaltung der Käserinde mit Streifen und Rillen sei tech-
nisch bedingt; sie entstünden beim Einfüllen und Pressen der Käsemasse in
bestimmte Formen und beim Reifeprozess. Die rötliche Färbung zeige den Ab-
schluss des Reifeprozesses.
Auch die Warenform unterliege einem Freihaltebedürfnis. Es handele
sich um eine typische Kombination von Rund- und Tortenform, bei der zum
Ausschneiden der "Tortenstücke" Einkerben gewählt worden seien, um eine
möglichst gleichmäßige Portionierung zu ermöglichen. Diese Form falle nicht
aus dem Rahmen verkehrsüblicher Formgestaltungen heraus. Bei Weichkäse
seien nicht nur Rund- und Tortenformen marktüblich, sondern besonders häufig
werde mit Portionierungshilfen gearbeitet. Markenschutz werde danach für eine
typische Grundform in geringfügiger Abwandlung begehrt, die nicht so deutlich
aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen herausfalle, dass sie nicht allen Mitbe-
werbern zur freien Verfügung stehen müsse. Ansonsten müssten die Mitbewer-
ber bei der Herstellung und Vermarktung neuer Produkte umfangreiche Mar-
kenrecherchen durchführen. Für die in Rede stehenden Waren, die seit jeher in
unterschiedlicher Größe, Konsistenz und Form angeboten würden, sei für die
Mitbewerber unabdingbar, dass Planung und Herstellung solcher Produkte des
täglichen Bedarfs auch in Zukunft frei von Markenrechten erfolgen könnten. Die
Zuerkennung eines Markenschutzes würde zu beträchtlichen Unsicherheiten in
der Beurteilung der Reichweite des Markenschutzes im Verletzungsverfahren
und Einschränkungen bei der Herstellung führen und auch nicht im Interesse
der Markeninhaber liegen, die zu ständigen Markenanmeldungen und Marktbe-
obachtungen gezwungen würden.
Ein Schutz für die beanspruchte Warenform komme nur bei einer Ver-
kehrsdurchsetzung in Betracht, für die keine Anhaltspunkte bestünden.
III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Beurteilung des Bun-
despatentgerichts, dass der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke für
Deutschland ein dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechendes Schutzhinder- nis nach Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entge-
gensteht, hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.
1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des "Telle-quelle"-Schutzes, von
Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Dieser Prüfungsmaßstab stimmt mit
kengesetzes sind die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt worden;
die Vorschriften des Markengesetzes sind daher richtlinienkonform auszulegen.
Andererseits ist es nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie
erforderlich, dass sich deren Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit
der Pariser Verbandsübereinkunft befinden. Die Beurteilung nach den Vorschrif-
ten des Markengesetzes führt daher zu keinem anderen Ergebnis als die Prü- fung nach Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ
(BGH, Beschl. v. 17.11.2005
- I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Tz. 14 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei
Scherköpfen; Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 66/06, GRUR 2007, 973 Tz. 10 =
WRP 2007, 1459 - Rado-Uhr III).
2. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme
des Bundespatentgerichts, die Voraussetzungen des Schutzversagungsgrunds nach Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ, § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG lägen vor. Der beantragten Schutzerstreckung steht ein über-
wiegendes Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten
Form der IR-Marke entgegen.
a) Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der
Eintragung ausgeschlossen, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit
der Waren dienen können. Da sich die IR-Marke darin erschöpft, die äußere
Form der Ware - hier die Form eines Käses - wiederzugeben, handelt es sich
um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, und zwar deren
äußere Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen frei ver-
wendet werden können und nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben, be-
steht grundsätzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit (EuGH, Urt. v.
8.4.2003 - C-53/01-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 73 = WRP
2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-218/01, Slg. 2004,
I-1725 = GRUR 2004, 428 Tz. 41 = WRP 2004, 475 - Henkel), das ein Eintra-
gungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründen kann. Denn die
Freiheit der Gestaltung von Produkten darf nicht über Gebühr eingeschränkt
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass - wenn Formgestaltungen wie die
vorliegende ohne weiteres als Marke eingetragen würden - nicht nur Lebensmit-
telhersteller, sondern jedermann mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine
Vielzahl ähnlicher Gestaltungen zum Gegenstand von Markenanmeldungen
machen könnte mit der Folge, dass diese Formgestaltungen zumindest inner-
halb der Benutzungsschonfrist für die Wettbewerber verschlossen wären. Da-
durch würde sich eine erhebliche Einschränkung der Gestaltungsfreiheit erge-
ben, weil sich neue Gestaltungen nicht nur von den Produkten der Wettbewer-
ber, sondern auch von - möglicherweise unzähligen - Formgebungen absetzen
müssten, denen Markenschutz zugebilligt wäre (BGHZ 166, 65 Tz. 21 - Porsche
Boxster; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 28 = WRP
2008, 107 - Fronthaube).
b) Das Bundespatentgericht hat das Allgemeininteresse an der Freihal-
tung der mit der Schutzerstreckung beanspruchten Warenform daraus abgelei-
tet, dass die spezielle Gestaltung der Käserinde mit Streifen und Rillen auf der
Weichkäseoberfläche technisch bedingt sei. Diese Gestaltungsmerkmale ent-
stünden beim Einfüllen und Pressen der Käsemasse in speziellen Formen und
beim anschließenden Reifeprozess. Die Warenform unterscheide sich von
marktüblichen Rund- und Tortenformen durch die Einkerbungen, die Portionie-
rungshilfen seien und den Mitbewerbern zur freien Verfügung stehen müssten.
Andere Hersteller verwendeten als Portionierungshilfen auf den Käselaib ge-
klebte Etiketten, Folien mit Markierungen oder eine Warenform mit Ecken oder
Einkerbungen. Diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden
Feststellungen des Bundespatentgerichts sind aus Rechtsgründen nicht zu be-
anstanden.
c) Gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die Streifen und Rillen
der Käseoberfläche und ihre teilweise rötliche Färbung seien funktionsbedingt
und deshalb freihaltebedürftig, erinnert die Rechtsbeschwerde nichts. Rechts-
fehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.
Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde gegenüber der Annahme
des Bundespatentgerichts, die Warenform sei freizuhalten, darauf, durch die
erste Senatsentscheidung sei entschieden, dass die beanspruchte Warenform
aufgrund der Einkerbungen über eine konkrete Unterscheidungskraft begrün-
dende Eigentümlichkeit verfüge und die Einkerbungen nicht funktionsbedingt für
die Ware "Käse" seien.
Die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen
selbständig nebeneinander und sind gesondert zu prüfen, auch wenn sich ihre
Anwendungsbereiche häufig überschneiden (zu Art. 3 Abs. 1 MarkenRL: EuGH
GRUR 2003, 514 Tz. 67 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004
- C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 67 - Postkantoor). So ist
der Umstand, dass eine Marke, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für
die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet wer-
den kann, nicht eintragungsfähig ist, im Rahmen des Schutzhindernisses nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und nicht bei der Prüfung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu be-
rücksichtigen (vgl. zu Art. 7 Abs. 1 lit. b und c GMV EuGH, Urt. v. 12.1.2006
- C-173/04 P, Slg. 2006, I-551 = GRUR 2006, 233 Tz. 63 - Standbeutel).
Vorliegend hat das Bundespatentgericht anhand verschieden gestalteter
Warenformen und auf den Produkten angebrachter Markierungen rechtsfehler-
frei festgestellt, dass bei der Ware "Käse" auf unterschiedliche Art und Weise
Portionierungshilfen zur Anwendung kommen und eine Art dieser Portionie-
rungshilfen in den von verschiedenen Herstellern verwandten Einkerbungen
besteht. Das Bundespatentgericht hätte in diesem Zusammenhang noch darauf
abstellen können, dass dem Verkehr in der Werbung der Käse der Markeninha-
berin in Abbildungen präsentiert wird, bei denen entlang der Einkerbungen ein
Käsestück herausgeschnitten worden ist. Auch unabhängig von dieser Präsen-
tation in der Werbung für das Produkt der Markeninhaberin beruht die Beurtei-
lung des Bundespatentgerichts entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde
auf nachprüfbaren Feststellungen. Das Bundespatentgericht hat für die von ihm
festgestellten Portionierungshilfen jeweils Verwendungsbeispiele angeführt.
Diese tragen für sich die Annahme des Bundespatentgerichts in dem angefoch-
tenen Beschluss, die beanspruchte Warenform mit Einkerbungen sei für die Mitbewerber nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1
Nr. 2 PVÜ von der Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland aus-
geschlossen.
Auf die übrigen von der Rechtsbeschwerde vorgebrachten Angriffe gegen
die weiteren Ausführungen des Bundespatentgerichts in der angefochtenen
Entscheidung kommt es danach nicht an. Etwas anderes ergibt sich schließlich
auch nicht daraus, dass nach dem Vortrag der Markeninhaberin einem Antrag
auf Schutzerstreckung der Marke in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union entsprochen worden ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Tz. 63 - Henkel).
Bornkamm
Pokrant
Büscher
Bergmann
Koch
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.04.2005 - 28 W(pat) 95/99 -