BGH Urteil vom 01.08.2006 – X ZR 114/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 114/03

URTEIL

Verkündet am: 1. August 2006 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja ja BGHZ: ja BGHR:

Restschadstoffentfernung

ZPO § 142; DurchsetzungsRL Art. 6

a) Die Bestimmung des § 142 ZPO ist - auch im Licht völkerrechtlicher Vorga- ben und europarechtlich bindender Normen wie Art. 6 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums - in verschie- denen Rechtsgebieten, wie im gewerblichen Rechtsschutz insgesamt und insbesondere bei den technischen Schutzrechten, differenziert zu betrach- ten und anzuwenden.

b) Bei Rechtsstreitigkeiten über technische Schutzrechte kann eine Vorlegung von Urkunden oder sonstigen Unterlagen nach § 142 ZPO angeordnet wer- den, wenn die Vorlegung zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und er- forderlich, weiter verhältnismäßig und angemessen, d.h. dem zur Vorlage Verpflichteten bei Berücksichtigung seiner rechtlich geschützten Interessen nach Abwägung der kollidierenden Interessen zumutbar ist.

c) Als Anlass für eine Vorlageanordnung kann es ausreichen, dass eine Benut-

zung des Gegenstands des Schutzrechts wahrscheinlich ist.

BGH, Urt. v. 1. August 2006 - X ZR 114/03 - OLG München

LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 1. August 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Keukenschrijver, die Richterinnen Ambrosius und Mühlens und den

Richter Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das am 10. Juli 2003 verkündete

Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufge-

hoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-

gericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1

Der Kläger war Inhaber des auf einer freigegebenen Diensterfindung be-

ruhenden, am 11. Juni 1985 angemeldeten deutschen Patents 35 20 885 (Li-

zenzpatents), das in der Fassung, die es im Einspruchsbeschwerdeverfahren

erhalten hat, bis zum Ablauf der Höchstschutzdauer in Kraft stand und "Verfah-

ren und Anlage zur weitgehenden Restentfernung von gasförmigen, aerosolar-

tigen und/oder staubförmigen Schadstoffen" betraf. Patentanspruch 1 des Li-

zenzpatents lautet in dieser Fassung wie folgt:

"Verfahren zur weitgehenden Restentfernung von gasförmigen, ae-

rosolartigen und/oder staubförmigen Schadstoffen aus Abgasen

von Müll- und Sondermüllverbrennungsanlagen, wobei das aus der

Verbrennungszone der Anlage abströmende und Schadstoffe ent-

haltende heiße Rauchgas entstaubt und das entstaubte Rauchgas

in einer Rauchgasnachbehandlung gemäß dem Naßverfahren,

Halbtrockenverfahren und Trockenverfahren behandelt wird und

sich ein Wasserdampf enthaltendes Restwaschgas ergibt, dadurch

gekennzeichnet, daß man das wasserdampfhaltige Restwaschgas

mit einer mittleren Temperatur T in einem Kühlsystem aus Glas,

Graphit, korrosionsbeständigem Metall, Keramik oder Kunststoff

durch indirekte Kühlung mittels eines Kühlmediums so weit abkühlt,

daß die Temperatur auf einen mittleren Wert T-x unter Wahl einer

Temperaturdifferenz derart herabgesetzt wird, daß mindestens je-

weils die Hauptmenge des im Gas enthaltenen Wasserdampfs aus-

kondensiert, wobei dem Restwaschgas im Kühlsystem zusätzlich

ein Mittel zudosiert wird, das mit Schadstoffkomponenten des

Restwaschgases reagiert und diese zu Verbindungen mit herabge-

setzter Flüchtigkeit und/oder Löslichkeit umsetzt, bzw. deren Alkali-

gehalt verändert, und[/]oder dem Restwaschgas im Kühlsystem zu-

sätzlich ein Mittel zudosiert wird, das Schadstoffkomponenten oder

Derivate derselben adsorptiv oder absorptiv chemisch-physikalisch

bindet, und/oder das Restwaschgas zusätzlich mit einem Konden-

sationshilfsmittel beaufschlagt wird, das die Bildung von Kondensa-

tionskeimen fördert, und daß das abgeschiedene Kondensat abge-

zogen sowie chemisch-physikalisch nachbehandelt wird."

2

Mit Lizenzvertrag vom 23./28. Januar 1987 hat der Kläger der Beklagten

zu 1, deren Tochtergesellschaften sowie deren Lieferanten und Kunden ein

Mitbenutzungsrecht gegen eine Einmalzahlung und eine Lizenzgebühr in Höhe

von 2 % des Nettoverkaufswerts aller unter Verwertung der Vertragsschutz-

rechte von der Beklagten und den Tochtergesellschaften in Verkehr gebrachten

Vertragsanlagen eingeräumt. Die frühere Beklagte zu 2 (L. AG), eine Toch-

tergesellschaft der Beklagten, hat für die frühere Beklagte zu 3 (B. AG) als

Bauherrin und Betreiberin einer von dritter Seite gelieferten Rückstands-

verbrennungsanlage

in D. ("R. ") Einzelkomponenten,

insbesondere

zwei Kondensationselektrofilter, geliefert. Der Kläger meint, dass diese Kom-

ponenten von verschiedenen Patentansprüchen des Lizenzpatents wortsinn-

gemäß oder zumindest in äquivalenter Weise Gebrauch machten; er hat die

Beklagte zu 1 und die früheren weiteren Beklagten zu 2 und 3 zunächst auf

Auskunft und Zahlung eines angemessenen Lizenzentgelts sowie die Beklagte

zu 1 auf weiteren Schadensersatz und Feststellung einer weitergehenden

Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Klage

abgewiesen. Die Berufung des Klägers, mit der dieser sein Begehren mit teil-

weise geänderten Anträgen weiterverfolgt hat, ist erfolglos geblieben; die Kla-

geabweisung gegen die früheren Beklagten zu 2 und 3 durch die Vorinstanzen

ist infolge Nichtzulassung der Revision in diesem Umfang inzwischen unan-

fechtbar. Mit seiner insoweit vom Senat zugelassenen Revision begehrt der

Kläger, unter Aufhebung des Berufungsurteils und Abänderung des landge-

richtlichen Urteils die Beklagte zu 1 zur Auskunftserteilung zu verurteilen, wel-

chen Nettoverkaufswert die fertiggestellte, angebotene und betriebene R.

bzw. deren Komponenten im Sinne des Verbrennungsanlagenbegriffs des § 2

Ziff. 2 des zwischen den Parteien bestehenden Patentlizenzvertrags vom

23./28. Januar 1987 hatte, nach Erledigung der Auskunftserteilung an den Klä-

ger für die bisherige Nutzung des Patents DE 35 20 885 C 3 im Rahmen der

fertiggestellten, angebotenen oder betriebenen R. ein angemessenes Li-

zenzentgelt in Höhe von 2 % des Nettoverkaufswerts der R. zu bezahlen,

sowie die Beklagte zu 1 zu verurteilen, an den Kläger zusätzlich 120.482,43

DM zuzüglich Mehrwertsteuer zu bezahlen, hilfsweise festzustellen, dass die

Beklagte zu 1 verpflichtet ist, an den Kläger für die bisherige Nutzung des Pa-

tents DE 35 20 885 C 3 im Rahmen der fertiggestellten, angebotenen oder be-

triebenen R. ein angemessenes Lizenzentgelt in Höhe von 2 % des Netto-

verkaufswerts der R. zu bezahlen. Die Beklagte zu 1 tritt dem Rechtsmittel

entgegen.

Entscheidungsgründe:

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5

Die Revision des Klägers führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils

und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, dem auch die

Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.

I. Der Kläger macht gegen die Beklagte zu 1 Ansprüche aus einem Li-

zenzvertrag an dem Lizenzpatent geltend, nach dem der Beklagten, ihren

Tochtergesellschaften, Lieferanten und Kunden die Mitbenutzung des Lizenz-

patents u.a. gegen Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe von 2 % des Nettover-

kaufswerts zustand.

1. Zwischen den Parteien besteht insbesondere Streit darüber, ob die

R. vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Lizenzpatents Gebrauch

macht, und zwar, nachdem die Benutzung der übrigen Merkmale dieses Pa-

tentanspruchs zwischen den Parteien unstreitig ist, nur hinsichtlich der im bis-

herigen Verfahren wie folgt bezeichneten Merkmale:

c)

das aus der Verbrennungszone der Anlage abströmende und

Schadstoffe enthaltende heiße Rauchgas wird entstaubt;

d) das entstaubte Rauchgas wird in einer Rauchgasnachbehand-

lung gemäß dem Nassverfahren, Halbtrockenverfahren und

Trockenverfahren behandelt; wobei

k1) dem Restwaschgas im Kühlsystem zusätzlich ein Mittel zudo-

siert wird, das mit Schadstoffkomponenten des Restwaschga-

ses reagiert und diese zu Verbindungen mit herabgesetzter

Flüchtigkeit und/oder Löslichkeit umsetzt, bzw. deren Alkali-

gehalt verändert, und/oder

k2) dem Restwaschgas im Kühlsystem zusätzlich ein Mittel zudo-

siert wird, das Schadstoffkomponenten oder Derivate dersel-

ben adsorptiv oder absorptiv chemisch-physikalisch bindet,

und/oder

k3) das Restwaschgas zusätzlich mit einem Kondensationshilfs-

mittel beaufschlagt wird, das die Bildung von Kondensations-

keimen fördert.

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2. a) Bei der R. werden nach den Feststellungen im Landgerichtsur-

teil, die sich das Berufungsgericht zu eigen gemacht hat, Abfälle zunächst in

einem Drehrohrofen verbrannt und dabei anfallende Rückstände in einer

Nachbrennkammer weiter verbrannt. Die dabei anfallenden Rauchgase werden

in einem Abhitzekessel auf ca. 300°C abgekühlt; anschließend erfolgt die

Rauchgasreinigung in zwei parallelen Straßen derart, dass das Rauchgas in

Quenche (Einspritzkühler) geleitet und dort durch Eindüsen von Wasser auf ca.

65°C abgekühlt und gesättigt wird. Anschließend wird das Rauchgas in einer

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Nasswäsche in zwei hintereinander liegenden Rotationswäschern durch einen

intensiven Sprühfilm aus sauer und alkalisch eingestelltem Wasser geleitet,

wobei weitere Schadgase und Staub abgesondert werden. Nachgeordnet ist

sodann eine zweistufige Gasreinigung in einem Elektrokondensationsfilter, in

dem sich die im Rauchgas befindlichen Restschadstoffe in einem elektrischen

Feld aufladen und an Elektroden abgeschieden werden, wobei Stäube und

Tröpfchen durch einen von auskondensiertem Wasser gebildeten Film regel-

mäßig ausgeschleust werden. Vor der Abgabe in die Atmosphäre findet noch

eine Entstickung statt und in einer zweiten Katalysatorstufe werden restliche

Dioxine und Furane vermindert.

b) Die Vorinstanzen haben verneint, dass die R. von den Merkmalen

c und d sowie einem der Merkmale k1 - k3 Gebrauch mache.

aa) Zu den Merkmalen c und d hat das Berufungsgericht, gestützt auf

den gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. E. , ausgeführt, dass eine

Quenche zwar auch eine begrenzte entstaubende Wirkung habe, dies aber für

die Einhaltung der gesetzlichen Emissionswerte nicht ausreiche. Das Beru-

fungsgericht hat aber verneint, dass die durch eine Quenche erzielte Entstau-

bungswirkung als Entstaubung im Sinn der Merkmale c und d verstanden wer-

den könne und im Übrigen die Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen

im wesentlichen mit der Begründung übernommen, aus der Sicht des Durch-

schnittsfachmanns stelle eine Quenche in erster Linie einen Einspritzkühler

zum plötzlichen Abschrecken eines Gases oder Gasgemischs dar, nicht jedoch

eine Abscheideeinrichtung. Eine vorrangige Wirkung der Quenche als Entstau-

bungsanlage sei nicht belegt. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass eine Quen-

che in erster Linie als Entstaubungsanlage anzusehen sei. Am Verfahrens-

schritt d fehle es selbst dann, wenn Quenche und Rotationswäscher als Ge-

samtkomplex die Entstaubungszone gemäß Merkmal c bildeten.

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bb) Die Verwirklichung der Merkmale k1 - k3, deren Verwirklichung das

Lizenzpatent nur alternativ fordert, hat das Berufungsgericht im Wesentlichen

mit folgender Begründung verneint:

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(1) Der gerichtliche Sachverständige habe ausgeführt, dass die Zugabe

von Mitteln, die mit den Schadstoffkomponenten in Wechselwirkung stehen,

zweckmäßigerweise kontinuierlich zu erfolgen habe. Die an der Oberfläche der

Feinstpartikel befindlichen Schadstoffe lägen in einer Form vor, die sich wäh-

rend der Verweilzeit im hier maßgeblichen Teil des Kühlsystems nicht ändere.

Die Zugabe von Wasser bewirke keine Änderung. Deshalb sei Merkmal k1 in

Bezug auf Wasser als zusätzlich dosiertes Mittel nicht erfüllt.

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(2) Zu Merkmal k2 habe der gerichtliche Sachverständige ausgeführt,

dass eine Adsorption der Schadstoffe an das zudosierte Mittel nicht in Betracht

komme. Die Bindung von Feinstpartikeln an Wassertröpfchen sei anderer Na-

tur.

12

(3) Bezüglich Merkmal k3 sei der Sachverständige zu dem Ergebnis ge-

kommen, dass für den Durchschnittsfachmann das Wasser das Kondensati-

onsmittel selbst sei, nicht aber ein zusätzliches Hilfsmittel, das die Bildung von

Kondensationskeimen fördere.

13

(4) Insgesamt habe der Sachverständige ausgeführt, dass der An-

schlusswert der Düse nicht für eine kontinuierliche Bedüsung, sondern allein

für einen Spülvorgang gedacht sei. Der Sachverständige habe die Düsen zwar

selbst nicht gesehen, aber den Flanschansatz begutachten können. Ihm sei

klar, welche Art Düsen bei welchen Flanschdurchmessern angebracht werden

könnten. Er habe auch die Spülung in Betrieb und die 58-kW-Pumpe begutach-

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ten können. Ein Wasserfilm zum Besprühen könne nicht erzeugt werden.

Selbst wenn man mit dem Kläger davon ausgehe, dass nicht eine ununterbro-

chene Bedüsung erforderlich sei, setze eine Zudosierung begrifflich eine Inter-

valldauer von unter 8 Stunden voraus. Die Anlagen K12 und K13, auf die sich

der Parteigutachter des Klägers gestützt habe, könnten kein Beurteilungsmaß-

stab für die Frage sein, wieweit die R. vom Patent des Klägers Gebrauch

mache, denn sie seien nicht unbedingt ausschließliche Grundlage der Anlage

und bei Abschluss des Lizenzvertrags noch nicht existent gewesen.

c) Die Revision greift dies an:

aa) Sie verweist darauf, dass der Kläger eine Anordnung gemäß Art. 43

Abs. 1 TRIPS-Übk. und nach § 142 ZPO i.d.F. des Gesetzes zur Reform des

Zivilprozesses vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1887; nachfolgend: n.F.) dahin

beantragt hat, den Plan DO 1 111 691-6 mit Fließbild 9.1. vorzulegen, worin

der genaue Ablauf der Kondensation gezeigt sei. Eine Vorlagepflicht sei im we-

sentlichen mit der Begründung verneint worden, dass rechtserhebliche Tatsa-

chen nicht betroffen seien. Der Kläger habe indessen vorgetragen, dass es

sich um das zentrale Beweismittel im Prozess handle, wie ihm der zuständige

Referent im Regierungspräsidium Düsseldorf mitgeteilt habe. Er habe die Re-

levanz des Plans u.a. damit begründet, dass sich das Verfahren aus den vor-

gelegten Unterlagen nur in seinen Grundzügen ergebe, das Fließbild die Anla-

ge aber so zeige, wie sie erstellt worden sei. Die vorliegenden Pläne enthielten

Unsicherheiten, und der Gerichtsgutachter habe den genauen Sachverhalt

nicht feststellen können.

16

bb) Zur Benutzung des Lizenzpatents macht die Revision geltend, nach

dem Klagevortrag werde das Rauchgas zunächst gemäß Merkmal c in der

Quenche entstaubt und danach gemäß Merkmal d in den Rotationswäschern

einer Rauchgasnachbehandlung unterzogen, wobei es sich um eine Nassbe-

handlung im Sinn dieses Merkmals handle. Letzteres habe der gerichtliche

Sachverständige bestätigt. Soweit das Berufungsgericht den Begriff des Ent-

staubens durch die Quenche als nicht verwirklicht angesehen hat, beanstandet

die Revision, dass es sich nicht auf die Patentbeschreibung gestützt und damit

die Auslegungsregel des § 14 Satz 2 PatG nicht angewendet habe. Eine fach-

gerechte Auslegung des Patentanspruchs 1 des Lizenzpatents hätte nach Auf-

fassung der Revision zu dem Ergebnis geführt, dass wegen der weiteren vor-

gesehenen Reinigungsschritte unter Entstauben entsprechend dem Vortrag

des Klägers schon eine deutlich verminderte Verminderung des Staubgehalts

zu verstehen sei.

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Das Berufungsurteil gehe weiter unzutreffend davon aus, dass in der

Quenche eine Entstaubung auf Emissionswerte nach den gesetzlichen Vor-

schriften erreicht werden müsse. Schon die Fragestellung des Berufungsge-

richts sei falsch, weil es nicht auf das fachmännische Verständnis des Begriffs

Quenche, sondern auf das des Begriffs Entstauben ankomme. Entscheidend

sei allein die Frage, ob das Rauchgas in der Quenche in einem für den Verfah-

renschritt ausreichenden Maß entstaubt werde. Das habe das Berufungsgericht

aber nicht geprüft. Ein vom gerichtlichen Sachverständigen zunächst ange-

nommener möglicher Staubabscheidegrad von 90 % könne dem Verfahrens-

schritt c genügen.

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cc) Die Revision rügt zudem Vortrag zu den Merkmalen k1 bis k3 als

übergangen, als Mittel im Sinn dieser Merkmale könne auch Wasser zudosiert

werden, was bei der R. neben der periodisch im Abstand von acht Stunden

vorgesehenen Schwallspülung auch kontinuierlich über die Filterbedüsungen

XIII und XIII’ erfolge, wobei das Wasser die Schadstoffkomponenten binde.

Auch wenn dies streng wissenschaftlich mit Adsorption oder Absorption nichts

zu tun habe, komme es darauf an, wie der Fachmann nach dem Sprach-

gebrauch der Patentschrift diese Begriffe verstehe. Danach sei das vom Ge-

richtsgutachter beschriebene Einfangen der Schadstoffpartikel durch Grenzflä-

cheneffekte als Adsorption oder Absorption im Sinn des Merkmals k2 zu ver-

stehen; die Adsorption und Absorption molekular-disperser Schadstoffe habe

der Gerichtsgutachter ohnehin bestätigt.

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II. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen die Abweisung der

auf lizenzvertragliche Ansprüche gestützten Klage nicht.

1. a) Die Verneinung der Verwirklichung der Merkmale c und d kann mit

der vom Berufungsgericht hierfür gegebenen Begründung keinen Bestand ha-

ben.

21

aa) Nach Merkmal c wird das aus der Verbrennungszone der Anlage

abströmende und Schadstoffe enthaltende heiße Rauchgas entstaubt. Nach

Merkmal d wird das "entstaubte" Rauchgas einer Nachbehandlung unterzogen.

Dem Begriff des "entstaubten" Rauchgases kann sprachlich sowohl die Bedeu-

tung zugeordnet werden, dass das Rauchgas nach Entstaubung staubfrei sein

soll, aber auch die Bedeutung, dass nur ein Teil des vorhandenen Staubs ent-

fernt worden ist. Von welcher Bedeutung auszugehen ist, muss durch Ausle-

gung des Lizenzpatents geklärt werden.

22

bb) (1) Diese Auslegung ist grundsätzlich Aufgabe des Gerichts. Der

Tatrichter hat das Patent dabei eigenständig auszulegen; er darf die Ergebnis-

se eines Sachverständigengutachtens nicht unbesehen übernehmen oder gar

die Auslegung dem Sachverständigen überlassen (Sen. BGHZ 164, 261 - Sei-

tenspiegel; Sen.Urt. v. 7.3.2001 - X ZR 176/99, GRUR 2001, 770, 772

- Kabeldurchführung II). Er muss sich aber erforderlichenfalls sachverständiger

Hilfe bedienen, weil das Verständnis des Fachmanns von den im Patentan-

spruch verwendeten Begriffen und vom Gesamtzusammenhang des Patentan-

spruchs die Grundlage der Auslegung bildet, so etwa dann, wenn zu ermitteln

ist, welche objektiven technischen Gegebenheiten, welches Vorverständnis der

auf dem betreffenden Gebiet tätigen Sachkundigen, welche Kenntnisse, Fähig-

keiten und Erfahrungen und welche methodische Herangehensweise dieser

Fachleute das Verständnis des Patentanspruchs und der in ihm verwendeten

Begriffe bestimmen oder beeinflussen können (vgl. Meier-Beck, Mitt. 2005,

529, 532).

23

(2) Diesen Anforderungen genügt das Berufungsurteil nicht. Insbesonde-

re hat das Berufungsgericht die erforderliche eigene Auseinandersetzung mit

dem Gutachten unterlassen (vgl. Meier-Beck, Der gerichtliche Sachverständige

im Patentprozess, FS 50 Jahre VPP, 2005, S. 356, 363 f., 366).

24

(3) An die Auslegung des Lizenzpatents durch den Tatrichter könnte das

Revisionsgericht nur insoweit gebunden sein, als sich der Tatrichter mit konkre-

ten tatsächlichen Umständen befasst hat, die für die Auslegung von Bedeutung

sein können (Sen. BGHZ 160, 204, 213 - bodenseitige Vereinzelungseinrich-

tung). Das ist hier nicht der Fall. Das Lizenzpatent unterliegt im Übrigen - wie

das Klagepatent im Verletzungsstreit - anhand des in den Tatsacheninstanzen

festgestellten technischen Sachverhalts und des Wissensstands, von dem für

die rechtliche Bewertung auszugehen ist, der eigenen Auslegung durch das

Revisionsgericht (st. Rspr.; vgl. in jüngerer Zeit Sen.Urt. v. 26.9.1996

- X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 - Prospekthalter; v. 27.10.1998 - X ZR 56/96,

Mitt. 1999, 365 - Sammelförderer; Sen. BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; Sen.

BGHZ 160, 204, 213 - bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; Sen.Urt. v.

7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug; v.

25.10.2005 - X ZR 136/03, GRUR 2006, 311, 312 - Baumscheibenabdeckung;

Sen. BGHZ 164, 261 - Seitenspiegel; Sen.Urt. v. 22.11.2005 - X ZR 79/04,

GRUR 2006, 570 - extracoronales Geschiebe; v. 7.6.2006 - X ZR 105/04

- Luftabscheider für Milchsammelanlage, zur Veröffentlichung bestimmt).

25

(4) Diese Auslegung ergibt vorliegend, dass eine "qualifizierte" Entstau-

bung ("Staubfreiheit" oder doch zumindest hochgradige Staubarmut), wie sie

das Berufungsgericht mit seiner Bemerkung, für eine Entstaubung auf Emissi-

onswerte nach den gesetzlichen Vorschriften sei eine Entstaubung durch eine

Quenche nicht ausreichend, ersichtlich im Auge hat, dem Patentanspruch 1

des Lizenzpatents auch unter Berücksichtigung der Beschreibung nicht zu ent-

nehmen ist. Seite 8 Zeilen 19 ff. der Beschreibung des Lizenzpatents nennt

zwar die Quenche als häufig dem Rauchgaswäscher beim Nassverfahren vor-

geschaltetes Element, eine Einschränkung des Gegenstands des Patentan-

spruchs 1 des Lizenzpatents dahin, dass die Entstaubung im Sinn des Merk-

mals c nicht in einer Quenche stattfinden könne oder dürfe, ist dem aber nicht

zu entnehmen. Eine Angabe, wie groß der Entstaubungsgrad sein soll, findet

sich in Patentanspruch 1 nicht. Auch die Beschreibung des Lizenzpatents (Sei-

te 9 Zeile 53 - Seite 10 Zeile 1) gibt hierzu keinen näheren Aufschluss. Danach

werden die aus der Verbrennungszone abströmenden Rauchgase entstaubt;

anschließend erfolgt eine Nachbehandlung des entstaubten Rauchgases, was

den Merkmalen c und d des Patentanspruchs 1 entspricht. Die Entstaubung

erfolgt beim Nassverfahren im Verfahrensablauf an anderer Stelle als beim

Trockenverfahren (Seite 9 Zeilen 62 - 67). Dieses Verfahren ist so variabel und

anpassbar, dass das Verbrennungsgut reproduzierbar und kontrollierbar ver-

brannt werden kann (Seite 10 Zeilen 2 - 5). Ein Hinweis darauf, dass das "ent-

staubte" Rauchgas ein "staubfreies" Rauchgas sein soll, ist auch sonst der Be-

schreibung nicht zu entnehmen. Wenn diese (Seite 5 Zeilen 13 ff.) anspricht,

die im Restwaschgas enthaltenen Restschadstoffe müssten mindestens so

weit entfernt werden können, dass die Grenzwerte der novellierten TA Luft II

ohne weiteres einzuhalten seien, so hat dies in Patentanspruch 1 keinen Nie-

derschlag gefunden. Interpretierte man Patentanspruch 1 gleichwohl in diesem

Sinn, legte man ihn unter seinen Wortsinn aus, was grundsätzlich nicht zuläs-

sig ist. Auch aus der Aussage in der Beschreibung Seite 6 Zeilen 32/33 ("Das

Verfahren ist zwar auch bei einem geringeren Kondensationsgrad ... noch aus-

führbar, die Trennergebnisse sind in diesem Fall jedoch weitaus schlechter")

folgt, dass eine qualifizierte Entstaubung im ersten Entstaubungsschritt nicht

Voraussetzung für die Verwirklichung des Merkmals c ist. In diese Richtung

weist auch Beschreibung Seite 7 Zeilen 62 ff. mit der Aussage: "Das erfin-

dungsgemäße Verfahren ist ... so ausgelegt, daß ... bestimmte Höchstkonzent-

rationen ... nicht überschritten werden brauchen." Daraus kann jedenfalls nicht

im Gegenschluss die Notwendigkeit abgeleitet werden, dass erfindungsgemäß

diese Konzentrationen auch nicht überschritten werden dürfen. Nach alledem

spricht der Inhalt des Lizenzpatents auch unter Heranziehung der Beschrei-

bung deutlich dafür und Patentanspruch 1 ist deshalb dahin auszulegen, dass

das Entstauben in seinem Sinn kein qualifiziertes sein muss. Das Berufungsge-

richt wird jedoch Gelegenheit haben, dieses Ergebnis anhand einer eigenver-

antwortlichen Feststellung dazu, was sich anhand des technischen Sachver-

halts und des Wissensstands, von dem für die rechtliche Bewertung auszuge-

hen ist, für die Auslegung ergibt, zu überprüfen; an das Ergebnis der Ausle-

gung durch den Bundesgerichtshof ist es allerdings gebunden, wenn es eben-

falls von den vom Bundesgerichtshof zugrunde gelegten Ausgangstatsachen

ausgeht.

26

cc) Die tatrichterlichen Feststellungen des Berufungsgerichts zur Benut-

zungsform bei der R. beschränken sich im Wesentlichen darauf, dass eine

Entstaubungswirkung durch die Quenche erfolgt.

27

(1) An die Würdigung des Berufungsgerichts, dies stelle keine Entstau-

bung im Sinn des Merkmals c dar, ist der Senat schon deshalb nicht gebunden,

weil sich das Berufungsgericht insoweit nicht mit den konkreten tatsächlichen

Umständen befasst hat, die für die Auslegung von Bedeutung sein können

(Sen. BGHZ 160, 204, 213 - bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

28

(2) Das Berufungsgericht ist dem gerichtlichen Sachverständigen zu-

nächst darin gefolgt, dass in einem "Einspritzkühler", d.h. einer Quenche, das

Rauchgas in gewissem Umfang entstaubt werde. Es meint aber, als Staubab-

scheider seien Einspritzkühler im Vergleich zu gängigen Nasswäschern nur

von bescheidener Leistungsfähigkeit. Damit hat das Berufungsgericht aber eine

Entstaubung, wenngleich mit geringem Wirkungsgrad, festgestellt, die fachüb-

lich auch als hilfreich akzeptiert werde. Zudem hat das Berufungsgericht keine

Feststellungen zu Abscheidegradangaben (bis zu 90 %) getroffen, die es nur

als wenig aussagekräftig ansieht. Sollten diese Angaben zutreffen, erschiene

eine Verneinung der Benutzung der Merkmale c und d schon von vornherein

als schwer nachvollziehbar.

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(3) Darauf, ob die Quenchen Abscheideeinrichtungen darstellen, worauf

das Berufungsgericht weiter abstellt, kommt es für die Verwirklichung der

Merkmale c und d schon deshalb nicht an, weil diese eine solche Einrichtung

nicht voraussetzen, sondern nur ein Entstauben, das das Berufungsgericht

aber festgestellt hat. Es kam erst recht nicht darauf an, wie der Fachmann den

im Patentanspruch 1 des Lizenzpatents nicht vorkommenden Begriff der Quen-

che versteht, sondern darauf, wie der Begriff der Entstaubung zu verstehen ist;

das ist aber eine Frage der Auslegung des Lizenzpatents. Darauf, ob die

Quenche "vorrangig" als Entstaubungsanlage diente, kam es deshalb ebenfalls

nicht an.

30

(4) Ob im Sinn des Merkmals d das entstaubte Rauchgas einer Nachbe-

handlung zugeführt wird, ergibt sich wiederum daraus, was unter dem Begriff

"entstaubt" im Sinn des Patentanspruchs 1 des Lizenzpatents zu verstehen ist,

und richtet sich demnach nach denselben Grundsätzen wie der Begriff der Ent-

staubung. Damit kann auch die Verwirklichung des Merkmals d nicht mit der

Begründung des Berufungsgerichts verneint werden.

31

b) aa) Was die Merkmale k1 bis k3 betrifft, von denen nach Patentan-

spruch 1 des Lizenzpatents im Sinn einer Alternativität nur eines erfüllt sein

muss, hat das Berufungsgericht zunächst eine Auslegung dieser Merkmale

ebenso unterlassen wie eine Auseinandersetzung mit den Äußerungen des

gerichtlichen Sachverständigen. Zudem hat es sich eine Überzeugung nur da-

hin gebildet, dass Merkmal k1 durch die diskontinuierliche Zugabe von Wasser

nicht erfüllt sei.

32

bb) Dabei hat sich das Berufungsgericht zunächst nicht mit der Frage

befasst, ob das Merkmal k1 nicht durch Zugabe eines anderen Mittels erfüllt

sein kann. Schon aus diesen Gründen ist die Annahme, dass Merkmal k1 nicht

erfüllt werde, nicht tragfähig, wenngleich daraus nicht notwendig folgt, dass sie

unzutreffend ist.

33

cc) Weiter findet sich im Berufungsurteil keine Darlegung, warum eine

Absorption, die schon von seinem Wortlaut her ebenfalls von Merkmal k2 er-

fasst wird, nicht gegeben ist.

34

dd) Aus den Gründen des Berufungsurteils (Umdruck S. 35 zweiter Ab-

satz) folgt zudem, dass das Berufungsgericht die Zugabe von Wasser nicht

ohne weiteres im Weg der Auslegung des Lizenzpatents als Mittel im Sinn der

Merkmale k1 bis k3 ausschließen wollte, sondern dies nur auf Grund der von

ihm zugrundegelegten Intervalldauer bei der Bedüsung getan hat. Feststellun-

gen zu dieser hat es indessen nicht getroffen. Damit fehlt es auch insoweit an

tragfähigen Feststellungen dafür, dass die Anlage in D. die Merkmale

k1 bis k3 nicht verwirklicht.

35

2. Ebenfalls begründet ist die Rüge der Revision, dass das Berufungsge-

richt mit der Nichtheranziehung des Plans DO 1 111 691-8 nebst Fließbild den

Streitstoff nicht ausgeschöpft habe. Die Verneinung einer Vorlagepflicht der

früheren Beklagten zu 3 wird durch die Ausführungen im Berufungsurteil nicht

getragen.

36

a) § 142 ZPO n.F., der auf den vorliegenden Fall anzuwenden ist (vgl.

Zöller/Gummer, ZPO, 25. Aufl. 2005, Art. 26 EGZPO Rdn. 2), bildet die Grund-

lage für Vorlageansprüche auch gegen Dritte und damit auch gegen die frühere

Beklagte zu 3, die im Sinn dieser Bestimmung schon deshalb als "Dritte" anzu-

sehen ist, weil sie auf der Grundlage des Lizenzvertrags, den der Kläger mit

der Beklagten zu 1 geschlossen hat, als zum Empfang der Lieferung ausdrück-

lich empfangsberechtigte Kundin von vornherein zu Unrecht mitverklagt worden

war.

37

b) Die Reichweite dieser Bestimmung ist in der Rechtsprechung aller-

dings noch nicht abschließend geklärt. Nach verbreiteter Meinung soll sie nicht

zur Ausforschung des Betroffenen führen dürfen; auch entbinde sie denjenigen,

der sich auf die Urkunde bezieht, nach der Gesetzesbegründung nicht von

schlüssigem Vortrag (so der Bericht der Abgeordneten Bachmeier, Stünker,

Geis, Dr. Röttgen, Beck, Funke und Dr. Kenzler, BT-Drucks. 14/6036 S. 120 f.;

vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rdn. 117e). Ein

Ausforschungsverbot ist dem Wortlaut dieser Bestimmung allerdings nicht zu

entnehmen, jedoch ist sie nach ihrem Absatz 2 Dritten gegenüber dadurch be-

grenzt, dass Zumutbarkeit und ein Zeugnisverweigerungsrecht nach den

§§ 383 bis 385 ZPO Schranken für die Vorlageverpflichtung bilden. Hierzu hat

das Berufungsgericht indessen nur bemerkt, es sei vorgetragen worden, die

Urkunde beziehe sich auf ein Geheimverfahren; die Ablehnung einer Vorlage-

anordnung hat es allerdings darauf gestützt, dass der rechtserhebliche Bezug

der Darstellung zum Streitstoff nicht ausreichend dargelegt sei.

38

c) Die Revision meint demgegenüber, der Kläger habe alle ihm vernünf-

tigerweise verfügbaren Beweismittel zur hinreichenden Begründung seiner An-

sprüche vorgelegt, sich aber weiterhin in Beweisnot befunden. Das Berufungs-

gericht habe die Beweiserheblichkeit des Fließbilds 9.1. mit widersprüchlichen

und denkgesetzwidrigen Erwägungen verneint. Dafür, dass der Gerichtsgut-

achter dieses Fließbild eingesehen habe, spreche nichts. Damit ständen sich

die Behauptung des Klägers über den Inhalt der Zeichnung und die Behaup-

tung der früheren Beklagten zu 3 gegenüber, diese zeige nur die Einrichtungen

zur Entstickung und Dioxinverminderung. Vom klagenden Patentinhaber könne

aber jedenfalls nicht verlangt werden, dass er als Voraussetzung einer Vorla-

geanordnung den genauen beweiserheblichen Inhalt der vorzulegenden Ur-

kunde vortrage und nachweise; die Anforderungen an seinen Vortrag müssten

vielmehr deutlich niedriger liegen. Ausreichend sein müsse eine gewisse Sub-

stantiierung des beweiserheblichen Inhalts zusammen mit einer Darlegung der

Quelle für den Vortrag. Abzulehnen sei (mit Schlosser, JZ 2003, 427, 428

- Anm. zu BGHZ 150, 377 - Faxkarte) die verbreitete Auffassung, § 142

ZPO n.F. dürfe nicht zu einer Ausforschung der Gegenseite führen. Die Be-

stimmung diene auch zu Beweiszwecken, was sich schon aus ihrer Stellung im

Gesetz ergebe. Deshalb könne als Voraussetzung für eine Vorlageanordnung

nur ein im wesentlichen schlüssiger Klagevortrag und eine schlüssige Darle-

gung verlangt werden, dass die Unterlagen entscheidungserheblich sein könn-

ten. Bei der Anwendung dieser Bestimmung seien in Angelegenheiten des ge-

werblichen Rechtsschutzes die sich aus dem TRIPS-Übereinkommen erge-

benden Verpflichtungen zu beachten, wie dies zu § 809 BGB im "Faxkarte"-

Urteil des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (BGHZ 150, 377) entschieden

sei. Entsprechendes müsse für die prozessuale Bestimmung des § 142 ZPO

n.F. gelten.

39

Die Beklagte wendet sich gegen die Annahme einer Erheblichkeit des

Plans mit dem Fließbild; dieser zeige nur die nach einem Geheimverfahren

durchgeführte Entstickung, nicht aber das gesamte auf der R. betriebene

Verfahren. Auf Grund ins Blaue hinein erfolgenden Parteivortrags dürften Ur-

kunden vom Gericht nicht angefordert werden. Eine Beweiserheblichkeit in die-

sem Sinn habe das Berufungsgericht zutreffend mit der Begründung verneint,

es sei nicht Aufgabe des Gerichts, mit Hilfe des § 142 ZPO n.F. die Beweislast-

regeln der Zivilprozessordnung zu revidieren oder ausforschend eigene Ermitt-

lungen anzustellen.

40

d) aa) Art. 43 des TRIPS-Übereinkommens bezieht sich anders als

§ 142 ZPO n.F. seinem Wortlaut nach nur auf Beweismittel, die sich in der Ver-

fügungsgewalt des Gegners befinden und nicht auch auf solche, die wie hier in

der Verfügungsgewalt eines Dritten sind (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PatG,

10. Aufl. 2006, § 139 PatG Rdn. 117e a.E.). Dass die frühere Beklagte zu 3

- von Anfang an ohne Rechtsgrundlage - mitverklagt worden war, kann den

Anwendungsbereich dieser Bestimmung nicht erweitern. Es kommt daher nicht

darauf an, ob diese Bestimmung im Inland unmittelbar anwendbar ist (vernei-

nend insoweit BGHZ 150, 377, 385 - Faxkarte).

41

bb) Allerdings sind die fraglichen Bestimmungen des deutschen Rechts

in einer Weise auszulegen, dass mit ihrer Hilfe den Anforderungen des TRIPS-

Übereinkommens Genüge getan wird (BGHZ 150, 377, 385; vgl. auch Til-

mann/Schreibauer, GRUR 2002, 1017; dies., FS W. Erdmann (2002), 901, 909

ff.). Die Bestimmung des § 142 ZPO n.F. ist wie die materiellrechtliche Norm

des § 809 BGB ein Mittel, einem Beweisnotstand des Klägers zu begegnen,

wie er sich gerade im Bereich der besonders verletzlichen technischen Schutz-

rechte in besonderem Maß ergeben kann (vgl. etwa Tilmann/Schreibauer FS

W. Erdmann (2002), 901 ff.). Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes

kommt einer Bestimmung wie der des § 142 ZPO n.F. nunmehr auch die Funk-

tion zu, die Maßnahmen zu verwirklichen, die nach Art. 6 der bis zum 26. April

2006 in das nationale Recht umzusetzenden Richtlinie 2004/48/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der

Rechte des geistigen Eigentums (berichtigte Fassung ABl. EG L 195/16 vom

2.6.2004, nachfolgend: Durchsetzungsrichtlinie) zur Vorlage von Beweismitteln

vorgesehen sind und die etwa das französische Recht in Form der "saisie

contrefaçon" oder das Recht des Vereinigten Königreichs in Form der "search

order" ("Anton Piller Order") kennen (vgl. BGHZ 150, 377, 385 - Faxkarte; Ben-

kard/Rogge/Grabinski aaO. PatG § 139 Rdn. 117a m.w.N.). Gerade die Rege-

lungen im TRIPS-Übereinkommen und in der Durchsetzungsrichtlinie zeigen

zudem, dass eine differenzierte Betrachtung und Anwendung von generell for-

mulierten Bestimmungen wie des § 809 BGB und des § 142 ZPO n.F. in ver-

schiedenen Rechtsgebieten, wie etwa im gewerblichen Rechtsschutz insge-

samt und insbesondere bei den technischen Schutzrechten, nicht nur ange-

bracht, sondern jedenfalls insoweit auch geboten ist, als eine differenzierte Re-

gelung nicht spezialgesetzlich erfolgt ist (vgl. auch die Durchsetzungsrichtlinie,

Erwägungsgründe 7 bis 10). An derartigen spezialgesetzlichen Regelungen

fehlt es bisher, und sie sind nach dem derzeitigen Stand der Gesetzgebungs-

arbeiten auch nicht vorgesehen.

42

cc) Bei Rechtsstreitigkeiten über technische Schutzrechte kann eine

Vorlegung von Urkunden oder sonstigen Unterlagen nach § 142 ZPO n.F.

demnach jedenfalls dann angeordnet werden, wenn diese zur Aufklärung des

Sachverhalts geeignet und erforderlich, weiter verhältnismäßig und angemes-

sen, d.h. dem zur Vorlage Verpflichteten bei Berücksichtigung seiner rechtlich

geschützten Interessen nach Abwägung der kollidierenden Interessen zumut-

bar ist. Dabei kann für die Abwägung nach Sachlage auch auf die Intensität

des Eingriffs in das Schutzrecht und in die rechtlich geschützten Interessen des

von der Vorlage Betroffenen abzustellen sein. Das Zumutbarkeitserfordernis

ergibt sich gegenüber dem Prozessgegner anders als bei Dritten allerdings

nicht ausdrücklich aus dem Wortlaut der maßgeblichen Norm des § 142 ZPO

n.F., es ist aber unmittelbar aus verfassungsrechtlichen Vorgaben, etwa in Art.

12 Abs. 1 GG, abzuleiten (vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.3.2006, 1 BvR 2087/03,

1 BvR 2111/03, WM 2006, 880). Die Einschaltung einer zur Verschwiegenheit

verpflichteten Person allein wird jedenfalls nicht ohne weiteres in Betracht

kommen (vgl. BVerfG aaO., juris-Tz. 108, 109, zum "in camera"-Verfahren

Tz. 112). Belangen des Dritten könnte erforderlichenfalls jedoch dadurch Rech-

nung getragen werden, dass diesem gestattet wird, die vorzulegenden Unterla-

gen soweit unkenntlich zu machen, als rechtlich geschützte Interessen des

Dritten einer Vorlage entgegenstehen.

43

dd) Als Anlass für eine Vorlageanordnung kann es ausreichen, dass ei-

ne Benutzung des Gegenstands des Schutzrechts wahrscheinlich ist (vgl. auch

den Vorschlag zu § 140c PatG in dem nach Ergehen der angefochtenen Ent-

scheidung, der Öffentlichkeit zugänglich gemachten, vom Bundesministerium

der Justiz vorgelegten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung

der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 3.1.2006). Die Lite-

ratur hat allerdings überwiegend konkretisierten Tatsachenvortrag desjenigen

verlangt, der die Vorlageanordnung nach § 142 ZPO n.F. begehrt, und eine

Ausforschung als unzulässig angesehen (vgl. Stadler in Musielak, ZPO, 4.

Aufl., § 142 Rdn. 1; Greger in Zöller, ZPO, 25. Aufl. 2005, § 142 Rdn. 2; Leipold

in Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., § 142 Rdn. 9; Reichold in Thomas/Putzo, ZPO,

27. Aufl. 2005, § 142 Rdn. 1; Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO,

64. Aufl. 2006, § 142 Rdn. 2; Bericht zu dem Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung usw. (Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Zivilprozesses) BT-Drucks.

14/6036 S. 120; Zekoll/Bolt, Die Pflicht zur Vorlage von Urkunden im Zivilpro-

zess …, NJW 2002, 3129, 3130; anders Wöstmann in Hk-ZPO, § 142 Rdn. 2).

In der Instanzrechtsprechung ist die Erforderlichkeit einer Substantiierung - so-

weit ersichtlich - durchgehend bejaht und ein "globales" Vorlageverlangen als

nicht ausreichend angesehen worden (vgl. LG Karlsruhe, Entsch. v. 24.1.2005

- 4 O 67/04, Volltext

in

juris; OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.12.2004

- 13 W 98/04, Volltext in juris; LAG Berlin, Urt. v. 13.12.2002 - 6 Sa 1628/02

Volltext in juris, Ls. auch in EzA-SD 2003, Nr. 4, 13). Der I. Zivilsenat des Bun-

desgerichtshofs hat in seinem in einer Urheberrechtssache ergangenen "Fax-

karte"-Urteil (BGHZ 150, 377, 386) zu § 809 BGB einen "gewissen Grad" an

Wahrscheinlichkeit ausreichen lassen, dass eine Rechtsverletzung vorliegt,

allerdings nicht schon eine entfernte Möglichkeit; diesen "gewissen Grad" las-

sen u.a. auch LG Nürnberg-Fürth CR 2004, 890; LG Nürnberg-Fürth InstGE 5,

153, 155; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 327; OLG Düsseldorf v. 3.1.2003

- 2 U 71/00, Ls. in Mitt. 2003, 333; LG Hamburg InstGE 4, 293, 295 und nach-

folgend OLG Hamburg InstGE 5, 294, 299 genügen. Der materiellrechtliche

Vorlageanspruch aus § 809 BGB besteht schon dann, wenn ungewiss ist, ob

eine Rechtsverletzung vorliegt (RGZ 69, 401, 405 f. - Nietzsche-Briefe; Sen.

BGHZ 93, 191, 203 f. - Druckbalken; BGHZ 150, 377, 384 - Faxkarte); das

Ausforschungsverbot steht dem nicht entgegen (BGHZ 150, 385 - Faxkarte

m.w.N., wo darauf hingewiesen wird, dass prozessuale Darlegungspflichten

das Ausforschungsverbot ohnehin einschränken). Diese Rechtsprechung ist

bei Anwendung der Bestimmung des § 142 ZPO n.F. entsprechend heranzu-

ziehen. Nach der Wertentscheidung des nationalen Gesetzgebers, die Grund-

sätze, wie sie gegenüber dem Prozessgegner gelten, mit den Einschränkungen

des § 142 Abs. 2 ZPO n.F. auch gegenüber Dritten anzuwenden, kann insoweit

nichts anderes gelten. Die Wahrscheinlichkeit wird das Berufungsgericht bei

seiner erneuten Befassung zu beurteilen haben.

44

ee) Einer Vorlageanordnung steht im vorliegenden Fall nicht entgegen,

dass der Kläger keine Ansprüche wegen Patentverletzung geltend macht, son-

dern solche aus lizenzvertraglichen Verpflichtungen. Wie schon Art. 28 Abs. 2

TRIPS-Übk. zeigt, sind insoweit die gleichen Grundsätze wie bei Schutzrechts-

verletzungen anzuwenden.

45

e) Das Berufungsgericht hat sich bei seiner Ablehnung einer Vorlagean-

ordnung auf die Feststellung beschränkt, dass der gerichtliche Sachverständi-

ge die Anlage in Augenschein genommen habe und sich damit ein ausreichen-

des Bild von ihr habe machen können.

46

aa) Damit hat das Berufungsgericht nicht aufgeklärt, was der Sachver-

ständige tatsächlich zu Gesicht bekommen hat. Anhaltspunkte dafür, dass er

die Zeichnung eingesehen hat, finden sich im Berufungsurteil nicht. Das ist, wie

die Revision mit Recht rügt, keine hinreichende Grundlage für die Ablehnung.

47

bb) Die Anforderungen an eine Vorlageanordnung hat das Berufungsge-

richt auch mit seiner Begründung, § 142 n.F. ZPO diene nicht dazu, die Be-

weislastregeln der Zivilprozessordnung zu revidieren, verkannt. Dies folgt

schon aus der Rechtsprechung des Senats zur sekundären Darlegungslast im

Patentrecht (vgl. Sen.Urt. v. 30.9.2003 - X ZR 114/00, GRUR 2004, 268, 269

- blasenfreie Gummibahn II; v. 22.11.2005 - X ZR 81/01, GRUR 2006, 313, 315

- Stapeltrockner; v. 16.5.2006 - X ZR 169/04 - Kunststoffbügel, zur Veröffentli-

chung in BGHZ vorgesehen).

48

f) Das Berufungsgericht wird auf der Grundlage der vorstehenden Aus-

führungen erneut zu prüfen haben, ob es eine Vorlage des Plans mit dem

Fließbild anordnet. Diese wird allerdings nicht erforderlich sein, wenn es bereits

aus anderen Gründen zu dem Ergebnis kommt, dass auch die Merkmale des

Patentanspruchs 1 verwirklicht werden, hinsichtlich derer es dies bisher ver-

neint hat.

Melullis

Keukenschrijver

Ambrosius

Mühlens

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 30.03.2000 - 7 O 11125/97 -

OLG München, Entscheidung vom 10.07.2003 - 6 U 3231/00 -