BGH Urteil vom 22.11.2005 – X ZR 81/01

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 81/01

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

PatG § 14; EPÜ Art. 69

Verkündet am: 22. November 2005 Groß Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Stapeltrockner

a) Die Prüfung, ob eine angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit gleichwirkenden Mitteln löst, erfordert die Ermittlung des Sinngehalts des Patentanspruchs und der Wirkungen, die mit den anspruchsgemäßen Merkmalen - je für sich und in ihrer Gesamt- heit - erzielt werden, sowie die tatrichterliche Feststellung, ob und gegebe- nenfalls mit welchen konkreten, vom Wortsinn des Patentanspruchs abwei- chenden Mitteln diese Wirkungen von der angegriffenen Ausführungsform erreicht werden.

b) Es ist eine Rechtsfrage, ob die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, um eine abweichende Ausführungsform als gleichwirkend aufzufin- den, derart am Sinngehalt des Patentanspruchs orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführungsform als gleichwertige Lösung in Betracht zog.

BGH, Urt. v. 22. November 2005 - X ZR 81/01 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 22. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-

Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 1. März 2001 verkün-

dete Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesge-

richts in Hamburg aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Beru-

fungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch.

Die Klägerin ist aufgrund eines Vertrags vom 28. November/4. Dezember 1996

Lizenznehmerin der B. , die der Klägerin außerdem ihre Scha-

densersatz- und Auskunftsansprüche gegen die Beklagte abgetreten hat. Zu

den im Lizenzvertrag aufgeführten Patenten gehört auch das inzwischen infolge

des Ablaufs der Schutzdauer erloschene europäische Patent 0 049 737 (Klage-

patent), das am 4. Juli 1981 angemeldet und u.a. mit Wirkung für die Bundes-

republik Deutschland erteilt worden ist. Verfahrenssprache ist Englisch. Das

Klagepatent betrifft "Method and apparatus of treating a plurality of planar arti-

cles". Die Patentansprüche 1-3 befassen sich mit dem patentgemäßen Verfah-

ren; Patentanspruch 4, der die patentgemäße Vorrichtung betrifft, lautet:

"Apparatus for exposing and drying a stack of planar articles (23)

in abutting face-to-face contact characterized by a plurality of

guide members (31, 32) defining a path (14, 24) having a series of

connected reversing curves, said guide members (31, 32) pre-

senting said path with a plurality of smooth parallel guide surface

for confining said stack of articles (23) to travel therethrough; by

means to engage and push said stack through said path (14, 24);

and by means (16) to direct air to said path (14, 24) at the outer

portions of said curves."

Die Beklagte vertreibt Fertigungsstraßen für die Blechverarbeitung und

bringt unterschiedliche Industrieöfen zum Trocknen von Dosendeckeln auf den

Markt, die von der C. GmbH

in D. produziert wer-

den. In der Angebotspalette der Beklagten befindet sich u.a. ein Trocknungs-

ofen mit der Modellnummer D… , bei dem Dosendeckel auf zwei

parallelen Trocknungswegen in einem kurvenförmigen Verlauf durch den Luft-

strom geführt werden. Die auf zwei grobgliedrigen Förderketten angeordneten

Deckel werden von diesen durch den Ofen gezogen. Dabei werden die Deckel

einzeln von einem Magneten auf die sich bewegende Kette mit einem Abstand

von ca. 0,4 mm auf der Grundfläche aufgesetzt. Die nachfolgende Abbildung

zeigt die Förderketten und die Anordnung der Dosendeckel.

Das Landgericht hat die Klage als unbegründet abgewiesen. Die Klägerin

sei lediglich einfache Lizenznehmerin und insoweit aufgrund eigener Ansprüche

nicht aktivlegitimiert. Eine "hinreichende Prozessführungsbefugnis" der Klägerin

ergebe sich auch nicht aus der mit nachgelassenen Schriftsatz eingereichten

"Prozessstandschaftserklärung". Diese setze die Klägerin nicht wirksam in die

Lage, Rechte der B. im eigenen Namen geltend zu machen.

Das Berufungsgericht hat, nachdem die Klägerin eine weitere Ermächti-

gung zur Prozessführung vorgelegt hatte, die Beklagte antragsgemäß zur Un-

terlassung und Erteilung von Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie

festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu

ersetzen, der der B. durch die zu unterlassenden Handlungen

entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie die Verur-

teilung zur Auskunftserteilung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht an-

greift. Die Klägerin tritt der Revision entgegen.

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils

und zur Zurückverweisung der Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht.

I. 1. Mit der Rüge, das Berufungsurteil könne schon deshalb keinen Be-

stand haben, weil das Berufungsgericht zu Unrecht selbst in der Sache ent-

schieden habe, hat die Revision keinen Erfolg. Das Berufungsgericht konnte

jedenfalls von einer Zurückverweisung absehen und selbst entscheiden, wenn

es dies für sachdienlich hielt (§ 540 ZPO a.F.). Das Berufungsgericht hat die

Sachdienlichkeit rechtsfehlerfrei bejaht. Der Senat hat die von der Revision

hiergegen erhobenen Rügen geprüft und nicht für durchgreifend erachtet.

2. Soweit die Revision rügt, dass der Tenor des Berufungsurteils von Pa-

tentanspruch 4 in mehreren Punkten abweiche, greift diese Rüge ebenfalls

nicht durch. Es entspricht der Rechtsprechung des Senats, dass der Tenor ei-

nes Verletzungsurteils nicht aus der Wiedergabe der Patentansprüche beste-

hen kann, sondern die Mittel, aus denen sich die Benutzung des Patentan-

spruchs ergeben soll, im Klageantrag und der ihm entsprechenden Urteilsfor-

mel so konkret bezeichnet werden müssen, dass die Urteilsformel die Grundla-

ge für die Zwangsvollstreckung bilden kann (BGHZ 162, 365 - Blasfolien-

herstellung).

II. Die Revision rügt jedoch zu Recht, dass das Berufungsgericht die

Voraussetzungen einer Patentverletzung nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat.

1. Das Klagepatent betrifft ein Gerät zum Behandeln einer Anzahl ebener

Gegenstände. Patentanspruch 4 bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Expo-

nieren und Trocknen eines Stapels ebener Gegenstände, die Seite an Seite

liegen.

Die Klagepatentschrift (Sp. 1 Z. 48 - Sp. 2 Z. 17) schildert es als Problem

bei der Herstellung von Getränkedosen, das Dichtungsmittel, das auf den mit

Flansch versehenen Deckel aufgebracht ist, um den Deckel später auf den Do-

senkörper aufzubringen, zu härten oder zu trocknen. Die Dosendeckel werden,

damit sie besser zu handhaben sind, nach dem Aufbringen des Dichtungsmit-

tels zu säulenartigen Stapeln zusammengefasst und in diesen Stapeln zum

nächsten Arbeitsvorgang transportiert. Werden solche Stapel gebildet, so ist es

nach der Beschreibung des Klagepatents schwierig, Luftströme oder Wärme so

auf die Dosendeckel zu lenken, dass das Trocknen des am Umfang des Do-

sendeckels aufgebrachten Dichtungsmittels beschleunigt wird. Bei der Verwen-

dung herkömmlicher Dichtungsmittel auf Lösungsbasis verdampfe selbst in ge-

stapeltem Zustand das Dichtungsmittel verhältnismäßig leicht. Bei den vermehrt

nachgefragten lösungsmittelfreien Dichtungsmitteln auf Wasserbasis dauere

der Trocknungsvorgang jedoch wesentlich länger, nämlich bis zu zehn Tagen.

Das Klagepatent stellt die Nachteile dar, die bei Einsatz solcher Dich-

tungsmittel auftreten (Sp. 2 Z. 18 ff.). Das Erreichen von praktikablen Trock-

nungszeiten für Dichtungsmittel auf Wasserbasis mache bisher das Entstapeln

der Deckel erforderlich, um damit die Luftströme direkt auf das Dichtungsmittel

auftreffen und dieses wirksam trocknen zu lassen. Nach dem Klagepatent sol-

len diese Nachteile vermieden werden, indem die gestapelten Deckel beim

Durchlaufen von Kurven mit entgegengesetzten Richtungen aufgefächert wer-

den, hierdurch die abgedeckte Oberfläche der gestapelten Gegenstände freige-

legt wird und damit der gesamte Deckelumfang und das darauf aufgetragene

Dichtungsmittel durch den Heißluftstrom erreichbar wird (Sp. 2 Z. 28 f.).

2. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, das Wesen der Erfin-

dung bestehe darin, dass die ebenen Gegenstände, z.B. Dosendeckel, nicht

einzeln (etwa separat in Kammern), sondern in einem - mehr oder weniger -

geschlossenen Verband durch den Trocknungsofen geführt würden und der

kurvenförmige Verlauf der Strecke zwangsläufig eine Auffächerung der Deckel

an der jeweiligen Außenseite der Krümmung bewirke, wobei bis dahin durch

das Aneinanderstoßen der Deckel verdeckte äußere Bereiche der Oberfläche

freigelegt würden, weil sich dort Berührungspunkte/-flächen der teilweise an-

einander stoßenden Deckel verschöben und damit auch an diesen Stellen bis-

lang verdeckte Bereiche der Dichtungsmasse nunmehr für den Heißluftstrom

zugänglich gemacht würden.

3. Die Revision macht demgegenüber geltend, das Berufungsgericht ge-

he bei dieser Auslegung des Klagepatents weit über das Offenbarte hinaus.

Das Berufungsgericht habe nicht berücksichtigt, dass es sich bei der Vorrich-

tung nach dem Klagepatent um einen starren, Kraft übertragenden Deckelsta-

pel handele, der mit Hilfe von glatten parallelen Führungsteilen, die auf den De-

ckel begrenzend und Kurven bildend einwirkten, über den Weg durch den

Trocknungsofen geschoben würden. Das Berufungsgericht habe diese erfin-

dungswesentlichen Merkmale außer Acht gelassen. Dies zeige auch, dass das

Berufungsgericht nicht in der Lage gewesen sei, die erforderlichen Feststellun-

gen ohne Zuziehung eines Sachverständigen aufgrund eigener Sachkunde zu

treffen.

4. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats bedarf es zur Beurtei-

lung der Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, zunächst der Befassung mit

dem technischen Sinngehalt, den der vom Klagepatent angesprochene Fach-

mann mit den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und mit den Pa-

tentansprüchen in ihrer Gesamtheit verbindet (BGHZ 150, 149, 153 - Schneid-

messer I; BGHZ 105, 1, 10 - Ionenanalyse). Diese Ermittlung kann sich gege-

benenfalls auf die zwischen den Parteien streitigen Merkmale konzentrieren.

Auch dann darf jedoch der Gesamtzusammenhang nicht aus dem Auge verlo-

ren werden, da Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale stets nur dazu

dienen, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als

einer Einheit zu ermitteln (BGHZ 159, 221, 226 - Drehzahlermittlung).

Das angefochtene Urteil genügt diesen Anforderungen nicht. Die Ausfüh-

rungen des Berufungsgerichts beschränken sich letztlich auf die Auseinander-

setzung mit den Einwänden der Beklagten. Das Berufungsgericht hat nicht den

Sinngehalt ermittelt, der sich aus der Sicht eines Fachmanns aus dem Klagepa-

tent in seiner Gesamtheit ergibt. Der durch Auslegung zu ermittelnde Sinnge-

halt des Patentanspruchs ist aber nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die

maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Klage-

patents (BGHZ 106, 84, 90 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v.

03.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; BGHZ

150, 149, 153 - Schneidmesser I).

Erst wenn diese Grundlage ermittelt ist, kann sachgerecht geprüft wer-

den, ob die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende

Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst

und seine Fachkenntnisse einen Fachmann befähigen, die abgewandelten Mit-

tel als gleichwirkend aufzufinden, sowie schließlich, ob die Überlegungen, die

ein Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch

unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, dass der Fachmann

die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegen-

ständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht (BGHZ 150, 149, 153, 154

- Schneidmesser I).

Die Ermittlung des technischen Sinngehalts des Klagepatents kann der

Senat selbst vornehmen. Wie ein Patent auszulegen und ob ein Patentan-

spruch im Instanzenzug richtig erkannt und in seinem Inhalt verstanden worden

ist, ist eine Rechtsfrage (BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungsein-

richtung).

5. Die Merkmalsgliederung - als bloßes Hilfsmittel für die Beurteilung ei-

nes Eingriffs in das geschützte Recht – kann der Senat selbstständig vorneh-

men. Er gliedert die Vorrichtung nach Patentanspruch 4 wie folgt:

1. Die Vorrichtung dient zum Exponieren und Trocknen von ebe-

nen Gegenständen.

2. Die Gegenstände bilden einen Stapel und liegen Seite an Seite

aneinander an (in abutting face-to-face contact).

3. Eine Mehrzahl von Führungsteilen bildet einen Weg mit einer

Folge von untereinander verbundenen, sich umkehrenden

Krümmungen.

4. Die Führungsteile bilden den Weg mit einer Mehrzahl von glat-

ten parallelen Führungsflächen, die dem Stapel die Bewegung

durch diese aufzwingen (for confining said stack to travel the-

rethrough).

5. Die Vorrichtung verfügt über Mittel, die auf den Stapel einwirken

und ihn durch den Weg schieben.

6. Auf den äußeren Krümmungen wird Luft gegen den Weg ge-

lenkt.

Das Klagepatent gibt in Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Behandeln

des größeren Teils der aneinanderstoßenden Flächen einer Mehrzahl von ebe-

nen Gegenständen an, die Seite an Seite (in face-to-face contact) zueinander

stehen. Die Klagepatentschrift Sp. 1 Z. 48 f. nennt insbesondere Dosendeckel

von Getränkebehältern als solche Gegenstände und zeigt als Fig. 6 einen sol-

chen typischen Deckel. Ein derartiger Deckel weist einen Flansch und eine

Wölbung auf, die ein Aneinanderliegen über die gesamte Fläche ausschließen.

Daher bedeutet "abutting face-to-face contact" im Sinne des Klagepatents ein

Aneinanderliegen mit einer Berührung der Flächen benachbarter Gegenstände

an einigen Stellen. Diese Gegenstände sollen entlang eines gewünschten

Wegs gefördert (pushed) werden und zwar in der Weise, dass jeder der Ge-

genstände seine Bewegungskraft (motive force) vom Kontakt mit dem ihm fol-

genden Gegenstand erhält und seinerseits Bewegungskraft auf den ihm vor-

hergehenden Gegenstand durch den Kontakt mit diesem überträgt (Sp. 2

Z. 43-48). Damit geben Patentanspruch 1 für das Verfahren und entsprechend

auch Patentanspruch 4 für die patentgemäße Vorrichtung an, dass das Fördern

der Gegenstände über den gewünschten Weg mittels Schub erfolgen soll, der

durch den Kontakt "face-to-face" vom im Stapel letzten der Gegenstände auf

die vorhergehenden weitergegeben wird. Damit enthält der Begriff "Stapel"

(stack) ebener Gegenstände im Patentanspruch 4 eine andere Bedeutung, als

das Berufungsgericht (BU 19 unten/20 oben) sie ihm beigemessen hat. Der

Begriff dient nicht nur der Abgrenzung von den nach dem Stand der Technik

bekannten Anlagen, bei denen die zu trocknenden Deckel einzeln und etwa

durch Fördertaschen getrennt - also ohne gegenseitige Berührung - durch den

Trockenofen transportiert werden. Er gibt vielmehr zusammen mit den zuvor

erörterten Merkmalen die Art und Weise an, in der das Fördern der Gegenstän-

de durch den Trocknungsofen erfolgen soll. Dabei ist auch zu berücksichtigen,

dass die Beschreibung ausdrücklich bekannte Verfahren und Vorrichtungen, bei

denen eine Vereinzelung der Deckel erfolgt, als nachteilig, vor allem aufgrund

ihrer Komplexität und hohen Kosten, verwirft (Sp. 2 Z. 18-27). Anhaltspunkte für

andere Mittel zur Förderung der Dosendeckel durch den Trocknungsofen finden

sich in der Klagepatentschrift nicht. Das Berufungsgericht hat auch nicht fest-

gestellt und die Parteien haben nicht dargelegt, dass das allgemeine Wissen

eines Fachmanns, der sich mit der Lehre des Klagepatents auseinandersetzte,

diesen andere Möglichkeiten der Beförderung mit derselben Wirkung als vom

Wortsinn des Patentanspruchs umfasst erkennen ließ. Zu der Auffächerung der

geschobenen Deckelstapel ist dem Patentanspruch 4 des Klagepatents weiter

zu entnehmen, dass diese mittels der Führungsteile erreicht werden soll. Diese

sollen einen Weg mit sich umkehrenden Krümmungen bilden, und über ihn soll

der Stapel von Gegenständen gefördert werden, wobei die glatten parallelen

Führungsflächen dem Stapel die Bewegungsrichtung vorgeben. Bei der Art der

Förderung der Stapel kommt diesen Führungsteilen besondere Bedeutung zu.

Erst sie gewährleisten die geordnete Fortbewegung über den gewünschten

Weg. Ohne sie würde schon das Fördern des Stapels Schwierigkeiten bereiten,

erst recht wäre das Auffächern in der Weise, dass der größere Teil jedes der in

dem Stapel befindlichen Gegenstände dem Behandlungsmedium exponiert ist,

ausgeschlossen.

6. Legt man diese Auslegung zugrunde, so genügen die Feststellungen

des Berufungsgerichts zur angegriffenen Ausführungsform nicht für die Beurtei-

lung, ob eine Verletzung des Klagepatents vorliegt. Das Berufungsgericht hat

zunächst schon nicht festgestellt, wie die angegriffene Ausführungsform im Ein-

zelnen beschaffen ist. Dies hat grundsätzlich die Klägerin darzulegen, wobei ihr

allerdings nach Treu und Glauben Beweiserleichterungen zugute kommen kön-

nen, wenn und soweit sie Tatsachen nicht oder nur unter unverhältnismäßigen

Erschwernissen spezifizieren kann, während ihre Offenlegung für den Gegner

sowohl ohne weiteres möglich als auch zumutbar ist (Sen.Urt. v. 30.09.2003

- X ZR 114/00, GRUR 2004, 268 f. - Blasenfreie Gummibahn II). Das Beru-

fungsgericht hat sodann aufgrund entsprechenden Parteivortrags Feststellun-

gen dazu zu treffen, wie die angegriffene Ausführungsform beschaffen ist und

worin die Unterschiede zu einer dem Wortsinn des Patentanspruchs entspre-

chenden Lösung bestehen.

Erst im Anschluss daran kann festgestellt werden, ob die angegriffene

Ausführungsform, wie das Berufungsgericht angenommen hat, das der Erfin-

dung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv

gleichwirkenden Mitteln löst. Dazu sind tatrichterliche Feststellungen erforder-

lich, die in der Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden können. Das Beru-

fungsgericht wird bei der Nachholung dieser Feststellungen zu beachten haben,

dass Gleichwirkung im patentrechtlichen Sinne Erzielung der erfindungsgemä-

ßen Wirkungen bedeutet. Die Frage der Gleichwirkung kann deshalb nicht al-

lein aufgrund eines Einzelvergleichs der Wirkung entschieden werden, die ei-

nerseits einem einzelnen oder mehreren einzelnen Merkmalen des Patentan-

spruchs zukommt, andererseits mit der statt dessen bei einer beanstandeten

Ausführung vorhandenen Ausgestaltung erreicht werden kann. Entscheidend

ist, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale - für sich und

insgesamt - gerade zur Lösung des dem Patentanspruch zugrunde liegenden

Problems bereitstellen. Es ist deshalb nötig, den Patentanspruch einer Unter-

suchung daraufhin zu unterziehen, welche von den einzelnen Wirkungen, die

mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung des zugrunde liegen-

den Problems patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit

repräsentiert die patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellen-

den Vergleich maßgebliche Wirkung dar (Sen.Urt. v. 28.06.2000 - X ZR 128/98,

GRUR 2000, 1005,1006 - Bratgeschirr).

Sofern das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die angegrif-

fene Ausführungsform die erfindungsgemäßen Wirkungen erzielt, wird es weiter

zu prüfen haben, ob seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigten, die ab-

gewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden (BGHZ 150, 149, 153

- Schneidmesser I). War auch dies der Fall, wird das Berufungsgericht der Fra-

ge nachzugehen haben, ob die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstel-

len musste, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestell-

ten technischen Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende

Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleich-

wertige Lösung in Betracht zog (BGHZ 150, 149, 154). Bei dieser Frage handelt

es sich allerdings um eine Rechtsfrage, die der revisionsrechtlichen Prüfung

zugänglich ist. Sie hängt jedoch entscheidend von den zunächst in der Tatsa-

cheninstanz zu klärenden tatsächlichen Grundlagen ab, die das Berufungsge-

richt nunmehr zu ermitteln haben wird.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 26.08.1998 - 315 O 120/98 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 01.03.2001 - 3 U 219/98 -