BGH Urteil vom 25.01.2007 – I ZR 22/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 22/04

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: : BGHZ : BGHR

ja ja ja

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Verkündet am: 25. Januar 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Pralinenform

a) Bei der Beurteilung, ob die Form einer zum Verzehr bestimmten Ware (hier: Praline) markenmäßig benutzt wird, sind auch die Umstände zu berücksichti- gen, unter denen die Verbraucher die Gestaltung der Ware als solcher wahr- nehmen. Eine markenmäßige Benutzung kann auch gegeben sein, wenn die Ware nur verpackt vertrieben wird und die Verbraucher ihre Form erst im Stadi- um des Verbrauchs wahrnehmen können.

b) Der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswir- kungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet. Dies wird allerdings umso weniger der Fall sein, je stärker die beanstandete Warenform von der geschützten Mar- ke abweicht.

c) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen

Schutz versagen darf. Dementsprechend hat der Verletzungsrichter auch den Grad der Kennzeichnungskraft als durchgesetzt eingetragener Marken im Ver- letzungsverfahren selbständig zu bestimmen. Allerdings kann bei diesen regel- mäßig von einer - mindestens - durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausge- gangen werden.

d) Bei der Ermittlung, inwieweit eine Warenform Herkunftshinweisfunktion hat, ist zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweis- funktion seiner Form zu unterscheiden.

e) Bei der Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen einer dreidimensiona- len Marke und einer markenmäßig benutzten Warenform besteht, ist nicht zu berücksichtigen, ob die Verwechslungsgefahr durch die Verpackung und deren Kennzeichnung ausgeschlossen werden kann.

BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - OLG Köln

LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 25. Januar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Köln vom 19. Dezember 2003 aufgeho-

ben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch

über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückver-

wiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin vertreibt eine Praline in Kugelform, die mit einer Schicht von

Nusssplittern, überzogen von brauner Schokolade, umhüllt ist. Diese "R. "-

Praline wird für den Verkauf in Goldfolie verpackt und in eine gold-braune

Napfmanschette eingesetzt. Seit 1983 hat die Klägerin etwa zehn Milliarden

solcher Pralinen verkauft und seit 1996/97 damit in Deutschland jeweils über

100 Mio. DM Jahresumsatz erzielt.

Die Klägerin ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen dreidimen-

sionalen nationalen Marke Nr. 397 35 468 in den Farben hellbraun und dunkel-

braun für die Ware Pralinen:

Die Marke wurde am 26.

Juli 1997 angemeldet und am

7. August 2001 als verkehrs-

durchgesetzte Marke eingetra-

gen.

Die Beklagte bewarb die von ihr hergestellte Praline "Ş. Diamond" in

verpackter Form auf der Internationalen Süßwarenmesse 2002 in Köln und in

der Fachzeitschrift "SG Süsswarenhandel" (Ausgabe

). Die - im

Klageantrag unverpackt abgebildete - Praline ist im oberen Teil gerundet und

hat eine glatte Standfläche. Die außen aufgebrachten Nusssplitter sind von ei-

ner Schokoladenschicht überzogen. Die Praline wird zum Verkauf nur in einer

Plexiglasverpackung mit mehreren Stück angeboten. Jede Praline ist nochmals

in Goldfolie verpackt. Im Rahmen ihres (in türkischer und englischer Sprache

gehaltenen) Internetauftritts zeigte die Beklagte eine Abbildung der unverpack-

ten Praline.

Die Klägerin macht - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeu-

tung - geltend, die Beklagte verletze durch den Vertrieb von Pralinen in der

Form der "Ş. Diamond"-Praline ihr Markenrecht und handele zudem wett-

bewerbswidrig. Die Klägerin hat insoweit beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, in Deutschland Haselnusspralinen mit der Bezeichnung "Ş. Diamond", wie nachstehend wiedergegeben, anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen:

Die Beklagte hält die

Klagemarke für nicht ein-

tragungsfähig. Die einge-

tragene Form sei durch die

Art der Ware selbst bedingt und zur Erreichung einer technischen Wirkung, der

beabsichtigten Art der Geschmacksentfaltung, erforderlich. Zudem sei keine

Verwechslungsgefahr

gegeben,

da

die

"Ş.

Dia-

mond"-Praline nicht kugelförmig sei.

Das Landgericht hat den allein in die Revisionsinstanz gelangten Unter-

lassungsantrag abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungs-

gericht diesem Antrag stattgegeben.

Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision verfolgt die Be-

klagte insoweit ihr Begehren auf Klageabweisung weiter. Hilfsweise beantragt

sie, den Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Beru-

fungsgericht zurückzuverweisen, und weiter hilfsweise, den Rechtsstreit auszu-

setzen, um ihr Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Löschung der Klage-

marke zu stellen. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

A. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin

aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Im Verletzungsverfahren sei nicht zu prüfen, ob Eintragungshindernisse

nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG vorlägen. Dies folge aus der Aufgaben-

verteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten.

Eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO scheide aus, da die Beklagte

nur angekündigt habe, "in nächster Zeit" ein Löschungsverfahren gegen die

Klagemarke einleiten zu wollen.

Die Beklagte verwende die angegriffene Pralinenform im geschäftlichen

Verkehr, obwohl sie ihre Praline nur in einer undurchsichtigen Verpackung an-

biete und vertreibe. Jedenfalls im Rahmen ihres Internetauftritts habe die Be-

klagte die Praline auch unverpackt dargestellt. Die beanstandete Pralinenform

werde auch deshalb im geschäftlichen Verkehr verwendet, weil sie einem Teil

der Verbraucher beim Erwerb der Pralinen bereits bekannt sei.

Die Beklagte benutze die äußere Form der Praline markenmäßig. Die

äußere Form stelle sich für den angesprochenen Durchschnittsverbraucher als

mehr oder weniger kugelförmig dar. Die bei den einzelnen Pralinen unterschied-

lich ausgeprägte Ausbeulung erwecke lediglich den Eindruck, als sei der Ver-

such, eine runde Form zu erreichen, nicht gleichmäßig gut gelungen. Der ange-

sprochene Verkehr werde die Kombination der in etwa kugelförmigen Ausge-

staltung der Praline mit der schokoladenbraunen, raspeligen Oberfläche als

Herkunftshinweis auffassen. Die Klägerin vertreibe ebenfalls eine kugelförmige

Praline mit einem Schokoladenüberzug, deren Oberfläche raspelig gestaltet sei.

Die äußere Form dieser Praline sei wegen ihrer erheblichen Verkehrsbekannt-

heit als durchgesetzte Marke eingetragen worden. Nach einem Gutachten der

GfK Marktforschung aus dem Jahr 1997 hätten 74,4 % der Befragten nach Vor-

lage der unverpackten Praline der Klägerin erklärt, derartige Pralinen stammten

immer nur von einem bestimmten Hersteller; 58,1 % hätten zutreffend die Klä-

gerin oder den Produktnamen benennen können. Anhaltspunkte dafür, dass die

Bekanntheit des Produkts seither abgenommen habe, lege die Beklagte nicht

dar. Schon wegen der Bindung an diese Eintragungsentscheidung sei davon

auszugehen, dass der Verkehr mit der äußeren Form der unverpackten Praline

Herkunftsvorstellungen verbinde. Der Schutz einer eingetragenen Warenform-

marke laufe leer, wenn bei einer ähnlichen Warenform die markenmäßige Be-

nutzung verneint würde.

Die Klagemarke habe, da sie aufgrund der Verkehrsdurchsetzung einge-

tragen worden sei, zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Es könne

offenbleiben, ob die Kennzeichnungskraft durch Umsatz und Werbung der Klä-

gerin für ihre "R. "-Praline gesteigert worden sei. Zwischen der Klagemarke

und der äußeren Gestaltung der unverpackten Praline der Beklagten bestehe

angesichts der Warenidentität und der in hohem Maß gegebenen Zeichenähn-

lichkeit auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke Ver-

wechslungsgefahr. Die Marke der Klägerin werde geprägt durch die Kombinati-

on einer Kugelform mit einer schokoladenbraunen, raspeligen Oberfläche, die

die spezielle Größe der verwendeten Nussstückchen deutlich zeige. Die Praline

der Beklagten unterscheide sich davon in ihrer äußeren Form nur geringfügig

dadurch, dass sie an einer kleinen Stelle abgeflacht sei und ihre Oberflächen-

struktur - sehr geringfügig - glatter ausfalle, weil für die äußere Struktur kleinere

Nussstückchen verwendet worden seien. Diese Unterschiede seien jedoch

nicht geeignet, in der Erinnerung des Verbrauchers zu haften, zumal dieser bei

Pralinen an einen reichen Formenvorrat gewöhnt sei.

B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen

zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an

das Berufungsgericht.

I. Entgegen der Ansicht der Revision ist das Verfahren nicht nach § 148

ZPO auszusetzen.

1. Die erst im Berufungsurteil selbst ausgesprochene Entscheidung des

Berufungsgerichts, das Verfahren nicht auszusetzen, unterliegt nicht der Über-

prüfung durch den Senat. Gegen eine selbständige Entscheidung über die Aus-

setzung des Rechtsstreits hätte als Rechtsmittel die Rechtsbeschwerde zuge-

lassen werden können (§§ 148, 252, § 574 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Satz 2 ZPO).

Der Umstand, dass das Berufungsgericht die Revision gegen sein Urteil zuge-

lassen hat, eröffnet dagegen die revisionsgerichtliche Überprüfung der darin

enthaltenen Aussetzungsentscheidung schon deshalb nicht, weil die Revisions-

zulassung nach ihrer Begründung auf die Revision gegen die Sachentschei-

dung beschränkt ist. Im Übrigen hätte auch eine unbeschränkte Revisionszu-

lassung die Ablehnung, das Verfahren im Hinblick auf ein mögliches Lö-

schungsverfahren auszusetzen, nicht nachprüfbar gemacht. Denn selbst eine

rechtsfehlerhafte Aussetzungsentscheidung hätte nicht zur Folge, dass das

Sachurteil als solches verfahrensfehlerhaft wäre. Eine im Revisionsverfahren

erhobene Rüge gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts, das Verfahren

nicht wegen eines Löschungsverfahrens auszusetzen, muss daher in jedem

Fall erfolglos bleiben.

2. Ein Markenverletzungsverfahren kann aber auch in der Revisionsin-

stanz von Amts wegen im Hinblick auf ein Löschungsverfahren auszusetzen

sein (vgl. BGHZ 156, 112, 119 - Kinder). Eine Aussetzung kommt hier jedoch

nicht in Betracht. Die Beklagte selbst hat nach wie vor keinen Löschungsantrag

gestellt. Der Löschungsantrag eines anderen Unternehmens ist zurückgewie-

sen worden. Die Aussetzung des Verfahrens würde bei dieser Sachlage zu ei-

ner unzumutbaren Verzögerung des Verletzungsverfahrens führen.

II. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass der geltend gemachte

Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet ist, beruht

teilweise auf Rechtsfehlern.

1. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass es als

Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden ist (vgl. BGHZ

164, 139, 142 f. - Dentale Abformmasse, m.w.N.).

2. Das Berufungsgericht hat weiter zutreffend angenommen, dass die

Beklagte die angegriffene Gestaltungsform der unverpackten Praline im ge-

schäftlichen Verkehr benutzt. Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr be-

nutzt, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftli-

chen Vorteil gerichteten gewerblichen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich

erfolgt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR

2003, 55 Tz 40 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; EuG, Urt. v.

10.4.2003 - T-195/00, GRUR Int. 2004, 54 Tz 93 = MarkenR 2004, 475 - Trave-

lex [Eurosymbol]; BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 103/01, GRUR 2004, 241, 242

= WRP 2004, 357 - GeDIOS). Dies ist hier anzunehmen, weil die Beklagte ihre

Praline auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln und in einer deutschen

Fachzeitschrift beworben und damit im Inland im geschäftlichen Verkehr unter

Benutzung der Pralinenform gehandelt hat. Abweichend von der Ansicht des

Berufungsgerichts kommt es in diesem Zusammenhang nicht auf die Sicht der

Verbraucher an, insbesondere darauf, ob die Verbraucher die Pralinenform

schon beim Erwerb der Pralinen in verpacktem Zustand erkennen können oder

ob ihnen diese bereits bekannt ist.

3. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die Begründung, mit

der das Berufungsgericht angenommen hat, dass die Beklagte die Form der

Praline "Ş. Diamond" durch deren Bewerbung im Inland markenmäßig ver-

wendet habe.

a) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätz-

lich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestal-

tungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes

jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen

anderer dient (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 51 ff. - Arsenal Football Club;

BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03,

GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Dies

hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers, die sicherstellen

sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf

diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen

Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die

Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beein-

trächtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55

Tz 50 f. - Arsenal Football Club; BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse).

Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Marken-

rechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke,

nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaf-

ten oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren

(vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804

Tz 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussstück).

b) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunfts-

hinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im Wesent-

lichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH GRUR

2005, 414, 415 - Russisches Schaumgebäck). Dem Berufungsgericht sind je-

doch bei seiner Beurteilung Rechtsfehler unterlaufen.

aa) Das Berufungsgericht hat bei seiner Annahme, dass die angegriffene

Gestaltungsform markenmäßig benutzt werde, mit darauf abgestellt, dass die

Klagemarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist.

Schon wegen der Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Mar-

ke sei deshalb davon auszugehen, dass der Verkehr mit einer der Marke ent-

sprechenden äußeren Form einer unverpackten Praline Herkunftsvorstellungen

verbinde. Dies entspricht nicht der neueren Senatsrechtsprechung. Der Verlet-

zungsrichter ist allerdings an die Eintragung der Klagemarke gebunden und hat

davon auszugehen, dass bei dieser kein Eintragungshindernis besteht. Es ist

ihm deshalb verwehrt, der Marke in der eingetragenen Form jegliche Unter-

scheidungskraft abzusprechen (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches

Schaumgebäck). Der Verletzungsrichter ist aber selbst dann, wenn eine mit der

geschützten Marke identische Bezeichnung oder Gestaltung benutzt wird, nicht

aus Rechtsgründen gehindert anzunehmen, die beanstandete konkrete Ver-

wendungsform werde vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden (vgl.

BGHZ 164, 139, 147 - Dentale Abformmasse; BGH GRUR 2005, 414, 416

- Russisches Schaumgebäck; Bergmann, GRUR 2006, 793, 796). Die Eintra-

gung eines Zeichens als Marke hat nicht zur Voraussetzung, dass das Zeichen

in jedweder Verwendungsform Herkunftshinweisfunktion hat. Es ist daher im

Kollisionsfall Aufgabe des Verletzungsrichters zu prüfen, ob gerade die bean-

standete Verwendungsform herkunftshinweisend ist. Dies gilt auch für eine

dreidimensionale Marke, deren Gestaltung einer Warenform entspricht (vgl. da-

zu näher BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck).

bb) Das Berufungsgericht ist - wenn auch ohne Begründung - zutreffend

davon ausgegangen, dass die beanstandete Pralinenform herkunftshinweisend

und damit markenmäßig benutzt sein kann, obwohl sie für den Verkehr nicht

bereits im Zeitpunkt der Kaufentscheidung wahrnehmbar ist. Die Marke entfaltet

zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu

gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim

Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das

gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden, kann die Marke her-

kunftshinweisend wirken (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, GRUR Int.

2006, 842 Tz 71 f. = MarkenR 2006, 322 - Storck; BGHZ 158, 236, 250 - Inter-

net-Versteigerung I; BGH, Urt. v. 16.3.2006 - I ZR 51/03, GRUR 2006, 763

Tz 13 = WRP 2006, 1025 - Seifenspender). Das aus der Eintragung folgende

Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst

im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen

sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt.

v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz 46 = Mar-

kenR 2006, 67 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abform-

masse; BGH GRUR 2006, 763 Tz 13 - Seifenspender).

cc) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die

angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt, zutreffend auf das Verständ-

nis des Durchschnittsverbrauchers abgestellt (vgl. BGHZ 153, 131, 139 - Ab-

schlussstück; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP

2004, 1364 - Gazoz, m.w.N.). Es hat jedoch nicht berücksichtigt, dass der Ver-

kehr nach der Lebenserfahrung die Formgestaltung einer Ware regelmäßig

nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst,

weil es bei der Warenform zunächst um eine funktionelle und ästhetische Aus-

gestaltung der Ware selbst geht. Auch eine besondere Gestaltung der Ware

selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Ab-

sicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGHZ 153, 131, 140 - Ab-

schlussstück; BGH, Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329, 330 =

WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794).

Das Berufungsgericht hat nichts dazu festgestellt, dass im Warenbereich

der Pralinen etwas anderes gelte, insbesondere dass sich in diesem Bereich

eine dem Verkehr bekannte Gewohnheit entwickelt habe, die Form der Waren

herkunftshinweisend zu gestalten (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russi-

sches Schaumgebäck; BGHZ 166, 65 Tz 17 f. - Porsche Boxter; Ströbele in

Festschrift von Mühlendahl, 2005, S. 235, 245; Bergmann, GRUR 2006, 793,

794). Die in anderem Zusammenhang getroffene Feststellung des Berufungs-

gerichts, der Verbraucher sei bei Pralinen an einen reichen Formenvorrat ge-

wöhnt, spricht gegen eine solche Kennzeichnungsgewohnheit.

Das Berufungsgericht hat auch nicht festgestellt, dass die Form der von

der Beklagten vertriebenen Pralinen in irgendeiner Weise erheblich vom Bran-

chenüblichen abweiche und ihr aus diesem Grund eine herkunftshinweisende

Funktion beigemessen werden könne (vgl. dazu auch EuGH GRUR Int. 2006,

842 Tz 25 f. - Storck; Ströbele in Festschrift von Mühlendahl, S. 244 f.; Berg-

mann, GRUR 2006, 793, 794). Das Berufungsgericht hat zwar (in anderem Zu-

sammenhang) festgestellt, dass die Pralinen von Wettbewerbern deutlich ande-

re Gestaltungen aufweisen (durch Variationen einer Kugelform, durch andere

Farben der Oberfläche infolge der Verwendung von weißer Schokolade oder

der Kombination von weißer mit brauner Schokolade oder durch andere Ober-

flächenstrukturen infolge der Verwendung verschieden großer Nussstückchen

sowie dickerer, auch gemusterter Schokoladenüberzüge). Daraus ergibt sich

aber nicht, dass die beanstandete Pralinenform mehr ist als eine Variante der

üblichen Formen dieser Warengattung und dadurch dem Durchschnittsverbrau-

cher erlaubt, bereits in der Warenform - ohne eine Prüfung vorzunehmen und

ohne besonders aufmerksam zu sein - einen Herkunftshinweis zu sehen (vgl.

- zur Frage der Unterscheidungskraft - EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C-136/02 P,

Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Tz 31 f. = MarkenR 2004, 461 - Mag

Instruments; Urt. v. 12.1.2006 - C-173/04 P, GRUR Int. 2006, 226 Tz 31 - Deut-

sche SiSi-Werke).

dd) Bei der Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform

markenmäßig benutzt, sind zudem die Umstände zu berücksichtigen, unter de-

nen die Verbraucher diese Pralinenform wahrnehmen. Die Beklagte bietet ihre

Praline nur in verpackter Form unter eigenem Kennzeichen zum Verkauf an.

Der Verbraucher hat deshalb in aller Regel nur in der kurzen Zeit zwischen

Auspacken und Verzehr der Praline Gelegenheit, die Pralinenform als solche

wahrzunehmen. Unter solchen Umständen liegt es im Allgemeinen nicht nahe

anzunehmen, dass der Verbraucher allein der Erscheinungsform der Ware - un-

abhängig von deren Verpackung, Bezeichnung und Bewerbung - einen Her-

kunftshinweis entnimmt (vgl. dazu auch BGHZ 164, 139, 148 - Dentale Ab-

formmasse; vgl. ferner Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14

Rdn. 63).

ee) Bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinen-

form markenmäßig benutzt, hat das Berufungsgericht aber zutreffend auch ge-

prüft, welche Kennzeichnungskraft die Klagemarke erreicht hat. Denn der Grad

der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen

darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er

ihr als Form einer Ware begegnet (vgl. dazu auch BGHZ 156, 126, 137 f.

- Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005,

427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade). Ungeachtet der Bedenken, die

gegen die Fragestellung der von der Klägerin vorgelegten GfK-Umfrage beste-

hen könnten - vgl. dazu nachstehend unter 4. b) - kann deren Ergebnis ein we-

sentlicher Hinweis auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu

entnehmen sein. Dies gilt umso mehr, als sich die Umfrage gerade auf die Be-

nutzung der als Marke geschützten Form als Warenform bezogen hat.

ff) Das Berufungsgericht hat jedoch nicht hinreichend berücksichtigt,

dass sich die vorgelegte GfK-Umfrage nur auf die Frage bezogen hat, ob der

Verkehr einer Pralinenform, die der Klagemarke genau entspricht, einen Her-

kunftshinweis entnimmt. Die beanstandete Pralinenform weicht nicht unerheb-

lich von dieser Form ab (vgl. dazu nachstehend unter 4. c) und d)). Es ist des-

halb rechtsfehlerhaft, die der Umfrage entnehmbaren Ergebnisse, inwieweit die

als Marke geschützte Form herkunftshinweisend ist, uneingeschränkt auch der

Beurteilung zugrunde zu legen, ob die beanstandete Pralinenform unter den

Umständen, unter denen sie wahrgenommen wird, als herkunftshinweisend

aufgefasst wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Pralinen an

eine Vielzahl von Gestaltungen, gerade auch in Kugelform, gewöhnt ist und

schon deshalb Abweichungen von der als Marke geschützten Form, die un-

übersehbar sind, leicht aus dem Schutzbereich der Marke herausführen.

4. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht

ist ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzu-

nehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu zie-

henden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit

der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kenn-

zeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit

der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der

Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus-

geglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGHZ 156, 112, 120 f. - Kinder,

m.w.N.). Diese Grundsätze gelten auch bei einer dreidimensionalen Klagemar-

ke (vgl. BGHZ 153, 131, 141 - Abschlussstück).

b) Bei der Bestimmung des Schutzumfangs der Klagemarke ist das Beru-

fungsgericht zutreffend von der Marke ausgegangen, wie sie eingetragen ist

(vgl. BGHZ 153, 131, 142 - Abschlussstück, m.w.N.). Der Grad der Kennzeich-

nungskraft der Klagemarke wird jedoch erneut zu prüfen sein.

aa) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet

nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durch-

schnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verlet-

zungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke

nicht jeglichen Schutz versagen darf (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99,

GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I). Dementsprechend

hat der Verletzungsrichter den Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungs-

verfahren selbständig zu bestimmen (vgl. - noch zum Warenzeichengesetz -

BGH, Urt. v. 13.3.1964 - Ib ZR 119/62, GRUR 1964, 381, 383 f. - WKS Möbel I;

vgl. weiter Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 340; Rohnke,

GRUR 2001, 696, 701). Dies gilt auch für Marken, die aufgrund von Verkehrs-

durchsetzung eingetragen sind. Allerdings wird bei diesen regelmäßig von einer

- mindestens - durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden

können (vgl. auch - noch zum Warenzeichengesetz - BGHZ 113, 115, 118

- SL).

bb) Zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer dreidi-

mensionalen Marke, die eine mögliche Warenform wiedergibt, genügt nicht al-

lein die Bestimmung eines prozentualen Bekanntheitsgrades der Gestaltung als

solcher. Erforderlich ist vielmehr eine Beurteilung unter Heranziehung aller rele-

vanten Umstände, insbesondere der Eigenschaften, die die Marke von Haus

aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehenen Waren, der Intensi-

tät, geographischen Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie des Werbe-

aufwands (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder, m.w.N.; ferner BGH, Beschl. v.

19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz 24 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bekanntheit eines Produkts in der Form

der Marke nicht notwendig auch bedeutet, dass die Form in gleichem Umfang

als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Wird mit einer Ware, deren Form von

Haus aus nicht unterscheidungskräftig ist, ein erheblicher Umsatz erzielt, be-

sagt das zunächst nur etwas über die weite Verbreitung der Ware auf dem

Markt. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft kann in einem solchen Fall

durch Umsatzerfolge nur erreicht werden, wenn die durch eine Marke geschütz-

te Warengestaltung auch "als Marke" benutzt worden ist, d.h. in einer Art und

Weise, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware als

von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH

GRUR 2002, 804 Tz 51, 57 ff., 64 - Philips; EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz 61 f.

- Storck; vgl. weiter BGHZ 153, 131, 142 f. - Abschlussstück; Ströbele in Strö-

bele/Hacker aaO § 8 Rdn. 306, 319; Hacker ebd. § 9 Rdn. 190).

Die Fragestellung einer demoskopischen Umfrage, durch die ermittelt

werden soll, inwieweit eine Warenform herkunftshinweisend ist, hat dement-

sprechend zu berücksichtigen, dass zwischen der Bekanntheit des Produkts als

solchem und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden ist.

Die Fragestellung darf daher insbesondere nicht von vornherein davon ausge-

hen, dass eine Gestaltung herkunftshinweisend ist (vgl. dazu Niedermann,

GRUR 2006, 367 ff.; vgl. weiter Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 352;

Hasselblatt/Eichmann, Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechts-

schutz, 2. Aufl., § 9 Rdn. 36). Bei der von der Klägerin vorgelegten GfK-Um-

frage lautete nach einer ersten Frage, die sich auf die Zugehörigkeit des Be-

fragten zu den maßgeblichen Verkehrskreisen bezieht, die nächste Frage wie

folgt: "Ich habe hier in Originalgröße die Abbildung einer Praline, von der die

Verpackung entfernt wurde. Kennen Sie die hier abgebildete Praline?" Das Be-

rufungsurteil äußert sich nicht zu der - gegebenenfalls mit sachkundiger Hilfe zu

beurteilenden Frage - ob diese Fragestellung fachgerecht ist (vgl. dazu auch

Niedermann, GRUR 2006, 367, 371).

c) Falls sich im weiteren Verfahren ergibt, dass die Beklagte die angegrif-

fene Pralinenform markenmäßig benutzt hat, wird bei der Beurteilung der Mar-

kenähnlichkeit nur von dieser Pralinenform als solcher auszugehen sein. Ent-

gegen der Ansicht der Revision ist nicht darauf abzustellen, ob eine Verwechs-

lungsgefahr durch die Verpackung und deren Kennzeichnung ausgeschlossen

werden kann. Der Markenschutz richtet sich gegen die Benutzung identischer

oder verwechslungsfähiger Zeichen als solcher. Auf außerhalb der Kennzeich-

nung liegende Begleitumstände kann es daher bei der Prüfung der Verwechs-

lungsgefahr grundsätzlich nicht ankommen (vgl. BGHZ 158, 236, 250 - Internet-

Versteigerung I; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 519; Hacker in Ströbele/Hacker

aaO § 14 Rdn. 81, 136). Maßgebend ist zudem nur die Pralinenform, die sich

aus dem Klageantrag ergibt, in den die Abbildung einer ganz bestimmten Prali-

ne, wie sie die Beklagte vertrieben hat, aufgenommen worden ist. Im Hinblick

auf diese Antragsfassung kommt es - entgegen der Ansicht des Berufungsge-

richts - nicht darauf an, welche äußere Form andere zu den Akten gereichte

Originalprodukte der Beklagten aufweisen.

d) Das Berufungsgericht hat weiter gemeint, die beanstandete Pralinen-

form werde von den Durchschnittsverbrauchern als insoweit kugelförmig ange-

sehen, als die unregelmäßige Oberfläche eine Kugelform zulasse. Es wäre je-

doch erfahrungswidrig, diese Feststellung auch auf die im Klageantrag abgebil-

dete Praline zu übertragen. Diese weicht vielmehr unübersehbar auch dadurch

von der reinen Kugelform ab, dass sie einen schmalen Sockel mit glatter Bo-

denfläche aufweist.

e) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit durch Vergleich des jeweili-

gen Gesamteindrucks der sich gegenüberstehenden Zeichen wird gegebenen-

falls weiter zu berücksichtigen sein, dass im Hinblick auf die Hauptfunktion der

Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun-

gen zu gewährleisten, nur Übereinstimmungen in denjenigen Merkmalen maß-

geblich sein können, die jeweils herkunftshinweisende Bedeutung haben (vgl.

BGHZ 153, 131, 143 - Abschlussstück).

C. Das Berufungsurteil ist danach aufzuheben und die Sache zur neuen

Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-

rufungsgericht zurückzuverweisen.

Bornkamm

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Bergmann

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 05.06.2003 - 84 O 85/02 -

OLG Köln, Entscheidung vom 19.12.2003 - 6 U 86/03 -