BGH Urteil vom 31.05.2007 – X ZR 172/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 172/04

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja ja BGHZ: ja BGHR:

ZPO §§ 165, 517

Verkündet am: 31. Mai 2007 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Zerfallszeitmessgerät

Unterzeichnet der Vorsitzende das Protokoll, das die Verkündung eines Urteils beurkun- det, erst nach Ablauf von fünf Monaten nach dem Verkündungstermin, bleibt die bis zu diesem Zeitpunkt mangels einer in der Form des § 165 ZPO nachweisbaren Verkündung fristgerechte Berufung weiterhin zulässig.

GebrMG § 12a

Der Schutzbereich eines Gebrauchsmusters ist nach gleichen Grundsätzen zu bestimmen wie der Schutzbereich eines Patents.

EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14; GebrMG § 12a

Der Schutzbereich eines Patents oder Gebrauchsmusters umfasst keine Unter- oder Teil- kombinationen der Merkmale der beanspruchten technischen Lehre.

EPÜ Art. 69 Abs. 1; PatG § 14; GebrMG § 12a; ZPO § 563 Abs. 3

Hat das Berufungsgericht eine Auslegung des Patent- oder Schutzanspruchs unterlassen, ist für eine Sachentscheidung des Revisionsgerichts aufgrund einer eigenen Auslegung des Anspruchs regelmäßig kein Raum.

BGH, Urt. v. 31. Mai 2007 - X ZR 172/04 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 31. Mai 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter

Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asen-

dorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 3. Zivilsenats des

Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg vom 30. September

2004 aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

rückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1

Der Kläger war Inhaber des am 1. Dezember 1994 angemeldeten und

nach Erlass des Berufungsurteils durch Ablauf der Höchstschutzdauer erlo-

schenen deutschen Gebrauchsmusters 94 19 245 (Klagegebrauchsmusters),

dessen Eintragung am 9. März 1995 bekanntgemacht worden ist. Schutzan-

spruch 1 lautet:

"Automatisches Zerfallszeit-Messgerät

für die pharmazeutische

Qualitäts- und Produktionskontrolle von Tabletten und Dragees, be-

stehend aus einem in einem mit einem Flüssigkeitsvolumen verse-

henen Becherglas (70) angeordneten korbartigen Gestell (10) zur

senkrechten Halterung einer Anzahl von beidseitig offen ausgebilde-

ten und mit ihren bodenseitigen Öffnungen auf einer siebplattenartig

ausgebildeten Bodenplatte (11) stehenden Glasröhren (30, 31), wo-

bei die Bodenplatte (11) des korbartigen Gestells (10) eine der An-

zahl der aufzunehmenden Glasröhren (30, 31) entsprechende An-

zahl von in etwa den Abmessungen der bodenseitigen Öffnungen

der Glasröhren (30, 31) entsprechenden kreisförmigen Siebplatten

(40, 41, 42, 43, 44, 45) als Standflächen für die Glasröhren (30, 31)

aufweist, wobei jede Siebplatte (40 bis 45) aus zwei Strom durch-

flossenen, Elektroden bildenden Drahtgeflechtshälften (40a, 40b;

41a, 41b; 42a, 42b; 43a, 43b; 44a, 44b; 45a, 45b) besteht, die unter

Ausbildung eines eine geringe Breite aufweisenden Schlitzes (51,

52, 53, 54, 55) in einem Abstand voneinander angeordnet sind und

wobei jede Glasröhre (30, 31) einen mittels eines in dem Glasroh-

rinnenraum liegenden Schwimmers (60), der auf seiner den Draht-

geflechtshälften (40a, 40b bis 45a, 45b) der Siebplatten (40 bis 45)

zugekehrten Unterseite (61) ein Kontaktelement aufweist, mit senk-

rechten Durchbohrungen oder außenrandseitigen Einschnitten ab-

gedeckten Prüfling (T) aufnimmt, einem Mikroprozessor (80) zur Er-

fassung und Auswertung der unterschiedlichen Widerstände zwi-

schen den unüberbrückten und mittels des Kontaktelements eines

jeden Schwimmers überbrückten Drahtgeflechtshälften-Elektroden,

einer das Gestell mit den Glasröhren (30, 31) in dem Becherglas

(70) in vorgegebenen Zeiteinheiten auf- und abbewegenden An-

triebseinrichtung (15) und einem elektronischen Signalgeber,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Siebplatten (40 bis 45) jeweils einen außenseitig umlau-

fenden, durch den Schlitz (50 bis 55) getrennten Ring (40''') aus

elektrisch leitfähigem Material aufweisen und dass das Kontaktele-

ment als Kontaktgerüst (61) aus elektrisch leitfähigem Material mit

mindestens drei Kontaktpunkten zur Kontaktierung des umlaufen-

den Ringes (40''') ausgebildet ist, wobei das Kontaktgerüst (61) in

den Schwimmer (60) integriert ist."

2

Der Kläger beanstandet zwei von den Beklagten zu 2 und 3, deren Ge-

schäfte vom Beklagten zu 1 geführt werden, hergestellte und vertriebene Mess-

geräte als gebrauchsmusterverletzend. Bei dem einen Gerät ist die Unterseite

des Schwimmers mit einem Metallring versehen, bei dem anderen weist der

Metallring zusätzlich drei rechteckige Kontaktspitzen auf. Der Kläger hat die

Beklagten deswegen auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der

Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.

3

4

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Beru-

fungsgericht hat das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Klage abgewie-

sen.

Hiergegen richtet sich die vom Senat zugelassene Revision des Klägers.

Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs haben die Parteien den Rechtsstreit in

der Revisionsinstanz in der Hauptsache für erledigt erklärt. Im Übrigen verfolgt

der Kläger seine zweitinstanzlichen Anträge weiter.

Entscheidungsgründe:

5

6

7

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils

und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht, dem

auch die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits zu übertragen ist.

I.

Das Berufungsgericht hat zu Recht in der Sache entschieden; die

Berufung der Beklagten war zulässig.

1.

Zu den Umständen des Erlasses und der Verkündung des landge-

richtlichen Urteils hat das Berufungsgericht festgestellt: Zu dem vom Landge-

richt bestimmten Verkündungstermin hat ein nur von zwei Richtern unterschrie-

bener Tenor des landgerichtlichen Urteils vorgelegen; über dessen Verkündung

verhält sich ein Protokoll vom 20. Februar 2003, das nur mit der Paraphe des

Vorsitzenden der Zivilkammer abgezeichnet worden und erst nachträglich im

August 2004 von dem Vorsitzenden der Zivilkammer mit voller Namensunter-

schrift unterzeichnet worden ist. Das vollständige Urteil ist dem Prozessbevoll-

mächtigten des Klägers am 27. Oktober 2003 und dem Prozessbevollmächtig-

ten der Beklagten am 3. November 2003 zugestellt worden.

8

2.

Die Berufung der Beklagten ist am 28. November 2003 bei Gericht

eingegangen und nach Hinweis darauf, dass die absolute Berufungsfrist abge-

laufen sein könnte, mit einem am 12. Dezember 2003 eingegangenen Schrift-

satz begründet worden. Zugleich haben die Beklagten einen Antrag auf Wie-

dereinsetzung in den vorigen Stand gestellt. Darüber hinaus ergibt sich aus den

Akten, dass das landgerichtliche Urteil aufgrund mündlicher Verhandlung er-

gangen ist. In der mündlichen Verhandlung ist ein Verkündungstermin auf den

13. Februar 2003 bestimmt worden. In diesem Verkündungstermin ist ein Be-

schluss verkündet worden, durch den der Verkündungstermin auf den

20. Februar 2003 ausgesetzt worden ist.

9

3.

Das Berufungsgericht hat bei diesem Sachverhalt angenommen,

die fehlende Protokollierung der Verkündung habe bis zum Abschluss der Beru-

fungsinstanz nachgeholt werden können, was im August 2004 auf die Nachfra-

ge des Senats hin geschehen sei. Die Nachholung der Protokollierung führe

nicht dazu, dass die Berufung nunmehr als nicht mehr fristgemäß erfolgt zu be-

werten sei. Möglicherweise habe ein Wiedereinsetzungsgrund vorgelegen. Der

Senat bevorzuge aber eine Lösung nach den Grundsätzen, wie sie in einer Ent-

scheidung des Bundesgerichtshofs (Urt. v. 17.4.1996 - VIII ZR 108/95, NJW

1996, 1669) niedergelegt seien. Danach brauche eine Berufung gegen ein

Scheinurteil nicht wiederholt zu werden, wenn das Urteil später Wirksamkeit

erlange. Hier habe die Nachholung der Unterschrift zwar möglicherweise be-

wirkt, dass das Urteil rückwirkend auf den Zeitpunkt der protokollierten Verkün-

dung wirksam geworden sei. Dies ändere aber nichts daran, dass es überhaupt

erst mit ordnungsgemäßer Unterzeichnung des Protokolls als Urteil existent

geworden sei. Jedenfalls gelte der allgemeine Rechtsgedanke, dass Fehler des

Gerichts nicht zu einer Benachteiligung der Parteien führen sollten, weshalb in

dem anhängigen Verfahren eine Sachprüfung durchzuführen sei.

4.

Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Prüfung stand.

a)

Nach § 310 ZPO wird das Urteil in einem anzuberaumenden Ter-

min verkündet. Nach § 160 Abs. 3 Nr. 7 ZPO ist die Verkündung eines Urteils

im Protokoll festzustellen, wobei das Protokoll vom Vorsitzenden und vom Ur-

kundsbeamten zu unterschreiben ist (§ 163 Abs. 1 ZPO). Die Beachtung der für

die Verkündung vorgeschriebenen Förmlichkeiten kann nur durch das Protokoll

10

11

bewiesen werden (§ 165 ZPO). Hier ist das Protokoll bei der Verkündung nicht

unterschrieben worden. Es lag zudem nur eine Urteilsformel vor, die von nur

zwei Richtern unterschrieben war. Das Urteil muss jedoch, wenn es in einem

Verkündungstermin verkündet wird, nach § 310 Abs. 2 ZPO in vollständiger

Form abgefasst sein. Dazu gehören nach § 315 Abs. 1 ZPO die Unterschriften

der Richter, die an der Entscheidung mitgewirkt haben, und nach § 313 Abs. 1

Nrn. 5 und 6 ZPO der Tatbestand und die Entscheidungsgründe. Die Verlautba-

rung des Urteils hat daher an mehreren Formfehlern gelitten.

12

b)

Nach der Entscheidung des Großen Senats für Zivilsachen vom

14. Juni 1954 (BGHZ 14, 39) stehen Verkündungsmängel dem wirksamen Er-

lasse eines Urteils jedoch nur entgegen, wenn gegen elementare, zum Wesen

der Verlautbarung gehörende Formerfordernisse verstoßen wurde, so dass von

einer Verlautbarung im Rechtssinne nicht mehr gesprochen werden kann. Sind

deren Mindestanforderungen hingegen gewahrt, hindern auch Verstöße gegen

zwingende Formerfordernisse das Entstehen eines wirksamen Urteils nicht

(BGHZ 14, 39, 44 f.). Zu den Mindestanforderungen gehört, dass die Verlautba-

rung von dem Gericht beabsichtigt war oder von den Parteien derart verstanden

werden durfte und die Parteien von Erlass und Inhalt der Entscheidung förmlich

unterrichtet worden sind. Mit dem Wesen der Verlautbarung nicht unvereinbar

ist etwa eine Bekanntgabe des Urteils durch Zustellung statt durch Verkündung

in öffentlicher Sitzung, da dies eine gesetzlich vorgesehene, wenn auch be-

stimmten Urteilen vorbehaltene Verlautbarungsform erfüllt. Auf die Frage, ob in

diesem Sinne eine zwar fehlerhafte, aber doch wirksame Verkündung vorliegt,

ist es ohne Einfluss, wenn nur zwei Richter das verkündete Urteil unterschrie-

ben haben. Das Urteil ist dann im Fall seiner Verkündung existent geworden,

wenngleich möglicherweise anfechtbar (BGHZ 137, 49, 52). Ein Urteil ist auch

dann wirksam verkündet worden, wenn es in dem zur Verkündung anberaum-

ten Termin noch nicht in vollständiger Form abgefasst war. Tatbestand und

Entscheidungsgründe sind nicht wesensmäßige Voraussetzungen eines Urteils

(BGH, Beschl. v. 29.9.1998 - KZB 11/98, NJW 1999, 143, 144).

13

c)

Die Besonderheit des vorliegenden Falls besteht darin, dass das

Protokoll, durch das allein die Beachtung der für die Verkündung vorgeschrie-

benen Förmlichkeiten bewiesen werden kann, nach den Feststellungen des Be-

rufungsgerichts erst nach Ablauf der Fünfmonatsfrist des § 517 ZPO unter-

schrieben worden ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Berufung jedenfalls zu-

lässig, denn mangels Protokollierung fehlte es an einer wirksamen Verkündung.

Der Senat lässt offen, ob die Unterzeichnung des Protokolls noch nach Ablauf

der Fünfmonatsfrist rechtlich zulässig war und rückwirkend die Verkündungs-

mängel beseitigte und damit Beweis für die im angegebenen Termin erfolgte

Verkündigung erbrachte. Jedenfalls konnte durch die durch die Nachholung der

Unterschrift auf dem Verkündungsprotokoll nachträglich bewirkte Protokollie-

rung der Verkündung der Zulässigkeit der Berufung nicht die Grundlage entzo-

gen werden. Auf eine Nachholung der Unterschrift mit der Folge, dass damit die

Berufung verfristet und infolge dessen unzulässig wurde, konnten sich die Beru-

fungskläger nicht einstellen. Sie mussten hiermit auch nicht rechnen und konn-

ten dem durch die ihnen allenfalls zuzumutende Einholung von Erkundigungen

oder die Einsicht in die Gerichtsakten auch nicht entgehen.

14

II.

In der Sache hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen, weil

die beanstandete Ausführungsform vom Gegenstand des Klagegebrauchsmus-

ters weder wortsinngemäß noch im Sinne einer unvollkommenen Benutzung

oder unter dem Gesichtspunkt des Teilschutzes Gebrauch mache. Dies hält

rechtlicher Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.

15

1.

Das Klagegebrauchsmuster betrifft ein automatisches Zerfallszeit-

messgerät für die pharmazeutische Qualitäts- und Produktionskontrolle von

Tabletten und Dragees. Das Gerät besteht aus einem Becherglas, in das ein

korbartiges Gestell eingestellt wird. Dieses dient zur Halterung einer Anzahl

beidseitig offener Glasröhren in senkrechter Lage. Die Glasröhren stehen mit

ihren bodenseitigen Öffnungen auf einer siebplattenartigen Bodenplatte des

korbartigen Gestells. Die Bodenplatte hat eine der Anzahl der aufzunehmenden

Glasröhren entsprechende Anzahl kreisförmiger Öffnungen. Diese entsprechen

in ihren Abmessungen den Maßen der aufzunehmenden Röhren und sind als

Siebplatten ausgebildet. Jede Siebplatte besteht aus zwei Siebplattenhälften.

Die Hälften sind durch einen Schlitz von geringer Breite in einem Abstand von-

einander angeordnet und von Strom durchflossen. Jede der Glasröhren hat in

ihrem Innenraum einen Schwimmer. Dieser hat auf seiner der Siebplatte zuge-

kehrten Unterseite ein Kontaktelement. Der Schwimmer hat senkrechte Durch-

bohrungen oder außenseitige Einschnitte zur Aufnahme des Prüflings. Die Vor-

richtung ist weiter mit einem Mikroprozessor ausgestattet, der die unterschiedli-

chen Widerstände zwischen den unüberbrückten und den mittels des Kontakt-

elements eines jeden Schwimmers überbrückten Siebplattenhälften-Elektroden

erfasst und auswertet.

16

Die Gebrauchsmusterunterlagen beschreiben entsprechende im Stand

der Technik bekannte Zerfallszeitmessgeräte, z.B. das aus der deutschen Pa-

tentschrift 33 25 739 bekannte Gerät. Jeder Schwimmer hat auf seiner Unter-

seite eine Kontaktplatte. Zum Zerfallszeitpunkt liegt der Schwimmer plan auf der

zweigeteilten Siebplatte auf und überbrückt zur Bestimmung des Zerfallszeit-

punkts die beiden Hälften elektrisch. Die Beschreibung bezeichnet es als prob-

lematisch, dass sich bei Tabletten, die mit einem Lackfilm überzogen sind, der

ungelöste Lackfilm zwischen den Siebplattenhälften und dem Schwimmer fest-

setze und einen elektrischen Kontakt der Siebplatten untereinander verhindern

könne. Vor diesem Hintergrund gibt die Beschreibung als Aufgabe der Erfin-

dung an, ein automatisches Zerfallszeitmessgerät für die pharmazeutische

Qualitäts- und Produktionskontrolle von Tabletten und Dragees zu schaffen,

das (auch) die Zerfallszeitmessung von "befilmten" Arzneimitteln erlaubt (S. 5

Abs. 2). Das Klagegebrauchsmuster schlägt dazu vor, bei einem Messgerät der

bekannten Art die Siebplatten mit einem außenseitig umlaufenden Ring auszu-

statten, der durch einen Schlitz getrennt ist und aus elektrisch leitfähigem Mate-

rial besteht, und als Kontaktelement ein in den Schwimmer integriertes Kon-

taktgerüst aus elektrisch leitfähigem Material mit mindestens drei Kontaktpunk-

ten zur Kontaktierung des umlaufenden Rings zu verwenden.

17

Die Beschreibung erläutert diese Lösung dahin, dass die Auflagepunkte

durch Kontaktärmchen an den Enden des Kontaktgerüsts gebildet würden, die

besonders zur Kontaktierung geeignet seien, da sie aufgrund ihrer geringen

Auflagefläche in der Lage seien, sich bei verbleibenden Filmresten zwischen

Kontaktgerüst und umlaufendem Ring durch den Film zu drücken und einen

Kontakt herzustellen. Vorteilhafterweise soll das Kontaktgerüst als Kreuz bzw.

Dreibein ausgebildet sein, dessen Außenmaße derart bemessen sind, dass es

mit allen Enden bzw. den Kontaktärmchen auf dem umlaufenden Ring aufliegen

kann. Das Kontaktgerüst sei dabei derart in den Schwimmer eingearbeitet, dass

dieser eine ebene Unterseite aufweise und nur die Kontaktärmchen aus der

Unterseite herausragten. Durch diese (bevorzugte) Ausgestaltung bestehe zwi-

schen Siebplatte und Kontaktgerüst ein Zwischenraum, in dem die Hülle der

aufgelösten Tablette verbleiben könne, ohne die Kontaktierung zur Feststellung

der Zerfallszeit zu verhindern.

18

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1, 2 und 4 der Gebrauchs-

musterunterlagen zeigen ein Ausführungsbeispiel.

19

2.

Das Berufungsgericht hat festgestellt, die Siebplatten der angegrif-

fenen Ausführungsformen seien nicht mit einem außenseitig umlaufenden Ring

versehen. Das Klagegebrauchsmuster sei deshalb, so hat das Berufungsgericht

ausgeführt, nicht wortsinngemäß benutzt. Die beanstandeten Ausführungsfor-

men verletzten das Klagegebrauchsmuster auch nicht im Sinne einer ver-

schlechterten Ausführungsform. Zwar solle unterstellt werden, dass der ange-

strebte Erfolg im Wesentlichen erreicht werde, da auf der Hand liege, dass der

elektrische Kontakt bei verbleibenden Filmresten jedenfalls besser ausgelöst

werden könne, wenn ein Ring an der Unterseite des Schwimmers vorgesehen

sei, als wenn der Schwimmer mit der flächigen Kontaktplatte ausgestattet sei.

Jedoch könne eine unvollkommene Benutzung nur dann schutzrechtsverlet-

zend sein, wenn alle Merkmale der Erfindung identisch oder äquivalent benutzt

würden. Dies sei nicht der Fall, da die angegriffenen Ausführungsformen keinen

die Siebplatten umlaufenden Ring aufwiesen. Eine Gebrauchsmusterverletzung

komme daher nur noch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes einer Teilkom-

bination in Betracht, der jedoch jedenfalls dann ausscheide, wenn die besonde-

re Bedeutung des nicht verwirklichten Merkmals in der Patentschrift besonders

hervorgehoben werde. So verhalte es sich mit dem Merkmal des die Siebplat-

ten außenseitig umlaufenden Rings, dessen Bedeutung in den Gebrauchsmus-

terunterlagen an verschiedenen Stellen hervorgehoben werde. Auch die funkti-

onale Bezogenheit der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Schutzan-

spruchs 1 mache deutlich, dass der umlaufende Ring ein wesentliches Element

des Gegenstands des Klagegebrauchsmusters sei. Selbst wenn der Fachmann

erkenne, dass das von dem Erfinder erkannte technische Problem in etwa

gleichwirkend auch bei Weglassen des Rings erreicht werden könne, dürfe der

Schutz des Gebrauchsmusters mit Rücksicht auf das Gebot der Rechtssicher-

heit dennoch nicht durch Weglassen dieses erfindungswesentlichen Merkmals

erweitert werden.

20

3.

Die Revision rügt, das Berufungsgericht gehe fehlerhaft davon

aus, dass eine äquivalente ebenso wie eine identische Benutzung die wortsinn-

gemäße Verwirklichung aller Merkmale des Schutzanspruchs voraussetze. Da

das Berufungsgericht annehme, die angegriffenen Ausführungsformen erreich-

ten im Wesentlichen den erfindungsgemäßen Erfolg, halte es ersichtlich die im

Schutzanspruch genannten Lösungsmittel Kontaktpunkte und Siebplatte mit

umlaufendem Ring und die von den Beklagten verwendeten Austauschmittel

Kontaktpunkte bzw. -ring und durchgängige Siebplatte für gleichwirkend. Auf-

grund seiner weiteren Annahme, dass der Fachmann diese Gleichwirkung auch

als solche erkenne, hätte das Berufungsgericht auf eine äquivalente Verletzung

erkennen müssen. Ein unter Umständen schlechterer Wirkungsgrad der ange-

griffenen Ausführungsformen ändere daran nichts. Das Berufungsgericht habe

ferner die Voraussetzungen eines Teilschutzes verkannt. Nach der Senatsent-

scheidung "Beheizbarer Atemluftschlauch" (BGHZ 115, 204) komme es für die

Frage, ob ein Teilschutz gewährt werde, nur dann auf die Abwägung zwischen

Schutzinteresse des Erfinders und der Rechtssicherheit für Dritte an, wenn bei

der angegriffenen Ausführungsform ein Merkmal ersatzlos fehle, das als einzi-

ges zur Lösung einer eigenständigen Aufgabe diene. Der bei den angegriffenen

Ausführungsformen fehlende umlaufende Ring diene jedoch lediglich der Erhö-

hung des Wirkungsgrades der Erfindung und sei entgegen der Auffassung des

Berufungsgerichts für das Klagegebrauchsmuster nicht kennzeichnend und erst

recht kein wesentliches Merkmal der Erfindung. Vielmehr sei der umlaufende

Ring integraler Bestandteil der Siebplatte, die bei beiden angegriffenen Ausfüh-

rungsformen verwirklicht sei. Zur Klärung der für die Auslegung des Klage-

gebrauchsmusters wesentlichen Frage, ob die Ausgestaltung der Siebflächen

mit einem umlaufenden Ring für die Lösung der Aufgabe von Bedeutung ist,

wäre das Berufungsgericht zur Einholung des von beiden Parteien angebotenen

Sachverständigengutachtens gehalten gewesen.

21

4.

Die Angriffe der Revision sind ganz überwiegend unbegründet. In

einem entscheidenden Punkt hält das Berufungsurteil jedoch der Nachprüfung

nicht stand.

22

a)

Nicht zu beanstanden ist es, dass das Berufungsgericht eine wort-

sinngemäße Benutzung des Klagegebrauchsmusters verneint hat. Zwar erfor-

dert eine solche Beurteilung grundsätzlich, dass zunächst der Gegenstand des

Schutzanspruchs ermittelt wird, indem dieser Anspruch unter Heranziehung von

Beschreibung und Zeichnungen aus der Sicht des von der Erfindung angespro-

chenen Fachmanns ausgelegt wird (st. Rspr., s. nur Sen.Beschl. v. 17.4.2007

- X ZB 9/06, Tz. 13 - Informationsübermittlungsverfahren I, für BGHZ bestimmt).

Im Streitfall kann jedoch nicht zweifelhaft sein, dass die angegriffenen Ausfüh-

rungsformen keinen die Siebplatten umlaufenden Ring aufweisen; auch die Re-

vision erhebt insoweit keine Rügen.

23

b)

Zutreffend hat das Berufungsgericht ferner eine Verletzung des

Klagegebrauchsmusters unter dem Gesichtspunkt des Teilschutzes ausge-

schlossen.

24

Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters wird - nicht anders als der

Gegenstand eines Patents durch den Patentanspruch - durch den Schutzan-

spruch bestimmt, in dem anzugeben ist, was durch die Eintragung des

Gebrauchsmusters unter Schutz gestellt werden soll (§ 4 Abs. 3 Nr. 3 GebrMG).

Der Inhalt der Schutzansprüche, zu dessen Auslegung Beschreibung und

Zeichnungen heranzuziehen sind, bestimmt auch den Schutzbereich des

Gebrauchsmusters (§ 12a GebrMG).

25

Aus dem gleichgewichtig neben dem Gesichtspunkt eines angemesse-

nen Schutzes der erfinderischen Leistung stehenden Gebot der Rechtssicher-

heit leitet der Senat dabei in ständiger Rechtsprechung ab, dass der durch Aus-

legung zu ermittelnde Sinngehalt der Patent- oder Schutzansprüche nicht nur

den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung

des Schutzbereichs bildet; diese hat sich an den Ansprüchen auszurichten (s.

nur BGHZ 106, 84, 90 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; BGHZ 150, 149,

154 - Schneidmesser I).

26

Für die Bestimmung des Schutzbereichs von Ansprüchen, die Zahlen-

oder Maßangaben enthalten, hat der Senat hervorgehoben, dass solche Anga-

ben an der Verbindlichkeit des Patentanspruchs als maßgeblicher Grundlage

für die Bestimmung des Schutzbereichs teilnehmen. Die Aufnahme von Zahlen-

oder Maßangaben in den Anspruch verdeutlicht, dass sie den Schutzgegen-

stand des Patents mitbestimmen und damit auch begrenzen sollen (BGHZ 118,

210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung). Es verbietet sich daher, solche Angaben

als minder verbindliche, lediglich beispielhafte Festlegungen der geschützten

technischen Lehre anzusehen, wie dies in der Rechtsprechung zur Rechtslage

im Inland vor Inkrafttreten des Art. 69 EPÜ und der entsprechenden Neurege-

lung des nationalen Rechts für möglich erachtet worden ist (BGHZ 150, 149,

155 - Schneidmesser I). Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt und begrenzt

vielmehr den geschützten Gegenstand grundsätzlich insoweit abschließend;

ihre Über- oder Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Ge-

genstand des Patentanspruchs zu

rechnen

(BGHZ 150, 149, 156

- Schneidmesser I). Ebenso gilt für die Bestimmung eines über den technischen

Sinngehalt des Anspruchs hinausreichenden Schutzbereichs, dass im Anspruch

enthaltene Zahlen- oder Maßangaben mit den angegebenen Werten den ge-

schützten Gegenstand begrenzen. Im Rahmen der Schutzbereichsbestimmung

darf deshalb vom Sinngehalt der Zahlen- und Maßangaben nicht abstrahiert

werden. Bei der Prüfung der Frage, ob der Fachmann eine Ausführungsform

mit einem vom Anspruch abweichenden Zahlenwert aufgrund von Überlegun-

gen, die sich am Sinngehalt der im Anspruch umschriebenen Erfindung orientie-

ren, als gleichwirkende Lösung auffinden kann, muss deshalb die sich aus der

Zahlenangabe ergebende Eingrenzung des objektiven, erfindungsgemäß zu

erreichenden Erfolgs berücksichtigt werden

(BGHZ 150, 149, 157

- Schneidmesser I). Als im Sinne des Patentanspruchs gleichwirkend kann nur

eine Ausführungsform angesehen werden, die als eine solche auffindbar ist, die

nicht nur überhaupt die Wirkung eines - im Anspruch zahlenmäßig eingegrenz-

ten - Merkmals der Erfindung erzielt, sondern auch gerade diejenige, die an-

spruchsgemäß der zahlenmäßigen Eingrenzung dieses Merkmals zukommen

soll. Fehlt es daran, ist auch eine objektiv und für den Fachmann erkennbar

technisch ansonsten gleichwirkende Ausführungsform vom Schutzbereich des

Patents grundsätzlich nicht umfasst.

27

Wie bei anderen Elementen des Patentanspruchs darf deshalb die an-

spruchsgemäße Wirkung nicht unter Außerachtlassung von im Anspruch ent-

haltenen Zahlen- und Maßangaben bestimmt werden. Es reicht daher für die

Einbeziehung abweichender Ausführungsformen in den Schutzbereich grund-

sätzlich nicht aus, dass die erfindungsgemäße Wirkung im Übrigen aus fach-

männischer Sicht unabhängig von der Einhaltung des Zahlenwertes eintritt. Er-

schließt sich kein abweichender Zahlenwert als im Sinne des anspruchsgemä-

ßen Wertes gleichwirkend, erstreckt sich der Schutzbereich insoweit nicht über

den Sinngehalt des Patentanspruchs hinaus (BGHZ 150, 149, 158 f.

- Schneidmesser I). Die anspruchsgemäße Wirkung des zahlenmäßig bestimm-

ten Merkmals wird in diesem Fall durch die (genaue) Einhaltung eines Zahlen-

wertes bestimmt und kann daher notwendigerweise durch einen abweichenden

Zahlenwert nicht erzielt werden. In einem solchen Fall genügt es nicht, dass

aus fachmännischer Sicht auch eine von der Zahlenangabe abstrahierende

Lehre als technisch sinnvoll erkennbar ist.

28

Der Senat hat in diesem Zusammenhang ferner hervorgehoben, dass der

Anmelder nicht immer den vollen technischen Gehalt einer Erfindung erkennen

und ausschöpfen wird. Beschränkt sich ein technisches Schutzrecht bei objekti-

ver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung, als dies vom technischen

Gehalt der Erfindung und gegenüber dem Stand der Technik geboten wäre,

darf die Fachwelt gleichwohl darauf vertrauen, dass der Schutz entsprechend

beschränkt ist. Dem Schutzrechtsinhaber ist es dann verwehrt, nachträglich

Schutz für etwas zu beanspruchen, was er nicht unter Schutz hat stellen lassen

(BGHZ 150, 149, 159 - Schneidmesser I).

29

Aus diesen Grundsätzen ergibt sich, dass Gegenstand und Schutzbe-

reich eines technischen Schutzrechts, die nicht unter Außerachtlassung von im

Anspruch enthaltenen Zahlen- und Maßangaben bestimmt werden können,

ebenso wenig und erst recht nicht unter Außerachtlassung einzelner räumlich-

körperlich oder funktional definierter Merkmale des Anspruchs bestimmt werden

dürfen. Dies liefe darauf hinaus, der Schutzbereichsbestimmung nicht den er-

teilten Patentanspruch oder den der Eintragung zugrunde gelegten Schutzan-

spruch des Gebrauchsmusters zugrunde zu legen, sondern einen fiktiven An-

spruch, der aus der Kombination lediglich einzelner Merkmale des Anspruchs

besteht. Damit verlöre der Anspruch seine Bedeutung als maßgebliche Grund-

lage der Schutzbereichsbestimmung zugunsten eines aus der Beschreibung

abgeleiteten allgemeineren Erfindungsgedankens alten Rechts. Mit Art. 69 EPÜ

wäre dies ebenso wenig vereinbar wie mit den - in gleicher Weise auszulegen-

den - nationalen Schutzbereichsnormen in § 14 PatG und § 12a GebrMG.

30

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Senatsurteil vom 24. Sep-

tember 1991 (BGHZ 115, 204 - Beheizbarer Atemluftschlauch). Dort hat der

Senat vielmehr ausdrücklich offengelassen, ob unter der Geltung des Art. 69

Abs. 1 EPÜ ein patentrechtlicher Teilschutz anzuerkennen ist (BGHZ 115, 204,

207).

31

Auf die vom Berufungsgericht erörterte Frage, ob es sich bei der im

Schutzanspruch 1 enthaltenen Anweisung, die Siebplatten jeweils mit einem

außenseitig umlaufenden, durch den Schlitz getrennten Ring aus elektrisch leit-

fähigem Material zu versehen, um ein "wesentliches" Merkmal der Erfindung

handelt, kommt es somit nicht an. Da der Schutzanspruch den Ring vorschreibt,

kann er vielmehr nur durch eine Ausführungsform verletzt werden, die entweder

- wie nicht - einen solchen Ring im Wortsinn des Anspruchs aufweist oder sich

eines gleichwertigen Ersatzmittels bedient.

32

Ebenso unerheblich ist das Vorbringen der Revision, der umlaufende

Ring diene lediglich der Erhöhung des Wirkungsgrades der Erfindung und sei

für das Klagegebrauchsmuster "nicht kennzeichnend". Ebenso wenig wie eine

zahlenmäßige Eingrenzung eines Merkmals der Erfindung darf ein Merkmal,

das den Wirkungsgrad eines Elements der geschützten Lehre näher bestimmt,

bei der Bestimmung des Gegenstands und des Schutzbereichs der Erfindung

außer Acht bleiben.

33

c)

Zu Recht bemängelt die Revision jedoch, dass das Berufungsge-

richt auch eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters mit vom Wortsinn des

Anspruchs abweichenden Mitteln verneint, obwohl es andererseits zugunsten

des Klägers unterstellt, dass die angegriffenen Ausführungsformen den erfin-

dungsgemäßen Erfolg jedenfalls im Wesentlichen erreichen.

34

Die Einbeziehung einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichen-

den Ausführungsform in den Schutzbereich eines Patents setzt nach der

Rechtsprechung des Senats (BGHZ 150, 149, 154 - Schneidmesser I) dreierlei

voraus:

1.

Das der Erfindung zu Grunde liegende Problem muss mit zwar abge-

wandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln gelöst werden.

2.

Seine Fachkenntnisse müssen den Fachmann befähigen, die abgewan-

delten Mittel als gleichwirkend aufzufinden.

3.

Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen

derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten

technischen Lehre orientiert sein, dass der Fachmann die abweichende

Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen

gleichwertige Lösung in Betracht zieht.

Diese Voraussetzungen gelten für eine Gebrauchsmusterverletzung mit gleich-

wertigen Mitteln gleichermaßen.

35

Die erste Voraussetzung hat das Berufungsgericht zugunsten des Klä-

gers unterstellt, die beiden weiteren hat es nicht geprüft. Für die Verneinung

einer äquivalenten Verletzung bietet das Berufungsurteil damit keine ausrei-

chende Grundlage.

36

5.

Das Berufungsurteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen im

Ergebnis als richtig dar. Weder kann ausgeschlossen werden, dass die - unter-

stellt - gleichwirkende Lösung für den Fachmann auffindbar war, noch lässt sich

die notwendige Orientierung am Schutzanspruch verneinen, da dessen Sinnge-

halt nicht ermittelt ist (dazu nachfolgend zu 6).

37

6.

Ebenso wenig kann der Senat selbst im Sinne einer Klageabwei-

sung entscheiden. Auch dem steht entgegen, dass das Berufungsgericht den

Sinngehalt des Patentanspruchs nicht ermittelt hat.

38

Zwar kann das Revisionsgericht die Auslegung eines Schutzanspruchs

grundsätzlich selbst vornehmen, weil die Auslegung Rechterkenntnis und dem-

gemäß nicht dem Tatrichter vorbehalten ist (BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild

BGHZ 160, 204, 212 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; Sen.Urt. v.

13.2.2007 - X ZR 74/05, Tz. 18 - Kettenradanordnung, für BGHZ bestimmt).

Wie jede Auslegung wird jedoch auch die Auslegung des Schutzanspruchs auf

tatsächlicher Grundlage getroffen, zu der neben den objektiven technischen

Gegebenheiten auch ein bestimmtes Vorverständnis der auf dem betreffenden

Gebiet tätigen Sachkundigen sowie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen

und methodische Herangehensweise dieser Fachleute gehören, die das Ver-

ständnis des Anspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe bestimmen oder

jedenfalls beeinflussen können (BGHZ 164, 261, 268 - Seitenspiegel). Denn zu

ermitteln ist, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den

Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter

Schutz gestellte technische Lehre ergibt (Sen.Urt. "Kettenradanordnung", aaO;

Sen.Beschl. v. 17.4.2007 - X ZB 9/06, Tz. 13 - Informationsübermittlungs-

verfahren I, für BGHZ bestimmt; Melullis, Festschrift für Eike Ullmann, S. 503,

512 f.).

39

Hat der Tatrichter keine eigene Auslegung des Patentanspruchs oder

Schutzanspruchs vorgenommen, fehlt dem Revisionsgericht regelmäßig die

Grundlage für die Prüfung, ob sämtliche notwendigen tatsächlichen Grundlagen

der Auslegung rechtsfehlerfrei festgestellt sind und ob bei erneuter Prüfung

durch das Berufungsgericht ergänzende tatrichterliche Feststellungen zu erwar-

ten sind. Auch ist den Parteien in einem solchen Fall die Möglichkeit verschlos-

sen, die für die Anspruchsauslegung relevanten tatsächlichen Annahmen als

verfahrensfehlerhaft getroffen oder unvollständig zu rügen. Die fehlende Ausle-

gung des Anspruchs durch das Berufungsgericht erfordert daher in der Regel

die Zurückverweisung der Sache.

40

Im Streitfall enthält das Berufungsurteil keine hinreichenden Ausführun-

gen zu der Frage, welche technische Funktion das Klagegebrauchsmuster dem

die Siebplatten umlaufenden Ring einerseits und dem Kontaktgerüst mit min-

destens drei Kontaktpunkten zur Kontaktierung des umlaufenden Ringes ande-

rerseits beimisst. Das Berufungsgericht bemerkt lediglich, der angestrebte Er-

folg werde im Wesentlichen erreicht, wenn der Schwimmer mit einem Ring an-

statt mit einer flächigen Kontaktplatte ausgestattet werde, und führt im Zusam-

menhang mit der Erörterung eines Teilschutzes aus, der die Siebplatten umlau-

fende Ring diene dazu, von den Kontaktpunkten kontaktiert zu werden. Damit

bleibt unklar, ob die erfindungsgemäße Ausgestaltung von Siebplattenring und

Kontaktpunkten lediglich der zuverlässigen Ausgestaltung des elektrischen Kon-

taktes oder auch der Herstellung eines Freiraumes zwischen Schwimmer und

Siebplatte zur Aufnahme des Tablettenfilms dient und welche Vorgaben der

Schutzanspruch an die räumlich-körperliche Ausgestaltung der diesem Zweck

oder diesen Zwecken dienenden Mittel stellt. Der Senat kann nicht ausschlie-

ßen, dass bei der Klärung dieser Fragen tatrichterliche Feststellungen Bedeu-

tung gewinnen.

41

42

III.

Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

1.

Die Prüfung, ob eine angegriffene Ausführungsform das der Erfin-

dung zugrunde liegende Problem mit gleichwertigen Mitteln löst, erfordert zu-

43

44

nächst die Ermittlung des Sinngehalts der Schutzansprüche und der Wirkun-

gen, die mit den anspruchsgemäßen Merkmalen - je für sich und in ihrer Ge-

samtheit - erzielt werden, sowie die tatrichterliche Feststellung, ob und gegebe-

nenfalls mit welchen konkreten, vom Wortsinn des Anspruchs abweichenden

Mitteln diese Wirkungen von der angegriffenen Ausführungsform erreicht wer-

den (BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I; Sen.Urt. v. 25.10.2005

- X ZR 136/03, GRUR 2006, 311, 312 - Baumscheibenabdeckung; Sen.Urt. v.

22.11.2005 - X ZR 81/01, GRUR 2006, 313, 315 - Stapeltrockner).

2.

Das Berufungsgericht wird daher zunächst den Sinngehalt des

Schutzanspruchs zu klären haben.

Das Landgericht hat angenommen, die im Schutzanspruch genannten

mindestens drei Kontaktpunkte des Kontaktgerüstes könnten auch durch eine

Vielzahl von Kontaktpunkten verwirklicht werden, die "am Ende sogar einen

Ring darstellen" könnten. Es hat dabei

jedoch den Gesamtinhalt der

Gebrauchsmusterunterlagen nicht erkennbar berücksichtigt. In der Beschrei-

bung wird die erfindungsgemäße Lösung dahin erläutert, dass die mindestens

drei möglichen "Auflagepunkte" auf dem umlaufenden Ring durch "Kontaktärm-

chen" an den Enden des Kontaktgerüstes gebildet werden, die aufgrund ihrer

geringen Auflagefläche in der Lage seien, sich durch die Folie zu drücken. Auch

wenn die Kontaktärmchen erst in Schutzanspruch 2 genannt werden, so könnte

die Verwendung dieses Begriffs und die Zuweisung der Funktion, sich durch die

Filmreste drücken zu können, in der allgemeinen Beschreibung der Erfindung

doch darauf hindeuten, dass die Erfindung eine begrenzte Anzahl diskreter

Kontaktpunkte voraussetzt, die durch einen umlaufenden Ring nicht bereitge-

stellt werden.

45

3.

Sodann wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob die ange-

griffenen Ausführungsformen oder auch nur diejenige, bei der der am Schwim-

mer angeordnete Ring mit Kontaktspitzen versehen ist, den erfindungsgemä-

ßen Erfolg mit abweichenden, jedoch gleichwertigen Mitteln herbeiführen.

46

Bei dieser Prüfung wird zu beachten sein, dass unter erfindungsgemä-

ßem Erfolg diejenige technische Wirkung zu verstehen ist, die aus der Sicht des

angesprochenen Fachmanns mit den einzelnen Merkmalen der Erfindung für

sich und in ihrem funktionalem Zusammenwirken erzielt werden soll. Der erfin-

dungsgemäße Erfolg darf daher nicht auf einen "Haupteffekt" reduziert werden,

sondern kann gegebenenfalls einen komplexen Zusammenhang unterschiedli-

cher technischer Wirkungen umfassen. In diesem Zusammenhang wird sich

das Berufungsgericht insbesondere mit der Wirkung und dem Zusammenwirken

der Kontaktpunkte des Kontaktgerüsts und dem umlaufenden Ring um die

Siebplatte zu befassen haben.

47

Sollte hiernach bei der einen oder anderen angegriffenen Ausführungs-

form die erforderliche Gleichwirkung zu bejahen sein, wird sich das Berufungs-

gericht die oben erwähnten beiden weiteren, zur Annahme der Gleichwertigkeit

erforderlichen Fragen zu stellen haben.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 20.02.2003 - 315 O 370/02 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 30.09.2004 - 3 U 202/03 -