BGH Beschluss vom 29.05.2008 – I ZB 55/05

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 55/05

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 398 05 377

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

Verkündet am: 29. Mai 2008 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Pantogast

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 73 Abs. 1

a) Aus der Eintragung der Widerspruchsmarke folgt, dass der Marke in der eingetragenen Form im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren nicht je- de Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf.

b) Rügt ein Beteiligter im Rechtsbeschwerdeverfahren eine mangelnde Aufklä- rung durch das Bundespatentgericht, muss er ungeachtet des im Be- schwerdeverfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes nach § 73 Abs. 1 MarkenG im Rechtsbeschwerdeverfahren darlegen, was er auf einen Hinweis des Bundespatentgerichts vorgetragen hätte, wenn ihn eine Mitwir- kungspflicht trifft.

c) Zur selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke "PANTO" in der jüngeren Marke "Pantogast" und zur Verwechslungsgefahr dieser Marken bei Warenidentität.

BGH, Beschl. v. 29. Mai 2008 - I ZB 55/05 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 29. Mai 2008 durch die Richter Dr. Bergmann, Prof. Dr. Büscher,

Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden gegen den an Ver-

kündungs Statt am 4. Mai 2005 zugestellten Beschluss des

25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens fallen der Wider-

sprechenden zur Last.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

I. Gegen die Eintragung der am 3. Februar 1998 für die Waren "Pharma-

zeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Ge-

sundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost;

Pflaster; Verbandmaterial; Desinfektionsmittel"

angemeldeten Marke

Nr. 398 05 377

Pantogast

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihrer am 16. November

1993 für "Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate" eingetragenen

Marke Nr. 2 049 728

PANTO.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Verwechslungsgefahr der

Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben

(BPatG, Beschl. v. 4.5.2005 - 25 W (pat) 5/04, juris).

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende

ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbe-

schwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch wegen fehlender Ver-

wechslungsgefahr für unbegründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG). Dazu hat es ausgeführt:

Zwischen den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt sei, und

den Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse", für die

die jüngere Marke Schutz beanspruche, bestehe Warenidentität; im Übrigen sei

von Warenähnlichkeit auszugehen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnitt-

lich. Diese sei durch Verkürzung aus der Bezeichnung des Wirkstoffs

"Pantoprazol" abgeleitet, der bei Magen-Darm-Mitteln verwendet werde. Eine

Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung sei nicht eingetreten.

Die Ähnlichkeit der Marken sei so gering, dass eine Verwechslungsge-

fahr auch bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke nicht bestünde. Auszugehen sei vom Gesamteindruck der ge-

genüberstehenden Marken, wie sie auf einen durchschnittlich informierten, auf-

merksamen und verständigen Verbraucher wirkten. Der zusätzliche Bestandteil

"gast" der angegriffenen Marke bewirke einen auffälligen Unterschied zwischen

den Kollisionszeichen sowohl im Klang als auch im Schriftbild. Etwas anderes

könnte sich nur ergeben, wenn der Bestandteil "Panto" der angegriffenen Marke

deren Gesamteindruck präge. Der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen

Marke um eine aus einem Wort bestehende Marke handele, schließe nicht aus,

dass die Marke durch einen ihrer Bestandteile geprägt werde. Bei Arzneimittel-

marken sei mit einer verkürzten Wiedergabe aber nicht zu rechnen. Zudem sei

es für die angesprochenen Fachkreise naheliegend, dass "Panto" aus der Wirk-

stoffbezeichnung "Pantoprazol" (INN [International Nonproprietary Name]) ab-

geleitet sei. Für die allgemeinen Verkehrskreise, denen die beschreibende Be-

deutung von "Panto" nicht bekannt sei, liege aufgrund der Branchenübung auf

dem Arzneimittelsektor die Vermutung nahe, dass es sich um einen Sachhin-

weis handele. Der weitere Markenbestandteil "gast" der angegriffenen Marke

trete dann nicht in den Hintergrund, selbst wenn er als Hinweis auf das Anwen-

dungsgebiet (Magen) als kennzeichnungsschwach aufzufassen sei.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken

gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, bestehe ebenfalls

nicht. Die Bezeichnung "PANTO" sei wegen des deutlichen Hinweises auf den

Wirkstoffnamen "Pantoprazol" wenig geeignet, als Stammbestandteil einer Zei-

chenserie oder als Unternehmenshinweis zu wirken. Diese Funktion komme

vielmehr dem Bestandteil "gast" in der angegriffenen Marke zu.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat in der

Sache keinen Erfolg.

Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr

i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke "PANTO"

und der jüngeren Marke "Pantogast" rechtsfehlerfrei verneint.

1. Die Widersprechende hat den Widerspruch im Rechtsbeschwerdever-

fahren teilweise und zwar hinsichtlich der Waren "Babykost, Pflaster, Verband-

material, Desinfektionsmittel" wirksam zurückgenommen. Die Beurteilung der

Verwechslungsgefahr der kollidierenden Marken ist deshalb bei der jüngeren

Marke auf die Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse

sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizi-

nische Zwecke" beschränkt.

2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die

Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt,

ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände

des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung

zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen,

dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der priori-

tätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähn-

lichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähn-

lichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älte-

ren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGHZ 171, 89 Tz. 33

- Pralinenform; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 21

= WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Ver-

wechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamtein-

druck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und do-

minierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007

- C-234/06, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte

Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb

maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als

Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl.

EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker

[Limoncello]; BGHZ 169, 295 Tz. 21 - Goldhase, jeweils m.w.N.).

3. Das Bundespatentgericht ist zu Recht von einer teilweisen Wareniden-

tität ausgegangen. Durch die Eintragung der jüngeren Marke für den Oberbe-

griff "Pharmazeutische Erzeugnisse" wird Schutz auch für "Humanarzneimittel,

nämlich Magen-Darm-Präparate" und damit für Waren beansprucht, für die die

Widerspruchsmarke eingetragen

ist

(vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004

- I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Für die

übrigen Waren, für die die kollidierenden Marken geschützt sind, ist das Bun-

despatentgericht von einer Warenähnlichkeit ausgegangen. Es hat - von sei-

nem Standpunkt folgerichtig - den Grad der Warenähnlichkeit nicht bestimmt.

Zugunsten der Widersprechenden ist mangels gegenteiliger Feststellungen des

Bundespatentgerichts für das Rechtsbeschwerdeverfahren von hochgradiger

Warenähnlichkeit auszugehen.

4. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke sei eingeschränkt. Es ist danach von einer unterdurch-

schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus aus-

gegangen. Es hat zwar an anderer Stelle eine durchschnittliche Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Diese

hat es aber nur zugunsten der Widersprechenden unterstellt und selbst auf die-

ser Grundlage wegen zu geringer Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsge-

fahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint.

a) Das Bundespatentgericht hat zu einer nur unterdurchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus festgestellt, die

Widerspruchsmarke sei eine bei Arzneimittelkennzeichnungen häufig vorkom-

mende Verkürzung der Wirkstoffbezeichnung (INN) "Pantoprazol" und dies sei

für die Fachkreise zu erkennen. Es ist zudem in anderem Zusammenhang da-

von ausgegangen, dass die ebenfalls angesprochenen Verbraucher in der An-

gabe "Panto" einen Sachhinweis vermuten. Diese Feststellungen lassen einen

Rechtsfehler nicht erkennen.

Die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks ist zwar

hinreichend unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn ihr

nicht jegliche individualisierende Eigenart fehlt (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f.

- Indorektal I; BGH, Beschl. v. 11.10.2001 - I ZB 5/99, GRUR 2002, 540, 541

= WRP 2002, 455 - OMEPRAZOK; Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 10/02, GRUR

2005, 258, 259 = WRP 2005, 99 - Roximycin). Bei einer für die angesproche-

nen Verkehrskreise erkennbar engen Anlehnung an einen warenbeschreiben-

den Begriff verfügt die Bezeichnung regelmäßig von Hause aus aber nur über

unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001

- I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 f. = WRP 2002, 705 - IMS; Urt. v.

28.6.2007

- I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 24 = WRP 2008, 232

- INTERCONNECT/T-InterConnect; hierzu auch: BGH, Urt. v. 29.9.1994

- I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal).

Von einer entsprechenden Anlehnung an einen Sachbegriff ist das Bun-

despatentgericht zu Recht ausgegangen, weil nach den unangegriffenen Fest-

stellungen der Wirkstoff "Pantoprazol" eine große Bedeutung für eine bestimm-

te Art von Säurehemmern (Protonenpumpenhemmern) zur Behandlung von

Magen-Darm-Geschwüren und damit in dem Arzneimittelbereich hat, für den

die Widerspruchsmarke geschützt ist.

aa) Das Bundespatentgericht hat auch zutreffend angenommen, die An-

lehnung der Widerspruchsmarke an die Wirkstoffbezeichnung sei für die Fach-

kreise erkennbar. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem

Zusammenhang nicht darauf an, ob bei Arzneimitteln eine Verkürzung der Be-

zeichnung angesichts der Bedeutung der Arzneimittel für die Gesundheit der

Patienten unüblich ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002,

342, 344 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Bei der vom Bundespa-

tentgericht festgestellten Übung auf dem Arzneimittelsektor zur Verkürzung von

Wirkstoffbezeichnungen geht es um die Bildung des Markenwortes (hier: Panto

als Ableitung aus Pantoprazol) und nicht um eine Neigung des Verkehrs, eine

(längere) Marke verkürzt wiederzugeben.

Die Rechtsbeschwerde stützt ihre gegenteilige Auffassung zur Erkenn-

barkeit der Anlehnung der Widerspruchsmarke an den Wirkstoff "Pantoprazol"

ohne Erfolg auf eine Mehrdeutigkeit des Begriffs "Panto". Diese Mehrdeutigkeit

leitet die Rechtsbeschwerde aus dem weiteren pharmazeutischen Wirkstoff

"Pantothensäure" ab. Nach der Darstellung der Rechtsbeschwerde handelt es

sich dabei um ein Vitamin B 3-Präparat. Zwischen dem Wirkstoff und den Wa-

ren, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, zeigt die Rechtsbeschwerde

keinen Zusammenhang auf, so dass nicht dargelegt und auch sonst nicht er-

sichtlich ist, warum die Fachkreise nicht von einer Anlehnung der Wider-

spruchsmarke an den Wirkstoff "Pantoprazol", bei dem ein solcher Zusammen-

hang besteht, sondern an ein Vitamin B 3-Präparat ausgehen sollten. Die An-

nahme des Tatrichters erweist sich danach - anders als von der Rechtsbe-

schwerde geltend gemacht - nicht als ein Verstoß gegen die Denkgesetze.

bb) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde war das Bundespa-

tentgericht auch nicht im Hinblick auf die Eintragung der Widerspruchsmarke

und ein gegen diese Marke gerichtetes Widerspruchsverfahren gehindert, von

einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Aus der Ein-

tragung der Widerspruchsmarke folgt nur, dass der Marke in der eingetragenen

Form nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf (vgl. BGH,

Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russi-

sches Schaumgebäck; BGHZ 171, 89 Tz. 24 - Pralinenform).

Die von der Rechtsbeschwerde geltend gemachte Bindung an die Ent-

scheidung im vorausgegangenen Widerspruchsverfahren scheidet im Übrigen

in mehrfacher Hinsicht aus. In jenem Widerspruchsverfahren ist die Kennzeich-

nungskraft einer anderen Marke (Pantona) vom Bundespatentgericht beurteilt

worden und die Markeninhaberin war an jenem Widerspruchsverfahren nicht

beteiligt. Auf den Umfang der Bindungswirkung einer vorausgegangenen Wi-

derspruchsentscheidung zwischen denselben Beteiligten kommt es deshalb

nicht an.

cc) Schließlich ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Anleh-

nung der Widerspruchsmarke an die Sachangabe sei auch für die angespro-

chenen Verbraucher erkennbar, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das

Bundespatentgericht hat angenommen, auch diejenigen Teile des allgemeinen

Verkehrs, die keine konkrete Kenntnis vom beschreibenden Anklang der Abkür-

zung "PANTO" hätten, würden einen entsprechenden Sachhinweis vermuten.

Diese Feststellung hat das Bundespatentgericht aus den Kennzeichnungsge-

wohnheiten auf dem Arzneimittelsektor gefolgert. Mit ihrer gegenteiligen Ansicht

stellt die Rechtsbeschwerde ihre eigene Würdigung nur an die Stelle derjenigen

des Tatrichters.

b) Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge Benutzung hat das

Bundespatentgericht zutreffend verneint. Gegenteiliges wird von der Rechtsbe-

schwerde auch nicht geltend gemacht.

5. Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken hat

das Bundespatentgericht ebenfalls rechtsfehlerfrei bestimmt.

a) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass für

eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung der Wider-

spruchsmarke "PANTO" mit den gleichlautenden ersten beiden Silben der jün-

geren Marke "Pantogast" nicht genügt. Der Bestandteil "Panto" der jüngeren

Marke prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Bestandteil

"gast" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt.

aa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehen-

den Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamt-

eindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Um-

ständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den

Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis

der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700

Tz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz;

BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 22 und 31 = WRP

2007, 1193 - Euro Telekom). Von diesen Maßstäben ist auch auszugehen,

wenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen in einem Wort

zusammengesetzten Zeichens geht.

bb) Der Bestandteil "gast" tritt in der angegriffenen Marke nicht in den

Hintergrund, obwohl er den für den Verkehr erkennbaren Hinweis auf das An-

wendungsgebiet "Magen, den Magen betreffend" enthält. Auch bei der vom

Bundespatentgericht in seine Beurteilung ebenfalls einbezogenen Kennzeich-

nungsschwäche der Endung "gast" wird der Gesamteindruck der jüngeren Mar-

ke nicht durch "Panto" geprägt. Das Bundespatentgericht ist deshalb rechtsfeh-

lerfrei davon ausgegangen, dass die jüngere Marke nicht durch einen der bei-

den Bestandteile dominiert wird.

Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass in der angegriffenen

Marke der Bestandteil "gast" ebenfalls eine produktkennzeichnende Funktion

hat und vom Verkehr nicht vernachlässigt wird. Es hat dies daraus gefolgert,

dass durch die Zusammenfassung der Bestandteile "Panto" und "gast" zu ei-

nem Wort eine ausgeprägte Klammerwirkung entsteht und der Verkehr auf dem

Arzneimittelsektor aus Sicherheitsgründen nicht dazu neigt, Arzneimittelbe-

zeichnungen verkürzt wiederzugeben (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344

- ASTRA/ESTRA-PUREN). Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nach-

prüfung stand. Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem

Gebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf

überprüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie ge-

gen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände

nicht berücksichtigt sind. Derartige Rechtsfehler zeigt die Rechtsbeschwerde

nicht auf. Sie sind auch nicht ersichtlich.

Vernachlässigt der Verkehr die Endung "gast" in der jüngeren Marke

nicht, kommt diesem Bestandteil nach den zutreffenden Ausführungen des

Bundespatentgerichts auch eine das Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung

zu.

cc) Zu Recht ist das Bundespatentgericht weiterhin davon ausgegangen,

dass die Zeichenähnlichkeit zwischen "PANTO" und "Pantogast" im Hinblick auf

den zusätzlich markanten Bestandteil "gast" in der angegriffenen Marke zu ge-

ring ist, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG zu begründen.

b) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das

Bundespatentgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG auch unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbrin-

gens der kollidierenden Marken verneint hat.

aa) Dem Bundespatentgericht ist darin beizutreten, dass eine Verwechs-

lungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens nicht besteht.

(1) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat

unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der

älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz ge-

funden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998,

387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 - Il Ponte

Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont).

Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander

gegenüberstehenden Zeichen - wie im vorliegenden Fall - nach ihrem Gesamt-

eindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein,

wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als

Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfol-

genden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem

gleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007,

1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II).

(2) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass der

Verkehr keine Veranlassung hat, die Marke "PANTO" als Stammbestandteil

einer Markenserie der Widersprechenden anzusehen. Dem hält die Rechtsbe-

schwerde ohne Erfolg entgegen, für die Widersprechende seien 49 Marken mit

dem Bestandteil "Panto" eingetragen. Zu deren Benutzung im Inland hat die

Widersprechende in den Tatsacheninstanzen nichts vorgetragen. Auch im

Rechtsbeschwerdeverfahren, in dem die Widersprechende eine mangelnde

Aufklärung durch das Bundespatentgericht rügt, legt sie nicht dar, was sie zur

Benutzung ihrer Marken mit dem Bestandteil "Panto" im Inland geltend gemacht

hätte, wenn sie vom Bundespatentgericht auf die Benutzungslage angespro-

chen worden wäre. Das war aber erforderlich, weil die Widersprechende auch

im Rahmen der Amtsermittlung nach § 73 Abs. 1 MarkenG eine Mitwirkungs-

pflicht trifft (vgl. BGH, Beschl. v. 22.10.1987 - I ZB 9/86, GRUR 1988, 211, 212

- Wie hammas denn?). Ohne eine entsprechende Benutzung der Markenfamilie

durch die Widersprechende ist vorliegend nichts dafür ersichtlich, dass der Ver-

kehr "PANTO" als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst.

Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang

geltend, auch ein erstmalig verwendetes Zeichen könne zur Bildung einer Zei-

chenserie geeignet sein (vgl. hierzu BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont).

Ob daran in Anbetracht der jüngeren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-

ropäischen Gemeinschaften zu einer Präsenz einer Markenserie auf dem Markt

(vgl. EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAIN-

BRIDGE]) festzuhalten ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Es

ist nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr in dem erstmalig verwendeten Zei-

chen "PANTO" einen Stammbestandteil sieht, weil eine Benutzung der Wider-

spruchsmarke nur als Exportmarke für Kanada dargelegt und festgestellt ist.

Aufgrund dieser Benutzung haben die inländischen Verkehrskreise keinen An-

lass, die Widerspruchsmarke als Stammbestandteil einer Zeichenserie anzuse-

hen. Gegenteiliges zeigt auch die Rechtsbeschwerde nicht auf.

bb) Die Rechtsbeschwerde hat auch keinen Erfolg, soweit sie sich dage-

gen wendet, dass das Bundespatentgericht nicht von einer Verwechslungsge-

fahr im weiteren Sinne ausgegangen ist.

(1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit

der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine

komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmens-

kennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung

behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älte-

ren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgeru-

fen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich

miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH, Urt. v. 6.10.2005

- C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505

- THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008,

258 Tz. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

(2) Dem Bestandteil "Panto" kommt in der jüngeren Marke "Pantogast"

keine eigenständige kennzeichnende Stellung zu. Das Bundespatentgericht hat

in anderem Zusammenhang festgestellt, dass die Zusammenschreibung der

Bestandteile "Panto" und "gast" zu einer Einwortmarke eine erhebliche Klam-

merwirkung entfaltet. Die Widerspruchsmarke verfügt lediglich über unterdurch-

schnittliche Kennzeichnungskraft. Der Verkehr hat deshalb auch keinen Anlass,

in der angegriffenen zusammengesetzten Marke die Widerspruchsmarke zu

erkennen (vgl. zur Erkennbarkeit bei überdurchschnittlicher Kennzeichnungs-

kraft der älteren Marke: BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880,

881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Beschl. v. 24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR

2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May). Danach kann nicht davon

ausgegangen werden, dass in der jüngeren Marke "Pantogast" dem Bestandteil

"Panto" eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Bergmann

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2005 - 25 W(pat) 5/04 -