BGH Urteil vom 28.06.2007 – I ZR 132/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 132/04

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Verkündet am: 28. Juni 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

INTERCONNECT/T-InterConnect

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Ein Bestandteil (hier: InterConnect), der in einem zusammengesetzten Zeichen (hier: T-InterConnect) neben einem Stammbestandteil (hier: T-) die konkrete Ware oder Dienstleistung bezeichnet, kann auch bei geringer Kennzeichnungs- kraft über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügen. Stimmt dieser Bestandteil mit einem älteren Zeichen überein, kann dies zu einer Verwechs- lungsgefahr im weiteren Sinne führen.

BGH, Urt. v. 28. Juni 2007 - I ZR 132/04 - OLG Stuttgart LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 28. Juni 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesge-

richts Stuttgart vom 29. Juli 2004 wird auf Kosten der Beklagten zu-

rückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist auf dem Gebiet der Datenkommunikation und Informati-

onstechnik tätig. Sie firmiert seit dem 7. August 1989 als "InterConnect Gesell-

schaft für Datenkommunikation mbH" und ist Inhaberin der am 6. Mai 1991 ein-

getragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 75 842

für Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Organisationsberatung, Installati-

on und Montage von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Reparatur und

Instandhaltung von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Erstellen von

Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Dienstleistungen eines Ingeni-

eurs.

Die Beklagte ist das größte inländische Telekommunikationsunterneh-

men. Sie ist Inhaberin der am 29. Januar 1997 angemeldeten und in den Far-

ben Grau/Magenta eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 397 03 680

sowie der am 23. Januar 1997 angemeldeten Wortmarke Nr. 397 02 720

"T-InterConnect", deren Schutz sich u.a. erstreckt auf das Erstellen von Pro-

grammen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen einer Datenbank, insbe-

sondere Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie

Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen, Vermietung

von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern, Projektierung und Pla-

nung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Die Beklagte verwendet im

geschäftlichen Verkehr und in ihrer Werbung für Netzdienstleistungen für Ge-

schäfte im Internet auch das Kennzeichen "T-InterConnect".

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte.

Die Beklagte ist bereits durch Anerkenntnisurteil des Senats vom 3. April

2003 (I ZR 209/00) verpflichtet, es zu unterlassen, zur Kennzeichnung von

Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte das Kennzeichen

"T-InterConnect" zu verwenden, unter diesem Kennzeichen Netzdienstleistun-

gen für auf Internet basierende Geschäfte anzubieten oder in den Verkehr zu

bringen, und Auskunft über Verletzungshandlungen zu erteilen.

Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte wegen der

Verletzung ihrer Kennzeichenrechte auf Feststellung der Verpflichtung zum

Schadensersatz und hilfsweise nach den Grundsätzen des Bereicherungs-

rechts auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Li-

zenzgebühr in Anspruch. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat

die Einrede der Verjährung erhoben.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat

dem Feststellungsantrag hinsichtlich der Verpflichtung zum Schadensersatz für

die Zeit ab 1. Januar 2000 stattgegeben und für die Zeit davor die Verpflichtung

der Beklagten festgestellt, der Klägerin nach den Grundsätzen des Bereiche-

rungsrechts eine angemessene Lizenzgebühr zu bezahlen.

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Be-

klagte ihr Ziel der Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision

zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausge-

führt:

Die Feststellungsklage sei zulässig. Das erforderliche Feststellungsinte-

resse liege aufgrund der Besonderheiten im gewerblichen Rechtsschutz vor,

obwohl auch im Wege der Stufenklage auf - noch unbezifferte - Leistung hätte

geklagt werden können. Das erforderliche Rechtsschutzinteresse sei gegeben,

weil zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Klage noch keine vollständige

Auskunft erteilt gewesen sei. Die spätere Auskunftserteilung berühre den Fort-

bestand des Rechtsschutzinteresses nicht.

Die Feststellungsklage sei auch begründet. Der Schadensersatzan-

spruch der Klägerin folge für die Zeit ab dem 26. Juli 2000 aus der Bindungs-

wirkung der rechtskräftigen Vorverurteilung zur Unterlassung der streitgegen-

ständlichen Zeichennutzung. Einer Verurteilung aus einer vertraglichen Unter-

lassungspflicht komme Rechtskraftwirkung für den Schadensersatzanspruch

zu. Entsprechendes müsse für die Verurteilung aus einer gesetzlichen Unter-

lassungspflicht gelten. Die Bindungswirkung, die auch die Rechtswidrigkeit der

Handlungen erfasse, könne aber erst ab dem 26. Juli 2000, der letzten mündli-

chen Tatsachenverhandlung im Vorverfahren, eintreten.

Für den Zeitraum davor folge der Schadensersatzanspruch grundsätz-

lich aus Markenrecht. Die Klagemarke sei (gering) kennzeichnungskräftig. Trotz

weitgehender klanglicher und bildlicher Identität des Begriffs "InterConnect" mit

dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" scheide allerdings eine unmittel-

bare Verwechslungsgefahr aus. Der Zeichenbestandteil "T-", der sich im Ver-

kehr als Hinweis auf die Beklagte durchgesetzt habe, präge das angegriffene

Zeichen derart, dass die "sprechende" Angabe "InterConnect" vollständig da-

hinter zurücktrete.

Zwischen der Klagemarke sowie dem Unternehmenskennzeichen "In-

terConnect" der Klägerin und dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" für

identische Dienstleistungen bestehe aber eine Verwechslungsgefahr im weite-

ren Sinne. Der Verkehr könne die Zeichen zwar auseinanderhalten, gehe aber

vom Vorliegen organisatorischer oder wirtschaftlicher Zusammenhänge aus.

Ihm sei bekannt, dass die Beklagte den Stammbestandteil "T-" ihren Zeichen

voranstelle. Der Verkehr könne deshalb verführt sein zu glauben, die Beklagte

habe sich die Klägerin einverleibt und das bisherige Recht der Klägerin erwor-

ben.

Soweit die markenrechtlichen Schadensersatzansprüche für die Zeit vor

dem 1. Januar 2000 verjährt seien, folge der Anspruch aus Bereicherungsrecht.

II. Die Revision der Beklagten hat keinen Erfolg. Die zulässige Feststel-

lungsklage ist in dem vom Berufungsgericht zugesprochenen Umfang begrün-

det. Die Beurteilung des Schadensersatz- und Bereicherungsanspruchs der

Klägerin durch das Berufungsgericht hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung

jedenfalls im Ergebnis stand.

1. Die Feststellungsklage ist zulässig.

a) Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist

gegeben. Es entfällt im gewerblichen Rechtsschutz in der Regel nicht schon

dann, wenn der Kläger im Wege der Stufenklage auf Leistung klagen könnte

(BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177 f. = WRP 2001, 1164

- Feststellungsinteresse II, m.w.N.; Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 277/00, GRUR 2003,

900, 901 = WRP 2003, 1238 - Feststellungsinteresse III). Dafür sprechen pro-

zessökonomische Erwägungen, weil die Schadensberechnung auch nach erteil-

ter Auskunft häufig Schwierigkeiten bereitet und eine eingehende Prüfung der

Berechnungsmethode des Schadens erfordert. Zudem schützt die Feststel-

lungsklage den Verletzten in stärkerem Maße vor Verjährung. Die Erhebung der

Stufenklage hat nur eine Hemmung der Verjährung zur Folge, die gemäß § 204

Abs. 2 Satz 1 und 2 BGB sechs Monate nach einem Stillstand des Verfahrens

endet. Soll die Verjährungsfrist nicht weiterlaufen, muss der Verletzte nach Er-

teilung der Auskunft innerhalb dieser sechs Monate den Prozess fortsetzen.

Dies ist besonders problematisch bei Streit über die Vollständigkeit der Aus-

kunft. Es entspricht zudem prozessualer Erfahrung, dass die Parteien nach er-

folgter Auskunft und Rechnungslegung in vielen Fällen aufgrund des Feststel-

lungsurteils auch ohne Inanspruchnahme der Gerichte zu einer Schadensregu-

lierung finden. Deshalb besteht kein Anlass, aus prozessualen Gründen dem

Verletzten zu gebieten, das Gericht nach Rechnungslegung mit einem Streit

über die Höhe des Schadensbetrags zu befassen (BGH GRUR 2003, 900, 901

- Feststellungsinteresse III).

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Verletzte auf Feststellung

der Schadensersatzverpflichtung klagt, nachdem der Verletzer rechtskräftig zu

Unterlassung und Auskunft verurteilt worden ist. Der Verletzte ist nicht verpflich-

tet, die Erteilung der Auskunft abzuwarten oder im Wege der Vollstreckung

durchzusetzen, um erst dann auf Leistung zu klagen. Eine derartige Verpflich-

tung würde dazu führen, dass der Verletzer den Eintritt der Verjährung durch

verzögerte Auskunftserteilung herbeiführen könnte. Der Verletzte, der bei seiner

ersten Klage keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, ist deshalb

nicht gehindert, im Anschluss an den ersten Prozess eine Schadensersatzklage

zu erheben. Diese kann vor erteilter Auskunft zweckmäßig nur auf Feststellung

der Schadensersatzpflicht gerichtet sein. Nachdem die Beklagte die geschulde-

te Auskunft vor Erhebung der Klage unstreitig nicht erteilt hat, ist die Feststel-

lungsklage auch nicht mißbräuchlich.

b) Die Klägerin war nicht verpflichtet, ihre zulässig erhobene Feststel-

lungsklage nach erteilter Auskunft auf eine Leistungsklage umzustellen. Grund-

sätzlich besteht keine Verpflichtung des Verletzten, von der Feststellungsklage

auf die Leistungsklage überzugehen, wenn letztere während des Prozesses

möglich wird (BGH, Urt. v. 18.12.1986 - I ZR 67/85, GRUR 1987, 524, 525

- Chanel No. 5 II). Eine Ausnahme hat der Bundesgerichtshof lediglich dann

angenommen, wenn der Kläger lange vor Beendigung des ersten Rechtszugs

zur Leistungsklage hätte übergehen können, ohne dass dadurch die Sachent-

scheidung verzögert worden wäre (BGH, Urt. v. 31.1.1952 - III ZR 131/51, LM

§ 256 ZPO Nr. 5 = NJW 1952, 546 [LS]). Für einen derartigen Ausnahmefall

fehlen hier Anhaltspunkte. Die Beklagte hat Auskunft nicht nur am 29. August

2003, sondern nochmals am 9. Januar 2004 erteilt und damit erst nach der erst-

instanzlichen mündlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2003 und nur wenige

Tage vor der Verkündung des erstinstanzlichen Urteils am 13. Januar 2004.

Damit war der Klägerin eine Bezifferung des Schadensersatzanspruchs oder

des - bei Verjährung des markenrechtlichen Anspruchs eingreifenden - berei-

cherungsrechtlichen Anspruchs erst zu einem Zeitpunkt möglich, zu dem der

Übergang zur Leistungsklage eine Verzögerung der Sachentscheidung zur Fol-

ge gehabt hätte.

2. Der Klägerin steht der beantragte Schadensersatzanspruch gegen die

Beklagte zu. Das Berufungsgericht hat die Feststellung der Schadensersatz-

verpflichtung allerdings rechtsfehlerhaft für die Zeit ab dem 26. Juli 2000, dem

Tag der letzten mündlichen Verhandlung im Hauptsacheverfahren 6 U 222/99

vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe, auf eine Bindungswirkung des Aner-

kenntnisurteils des erkennenden Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) ge-

stützt. Eine solche Bindungswirkung dieses Unterlassungsurteils für den vorlie-

genden Schadensersatzprozess besteht nicht (vgl. BGHZ 150, 377, 383 - Fax-

karte). Der noch unverjährte Schadensersatzanspruch ab dem 1. Januar 2000

steht der Klägerin aber aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG zu. Das Beru-

fungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen

dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" und der Klagemarke bejaht.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-

men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehen-

den Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der

mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kenn-

zeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit

der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der

Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus-

geglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03,

GRUR 2006, 60 Tz. 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; BGHZ 167, 322 Tz. 16

- Malteserkreuz).

b) Das Berufungsgericht ist zutreffend und von den Parteien unbean-

standet im Umfang des von der Klägerin verfolgten Anspruchs von Dienstleis-

tungsidentität ausgegangen.

c) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft

der Klagemarke lassen ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.

Allein kennzeichnender Bestandteil der Klagemarke ist der Wortbestand-

teil "INTERCONNECT". Denn der Verkehr orientiert sich bei einer komplexen

Wort-/Bildmarke erfahrungsgemäß an dem Wortbestandteil, wenn - wie vorlie-

gend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung auf-

weist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz, m.w.N.; vgl. auch Büscher,

GRUR 2005, 802, 809). Der rein beschreibende Wortbestandteil "Ges. für Da-

tenkommunikation mbH" hat gleichfalls keine Kennzeichnungskraft.

Der allein kennzeichnende Bestandteil "INTERCONNECT" besitzt als in

der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort einen ei-

genschöpferischen Gehalt. Er hat damit trotz beschreibender Anlehnung an die

von der Klagemarke erfassten Netzdienstleistungen ("Inter" für "zwischen" oder

als abkürzende Anspielung auf "international" sowie "Connect" für "Verbin-

dung/verbinden") jedenfalls geringe originäre Kennzeichnungskraft. Es liegt kei-

ne rein beschreibende Angabe ohne Kennzeichnungskraft vor, sondern nur ein

beschreibender Anklang. Auch bei Kenntnis von der Bedeutung der Begriffe

"inter" und "connect" kann der Verkehr keine klare, umfassende und erschöp-

fende Zuordnung zu den konkreten Dienstleistungen der Klägerin vornehmen

(vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP

1997, 1093 - NetCom; Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 56/95, GRUR 1997, 845, 846 =

WRP 1997, 1091 - Immo-Data; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999,

492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner).

d) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend angenommen, dass für eine

unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung des allein kennzeich-

nenden Bestandteils der Klagemarke "INTERCONNECT" mit dem Bestandteil

"InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung nicht genügt. Denn der Bestand-

teil "InterConnect" prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere

Bestandteil "T-" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hinter-

grund tritt.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden

Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamtein-

druck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umstän-

den ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Ge-

samteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der

angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005

- C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505

- THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41

- HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz, jeweils

m.w.N.).

Der Zeichenbestandteil "T-" tritt im angegriffenen Zeichen nicht weitge-

hend in den Hintergrund, obwohl er Unternehmens- und Serienkennzeichen der

Beklagten ist. Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei

zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar

Unternehmens- und/oder Serienkennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeu-

tung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Pro-

duktkennzeichnung in derartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt. Dieser

Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Ein-

zelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Er-

gebnis führen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998,

927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96,

GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO; Urt. v.

20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN, je

m.w.N.). Dies ist vorliegend der Fall.

Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts be-

steht keine Neigung des Verkehrs zur Verkürzung des mehrgliedrigen angegrif-

fenen Zeichens "T-InterConnect". Danach wird der durch das bekannte "Tele-

kom-T" herausgestellte Bezug zur Beklagten auch bei mündlicher Aussprache

regelmäßig zum Ausdruck gebracht, zumal der Bestandteil "InterConnect" nur

über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Vernachlässigt der Verkehr den

vorangestellten Bestandteil "T-" nicht, kommt diesem jedenfalls eine das ange-

griffene Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

Zu Recht wendet sich die Klägerin aber gegen die Annahme des Beru-

fungsgerichts, der Bestandteil "InterConnect" trete vollständig in den Hinter-

grund. Das Berufungsgericht hat dabei den Erfahrungssatz vernachlässigt, dass

der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkenn-

zeichen vorhandenen Bestandteil im Allgemeinen die eigentliche Produktkenn-

zeichnung erblickt (für das Unternehmenskennzeichen: BGH, Beschl. v.

14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax

Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997,

1186 - IONOFIL; BGH GRUR 1999, 583, 584 - LORA DI RECOARO; BGH, Urt.

v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Winter-

garten; Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 882 = WRP 2003,

1228 - City Plus; für den Stammbestandteil einer Zeichenserie: BGH, Beschl. v.

4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977, 977 f. = WRP 1997, 571 - DRANO/P3-

drano; BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Ein Bestandteil

mit produktkennzeichnender Funktion, der - wie hier - über Unterscheidungs-

kraft verfügt, tritt im Regelfall in der Wahrnehmung des Verkehrs nicht vollstän-

dig zurück. Besondere Umstände, die ausnahmsweise zu einem anderen Er-

gebnis führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; sie sind von

der Beklagten auch nicht vorgetragen worden.

Trotz der Bekanntheit des Unternehmens- und Serienkennzeichens "T-"

und der produktkennzeichnenden Funktion des weiteren Bestandteils "Inter-

Connect" ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der Verkehr diese Be-

standteile statt als einheitlichen Herkunftshinweis als zwei voneinander zu un-

terscheidende Zeichen auffasst mit der Folge, dass die Übereinstimmung der

Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" zu einer unmittelbaren Ver-

wechslungsgefahr führen könnte (vgl. zur Möglichkeit der Wahrnehmung eines

Zeichenbestandteils als Zweitkennzeichen im Rahmen der Markenverletzung

BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315

- Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866

- Mustang; im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung BGH, Urt. v. 8.2.2007

- I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13, 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night).

Der Verkehr wird mehrere Zeichenbestandteile regelmäßig nur dann als jeweils

eigenständige Zeichen wahrnehmen, wenn sie voneinander abgesetzt sind.

Das ist bei dem angegriffenen Zeichen nicht der Fall. Die Bestandteile "T-" und

"InterConnect" sind vielmehr in der Wortmarke durch einen Bindestrich und in

der Wort-/Bildmarke durch eine Reihe hinter den Buchstaben durchlaufender

"Digits" in einer Weise miteinander verbunden, die eine Zusammengehörigkeit

als Gesamtzeichen dokumentiert (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/

ESTRA-PUREN; BPatG GRUR 2003, 64, 66 - T-Flexitel/Flexitel).

e) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr unter

dem Aspekt eines Serienzeichens verneint. Diese Art der Verwechslungsgefahr

setzt voraus, dass die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der

Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens erkennt, und dass

er deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm

aufweisen, dem Inhaber des Serienzeichens zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001

- I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG, m.w.N.; Urt. v.

24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24).

Vorliegend besteht aber gerade keine Übereinstimmung in einem Stammbe-

standteil; vielmehr stimmt die Klagemarke umgekehrt mit dem weiteren, pro-

duktidentifizierenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens überein.

f) Die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der

Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Marke be-

gründet aber, wie das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen

hat, unter Berücksichtigung der Dienstleistungsidentität und trotz der geringen

Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im weiteren

Sinne.

aa) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer

älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine

komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmens-

kennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung

behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älte-

ren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgeru-

fen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich

miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042

Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz). Dasselbe

gilt, wenn der Inhaber einer Markenserie ein zusammengesetztes Zeichen be-

nutzt, das den bekannten Bestandteil der Markenserie mit einem Bestandteil

kombiniert, der mit einem anderen nicht oder weniger bekannten Kennzeichen

übereinstimmt. Sowohl beim Unternehmens- als auch beim Serienkennzeichen

ist nämlich der bereits erörterte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der

Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzei-

chen vorhandenen Bestandteil grundsätzlich die eigentliche Produktkennzeich-

nung erblickt (s.o. unter d unter Hinweis auf BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/

P3-drano; GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Dem Bestandteil

kommt damit eine eigenständige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion

zu, die ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung verleiht. Stimmt der selb-

ständig kennzeichnende, produktbezogene Bestandteil mit einer anderen Marke

überein, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Verkehr diese andere Mar-

ke dem Inhaber des Unternehmens- oder Serienkennzeichens zuordnet und

meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen, oder dass der

Verkehr jedenfalls davon ausgeht, die Waren oder Dienstleistungen stammten

von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. So liegt der Fall hier.

bb) Die Klagemarke stimmt mit dem selbständig kennzeichnenden Be-

standteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung "T-InterConnect" über-

ein. Es besteht deshalb die Gefahr, dass der Verkehr die Klagemarke gedank-

lich mit der Beklagten als Inhaberin des bekannten Serien- und Unternehmens-

kennzeichens "T-" in Verbindung bringt.

Das Berufungsgericht hat dazu unangegriffen festgestellt, dass dem Ver-

kehr sowohl die Zeichenstrategie der Beklagten als auch der Umstand bekannt

ist, dass die Beklagte den mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen

übereinstimmenden Bestandteil "T-" als Stammbestandteil einer Zeichenserie

mit weiteren, auf die jeweiligen Dienstleistungsbereiche bezogenen Bestandtei-

len kombiniert. Aus der produktbezogenen Kennzeichnungsfunktion des Be-

standteils "InterConnect" folgt seine selbständig kennzeichnende Stellung in der

zusammengesetzten Marke der Beklagten, für die angesichts der Bekanntheit

des mit diesem Bestandteil kombinierten Unternehmens- und Serienkennzei-

chens auch die geringe Kennzeichnungskraft ausreicht. Denn je bekannter das

Unternehmens- und Serienkennzeichen ist, desto deutlicher tritt die eigenstän-

dige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion des weiteren Bestandteils in

den Vordergrund, die die selbständig kennzeichnende Stellung begründet. Ent-

gegen dem Vorbringen der Revision ergibt sich aus der Rechtsprechung des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht, dass eine selbständig

kennzeichnende Stellung eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungs-

kraft voraussetzt. Soweit der Gerichtshof in der Entscheidung "THOMSON

LIFE" die normale Kennzeichnungskraft des Bestandteils erwähnt (EuGH

GRUR 2005, 1042 Tz. 37), ist dies auf die vom nationalen Gericht gestellte Vor-

lagefrage zurückzuführen. Aus dem Gesamtzusammenhang der Entschei-

dungsgründe ergibt sich, dass grundsätzlich jeder unterscheidungskräftige Be-

standteil über selbständige Kennzeichnungskraft verfügen kann.

Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, der Verkehr könne bei

Wahrnehmung von "T-InterConnect" glauben, die im Markt bedeutende, auf

Expansion ausgerichtete Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt oder deren

bisheriges Recht erworben. Diese Beurteilung ist entgegen dem Vorbringen der

Revision nicht erfahrungswidrig. Sie stimmt vielmehr mit den zuvor genannten

Erfahrungssätzen überein und folgt daraus, dass der mit der Klagemarke über-

einstimmende Bestandteil "InterConnect" in der angegriffenen Bezeichnung

über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt.

g) Die weiteren Anspruchsvoraussetzungen hat das Berufungsgericht

zutreffend und von den Parteien unbeanstandet bejaht. Das für den Schadens-

ersatzanspruch erforderliche Verschulden liegt vor. Die Beklagte hat zumindest

fahrlässig gehandelt.

3. Unter den gegebenen Umständen bedarf es keiner Entscheidung, ob

sich die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auch aus einer Verletzung

des Unternehmenskennzeichens "InterConnect" der Klägerin ergeben.

4. Soweit für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 gegenüber dem zeichen-

rechtlichen Schadensersatzanspruch die Verjährungseinrede gemäß § 20 Mar-

kenG durchgreift, steht der Klägerin - wie das Berufungsgericht zutreffend an-

genommen hat - ein bereicherungsrechtlicher Anspruch zu, der sich aus der in

§ 20 Satz 2 MarkenG enthaltenen Rechtsfolgenverweisung auf § 852 BGB er-

gibt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 20 Rdn. 34).

5. Die Revision der Beklagten ist daher mit der Kostenfolge des § 97

Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Eine Änderung der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts von

Amts wegen ist entgegen dem Vorbringen der Revisionserwiderung nicht veran-

lasst. Das Berufungsgericht hat die Klägerin mit einem Viertel der Kosten des

erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens belastet, weil es die auf Verletzungs-

handlungen aus der Zeit vor dem 1. Januar 2000 beruhenden Ansprüche nur

nach dem Hilfsantrag und nicht nach dem Hauptantrag zugesprochen hat. Es

hat die Kostenquote vertretbar damit begründet, dass der aufgrund des Hilfsan-

trags zugesprochene Bereicherungsanspruch gegenüber dem mit dem Haupt-

antrag geltend gemachten Schadensersatzanspruch weniger weit reicht, weil

nur die Abrechnungsmethode der Lizenzanalogie zur Verfügung steht, während

bei dem Schadensersatzanspruch die drei anerkannten Arten der Schadensbe-

rechnung eröffnet gewesen wären. Insbesondere richtet sich der Bereiche-

rungsanspruch nicht auf Herausgabe des Verletzergewinns, der nur im Rahmen

eines Schadensersatzanspruchs geltend gemacht werden kann (BGHZ 99, 244,

248 f. - Chanel No. 5 I).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Stuttgart, Entscheidung vom 13.01.2004 - 41 O 123/03 KfH -

OLG Stuttgart, Entscheidung vom 29.07.2004 - 2 U 36/04 -