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BGH Urteil vom 31.03.2009 – X ZR 95/05
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja ja BGHZ: ja BGHR:
Verkündet am: 31. März 2009 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Straßenbaumaschine
Die Patentverletzungsklage darf nicht mit der Begründung abgewiesen werden, An-
gaben des Patentanspruchs seien unklar und ihr Sinngehalt sei unaufklärbar.
BGH, Urt. v. 31. März 2009 - X ZR 95/05 - OLG München
LG München I
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 31. März 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Rich-
ter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und Gröning
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das am 16. Juni 2005 verkündete
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgeho-
ben.
Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über
die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
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Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents
0 916 004 (Klagepatents), das zwölf Patentansprüche umfasst und dessen An-
spruch 1 in der Verfahrenssprache ohne Bezugszeichen wie folgt lautet:
"Straßenbaumaschine zum Bearbeiten von Fahrbahnen,
- mit einem selbst fahrenden Fahrwerk bestehend aus einer lenk-
baren vorderen Fahrwerkachse mit mindestens einem Stützrad
und zwei hinteren Stützrädern,
- mit einem im Bereich der hinteren Stützräder angeordneten
Fahrstand für einen Fahrzeugführer auf einem von dem Fahr-
werk getragenen Maschinenrahmen,
- mit einer in oder an dem Maschinenrahmen gelagerten Ar-
beitseinrichtung, die auf einer Seite, nämlich auf der so genann-
ten Nullseite des Maschinenrahmens, in etwa bündig mit diesem
abschließt,
- mit einem Antriebsmotor für die für den Antrieb der Arbeitsein-
richtung und den Fahrbetrieb benötigte Antriebsleistung,
- wobei das auf der Nullseite befindliche hintere Stützrad aus ei-
ner über die Nullseite vorstehenden äußeren Endposition in eine
eingeschwenkte innere Endposition verschwenkbar ist, in der
das Stützrad nicht über die Nullseite übersteht,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das schwenkbare
Stützrad über ein in einer horizontalen Ebene liegendes, mit ei-
ner Antriebsreinrichtung gekoppeltes Getriebe von der äußeren
Endposition unter Beibehaltung der Laufrichtung in die innere
parallel verschobene Endposition verschwenkbar ist."
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Die Beklagte vertreibt Kaltfräsen in zwei Ausführungsformen (xx1
= angegriffene Ausführungsform 1 und xx2 = angegriffene Ausführungs-
form 2).
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Die Klägerin nimmt die Beklagte deshalb wegen Patentverletzung auf
Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch.
Die Beklagte weist den Patentverletzungsvorwurf zurück. Beide angegrif-
fenen Ausführungsformen verwirklichten das die räumliche Anordnung des
Fahrstandes betreffende Merkmal des Patentanspruchs 1 (= zweiter Spiegel-
strich) nicht. Bei der angegriffenen Ausführungsform 2 seien ferner die nach
dem ersten Spiegelstrich im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale teilwei-
se und das im letzten Spiegelstrich benannte Merkmal nicht vorhanden. Im
Übrigen stehe ihr auch ein Weiterbenutzungsrecht nach § 12 PatG zu.
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Das Landgericht hat die Beklagte im Wesentlichen antragsgemäß verur-
teilt. Beide angegriffenen Ausführungsformen verwirklichten das die räumliche
Anordnung des Fahrstandes betreffende Merkmal wortsinngemäß. Bei der an-
gegriffenen Ausführungsform 2 seien ferner auch die beiden weiteren streitigen
Merkmale wortsinngemäß bzw. in abgewandelter Form verwirklicht. Auf ein
Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG könne sich die Beklagte nicht berufen, weil
das hierfür ins Feld geführte Modell einer Fräse nicht von allen Merkmalen des
Patentanspruchs 1 Gebrauch mache.
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Die Beklagte hat sich hiergegen mit der Berufung gewendet. Das Ober-
landesgericht hat bei dem bereits erstinstanzlich hinzugezogenen gerichtlichen
Sachverständigen ein Ergänzungsgutachten eingeholt und diesen Sachver-
ständigen mündlich angehört. Aufgrund dieser Beweiserhebung hat es die Kla-
ge unter Aufhebung des angefochtenen Urteils abgewiesen.
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Hiergegen wendet sich nunmehr die Klägerin mit der vom Senat zuge-
lassenen Revision und dem Antrag, die landgerichtliche Verurteilung wieder
herzustellen.
Die Beklagte tritt diesem Begehren entgegen.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Revision der Klägerin hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur
Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Das Berufungsgericht hat die Abweisung der Patentverletzungsklage
wie folgt begründet:
Es müsse zunächst der Gegenstand der geschützten Erfindung festge-
stellt werden. Hierzu gehöre auch die Ermittlung des Sinngehalts der die räum-
liche Anordnung des Fahrstandes betreffenden Anweisung im Patentan-
spruch 1. Die nötige Feststellung, was das Patent unter diesem Merkmal ver-
stehe, sei aber trotz der erfolgten Inanspruchnahme sachverständiger Hilfe
nicht möglich, weil der gerichtliche Sachverständige sich außerstande gesehen
habe, eine Definition dieses Merkmals anzugeben. Es könne deshalb nicht fest-
gestellt werden, ob der Fahrstand der angegriffenen Ausführungsformen, der
sich knapp vor den hinteren Stützrädern befinde, "im Bereich der hinteren
Stützräder" liege, und eine Prüfung der angegriffenen Ausführungsformen dar-
auf, ob sie eine wortsinngemäße oder äquivalente Verletzung des Klagepatents
darstellten, sei nicht möglich.
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2. Mit dieser Begründung kann die Patentverletzungsklage nicht abge-
wiesen werden.
a) Richtig ist allerdings, dass sich der Schutzbereich einer patentierten
Lehre zum technischen Handeln, deren Verwirklichung behauptet ist, aus dem
betreffenden Patentanspruch ergibt (Art. 69 EPÜ bzw. - für das deutsche Pa-
tentrecht - § 14 PatG) und dass deshalb im Patentverletzungsprozess der erste
Schritt bei der Entscheidungsfindung darin besteht, den Wortlaut dieses Pa-
tentanspruchs dahin auszulegen, welcher Sinngehalt ihm zukommt (st. Rspr.,
z.B. BGHZ 171, 120 Tz. 18 f. - Kettenradanordnung; BGHZ 172, 108 Tz. 13
- Informationsübermittlungsverfahren I). Da im Streitfall der Patentanspruch 1
auch Angaben zur räumlichen Anordnung des Fahrstandes enthält, kann ferner
nicht beanstandet werden, dass das Berufungsgericht auch insoweit eine inhalt-
liche Erfassung des geschützten Gegenstands für notwendig gehalten hat.
Auch das steht in Einklang mit Art. 69 EPÜ (bzw. § 14 PatG) und berücksichtigt
die Rechtsprechung des Senats, dass der Schutzbereich eines Patents keine
Unterkombination der Merkmale der beanspruchten technischen Lehre umfasst
(BGHZ 172, 798 Tz. 26 ff. - Zerfallszeitmessgerät).
b) Im Übrigen beruht das angefochtene Urteil jedoch auf grundlegenden
Rechtsfehlern, wie die Revision zu Recht rügt.
(1) Die Ausführungen im angefochtenen Urteil legen die Deutung nahe,
das Berufungsgericht sei davon ausgegangen, der Sinngehalt eines Patentan-
spruchs bzw. eines zu ihm gehörenden Merkmals sei ein Umstand, der als oder
wie eine klagebegründende Tatsache zur Überzeugung des Gerichts mittels
gesetzlich zugelassener Beweismittel dargetan sein müsse; bei verbleibenden
Zweifeln müsse deshalb die Klage abgewiesen werden ("non liquet").
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Dabei wird verkannt, dass ein erteilter Patentanspruch Rechtsnormcha-
rakter hat (so wörtlich Sen.Beschl. v. 8.7.2008 - X ZB 13/06 Tz. 13, GRUR
2008, 887 - Momentanpol II) und es eine Rechtsfrage ist, was sich aus einem
Patentanspruch als geschützter Gegenstand ergibt (st. Rspr. seit BGHZ 142, 7
- Räumschild, vgl. z.B. BGHZ 160, 204 - Bodenseitige Vereinzelungseinrich-
tung). Damit verbietet es sich, diese Frage unbeantwortet zu lassen. Denn in
der verbindlichen Beantwortung von Rechtsfragen besteht die Aufgabe des an-
gerufenen Gerichts, von der es auch dann nicht entbunden ist, wenn die
Rechtsnorm unklar oder deren Auslegung schwierig ist. Gerade im Hinblick auf
die Patentauslegung hat der Senat auch schon wiederholt ausgesprochen, dass
hiermit unter anderem etwaige Unklarheiten behoben werden müssen (z.B.
BGHZ 150, 149 - Schneidmesser I; Sen.Urt. v. 28.10.2003 - X ZR 76/00, GRUR
2004, 413 - Geflügelkörperhalterung). Das duldet nicht, dass der Verletzungs-
richter sich darauf zurückzieht, den Erfindungsgegenstand ganz oder teilweise
nicht bestimmen zu können. In jedem Fall hat das Verletzungsgericht diejenige
Bedeutung der Angaben des auszulegenden Patentanspruchs zu bestimmen,
die nach dem sonstigen Inhalt der Patentansprüche unter Berücksichtigung von
Beschreibung und Zeichnungen als sinnvoll erkannt werden kann. Nur das steht
auch in Einklang mit der Erfahrung, dass Fachleute bestrebt sind, einem Patent
einen sinnvollen Gehalt zu entnehmen (Sen.Beschl. v. 8.7.2008 - X ZB 13/06
Tz. 21, GRUR 2008, 887
- Momentanpol II; Sen.Urt. v. 23.10.2007
- X ZR 275/07 Tz. 19).
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Vergeblich verweist die Beklagte demgegenüber darauf, dass ausweis-
lich Art. 84 Satz 2 EPÜ der Anmelder bei der Formulierung seiner Patentan-
sprüche die Verantwortung für deren Klarheit und Deutlichkeit trage. Daraus
folgt nicht die Zulässigkeit eines Verzichts auf ein Auslegungsergebnis im Pa-
tentverletzungsprozess. Eine Unklarheit im Ausdruck kann lediglich Anlass bie-
ten, der betreffenden Angabe im Patentanspruch einen beschränkten Sinnge-
halt bis hin zum engstmöglichen sinnvollen Verständnis zuzuweisen, wenn an-
ders der im Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ enthaltenen Vorgabe,
bei der Patentauslegung auch ausreichende Rechtssicherheit für Dritte zu wah-
ren, nicht hinreichend Rechnung getragen werden kann. Nachdem ein Patent
mit dem im Nachhinein vom Verletzungsgericht als unklar empfundenen Wort-
laut erteilt ist, hat nur in diesem Sinne das Schlagwort Berechtigung, ein offe-
nes Auslegungsergebnis gehe zu Lasten des Patentinhabers. Die Versagung
jeglichen Patentschutzes, zu dem die vom Berufungsgericht für zulässig und
geboten gehaltene Vorgehensweise führt, ist im Übrigen auch deshalb nicht mit
der geltenden Gesetzeslage vereinbar, weil die Patenterteilung dem Patentin-
haber aus jedem Patentanspruch Rechte zuweist, die der Verletzungsrichter so
lange als gegeben hinzunehmen hat, als der betreffende Patentanspruch nicht
widerrufen oder für nichtig erklärt ist (vgl. Sen.Beschl. v. 12.11.2002 - X ZR
176/01, GRUR 2003, 550 - Richterablehnung).
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c) Des Weiteren ist es rechtsfehlerhaft, der die räumliche Anordnung des
Fahrstandes betreffenden Angabe im Patentanspruch 1 allein deshalb keinen
die weitere Prüfung der Verletzungsfrage ermöglichenden Bedeutungsinhalt
zuzuerkennen, weil der gerichtliche Sachverständige - wie sich das Berufungs-
gericht dessen Ergänzungsgutachten und mündliche Anhörung zusammenfas-
send ausgedrückt hat - nicht angeben konnte, was das Patent unter dem mit
dieser Angabe umschriebenen Merkmal versteht. Denn hierin kommt zum Aus-
druck, dass das Berufungsgericht selbst keine Wertung der betreffenden Anga-
be des Patentanspruchs 1 vorgenommen hat. Auch das missachtet, dass die
Würdigung, was sich aus in einem Patentanspruch benannten Merkmalen im
Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre
ergibt, eine Rechtsfrage ist. Denn diese muss das angerufene Gericht mittels
eines wertenden Aktes eigenverantwortlich beantworten (st. Rspr., z.B. Sen.Urt.
v. 17.4.2007 - X ZR 1/05 Tz. 20, GRUR 2007, 59 - Pumpeinrichtung; BGHZ
171, 120 Tz. 18 f. - Kettenradanordnung, jeweils m.w.N.). Hierbei hat das Ge-
richt sich zwar an der Sicht des angesprochenen Fachmanns zu orientieren (st.
Rspr., z.B. BGHZ 172, 297 Tz. 38 - Zerfallszeitmessgerät; 171, 120 Tz. 18
- Kettenradanordnung, jeweils m.w.N.). Da eine eigenverantwortliche Bewer-
tung des Patentanspruchs durch das Gericht, welche Lehre dieser dem ange-
sprochenen Fachmann vermittelt, erforderlich ist, heißt aber auch das nicht,
dass das, was ein gerichtlicher Sachverständiger schriftlich oder mündlich aus-
geführt hat, eine gerichtliche Entscheidung schon deshalb tragen könnte, weil
das Gericht an der Sachkunde des Sachverständigen insoweit keine Zweifel hat
und dieser deshalb insoweit als sachkundig gelten kann (vgl. näher Sen.Urt. v.
12.2.2008 - X ZR 153/05 Tz. 32, GRUR 2008, 779 - Mehrgangnabe).
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3. Das Berufungsgericht wird nach allem nunmehr die gebotene Ausle-
gung des Patentanspruchs 1 vornehmen müssen und dabei in eigenständiger
Würdigung des durch die Beschreibung und die Zeichnungen erläuterten Wort-
lauts auch den Sinngehalt der die räumliche Anordnung des Fahrstandes be-
treffenden Angabe bestimmen müssen. Wenn das Berufungsgericht eine Aus-
legung des Schutzanspruchs unterlassen hat, ist nämlich für eine Sachent-
scheidung des Senats aufgrund einer eigenen Auslegung des Anspruchs re-
gelmäßig kein Raum (BGHZ 172, 298 Tz. 39 - Zerfallszeitmessgerät). Dies gilt
im Streitfall schon deshalb, weil der Senat ohnehin eine abschließende Sach-
entscheidung nicht treffen könnte. Denn im Hinblick auf die angegriffene Aus-
führungsform 1 fehlen Feststellungen des Berufungsgerichts zu dem insoweit
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von der Beklagten geltend gemachten Weiterbenutzungsrecht, und im Hinblick
auf die Ausführungsform 2 mangelt es an Feststellungen, die ein abschließen-
des Urteil über die Verwirklichung der beiden weiteren streitigen Merkmale des
Patentanspruchs 1 erlauben.
4. Vorsorglich weist der Senat jedoch auf Folgendes hin:
a) Die zur Erläuterung des Patentanspruchs 1 heranzuziehende allge-
meine Beschreibung des Streitpatents befasst sich lediglich im Zusammenhang
mit der Darstellung der aus der FR-A-264 27 73 vorbekannten Fräse überhaupt
mit der Frage der räumlichen Anordnung eines Fahrstandes. Es wird bemän-
gelt, dass von diesem Fahrstand, der als oberhalb der auf Höhe der hinteren
Stützräder mit ihrer Achse angebrachten Fräswalze befindlich beschrieben ist
(Sp. 1 Z. 34 f., 50 f.), der Arbeitsraum vor der Fräswalze wegen der bei dem
bekannten Gerät gewählten, viel Platz benötigenden Vorrichtung zum Ver-
schwenken des hinteren Stützrades nicht frei einsehbar sei (Sp. 1 Z. 53 ff.). Da
die Lösung nach dem Streitpatent statt dessen ein horizontal liegendes Getrie-
be verlangt, das den vertikalen Platzbedarf für die Schwenkeinrichtung verrin-
gert (Kennzeichen des Patenanspruchs 1 und Sp. 2 Z. 23 ff.), könnte es eine
sinnvolle und den Geboten der Rechtssicherheit genügende Deutung darstel-
len, Patentanspruch 1 solle mit seiner Angabe zur räumlichen Anordnung des
Fahrstandes zum Ausdruck bringen, dass der aus der FR-A-264 27 73 bekann-
te Ort des Fahrstandes beibehalten werden könne und solle, und dass die Wor-
te "im Bereich" gewählt worden seien, um der Tatsache Rechnung zu tragen,
dass die hinteren Stützräder selbst in Fahrtrichtung gesehen einen gewissen
Raum einnehmen und auch zwischen sich Platz beanspruchen.
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b) Wegen der insoweit erhobenen Gegenrüge der Beklagten wird sich
das Berufungsgericht gegebenenfalls ferner in tatrichterlicher Würdigung des zu
den angegriffenen Ausführungsformen Vorgebrachten damit befassen müssen,
ob der Fahrstand tatsächlich, wie in dem angefochtenen Urteil eher beiläufig
bemerkt, knapp vor den hinteren Stützrädern oder nach seiner ganzen Ausdeh-
nung etwa in der Mitte zwischen den hinteren und den vorderen Stützrädern
angeordnet ist.
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c) Sollte das Berufungsgericht wegen der bislang festgestellten oder der
von der Beklagten behaupteten räumlichen Anordnung des Fahrstandes oder
im Hinblick auf die anderen streitigen Merkmale eine wortsinngemäße Verwirk-
lichung des Patentanspruchs 1 verneinen, sind schließlich die unter anderem in
dem Urteil mit dem Schlagwort "Schneidmesser I" (BGHZ 150, 149) wiederge-
gebenen Fragen zu behandeln, deren Beantwortung nach ständiger Rechtspre-
chung des Senats die Wertung erlaubt, dass die betreffende Ausführungsform
trotz vorhandener Abweichung vom Sinngehalt des Patentanspruchs in dessen
Schutzbereich fällt. Insoweit erscheint im Hinblick auf die Angabe zur räumli-
chen Anordnung des Fahrstandes erwägenswert, dass die Wortwahl "im Be-
reich" dem nacharbeitenden Fachmann ohnehin eine Entscheidung über den
Ort abverlangt. Das könnte die Möglichkeit in den Blick rücken, den Fahrstand
auch außerhalb des vom Wortsinn her vorgesehenen Bereichs anzuordnen,
jedenfalls dann, wenn die betreffende Ausführungsform dies nach ihrer
nicht durch den Patentanspruch 1 vorgegebenen Bauart trotz des erfindungs-
gemäßen platzsparenden Getriebes im Hinblick auf die erstrebte, im Vergleich
zu der aus der FR-A-264 27 73 bekannten Fräse bessere Sicht als sinnvoll er-
scheinen lässt.
Melullis
Scharen
Mühlens
Asendorf
Gröning
Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 29.10.2003 - 21 O 172/01 -
OLG München, Entscheidung vom 16.06.2005 - 6 U 5352/03 -