BGH Urteil vom 17.04.2007 – X ZR 1/05
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Verkündet am: 17. April 2007 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:
nein ja
Pumpeinrichtung
Zur Beantwortung der Frage, ob eine als patentverletzend beanstandete Ausführung trotz Abweichung vom Wortsinn in den Schutzbereich eines Patentanspruchs fällt, reicht es nicht aus, nur hinsichtlich einzelner Merkmale des Patentanspruchs zu prü- fen, ob bei der beanstandeten Ausführung ein gleichwertiges Ersatzmittel vorhanden ist. Diese Ausführung muss - soweit ihre Gestaltung im Hinblick auf die patentgemä- ße Lösung von Bedeutung ist - als Gesamtheit erfasst werden; hiervon ausgehend ist zu entscheiden, ob diese Gesamtheit als solche eine auffindbar gleichwertige Lösung darstellt.
BGH, Urt. v. 17. April 2007 - X ZR 1/05 - OLG München LG München I
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 17. April 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die
Richter Scharen, Keukenschrijver, Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das am 23. Dezember 2004 ver-
kündete und durch Beschluss vom 12. Januar 2005 berichtigte Ur-
teil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgeho-
ben.
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung
- auch über die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesgerichts-
hof - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Parteien streiten um die Verletzung des deutschen Teils des am
26. September 1987 angemeldeten, in englischer Sprache erteilten europäi-
schen Patents 309 596 (Klagepatents). Dieses Patent umfasst zwölf Patentan-
sprüche, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:
"A pumping apparatus for delivering liquid at a high pressure at
which compressibility of the liquid becomes noticable, and at a se-
lectable flow rate, comprising
a) a first piston (10) for reciprocation in a first pump chamber (7),
the first pump chamber having an inlet port and an outlet port,
b) a second piston (20) for reciprocation in a second pump chamber
(18), the second pump chamber having an inlet port and an out-
let port,
c) a conduit connection (12, 14) between the outlet port of the first
pump chamber and the inlet port of the second pump chamber,
d) an inlet valve (4) connected to the inlet port of the first pump
chamber for allowing flow of liquid into the first pump chamber
and for inhibiting flow in the opposite direction,
e) an outlet valve (13) connected to the outlet of the first pump
chamber for allowing flow of liquid into the second pump cham-
ber and for inhibiting flow in the opposite direction,
f) drive means (30, 34; 31, 33; 32, 36) for reciprocating the first and
the second piston,
g) wherein the liquid in the first pump chamber is compressed to a
high pressure before delivery of the compressed liquid into the
second pump chamber,
characterised by
control means (41, 42, 43, 44, 35) coupled to the drive means (30,
34; 31, 33; 32, 36) for adjusting the stroke lengths of the pistons
(10, 20) between their top dead centre and their bottom dead cen-
tre, respectively, in response to the desired flow rate of the liquid
delivered at the outlet of the pumping apparatus, with the stroke
volume (i.e., the amount of liquid displaced during a pump cycle)
being decreased when the flow rate is decreased and vice versa,
such that pulsations in the flow of the liquid delivered to the output
of the pumping apparatus are reduced."
Das Klagepatent war Gegenstand einer Nichtigkeitsklage, über die der
Senat am 22. Oktober 2002 abschließend entschieden hat (Az. X ZR 115/99).
Patentanspruch 1 hatte in der erteilten Fassung Bestand.
Die Klägerin hat in Prozessstandschaft und gestützt auf abgetretenes
Recht Patentverletzungsklage gegen die Beklagten erhoben, weil diese in der
Bundesrepublik Deutschland
unter
der Bezeichnung A. -
System-Hochdruckpumpen gemäß den Anl. K 5, 5a vertreiben. Diese Geräte
weisen zwei hintereinander geschaltete, unabhängig voneinander angetriebene
Kolben auf, wobei der erste Kolben einen konstanten oberen Totpunkt hat, wäh-
rend der zweite Kolben linear verstellt werden kann. Bei dem Gerät 2690, das
Untersuchungsgegenstand des sogenannten Weissgerber-Berichts (Anl. K 6)
war, können laut dieses Berichts die Flussraten von 0,1 ml/min bis zu 10 ml/min
variieren. In der Betriebsart "Auto" ändert sich über diese Variationsbreite hier-
nach die Hublänge des Primärkolbens in fünf Stufen (Schritten). Der Hub bis
zum oberen Totpunkt beträgt bei zunehmender Flussrate 25 μl, 50 μl, 100 μl,
120 μl oder 130 μl und umgekehrt. Die Hublänge des zweiten Kolbens (Akku-
mulatorkolbens) ändert sich laut des Berichts in ähnlicher Weise, wobei sie auf
den einzelnen Stufen jeweils etwas abnimmt (bei zunehmender Flussrate) bzw.
zunimmt (bei abnehmender Flussrate). Nach jedem Kolben hat die Vorrichtung
einen Drucksensor, von denen der letzte den Systemdruck feststellt. Die An-
passung der Hublänge erfolgt jedoch unabhängig vom Systemdruck. Laut Be-
dienungsanleitung gemäß Anl. K 5a ist es möglich, über eine Software die Vor-
kompression so zu gestalten, dass die Drücke ausgeglichen werden (to balance
pressures, providing the smooth, ripple-free flow).
Nach Einholung eines Gutachtens und mündlicher Anhörung des gericht-
lichen Sachverständigen Prof. Dr. S. hat das Landgericht die Beklagten
antragsgemäß zu Unterlassung und Auskunft verurteilt und die Verpflichtung
der Beklagten zu Schadensersatz festgestellt.
Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht den bereits
vom erkennenden Senat in der Patentnichtigkeitssache als gerichtlichen Sach-
verständigen hinzugezogenen Prof. Dr. M. mit einer schriftlichen Be-
gutachtung betraut und mündlich angehört. Das Berufungsgericht hat sodann
unter Aufhebung des landgerichtlichen Urteils die Klage abgewiesen.
Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der vom Senat zugelassenen
Revision, wobei sie hauptsächlich begehrt,
das Urteil des Oberlandesgerichts aufzuheben und die Berufung
der Beklagten gegen das Endurteil des Landgerichts München I
vom 18. Dezember 2002 in der Fassung des Beschlusses vom
29. Januar 2003 zurückzuweisen.
Die Beklagten treten diesem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Revision der Klägerin führt zur Aufhebung des angefochte-
nen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Nach Patentanspruch 1 betrifft das Klagepatent eine Pumpeinrichtung
mit wählbarer Flussrate zum Fördern von Flüssigkeiten unter hohem Druck.
Solche Vorrichtungen werden insbesondere in der Flüssigkeitschromatographie
eingesetzt, um die bewegliche Phase durch die Trennsäule hindurchzuführen.
Dabei soll einerseits die Flussrate einstellbar sein, andererseits die eingestellte
Flussrate zur Vermeidung von Messfehlern möglichst konstant (schwankungs-
frei) gehalten werden. Ein relativ gleichmäßiger Förderstrom ergibt sich bereits,
wenn die Einrichtung zwei mit Phasenabstand angetriebene Pumpen aufweist,
die mit gleichbleibendem Hubvolumen arbeiten und bei denen nur die Hubfre-
quenz verändert wird.
Bei den in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie auftretenden
hohen Drücken bildet jedoch die Kompressibilität der Flüssigkeit eine zusätzli-
che Quelle für Flusspulsationen. Denn bei jedem Kompressionszyklus der
Pumpe muss der erste Kolben vor Beginn der Förderung der Flüssigkeit erst
einen bestimmten Weg zurücklegen, um die Flüssigkeit auf den endgültigen
Förderdruck zu bringen. Das führt zu Flusspulsationen entsprechend der Pum-
penfrequenz, die sich insbesondere bei niedrigen Flussraten und kleinen Spit-
zen (Peaks) im Chromatogramm bemerkbar machen.
Hieraus ergibt sich, wie in der Klagepatentschrift weiter angegeben ist,
das technische Problem, eine Pumpeinrichtung zur Verfügung zu stellen, die es
mit konstruktiv einfachen Mitteln erlaubt, innerhalb eines breiten Bereichs von
Flussraten nachteilige Auswirkungen von Pulsationen auf die chromatographi-
schen Messergebnisse weitgehend zu vermeiden.
Nach Patentanspruch 1 des Klagepatents soll dies mit folgender Merk-
malskombination erreicht werden:
Pumpeinrichtung zum Fördern von Flüssigkeit unter hohem Druck,
bei dem sich die Kompressibilität der Flüssigkeit bemerkbar macht,
mit einer wählbaren Flussrate, umfassend
1. eine erste Pumpenkammer (7),
1.1
in der ein erster Kolben (10) eine Hubbewegung vollführt
und
1.2 die eine Einlassöffnung und eine Auslassöffnung aufweist,
2. eine zweite Pumpenkammer (18),
2.1
in der ein zweiter Kolben (20) eine Hubbewegung vollführt
und
2.2 die eine Einlassöffnung und eine Auslassöffnung aufweist,
3. eine Verbindungsleitung (12, 14) zwischen der Auslassöffnung
der ersten Pumpenkammer und der Einlassöffnung der zweiten
Pumpenkammer,
4. ein Einlassventil (4)
4.1 das an die Einlassöffnung der ersten Pumpenkammer an-
geschlossen ist und
4.2 durch das ein Flüssigkeitsstrom in die erste Pumpenkam-
mer eintreten kann und eine Strömung in entgegengesetz-
ter Richtung verhindert wird,
5. ein Auslassventil (13),
5.1 das an den Auslass der ersten Pumpenkammer ange-
schlossen ist und
5.2 durch das Flüssigkeit in die zweite Pumpenkammer ein-
strömen kann und eine Strömung in entgegengesetzter
Richtung verhindert wird,
6. Antriebsmittel (30, 34; 31, 33; 32, 36)
6.1
für die Hubbewegung des ersten und des zweiten Kol-
bens,
6.2 wobei die Flüssigkeit in der ersten Pumpenkammer auf ei-
nen hohen Druck komprimiert wird, bevor die komprimierte
Flüssigkeit in die zweite Pumpenkammer gefördert wird,
7. mit den Antriebsmitteln (30, 34; 31, 33; 32, 36) gekoppelte
Steuermittel (41, 42, 43, 44, 35)
7.1 zur Einstellung der Hublängen der Kolben (10, 20) zwi-
schen ihrem jeweiligen oberen und unteren Totpunkt
7.2
in Abhängigkeit von der gewünschten Flussrate der geför-
derten Flüssigkeit am Ausgang der Pumpenvorrichtung,
7.3 wobei das Hubvolumen (d.h. die während eines Pumpzyk-
lus verdrängte Flüssigkeitsmenge) mit abnehmender
Flussrate verringert wird und umgekehrt,
7.4 derart, dass Pulsationen in dem an den Ausgang der
Pumpeinrichtung geförderten Flüssigkeitsstrom verringert
werden ("such that pulsations ... are reduced").
Patentgemäß wird also die Flussrate sowohl durch Veränderung der
Hubfrequenz als auch durch Veränderung des Hubvolumens beeinflusst. Dar-
aus ergeben sich zwei Vorteile:
- Zum einen wird mit - bei kleinerer Flussrate - kleiner werdendem
Hubvolumen auch das Volumen kleiner, das vor Beginn des För-
derns auf den Enddruck zu komprimieren ist, was die Kompres-
sionsphase verkürzt und zu geringeren Pulsationen führt.
- Zum anderen bedeutet ein geringeres Hubvolumen eine höhere
Hubfrequenz und damit eine entsprechend höhere Frequenz der
verbleibenden Pulsationen. Diese wirkt sich günstig aus, weil
hochfrequente Pulsationen eher wie ein gleichmäßiges Hinter-
grundsignal wirken, welches das gesamte Chromatogramm im
Wesentlichen gleichmäßig beeinflusst.
2. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass bei dem mit der Klage be-
anstandeten A. -System die unter den Nrn. 1 bis 6 aufgegliederten Merk-
male vorhanden sind. In Streit steht allein die Verwirklichung der Merkmals-
gruppe 7.
3. Insoweit geht das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit ständiger
Rechtsprechung des Senats davon aus, dass eine patentgeschützte Lehre von
einem zur Benutzung der Erfindung nicht berechtigten Dritten entweder in wort-
sinngemäßer Weise oder unter Verwendung vom Wortsinn abweichender Mittel
verletzt werden kann. Im Streitfall hält es jedoch keine dieser Alternativen für
gegeben.
Die mit den Antriebsmitteln gekoppelten Steuermittel des A. -
Systems dienten zwar zur Einstellung der Hublängen der Kolben zwischen ih-
rem jeweiligen oberen und unteren Totpunkt (Merkmale 7, 7.1). Da bei dem
A. -System das Hubvolumen in drei bzw. fünf Stufen der geänderten
Flussrate angepasst werden könne, erfolge die Steuerung aber nicht in Abhän-
gigkeit von der gewünschten Flussrate (Merkmal 7.2). Denn der als Sachver-
ständiger hinzugezogene Prof. Dr. M. habe angegeben, der Durch-
schnittsfachmann verstehe dieses Merkmal dahin, dass Frequenz und Hubvo-
lumen mit der Flussrate so geändert würden, dass es zu einer stetigen (nicht
notwendigerweise linearen) Funktion komme. Merkmal 7.3 sei nicht wortsinn-
gemäß verwirklicht, weil nach den Ausführungen von Prof. Dr. M. dann,
wenn die patentierte Idee mit einfachen steuerungstechnischen Mitteln genutzt
werden solle, vom Kern der geschützten Lehre nur Gebrauch gemacht werde,
wenn sich die in Fig. 5 der Klagepatentschrift gezeigte Kurve a von der Kurve b
löse und oberhalb dieser liege. Das sei aber schon dann nicht der Fall, wenn
das Hubvolumen - wie bei dem A. -System - jedenfalls abschnittsweise
konstant bleibe. Merkmal 7.4 sei schließlich nicht verwirklicht, weil nach den
Angaben von Prof. Dr. M. für die patentgemäßen Mittel kennzeichnend sei,
die Pulsationen - entsprechend der beispielhaften Fig. 6 des Klagepatents - nur
reduzieren zu können, Zweck und Grundlage des A. -Systems aber
die Eliminierung der Pulsationen sei.
Den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen sei zu folgen,
weil sie von Sachverstand geprägt seien, gegen die fachliche Kompetenz von
Prof. Dr. M. keine vernünftigen Einwände vorgebracht werden könnten
und der in erster Instanz als gerichtlicher Sachverständiger hinzugezogene
Prof. Dr. S. deshalb zu einem anderen Ergebnis (wortsinngemäße Ver-
wirklichung aller Merkmale) gekommen sei, weil er unrichtigerweise auf das
Verständnis eines Anwenders, nicht aber auf die Sicht des Durchschnittsfach-
manns abgestellt habe, als der nach den Feststellungen des Bundesgerichts-
hofs im Patentnichtigkeitsverfahren und den Ausführungen von Prof. Dr. M.
ein Diplomingenieur anzusehen sei, der an einer Fachhochschule, einer
Technischen Hochschule oder eine Universität ausgebildet worden sei und der
vertiefte Kenntnisse im Bereich der Feinmechanik, der Hochdrucktechnik und
der Steuerungstechnik sowie Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung und
Konstruktion von Flüssigkeitschromatographen habe. Diesem Anforderungspro-
fil entspreche Prof. Dr. M. als Direktor des Instituts für Fluidtechnische
Antriebe und Steuerungen der … ohne Weiteres. Dessen Feststel-
lungen werde deshalb gefolgt.
Daher scheide auch eine äquivalente Verwirklichung aus. Denn nach den
Ausführungen von Prof. Dr. M. sei das A. -System seiner
Funktionsweise nach dem im Nichtigkeitsverfahren entscheidungserheblichen
Stand der Technik (Saito) nachgebildet, womit bereits eine Einteilung in
drei/fünf Bereiche offenbart gewesen sei. Was das Merkmal 7.2 anbelange,
stehe das A. -System somit für den Durchschnittsfachmann näher bei Saito
als beim Klagepatent. Was die Merkmale 7.3 und 7.4 betreffe, scheide eine ä-
quivalente Benutzung hingegen deshalb aus, weil das A. -System wie
Saito zum Ziel habe, Pulsationen gänzlich zu vermeiden und somit seine Auf-
gabe nicht deckungsgleich mit der des Klagepatents sei.
4. Mit dieser Begründung kann die Abweisung der Klage keinen Bestand
haben, weil dem Urteil weder eine Auslegung des Klagepatents durch das Beru-
fungsgericht zu Grunde liegt, noch dessen Ausführungen zur Frage der Ver-
wendung abgewandelter Mittel frei von Rechtsfehlern sind und die bislang ge-
troffenen Feststellungen eine abschließende Entscheidung nicht erlauben, ob
das mit der Klage beanstandete A. -System die Lehre nach Anspruch 1
des Klagepatents wortsinngemäß oder mittels abweichender Gestaltung in ei-
ner in dessen Schutzbereich fallenden Weise verwirklicht.
a) Das Berufungsgericht ist zwar in Übereinstimmung mit der ständigen
Rechtsprechung des Senats davon ausgegangen, dass es zur Beurteilung der
Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, zunächst der Befassung mit der tech-
nischen Lehre bedarf, die sich aus dem angeblich benutzten Patentanspruch
ergibt. Die Art und Weise, wie das Berufungsgericht sich den dann seinem Ur-
teilsauspruch zu Grunde gelegten Sinngehalt von Patentanspruch 1 erschlos-
sen hat, war aber nicht rechtsfehlerfrei. Denn die Ermittlung hat der vom Beru-
fungsgericht hinzugezogene Sachverständige vorgenommen und die angefoch-
tene Entscheidung lässt nicht erkennen, dass für die im Urteil wiedergegebenen
Ausführungen zum Wortsinn eine eigene Würdigung des Berufungsgerichts
maßgeblich war. Das widerspricht ständiger Rechtssprechung, die sich auf Ur-
teile des Senats gründet, die bereits vor Erlass der angefochtenen Entschei-
dung des Berufungsgerichts ergangen sind. Denn hiernach betrifft die Ausle-
gung eines Klagepatents eine Rechtsfrage (BGHZ 160, 204 - Bodenseitige
Vereinzelungseinrichtung, m.w.N.; vgl. auch die nach Erlass des angefochtenen
Urteils
ergangenen Senatsentscheidungen BGHZ
166,
305,
- Vorausbezahlten Telefongespräche; v. 13.02.2007 - X ZR 74/05, Tz. 18 - Ket-
tenradanordnung, für BGHZ bestimmt). Sie ist deshalb von dem angerufenen
Gericht eigenständig zu leisten und darf nicht dem gerichtlichen Sachverständi-
gen überlassen werden, wie der Senat in seinem Urteil vom 11. Dezember
2005 (X ZR 76/04, GRUR 2006, 131 - Seitenspiegel) bestätigt hat. Das Ver-
ständnis eines oder der in den Tatsacheninstanzen hinzugezogenen Sachver-
ständigen vom Patentanspruch genießt als solches bei der richterlichen Ausle-
gung grundsätzlich auch ebenso wenig Vorrang wie das Verständnis einer Par-
tei (Sen.Urt. v. 13.02.2007 - X ZR 74/05, Tz. 18 - Kettenradanordnung, für
BGHZ bestimmt). Denn es kommt nicht darauf an, wie einzelne Angehörige der
Fachwelt oder eine Mehrzahl von Fachleuten den Patentanspruch verstehen.
Das Gericht hat vielmehr selbst mittels eines wertenden Akts zu bestimmen,
wie der Patentanspruch zu verstehen ist, wenn das auf dem betreffenden Ge-
biet der Technik übliche allgemeine Fachwissen sowie die durchschnittlichen
Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten der dort tätigen Fachwelt zur Erfas-
sung des Wortlauts des Patentanspruchs und dessen hiermit festgelegten
Sinns herangezogen und auf diese Weise fachmännischer Sicht Rechnung ge-
tragen wird (BGHZ 160, 204 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).
b) aa) Bei der Verneinung der Frage, ob das A. -System als vom
Wortsinn abweichende Ausführung der Lehre des Patentanspruchs 1 in dessen
Schutzbereich fällt, hat das Berufungsgericht eine zergliedernde Betrachtung
vorgenommen, indem es sich nur hinsichtlich einzelner Merkmale des Patent-
anspruchs die Frage vorgelegt hat, ob insoweit bei der beanstandeten Ausfüh-
rung ein gleichwertiges Ersatzmittel vorhanden ist. Schon das genügt nicht den
rechtlichen Anforderungen, die nach ständiger Rechtsprechung des Senats
darüber entscheiden, ob eine Ausführung trotz vorhandener Abweichung vom
Wortsinn den Patentanspruch verwirklicht. Ebenso wie bei der Bestimmung,
welcher Sinngehalt den Merkmalen des Patentanspruchs zukommt, stets des-
sen Gesamtzusammenhang in den Blick zu nehmen ist und eine Erforschung
des Inhalts einzelner Merkmale nur dazu dienen kann, schrittweise den allein
maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als Einheit zu ermitteln (vgl.
BGHZ 159, 221 - Drehzahlermittlung), ist auch die angegriffene Ausführung,
soweit ihre Gestaltung im Hinblick auf die patentgemäße Lösung von Bedeu-
tung ist, als Gesamtheit zu erfassen; hiervon ausgehend ist zu entscheiden, ob
diese Gesamtheit als solche trotz der vorhandenen Abwandlung eines oder
mehrer patentgemäßer Lösungsmittel eine auffindbar gleichwertige Lösung dar-
stellt.
bb) Der Senat hat im Interesse der Rechtssicherheit für die Prüfung, ob
das so ist, einen Fragenkatalog erarbeitet (unter anderem BGHZ 150, 149
- Schneidmesser I), dessen Beantwortung regelmäßig geboten ist. Eine Aussa-
ge darüber, ob eine abweichende Ausführung in den Schutzbereich fällt, kann
danach regelmäßig nur dann als auf ausreichender Grundlage beruhend ange-
sehen werden, wenn die Entscheidung erkennen lässt, dass der Tatrichter sich
mit den betreffenden Fragen befasst hat und - bei Verneinung der Zugehörig-
keit - an welcher Voraussetzung es fehlen soll.
Auch diesen Anforderungen genügt das angefochtene Urteil nicht.
(1) Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausfüh-
rung in dessen Schutzbereich fällt, muss nämlich regelmäßig dreierlei erfüllt
sein. Die Ausführung muss das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit
(zwar abgewandelten, aber) objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Seine
Fachkenntnisse müssen den Fachmann befähigen, die abgewandelte Ausfüh-
rung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Überle-
gungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich derart
am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert
sein, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandel-
ten Mitteln als der gegenständlichen (wortsinngemäßen) Lösung gleichwertige
Lösung in Betracht zieht.
(2) Die vom Berufungsgericht aus dem Sachverständigengutachten von
Prof. Dr. M. im Hinblick auf das Merkmal 7.2 übernommene Feststel-
lung, dass die Lösung des A. -System für den Durchschnittsfachmann nä-
her beim Stand der Technik (Saito) liege als beim Klagepatent, betrifft hiernach
keinen Gesichtspunkt, der darüber entscheidet, ob die mit der Klage beanstan-
dete Ausführung in den Schutzbereich des Patentanspruchs 1 des Klagepa-
tents fällt. Welcher der drei vom Senat herausgearbeiteten Voraussetzungen
die angebliche Nähe zum Stand der Technik entgegenstehen soll, hat das Be-
rufungsgericht auch nicht dargelegt. Entgegen der Erwiderung der Beklagten
lässt die allgemeine und letztlich nur eine Behauptung darstellende Aussage
des Berufungsgerichts weder erkennen, dass hiermit die dritte Voraussetzung
verneint werden sollte, noch wäre sie überhaupt geeignet, das Fehlen dersel-
ben zu begründen. Da diese Voraussetzung auf konkrete Überlegungen ab-
stellt, ist eine derart allgemeine Darlegung, wie sie das Berufungsgericht für
ausreichend gehalten hat, insoweit völlig unbrauchbar.
(3) Sollte das Berufungsgericht jedoch gemeint haben, hieraus folge die
Berechtigung des von den Beklagten erhobenen Einwands, das A. -
System stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Er-
findung dar, beruhte auch das nicht auf einer rechtsfehlerfreien Rechtsanwen-
dung. Denn auch zur Darlegung und zum Nachweis dieses sogenannten Form-
stein-Einwands genügt nicht eine vergleichsweise größere Nähe der als patent-
verletzend beanstandeten Ausführung zum Stand der Technik. Es kommt viel-
mehr darauf an, dass die Lehre zum technischen Handeln, die diese Ausfüh-
rung verkörpert, sich nicht durch Neuheit oder erfinderische Tätigkeit vom Stand
der Technik unterscheidet. Denn zum Erfolg des sogenannten Formstein-
Einwands ist es nötig, dass die Gesamtheit derjenigen Merkmale der als pa-
tentverletzend beanstandeten Ausführung, deretwegen festgestellt werden
kann, dass diese in den Schutzbereich des Patentanspruchs fällt, als gegen-
ständliche Lehre zum technischen Handeln den gesetzlichen Anforderungen für
einen Patentschutz nicht genügt hätte, wenn sie zum Prioritätszeitpunkt des
erteilten Patents angemeldet worden wäre (BGHZ 98, 21 f. - Formstein; BGHZ
134, 353, 357 f. - Kabeldurchführung I).
(4) Auch die hinsichtlich der Merkmale 7.3 und 7.4 getroffene Feststel-
lung des Berufungsgerichts, deren äquivalente Verletzung scheide aus, weil das
A. -System zum Ziel habe, Pulsationen gänzlich zu vermeiden, und
damit bei ihm ein Umstand gegeben sei, auf den es nach der Lehre des Klage-
patents nicht ankomme, füllt keine der maßgeblichen Voraussetzungen aus. Mit
dieser Feststellung ist zunächst einmal nur ein Mehr an Leistung im Vergleich
zu dem angesprochen, was ausweislich Merkmal 7.4 die nach Patentan-
spruch 1 geschützte Lehre ausmachen soll. Ein Leistungsüberschuss einer vom
Wortsinn abweichenden Ausführung schließt aber deren Einbeziehung in den
Schutzbereich eines Patentanspruchs nicht aus. Dies gilt insbesondere, wenn
die als patentverletzend beanstandete Ausführung über die Gesamtheit der
Merkmale hinaus, die im Hinblick auf die Einbeziehung dieser Ausführung in
den Schutzbereich von Bedeutung sind, zusätzliche Gestaltungsmittel aufweist,
weil dann deren Existenz für eine weitere Leistungssteigerung verantwortlich
sein kann. Gerade das war im Streitfall zu klären, weil die Klägerin sich insoweit
unter Hinweis auf den Prospekt gemäß Anl. K 5a auf das Vorhandenseins eines
Druckwandlers und einer softwaregesteuerten Vordruckregelung berufen hat.
Die damit aufgezeigte Möglichkeit, dass auch das A. -System
über das Hubvolumen so gesteuert wird, dass Pulsationen in dem an den Aus-
gang der Pumpeneinrichtung geförderten Flüssigkeitsstrom verringert werden,
und dieses System zur Beseitigung noch verbleibender Pulsationen nur durch
zusätzliche Maßnahmen befähigt ist, wird jedoch durch den bloßen Hinweis des
Berufungsgerichts nicht ausgeräumt, nach den Ausführungen von Prof.
Dr. M. sei aus dem so genannten Weissgerber-Bericht (Anl. K 6) nicht
ersichtlich, wie sich die Regelung von Primär- und Systemdruck auf die Pulsati-
on auswirke, um den vom A. -System beanspruchten "ripple-free flow"
nachzuweisen.
cc) Damit ist bisher (auch) die Frage der Gleichwirkung des A. -
Systems ungeklärt geblieben. Hierbei handelt es sich um eine Frage, deren Be-
antwortung tatrichterlicher Feststellung und Würdigung bedarf (Sen.Urt. v.
22.11.2005 - X ZR 81/01, GRUR 2006, 313 - Stapeltrockner). Jedenfalls das
macht die ausgesprochene Zurückverweisung der Sache an das Berufungsge-
richt notwendig.
5. Im weiteren Verfahren wird das Berufungsgericht Folgendes zu be-
denken haben:
a) Maßgebliche Grundlage dafür, was durch ein europäisches Patent un-
ter Schutz gestellt ist, ist gemäß Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ der Inhalt der Pa-
tentansprüche. Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand ei-
nes Anspruchs des Patents gehört, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in
dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat. Das verleiht dem in
dem betreffenden Patentanspruch gewählten Wortlaut entscheidende Bedeu-
tung. Was bei sinnvollem Verständnis - gegebenenfalls unter Berücksichtigung
der Erläuterungen in Beschreibung und Zeichnungen - mit ihm nicht so deutlich
einbezogen ist, dass es als zur Erfindung gehörend erkannt wird, kann den Ge-
genstand dieses Patentanspruchs nicht kennzeichnen (BGHZ 160, 204
- Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).
b) Hiernach wird im Streitfall zu berücksichtigen sein, dass das Patent
davon ausgeht, dass die Pumpeinrichtung die Wahl mehrerer Flussraten erlaubt
(wählbare Flussrate, gewünschte Flussrate Sp. 1 Z. 47 der Beschreibung), dass
also der Betreiber im Rahmen der Förderkapazität der Einrichtung einstellen
kann, welche Flüssigkeitsmenge am Ausgang der Pumpeinrichtung zur Verfü-
gung steht. Da andererseits die Anzahl der wählbaren Flussraten im Patentan-
spruch 1 nicht angegeben und dort auch nicht vorgegeben ist, wie sie sich un-
terscheiden sollen, könnte deshalb sogar ausreichen, wenn die Einrichtung die
Einstellung von mindestens zwei Flussraten innerhalb der förderbaren Flüssig-
keitsmengen erlaubt. Die Einstellbarkeit in drei oder fünf Stufen würde ebenfalls
genügen und die gewünschte Flussrate wäre patentgemäß immer nur eine der
Flüssigkeitsmengen, die entsprechend der jeweiligen Herrichtung der Vorrich-
tung jeweils zur Abgabe eingestellt werden kann.
Bei diesem Verständnis kommt es zur Flussrate, die aus den nach der
Herrichtung der Vorrichtung möglichen ausgewählt wird, weil patentgemäß so-
wohl die Hubfrequenz der angetriebenen Kolben als auch die während eines
Pumpzyklus verdrängte Flüssigkeitsmenge geräteseits gesteuert werden. Die
Einstellung der Hublängen der Kolben zwischen den beiden Totpunkten, die
diese Menge bestimmen, erfolgte dabei nach der Merkmal 7.2 zugrunde liegen-
den Anweisung geräteseits in Abhängigkeit von der eingestellten Flussrate. Die
mit den Antriebsmitteln gekoppelten Steuermittel sorgten hiernach automatisch
für eine Einstellung der Hublänge je nachdem, welche der möglichen Einstel-
lungen der Flussrate der Betreiber gerade gewählt hat. Wird eine mögliche
Flussrate eingestellt, müsste das System für eine bestimmte Hublänge beider
Kolben unter verschiedenen möglichen sorgen. Im Fall einer Änderung der
Flussrate (Verringerung oder Erhöhung auf einen anderen einstellbaren Wert)
bedeutete das, dass auch dann eine automatische Einstellung der Hublänge zu
erfolgen hätte.
Was hierbei zu geschehen hat, besagten die Merkmale 7.3 und 7.4. We-
der bei einer Erhöhung der Flussrate noch bei einer Verringerung der Flussrate
darf danach das Hubvolumen gleich bleiben. Eine Änderung der Einstellung der
Flussrate muss vielmehr auch eine Änderung des Hubvolumens nach oben o-
der unten zur Folge haben. Ausgehend von dem eingangs erwähnten Ver-
ständnis müsste daher die Einrichtung jeder vom Betreiber einstellbaren Fluss-
rate dadurch Rechnung tragen, dass ein dieser Flussrate eigenes Hubvolumen
gepumpt wird, das sich von dem Hubvolumen unterscheidet, mit der bei der
nächst höheren oder nächst niedrigeren einstellbaren Flussrate gearbeitet wird.
Hinsichtlich des Maßes der Verringerung oder Erhöhung des Hubvolumens bei
geänderter Einstellung einer der möglichen Flussraten schreibt Merkmal 7.4
schließlich die Orientierung an dem dort vorgegebenen Ziel vor.
c) Die vorstehend skizzierte Auslegung führt jedoch nicht ohne Weiteres
zur Feststellung, dass das A. -System Patentanspruch 1 des Klagepatents
nicht wortsinngemäß verwirklicht. In der Rechtsprechung des Senats ist aner-
kannt, dass über die Verletzungsfrage nicht allein die Form entscheidet, die ei-
ne als patentverletzend beanstandete Ausführung bei Berücksichtigung aller
ihrer Gestaltungsmerkmale in ihrer konkreten Form hat (BGHZ 112, 140
- Befestigungsvorrichtung II; BGHZ 125, 303 - Zerlegvorrichtung für Baum-
stämme; BGHZ 142, 7 - Räumschild), und dass letztlich die objektive Eignung
maßgeblich ist, die sich bei einer Sache daraus ergibt, wie sie benutzt werden
kann, und nicht daraus, wie sie im Einzelfall oder üblicherweise benutzt wird
(Sen.Urt. v. 13.12.2005 - X ZR 14/02, GRUR 2006, 399, 401 - Rangierkatze).
Im Streitfall könnte es deshalb darauf ankommen, ob das A. -System nach
seiner vorrichtungsmäßigen Ausgestaltung unter Beschränkung auf die drei o-
der fünf Flussraten bedient werden kann, bei denen eine Umstellung des Hub-
volumens erfolgt. Bejahendenfalls könnten jedenfalls die Merkmale 7.2 und 7.3
verwirklicht sein und es könnte nur noch die wortsinngemäße Verwirklichung
von Merkmal 7.4 in Frage stehen, zu dem dann auch auf der Grundlage der
vorstehend erörterten Auslegung von Patentanspruch 1 ebenfalls noch weitere
Feststellungen des Berufungsgerichts notwendig wären.
6. Sollte das Berufungsgericht nach erneuter Prüfung, die nach den vor-
stehenden Ausführungen den gesamten Prozessstoff zu umfassen hat, zu dem
Ergebnis gelangen, dass Ansprüche wegen Patentverletzung bestehen, wird
eine Zurückweisung der Berufung insoweit nicht in Betracht kommen, als das
Landgericht festgestellt hat, die Beklagten hätten den der Klägerin entstande-
nen oder noch entstehenden Schaden zu ersetzen. Denn die Klägerin klagt
nicht aus eigenem Recht.
Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Meier-Beck
Gröning
Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 18.12.2002 - 21 O 1678/00 -
OLG München, Entscheidung vom 23.12.2004 - 6 U 1946/03 -