BGH Urteil vom 29.07.2009 – I ZR 87/07

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 87/07

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

MarkenG § 14 Abs. 6 a.F., § 24

Verkündet am: 29. Juli 2009 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Zoladex

a) Stellt sich der Parallelimport eines Arzneimittels allein deswegen als rechts- widrig dar, weil die Vorabinformation des Markeninhabers, die Vorausset- zung für die Erschöpfung gewesen wäre, unterblieben ist, kommt im Rahmen der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ein verhältnismäßig nied- riger Vergütungssatz in Betracht.

b) Der Parallelimporteur, der es versäumt, den Markeninhaber vorab zu infor- mieren, und der deswegen eine Markenverletzung begeht, kann - wenn der Markeninhaber diese Art der Schadensberechnung gewählt hat - verpflichtet sein, den Gewinn aus dem Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels vollständig herauszugeben.

BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 87/07 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 29. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und

die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Revisionen der Klägerin und der Beklagten gegen das Urteil

des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat,

vom 26. April 2007 werden zurückgewiesen.

Von den Kosten des Revisionsverfahrens tragen die Klägerin

64%, die Beklagte 36%.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1

Die Klägerin, ein Pharmaunternehmen, vertreibt in Deutschland die Arz-

neimittel „Zoladex“ und „Nolvadex“; für beide Bezeichnungen genießt sie Mar-

kenschutz. Sie nimmt die Beklagte, die diese Arzneimittel ohne Vorabinformati-

on der Klägerin aus dem Ausland nach Deutschland eingeführt und hier vertrie-

ben hat, für die Zeit vom 31. Dezember 1996 bis zum 1. November 1999 wegen

Verletzung ihrer Markenrechte auf Schadensersatz in Anspruch. Nachdem sie

insoweit ein rechtskräftig gewordenes Feststellungsurteil erwirkt hat (OLG

Hamburg GRUR-RR 2005, 114), macht sie nunmehr gegenüber der Beklagten

Schadensersatz in Höhe von 70.739,79 € zuzüglich Zinsen geltend. Dabei ver-

langt sie wegen des Vertriebs des Arzneimittels „Nolvadex“ die Herausgabe ei-

nes Verletzergewinns in Höhe von 23.312,93 € und wegen des Vertriebs des

Arzneimittels „Zoladex“, mit dem die Beklagte Umsätze

in Höhe von

466.268,63 € erzielt hat, unter Zugrundelegung eines Lizenzsatzes von 10% ei-

ne Lizenzgebühr in Höhe von 46.626,86 €. Darüber hinaus begehrt sie von der

Beklagten die Erstattung von zur Durchsetzung ihrer Ansprüche vorgerichtlich

aufgewendeten Anwaltskosten in Höhe von 800 € sowie Zinsen.

2

Die Klägerin hat unter Berücksichtigung von zwei Teilzahlungen, die die

Beklagte in der Zeit zwischen der Einreichung und der Zustellung der Klage ge-

leistet hat, beantragt, die Beklagte zu verurteilen,

an die Klägerin 70.739,79 € nebst Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1. November 1999 abzüglich am 28. Februar 2005 gezahlter 8.525,37 € und am 1. März 2005 gezahlter 2.584,11 € zu zah- len.

3

Das Landgericht hat der Klage in Höhe von 21.288,02 € zuzüglich Zinsen

in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 20.728,52 € seit

dem 22. Februar 2005, aus 559,50 € seit dem 19. Mai 2005 sowie aus

9.325,37 € für die Zeit vom 1. November 1999 bis zum 28. Februar 2005 statt-

gegeben und sie im Übrigen abgewiesen (LG Hamburg MD 2006, 655).

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Das Berufungsgericht hat die Berufung, mit der die Klägerin ihr Zah-

lungsbegehren im vollen Umfang weiterverfolgt hat, und die Anschlussberufung,

mit der die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage erstrebt hat, zurück-

gewiesen (OLG Hamburg OLG-Rep 2009, 31).

Mit ihren vom Berufungsgericht zugelassenen Revisionen verfolgen die

Parteien ihre Klage- bzw. Klageabweisungsanträge weiter. Sie beantragen je-

weils, das Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

6

I. Das Berufungsgericht hat - wie zuvor das Landgericht - hinsichtlich der

die Marke „Zoladex“ betreffenden Rechtsverletzung einen Anspruch der Kläge-

rin auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe einer Lizenzvergütung von 2% der

von der Beklagten mit dem Arzneimittel erzielten Umsätze für begründet erach-

tet und daher angenommen, dass der Klägerin in dieser Hinsicht statt der be-

gehrten 46.626,86 € nur die von der Beklagten in der Zeit zwischen Einreichung

und Zustellung der Klage bezahlten 9.325,37 € zustehen. Das Landgericht sei

deshalb mit Recht auch davon ausgegangen, dass der Anspruch der Klägerin

auf Ersatz außergerichtlicher Kosten nur in Höhe von 559,50 € begründet sei.

Hinsichtlich der Verletzung der Marke „Nolvadex“ habe das Landgericht eine

Minderung des von der Beklagten herauszugebenden Verletzergewinns im Er-

gebnis richtig verneint. Ebenfalls zutreffend sei seine Beurteilung, dass die Be-

klagte den insoweit herauszugebenden Betrag erst ab dem 22. Februar 2005 zu

verzinsen habe.

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II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revisionen stand.

1. Verletzung der Marke „Zoladex“

a) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die

Klägerin wegen der Verletzung der Marke „Zoladex“ eine Vergütung für eine fik-

tive Lizenz in Höhe von lediglich 2% des von der Beklagten mit rechtsverletzend

gekennzeichneten Arzneimitteln erzielten Umsatzes verlangen kann (§ 14

Abs. 2 Nr. 1, Abs. 6 MarkenG a.F.).

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aa) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei auf die Besonderheiten des

Parallelimports von Arzneimitteln abgestellt und aufgrund dieser Umstände ei-

nen höheren Vergütungssatz als 2% des Umsatzes nicht als gerechtfertigt an-

gesehen. Vernünftige Vertragsparteien eines Lizenzvertrags hätten - wovon das

Berufungsgericht mit Recht ausgegangen ist - im Streitfall bei der Bemessung

der Lizenzvergütung berücksichtigt, dass es nicht um die Erstkennzeichnung

der Ware, sondern um den Parallelvertrieb von Originalware in Deutschland

ging, die zuvor ordnungsgemäß in der Europäischen Union in Verkehr gebracht

worden war und dem Konzern der Klägerin bereits entsprechende Einnahmen

verschafft hatte. Vernünftige Vertragsparteien eines Lizenzvertrages hätten

auch dem Umstand das nötige Gewicht beigemessen, dass die Ware bei Be-

achtung der von der Rechtsprechung entwickelten Vorgaben an sich ohne Zu-

stimmung des Markeninhabers und damit lizenzfrei nach Deutschland hätte

eingeführt und hier vertrieben werden können. Schließlich hat das Berufungsge-

richt zutreffend darauf hingewiesen, dass das Markenrecht der Klägerin im

Streitfall nur deswegen nicht erschöpft war, weil die Beklagte lediglich ihrer Ob-

liegenheit zur Vorabinformation des Markeninhabers nicht nachgekommen war.

Eine schwererwiegende Beeinträchtigung der Interessen der Klägerin, wie sie

- etwa im Falle einer rufschädigenden Aufmachung des umgepackten Arznei-

mittels - mit der Nichterfüllung anderer Erschöpfungsbedingungen einhergeht,

steht nicht in Rede. Dass diese Umstände auf der Ebene der Schadenszurech-

nung nicht als rechtmäßiges Alternativverhalten berücksichtigt werden dürften,

hindert ihre Berücksichtigung bei der Berechnung des Schadens nicht.

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bb) Die Revision der Klägerin wendet demgegenüber vergeblich ein, die

Argumentation vom rechtmäßigen Alternativverhalten beim Arzneimittel-Paral-

lelimport müsse auch bei der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie

zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen stets ausgeschlossen werden (so

auch Schickert, PharmR 2005, 125 f. und 128). Denn der Markeninhaber könne

den Schadensersatz statt nach der Lizenzanalogie wahlweise auch nach dem

tatsächlich entgangenen Gewinn oder dem Verletzergewinn berechnen; bei

diesen alternativen Berechnungsmethoden komme es aber nicht darauf an, ob

bei rechtmäßigem Verhalten Lizenzgebühren angefallen wären.

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Dieser Argumentation steht schon entgegen, dass sie gegen das im Rah-

men der dreifachen Schadensberechnung zu beachtende Verbot der Vermen-

gung der einzelnen Berechnungsmethoden verstößt (vgl. BGHZ 119, 20, 25

- Tchibo/Rolex II; 122, 262, 265 - Kollektion-Holiday, jeweils m.w.N.; Hacker in

Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 14 Rdn. 356). Auf die Frage, ob

- wofür vieles spricht - dieses Verbot auch unter der Geltung der Richtlinie

2004/47/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums weitergilt

(dazu eingehend Hacker in Ströbele/Hacker aaO), kommt es im Streitfall nicht

an, weil auf die zugrunde liegenden Verletzungsfälle ohnehin altes Recht anzu-

wenden ist. Es kommt hinzu, dass das rechtmäßige Alternativverhalten eine

hypothetisch gebliebene Schadensursache darstellt, so dass die Frage seiner

Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung eine am Schutzzweck der verletz-

ten Norm ausgerichtete Wertung erfordert (vgl. BGHZ 168, 352 Tz. 21; Pa-

landt/Heinrichs, BGB, 68. Aufl., Vorb v § 249 Rdn. 96 m.w.N.). Dagegen sind

diejenigen Umstände, die nach Auffassung des Berufungsgerichts den Ansatz

eines relativ niedrigen Lizenzsatzes rechtfertigen, als beim Abschluss des für

die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie maßgeblichen fiktiven Li-

zenzvertrags

tatsächlich gegeben zu unterstellen (vgl. auch Schickert,

PharmR 2005, 125, 128).

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cc) Ebenfalls ohne Erfolg weist die Revision der Klägerin darauf hin, dass

das Verbotsrecht des Markeninhabers gegenüber einem Parallelimporteur, der

Arzneimittel unter Verstoß gegen die Verpflichtung zur Vorabunterrichtung des

Markeninhabers auf den Markt gebracht hat, gemäß dem Urteil des Gerichts-

hofs der Europäischen Gemeinschaften in der Sache „Boehringer/Swingward II“

(Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 = GRUR 2007, 586 Tz. 61 =

WRP 2007, 627) nicht vom Verbotsrecht des Markeninhabers gegenüber dem

Vertreiber gefälschter Waren unterschieden werden könne. Der Gerichtshof hat

in seinen weiteren Ausführungen klargestellt, dass eine nationale Maßnahme,

nach der der Markeninhaber beim Vertrieb nicht gefälschter Ware ohne vorheri-

ge Unterrichtung des Markeninhabers eine finanzielle Entschädigung auf der-

selben Grundlage verlangen könne wie im Falle einer Fälschung, zwar nicht als

solche dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz widerspreche; es sei aber Sache

des nationalen Gerichts, die Höhe der finanziellen Entschädigung im Einzelfall

insbesondere unter Berücksichtigung des Umfangs des dem Markeninhaber

durch den Verstoß des Parallelimporteurs entstandenen Schadens sowie unter

Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu bestimmen (EuGH

GRUR 2007, 586 Tz. 63 - Boehringer/Swingward II). Danach steht das Gemein-

schaftsrecht der Beurteilung des Berufungsgerichts nicht entgegen, vernünftige

Parteien eines fiktiven Lizenzvertrags hätten bei der Festlegung der Lizenzge-

bühr insbesondere berücksichtigt, aus welchen Gründen die Nutzung der Marke

rechtswidrig gewesen sei, und hätten deshalb bei einem allein wegen der un-

terbliebenen Vorabinformation rechtswidrigen Vertrieb des parallelimportierten

Arzneimittels einen niedrigeren Vergütungssatz vereinbart.

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b) Aus den vorstehenden Ausführungen folgt zugleich, dass der Klägerin

wegen der Verletzung der Marke „Zoladex“ weder ein weitergehender Zinsan-

spruch noch ein über den gewährten Betrag hinausgehender Anspruch auf Er-

stattung außergerichtlicher Kosten zusteht.

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2. Verletzung der Marke „Nolvadex“

a) Die Revision der Beklagten wendet sich ohne Erfolg gegen die Beur-

teilung des Berufungsgerichts, dass die Beklagte den Gewinn, den sie mit dem

mangels Vorabinformation der Klägerin unberechtigt eingeführten und vertrie-

benen Arzneimittel „Nolvadex“ erzielt hat, in voller Höhe an die Klägerin he-

rausgeben muss.

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aa) Mit Recht hat das Berufungsgericht zur Begründung auf den Um-

stand verwiesen, dass parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland ohne

Verwendung der zur Bezeichnung des Arzneimittels angebrachten Marke aus

arzneimittelrechtlichen Gründen nicht verkehrsfähig sind. Unabhängig davon

verbietet sich - worauf das Berufungsgericht ebenfalls hingewiesen hat - eine

Unterscheidung danach, ob der Markterfolg gegebenenfalls noch von anderen

Umständen abhängt, auch deswegen, weil der Parallelimporteur über die erfor-

derlichen Hinweise auf seine Rolle als Importeur und Umpacker hinaus nur in

beschränktem Umfang Eingriffe in die Packung vornehmen darf (vgl. BGH, Urt.

v. 14.6.2007 - I ZR 173/04, GRUR 2007, 1075 Tz. 29 ff. = WRP 2007, 1472 -

STILNOX; Urt. v. 24.4.2008 - I ZR 30/05, GRUR 2008, 1087 Tz. 19 ff. = WRP

2008, 1557 - Lefax/Lefaxin). Dem kann die Beklagte nicht mit dem - auf der E-

bene der abstrakten Schadensberechnung unzulässigen - Einwand begegnen,

dass sie die Vorabinformation ganz einfach hätte erteilen und das Arzneimittel

dann uneingeschränkt hätte vertreiben können. Bei der Berechnung des Scha-

dens nach dem Verletzergewinn kann - wovon das Berufungsgericht mit Recht

ausgegangen ist - eine wertende Betrachtung allenfalls an die Frage der Ur-

sächlichkeit zwischen Kennzeichenbenutzung und Gewinneintritt unter Einbe-

ziehung eventueller Mitursachen für den Absatzerfolg anknüpfen. Die Annahme

des Berufungsgerichts, im Streitfall seien solche Mitursachen jedoch wegen der

besonderen Rechtslage beim Parallelimport von Arzneimitteln sowie im Hinblick

auf die Unzulässigkeit der Vermischung unterschiedlicher objektiver Berech-

nungsweisen nicht zu berücksichtigen, lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

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bb) Entgegen der Revision der Beklagten ist das Berufungsgericht auf

den Einwand eingegangen, bei der Berechnung der Höhe des Gewinnheraus-

gabeanspruchs sei zu berücksichtigen, dass „Nolvadex“ auch von anderen Pa-

rallelimporteuren habe vertrieben werden können. Mit Recht hat das Beru-

fungsgericht indessen diesen Umstand als unerheblich angesehen. Um dem

Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen, wird bei der Bemessung des Scha-

densersatzes anhand des Verletzergewinns gerade fingiert, dass der Rechtsin-

haber ohne die Rechtsverletzung durch Verwertung seines Schutzrechts den

gleichen Gewinn erzielt hätte wie der Verletzer (BGHZ 145, 366, 372 - Gemein-

kostenanteil; 150, 32, 45 - Unikatrahmen; 181, 98 Tz. 74 - Tripp-Trapp-Stuhl).

Dementsprechend spielt es hier - anders als bei der Berechnung des Schadens

nach dem entgangenen Gewinn oder nach der Lizenzanalogie - keine Rolle, ob

die Klägerin sich den Gewinn ohne das Eingreifen der Beklagten mit berechtigt

handelnden Parallelimporteuren hätte teilen müssen.

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cc) Die Überleitung des gesamten von der Beklagten mit dem Vertrieb

des Arzneimittels „Nolvadex“ erzielten Gewinns auf die Klägerin steht auch

nicht in Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht. Der Gerichtshof der Europäi-

schen Gemeinschaften hat sich im Urteil „Boehringer/Swingward II“ (GRUR

2007, 586 Tz. 57 ff.) zu der Frage geäußert, ob der Inhaber einer für ein Arz-

neimittel verwendeten Marke aufgrund eines Verstoßes des Parallelimporteurs

eine finanzielle Entschädigung auf derselben Grundlage verlangen kann wie im

Falle einer Warenfälschung. Auch im vorliegenden Zusammenhang sind dabei

die bereits vorstehend unter II 1 a cc wiedergegebenen Ausführungen in den

Textziffern 61 und 63 der Entscheidung von besonderem Belang. Der Gerichts-

hof hat sich mit ihnen die von der Generalanwältin Sharpston in ihren Schluss-

anträgen vom 6. April 2006 vertretene Auffassung, die Sanktion im Falle einer

unterbliebenen Vorabinformation müsse weniger schwer ausfallen als bei einem

Verstoß gegen die übrigen vier Voraussetzungen des Umpackens (Tz. 76),

nicht zu eigen gemacht.

20

dd) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung des Sachverhalts

schließlich auch nicht den Grundsatz vernachlässigt, dass der Verletzergewinn

allein insoweit herauszugeben ist, als er auf der Rechtsverletzung beruht (st.

Rspr.; vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 41 - Tripp-Trapp-Stuhl, m.w.N.). Seine Beurtei-

lung, der von der Beklagten erzielte Gewinn gebühre auch unter Berücksichti-

gung dieses Grundsatzes in voller Höhe der Klägerin, weil das von der Beklag-

ten eingeführte Arzneimittel ohne die Verwendung der Marke der Klägerin aus

arzneimittelrechtlichen Gründen in Deutschland nicht verkehrsfähig gewesen

sei, lässt keine Überschreitung des dem Tatrichter in dieser Hinsicht einge-

räumten Schätzungsermessens erkennen (vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 42 - Tripp-

Trapp-Stuhl, m.w.N.; vgl. auch Schickert, PharmR 2005, 125, 128 f.).

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b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin schließlich dage-

gen, dass das Berufungsgericht den Zinsanspruch verneint hat, den die Kläge-

rin auf der Grundlage des § 819 BGB hinsichtlich des ihr wegen Verletzung der

Marke „Nolvadex“ zugesprochenen Schadensersatzes

für die Zeit vom

1. November 1999 bis zum 22. Februar 2005 geltend gemacht hat.

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Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, bei der Herausgabe des

Verletzergewinns handele es sich um eine nur deliktsrechtlich, nicht bereiche-

rungsrechtlich zu begründende Rechtsfolge; § 819 BGB sei daher nicht an-

wendbar. Diese Beurteilung entspricht der Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs. Nach ihr stellt die unberechtigte Inanspruchnahme eines Immaterial-

güterrechts durch einen Dritten zwar einen Eingriff in den Zuweisungsgehalt

dieses Rechts dar. Der unberechtigte Gebrauch als solcher kann vom Dritten

aber nicht herausgegeben werden. Für die Bestimmung des daher gemäß

§ 818 Abs. 2 BGB zu leistenden Wertersatzes ist der objektive Wert des Erlang-

ten maßgeblich; dieser Wert besteht nicht in dem vom Dritten erzielten Gewinn,

sondern in der für den Gebrauch des Rechts angemessenen und üblichen Li-

zenz (vgl. BGHZ 82, 299, 305 ff. - Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 f. - Cha-

nel No. 5 I; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 41 =

WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; vgl. auch - zur Leistungs-

kondiktion - BGH, Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/98, GRUR 2000, 685, 686 =

WRP 2000, 766 - Formunwirksamer Lizenzvertrag, m.w.N.; a.A. Fezer, Marken-

recht, 4. Aufl., § 14 Rdn. 1054). Ein überzeugender Grund, von diesen Grund-

sätzen im vorliegend zu beurteilenden Fall abzuweichen, ist nicht ersichtlich

und wird auch von der Revision der Klägerin nicht geltend gemacht.

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III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Büscher Schaffert

Bergmann Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 30.06.2005 - 327 O 126/05 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 26.04.2007 - 3 U 160/05 -