BPatG Beschluss vom 01.03.2000 – 26 W (pat) 30/00

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 30/00 _______________ (Aktenzeichen)

Verkündet am 1. März 2000 …

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend die Marke 396 12 461.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 1. März 2000 unter Mitwirkung des Richters Kraft als

Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der

Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. März 1999 aufgehoben, soweit der Widerspruch

bezüglich der Waren und Dienstleistungen

„09: Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Geräte zur Aufzeichnung,

Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere solche mit Datenbanken für Linienflüge; 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Datenbanken für Linienflüge“

zurückgewiesen worden ist. In diesem Umfang wird die Löschung

der angegriffenen Marke angeordnet.

Im übrigen ist der angegriffene Beschluß hinsichtlich der Dienstleistungen

„39: Transportwesen, Veranstaltung von Reisen“

wirkungslos.

G r ü n d e

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

„09: Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und

Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere solche mit Datenbanken für Linienflüge; 39: Transportwesen, Veranstaltung von

Reisen; 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung,

insbesondere Datenbanken für Linienflüge“

eingetragene Marke 396 12 461.5

bestbuy

ist Widerspruch erhoben worden aus der älteren Marke 395 52 110.6

siehe Abb. 1 am Ende

die ua für die Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton

und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten (soweit in

Klasse 9

enthalten),...; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, Computer,... (soweit in Klasse 9 enthalten); Computerprogramme (soweit in Klasse 9 enthalten)"

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den

Widerspruch mit Beschluß vom 10. März 1999 zurückgewiesen. Zur Begründung

hat sie im wesentlichen ausgeführt, selbst beim Anlegen strengster Maßstäbe

hielten die beiden Marken den gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG erforderlichen Abstand ein. Zwar wiesen sie übereinstimmend das Markenwort "BESTBUY" auf,

dennoch reichten die vorhandenen Abweichungen aus, um die Gefahr von Verwechslungen ausschließen zu können. Dafür spreche, daß der Begriff "BESTBUY"

für die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend sei

bzw stark beschreibende Anklänge aufweise. Das werde der angesprochene

Verkehr, dem die beiden zum englischen Grundwortschatz gehörenden Worte

"BEST" und "BUY" in ihrem deutschen Bedeutungsgehalt geläufig seien, auch

ohne weiteres erkennen. Aus der beschreibenden Bedeutung der Bezeichnung

"BESTBUY"

im Sinne von "optimaler bzw bester Kauf" und der daraus

resultierenden Kennzeichnungsschwäche ergebe sich aus Rechtsgründen ein eng

zu bemessender Schutzumfang der Widerspruchsmarke, der sich auf ihre

eintragungsbegründende Eigenprägung beschränke. Der Umstand, daß der Begriff "bestbuy" im Fall der angegriffenen Marke trotz seines beschreibenden Bedeutungsgehalts Eingang in das Markenregister gefunden habe, könne zwar im

Rahmen eines Löschungsverfahrens Berücksichtigung finden, nicht aber in einer

kollisionsrechtlichen Prüfung nachträglich den Schutzumfang der älteren Marke

erweitern. Unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunkts weiche das jüngere Zeichen hinreichend von der Widerspruchsmarke ab.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die eine Verwechslungsgefahr für gegeben hält. Die zu vergleichenden Marken seien in klanglicher Hinsicht absolut identisch. Die Wortbestandteile der Widerspruchsmarke

seien für deren Gesamteindruck maßgeblich, da diese für den Verkehr die einfachste Bezeichnung darstellten. Verzierungen oder Umrandungen einer Marke

seien für die Feststellung der die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit dagegen unerheblich. Die Auffassung der Markenstelle, der Schutz

der Widerspruchsmarke sei auf deren bildliche Ausgestaltung beschränkt, sei

deshalb unzutreffend, zumal auch der Wortbestandteil der bereits nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldeten und geprüften Marke nicht völlig

schutzunfähig sei, wie die Eintragung dieser Marke zeige. Es komme hinzu, daß

die einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen der Klasse 9

und 42 größtenteils identisch bzw hochgradig ähnlich seien.

Die Widersprechende, die ihren Widerspruch gegen die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 39 zurücknimmt, beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde nicht geäußert.

Gegenüber der Markenstelle hat er im wesentlichen die Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren in Zweifel gezogen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet, da der Senat insoweit eine markenrechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG als gegeben erachtet.

Die Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des EuGH umfassend

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, die zueinander in einer Wechselbeziehung stehen, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken

und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH GRUR 1998, 387, 389 - sabèl/Puma;

BGH GRUR 1995, 216, 219 - Oxygenol II).

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung

sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende

Waren (vgl EuGH GRUR 1998, 922 - CANON). Weiterhin ist zu berücksichtigen,

ob die beiderseitigen Waren bzw Dienstleistungen regelmäßig von denselben

Unternehmen hergestellt oder erbracht werden, ob sie in ihrer stofflichen Beschaffenheit Übereinstimmungen aufweisen, dem gleichen Verwendungszweck

dienen und ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen

(BGH

GRUR 1999, 198 - GARIBALDI; BlPMZ 1999, 382, 384 - LIBERO).

Hiervon ausgehend liegen gleiche Waren vor, soweit die angegriffene Marke

Schutz für "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Geräte

zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere

solche mit Datenbanken für Linienflüge" beansprucht, da die Widerspruchsmarke

für "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten" geschützt ist.

Soweit die angegriffene Marke für "Registrierkassen" eingetragen ist, besteht

Warenähnlichkeit insbesondere mit "Rechenmaschinen", aber auch mit Computern und Datenverarbeitungsgeräten, denn "Registrierkassen" werden in erheblichem Umfang von denselben Unternehmen hergestellt wie "Rechenmaschinen"

und "Computer", denn beide auch als "Rechner" bezeichneten Geräte besitzen

eine Rechen- und Speicherfunktion. Außerdem bestehen moderne Registrierkassen häufig aus einem Rechner, einem Bildschirm und einer Tastatur, die weitgehend mit denen von Homecomputern übereinstimmen. Aufgrund dieser

Übereinstimmungen ist von einer zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der

Waren "Registrierkassen" und "Rechenmaschinen" auszugehen. Demgegenüber

greift der Einwand des Inhabers der angegriffenen Marke nicht durch, eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren sei zu verneinen, weil die Waren der älteren

Marke ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt seien, während sich die

Waren der jüngeren Marke an professionelle Anbieter von Flugreisen richteten.

Eine derartige Einschränkung kann dem Warenverzeichnis der jüngeren Marke

nicht entnommen werden.

Im übrigen dürften keine Zweifel bestehen, daß heutzutage Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowohl im privaten wie auch gewerblichen Bereich gleichermaßen eingesetzt werden.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sind die beiderseitigen Marken auch so

ähnlich, daß unter Berücksichtigung der Warengleichheit bzw durchschnittlichen

Ähnlichkeit der Waren die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1

Nr 2 MarkenG angenommen werden muß.

Zwar unterscheidet sich die Widerspruchsmarke von der angegriffenen Marke

(schrift-)bildlich durch ihren Rahmen sowie durch die ins Auge fallende - im Verhältnis zu den übrigen Buchstaben - doppelte Größe des Anfangsbuchstabens

"B". Die Umrandung ist jedoch nicht geeignet, die Widerspruchsmarke zu prägen.

Als ihr prägender Markenbestandteil kommt daher insbesondere bei mündlichen

Bestellungen nur ihr Wortbestandteil in Betracht. Dieser wird zumindest von dem

Teil des Verkehrs, der über englische Grundkenntnisse verfügt, in rechtserheblichem Umfang als die Wortfolge "BEST BUY" erkannt werden, da "EST Buy" bzw

"BEST UY" keinen Sinn ergeben und die Vergrößerung eines zwei Wörtern gemeinsamen Anfangsbuchstabens in der Werbung häufig anzutreffen ist. Hiervon

ist auch zutreffend die Markenstelle ausgegangen.

Soweit die Markenstelle allerdings dem Wortbestandteil "BESTBUY" der Widerspruchsmarke eine eigenständig kennzeichnende Funktion und damit eine den

Gesamteindruck prägende Eigenschaft abgesprochen hat, weil er ausschließlich

warenbeschreibend und nicht unterscheidungskräftig sei, vermag der Senat dem

nicht zu folgen. In Ermangelung einer die beanspruchten Waren und Dienstleistungen konkret beschreibenden Sachaussage handelt es sich bei "BESTBUY"

nicht um eine schutzunfähige Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Da

auch eine Verwendung in der Werbung, die ein ausschließlich anpreisendes Verständnis des Verkehrs begründen könnte, nicht feststellbar ist, kann dieser Bezeichnung auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Somit

kann dieser Bezeichnung aufgrund ihres warenanpreisenden Anklangs allenfalls

eine reduzierte Kennzeichnungskraft zugesprochen werden, die eine Prägung der

Widerspruchsmarke durch "BESTBUY" nicht ausschließt, zumal die weiteren

Markenelemente ("Rahmen") äußerst schwach sind.

Da die angegriffene Bezeichnung "bestbuy" mit dem die Widerspruchsmarke prägenden Wortbestandteil "BEST BUY" klanglich und begrifflich vollständig übereinstimmt, kann eine klangliche Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1

Nr 2 MarkenG nicht verneint werden.

Der Beschwerde war deshalb im erkannten Umfang stattzugeben.

Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand

kein Anlaß.

Die Feststellung der Wirkungslosigkeit trägt der teilweisen Rücknahme des Widerspruchs Rechnung, wodurch die Grundlage des Widerspruchsverfahrens gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO entfallen ist (vgl

BGH Mitt 1998, 264 - Puma). Aus Gründen der Rechtsklarheit war daher auszusprechen, daß der angefochtene Beschluß insoweit hinsichtlich der Versagung der

Eintragung wirkungslos ist.

Kraft

Reker

Eder

Mr/prö

Abb. 1