Rechtsprechung / BPatG / 2000
BPatG Beschluss vom 31.03.2000 – 33 W (pat) 154/99
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 6.70
…
betreffend die Marke 395 13 702
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 31. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Pagenberg
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und
Markenamt") sind gegen die - am 30. Januar 1996 veröffentlichte - Eintragung der
Marke 395 13 702
Mc Cool
vom 26. September 1995, die nach Teillöschung vom 4. Februar 1997 noch besteht für die Waren und Dienstleistungen
"Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, Haargel, Rasiercreme,
Mundwasser; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Rasierklingen; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren- und Zeitmeßinstrumente; Druckereierzeugnisse, Papier, Pappe (Karton)
und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten,
Schreibwaren, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Spielkarten;
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in
Klasse 18 enthalten, Reise- und Handkoffer, Regenschirme; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Tabak,
Raucherartikel, Streichhölzer; Werbung- und Geschäftswesen;
Erziehung und Unterhaltung; Versicherungs- und Finanzwesen;
Schußwaffen;
photographische, Film-,
optische-, Wäge-,
Meßapparate und -Instrumente, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Sonnenbrillen, Lesebrillen und Brillen aller Art",
auf Grund der für die Waren
"Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer"
am 17. Juni 1993 eingetragenen Marke DD 653 370
siehe Abb. 1 am Ende
sowie der für die Waren
"Rohtabak, Tabakerzeugnisse"
am 13. November 1967 eingetragenen Marke 839 065
siehe Abb. 2 am Ende
Widersprüche erhoben worden.
Die Markenstelle für Klasse 18 hat die Widersprüche durch den von einem Hilfsmitglied des Patentamts erlassenen Beschluß vom 11. Mai 1999 gemäß §§ 43
Abs 2, 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt worden, inwieweit die Waren
der jüngeren Marke zu den Waren der älteren Marken in einem markenrechtlich
relevanten Ähnlichkeitsbereich lägen, könne dahingestellt bleiben, da die Vergleichsmarken selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe einen hinreichend großen
Abstand einhielten. Die beiden Bestandteile "Mc" und "Cool" der angegriffenen
Marke bildeten einen einheitlichen Gesamtbegriff. Die beteiligten Verkehrskreise
seien an das Werbeschlagwort "Cool" gewöhnt, so daß sie bereits deshalb nicht
diesem Wortbestandteil allein, sondern nur dem prägnanten Gesamtbegriff "Mc
Cool" die Kennzeichnungsfunktion zusprächen. Die sich gegenüberstehenden
Marken stimmten lediglich klanglich in den werbeüblich beschreibenden und somit
kennzeichnungsschwachen Wörtern
"Cool" und
"KOOL" überein. Die
Unterschiede im übrigen seien aber so groß, daß sie den Gesamteindruck trotz
der teilweisen Übereinstimmung hinreichend unterschiedlich prägten.
Die Widersprechende hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde
eingelegt. Sie trägt vor, die beiderseitigen Waren seien in der Klasse 34 identisch
und hinsichtlich der Waren der angegriffenen Marke in der Klasse 14 bestehe
große Ähnlichkeit, weil darunter auch Aschenbecher und sonstige Raucherartikel
fielen. Den Widerspruchsmarken komme schon von Hause aus eine gewisse
Kennzeichnungskraft zu, denn der Ausdruck "Cool" oder "KOOL" sei keine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe. Der Hinweis auf ein Werbeschlagwort
begründe kein Eintragungshindernis. Begriffe der Umgangssprache wie "Cool"
könnten durchaus schutzfähig sein. Der Bundesgerichtshof habe gerade in seiner
jüngeren Spruchpraxis die Schutzfähigkeit von "ABSOLUT", "YES" und "FOR
YOU" festgestellt, obwohl zB "YES" sicherlich auch ein häufig verwendetes
Schlagwort sei und "FOR YOU" eine Bestimmungsangabe sein könne. Außerdem
besäßen die Widerspruchsmarken einen weiten Schutzbereich, da sie seit vielen
Jahren umfänglich für Zigaretten und Tabakerzeugnisse benutzt würden. In
Deutschland erfolge der Vertrieb der "KOOL"-Produkte in erster Linie über den
Duty-Free-Sektor. Bei Berücksichtigung der Warenidentität und des weiten
Schutzumfangs der Marken "KOOL" halte die angegriffene Marke "Mc Cool" keinen ausreichenden Abstand von den Widerspruchsmarken ein. Nach dem Gesamteindruck der angegriffenen Marke orientierten sich die angesprochenen Verkehrskreise an dem Bestandteil "Cool". Denn teilweise werde der Verkehr den
Bestandteil "Mc" als wörtlich nicht aussprechbare Buchstabenfolge auffassen. Für
andere Teile des Verkehrs stehe "Mc" für den schottischen Namensteil "Mac", der
ähnlich wie "Sir" oder "Mister" nahtlos auf das zweite Element der Marke überleite.
Da der schottische Namensteil "Mc" relativ häufig vorkomme, sei er weniger
wichtig und helfe nicht zur Unterscheidung. In der angegriffenen Marke erscheine
"Mc" auch nicht als Vorsilbe, sondern graphisch abgesetzt. Der Bestandteil "Cool"
werde ebenso wie das Markenwort "KOOL" regelmäßig englisch wie "kuhl" ausgesprochen.
Die Widersprendende beantragt,
den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die angegriffene
Marke zu löschen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie vertritt die Ansicht, "KOOL" werde deutsch wie "Kohl" gesprochen, weil nichts
auf ein fremdsprachiges Wort hinweise. "Mc Cool" sei aber eindeutig englisch.
Phonetisch gebe es keine Ähnlichkeit zwischen den Klangbildern "kohl" und "mäck
kuhl". "Mc" sei der prägende Bestandteil der angegriffenen Marke und werde vom
Verkehr keinesfalls weggelassen. "Mc" sei offensichtlich gerade deshalb als
Zusatz gewählt worden, um einen unterscheidungskräftigen Gesamtbegriff zu
erhalten.
II
Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.
Der Senat folgt im Ergebnis der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts, daß
eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen der
angegriffenen jüngeren Marke "Mc Cool" und jeweils den Widerspruchsmarken
"KOOL" nicht vorliegt. Die Markenstelle hat die Widersprüche daher gemäß § 43
zurückgewiesen.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr umfaßt alle Umstände des Einzelfalls
und würdigt die in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit
der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, auch in ihrer Wechselbeziehung untereinander; so kann ein geringer Ähnlichkeitsgrad der Marken durch einen höheren Ähnlichkeitsgrad der Waren oder
Dienstleistungen ausgeglichen werden (EuGH GRUR 1998, 922, 923 Ez 16, 17,
18 - Canon; BGH GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; BGH GRUR 1999, 995, 997
- HONKA; BGH GRUR 1999, 241, 242 f - PATRIC LION).
Mit den Waren "Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer" der angegriffenen Marke
sind die Waren der Widerspruchsmarke DD 653 370 identisch. Warenidentität
besteht auch zwischen den Waren der Widerspruchsmarke 839 065 und "Tabak"
der angegriffenen Marke. Ob und inwieweit eine Ähnlichkeit der übrigen Waren,
insbesondere der Klasse 14, und Dienstleistungen der jüngeren Marke mit den
Waren der Widerspruchsmarken gegeben ist, kann hier als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Denn bereits bei Warenidentität hält die angegriffene Marke den dementsprechend zum Ausschluß der Verwechslungsgefahr
erforderlichen weiten Abstand jeweils zu den Widerspruchsmarken ein.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken bewertet der Senat als insgesamt annähernd normal und allenfalls leicht erhöht. Soweit die Widersprechende
selbst davon ausgeht, bei dem Markenwort "KOOL" handele es sich um eine bedeutungsgleiche und phonetisch übereinstimmende Abwandlung des englischen
Adjektivs "cool", besitzen die Widerspruchsmarken von Hause aus nur eine verhältnismäßig schwache Kennzeichnungskraft, da "cool" - abweichend von der
Auffassung der Widersprechenden - in zweifacher Hinsicht als beschreibende
Angabe anzusehen ist. Das Adjektiv "cool" weist nämlich einerseits im Sinne von
"kühl, frisch" im Bereich der Tabakwaren auf einen - von Rauchern in der Regel
als angenehm empfundenen - kühlen Rauch hin (vgl auch die bekannte Werbung
"kühl im Rauch"), wobei angesichts der tatsächlichen Benutzung der Marke
"KOOL" für Menthol-Zigaretten der Hinweis auch auf die Frischewirkung besonders naheliegt. Die Abwandlung "KOOL" statt "COOL" hat die Widersprechende
wahrscheinlich zur Begründung der Schutzfähigkeit gewählt (vgl dazu Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Auflage 1997, § 8 Rdn 106). Andererseits wird
das mittlerweile äußerst beliebte Markenwort "cool" nicht nur umgangssprachlich,
sondern auch in der Werbung gern als hochgradige Qualitätsangabe verwendet
(vgl zB Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage 1996, S 308 unter 4. in
hohem Maße gefallend; der Idealvorstellung entsprechend; P. Beale, A Concise
Dictionary of Slang and Unconventional Englisch, Verlag Langenscheidt, Berlin
1989, S 103 f unter 3. Very pleasing or attractive or satisfactory; "cool" became a
word of praise ...). Der Senat hält aber hier zu Gunsten der Widersprechenden auf
Grund der von ihr vorgetragenen und von der Beschwerdegegnerin nicht
bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarken, die übrigens in Deutschland in
der Form der Widerspruchsmarke DD 653 370 für Menthol-Zigaretten stattfindet,
die Annahme einer Stärkung der Kennzeichnungskraft bis zu einem leicht
überdurchschnittlichen Grade
für
gerechtfertigt. Der
Ansicht
der
Widersprechenden, den Widerspruchsmarken gebühre ein weiter Schutzbereich,
vermag sich der Senat jedoch nicht anzuschließen. Denn die ohne jegliche
Umsatzzahlen oder Marktanteilangaben unsubstantiiert - "seit vielen Jahren
umfänglich" - behauptete Benutzung für Zigaretten und Tabakerzeugnisse ist an
sich nicht schlüssig. Insbesondere die Aussage, in Deutschland erfolge der Vertrieb der "KOOL"-Produkte in erster Linie über den Duty-free-Sektor, läßt eigentlich
nur den Schluß auf einen äußerst geringen Bekanntheitsgrad zu.
Trotz Warenidentität sowie der im vorliegenden Falle angenommenen leicht erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist eine Verwechslungsgefahr jedoch auszuschließen, weil die sich gegenüberstehenden Marken eine zu
geringe Ähnlichkeit aufweisen (vgl zB auch Beschluß des 28. Senats vom
17. Juli 1996 - 28 W (pat) 130/95 - McRoyal/Royal).
Die angegriffene Marke "Mc Cool" bildet ohne weiteres ersichtlich einen Gesamtbegriff. Die Auffassung der Widersprechenden, die jüngere Marke "Mc Cool"
werde durch den Bestandteil "Cool" geprägt, während der Verkehr "Mc" entweder
als Abkürzung nach Einzelbuchstaben oder als relativ häufig vorkommenden
schottischen Namensbestandteil lediglich für nebensächlich und nicht unterscheidungskräftig halte, teilt der Senat nicht. Vielmehr dient gerade der Bestandteil
"Mc" in Verbindung mit dem an sich beschreibenden oder jedenfalls sehr kennzeichnungsschwachen englischen Adjektiv "Cool" offensichtlich zur Bildung einer
betriebskennzeichnend individuellen Gesamtbezeichnung nach Art eines Familiennamens. Den deutschen Verkehrskreisen ist das in zahlreichen schottischen
und irischen Familiennamen auftretende, als Abkürzung für "Mac" stehende und
ebenso "mäck" gesprochene Präfix "Mc" allgemein geläufig (vgl Duden, Deutsches
Universalwörterbuch, 3. Auflage 1996, S 975 unter "Mac"). Bekannt sind
Familiennamen wie beispeilsweise
"McDonald",
"McCartney",
"McCloy",
"McLaren", "McLean", "McMillan", "Mc Namara", "McPherson", "McCormick",
"McCain", "McEnroe", "McKinsey" etc (vgl zB Brockhaus, Die Enzyklopädie in
24 Bänden, 20. Auflage, Bd 14, 1998, S 379 - 383; OLG München Mitt 1996, 92,
94 - McDonald/McShirt; OLG Karlsruhe GRUR
1992,
460,
- McChinese/McDonald's), wobei üblicherweise sowohl die aneinandergerückte als
auch die abgesetzte Schreibweise des Präfixes "Mc" verwendet wird. Soweit die
Widersprechende meint, der Bestandteil "Mc" sei kaum unterscheidungskräftig,
mag dies allenfalls bei solchen Eigennamen zutreffen. Eine andere Beurteilung
der Kennzeichnungskraft nach dem Gesamteindruck verlangen jedoch solche
Bezeichnungen, die - wie die angegriffene Marke "Mc Cool" - aus dem Namenspräfix "Mc" und einer beschreibenden Angabe oder einem sonstigen geläufigen englischen Begriff bestehen. Derartige "sprechende" markenmäßige Kennzeichnungen, die nicht nur durch die Markenserie "McChicken", "McDrive",
McPizza", "McExpress", "McKids", "McSnack" etc des Fast-Food-Unternehmens
McDonald's, sondern auch auf verschiedenen sonstigen Waren- und Dienstleistungsgebieten Verbreitung gefunden haben, sind den angesprochenen Verkehrskreisen vertraut (vgl Marken-Lexikon 1999, Bd M-N, S 5536 - 5544;
OLG München aaO; OLG Karlsruhe aaO; OLG München GRUR 1996, 63, 65
- McDonal's/Mac Fash). Die markenrechtlich kennzeichnende - in der Regel
schutzbegründende - Eigenart dieses Prinzips der Markenbildung liegt aber ersichtlich gerade in der individualisierenden Personalisierung eines beschreibenden
oder jedenfalls kaum unterscheidungskräftigen Ausdrucks durch die Voranstellung
des namenstypischen Präfixes "Mc". Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich
gegenüberstehenden Marken ist somit davon auszugehen, daß der Bestandteil
"Mc" die angegriffene Marke "Mc Cool" gleichgewichtig mitprägt und nicht allein
der Bestandteil "Cool" den Widerspruchsmarken gegenübergestellt werden darf.
Eine bildliche, insbesondere schriftbildliche Ähnlichkeit der sich jeweils gegenüberstehenden Marken hat die Widersprechende nicht vorgetragen. Sie scheidet
auch schon deshalb aus, weil der prägnante Anfangsbuchstabe "K" des Markenwortes "KOOL" der Widerspruchsmarken unübersehbar deutlich abweicht. Außerdem tritt der zusätzliche Anfangsbestandteil "Mc" in der angegriffenen Marke
markant in Erscheinung.
Aber auch klanglich besteht keine Ähnlichkeit, die irgendwelche Verwechslungen
befürchten ließe. Das Markenwort "KOOL" der Widerspruchsmarken gibt eigentlich
nach seiner Schreibweise keinen unmittelbaren Anlaß, englisch "kuhl" ausgesprochen werden zu müssen, da es durchaus vergleichbare deutsche Wörter
wie "Boot", "Zoo", "Moos" gibt. Die angesprochenen Verkehrskreise sprechen die
Widerspruchsmarken "KOOL" jedoch wahrscheinlich weitgehend tatsächlich "kuhl"
und nicht "kohl" aus, da die lediglich schriftbildliche Abwandlung vom allgemein
bekannten englischen Adjektiv "cool" naheliegt. Die sich demnach in erheblichem
Umfang gegenüberstehenden Klangbilder "mäck kuhl" und "kuhl" sind jedoch sehr
auffällig verschieden. Denn die erste von den beiden Silben der angegriffenen
Marke findet in den Widerspruchsmarken keinerlei Entsprechung.
III
Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens
jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).
Winkler
Pagenberg
v. Zglinitzki
Abb. 1
Cl
Abb. 2