BPatG Beschluss vom 13.09.2000 – 29 W (pat) 190/99

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 190/99

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 10.99

betreffend die Marke 395 19 852

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 13. September 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, die

Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird

der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 7. Mai 1999 aufgehoben.

2. Der Widerspruch aus der Marke 2 008 716 wird zurückgewiesen.

I.

Gegen die für die Dienstleistungen

"Entwicklung, Inbetriebnahme und Wartung von aus Hard- und

Software bestehenden Komplettlösungen zur Durchführung und

Auswertung von Last- und Funktionstests in Mobilfunknetzen"

eingetragene Wort-Bildmarke Nr. 395 19 852

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Marke Nr. 2 008 716

siehe Abb. 2 am Ende

die für die Dienstleistungen

im Markenregister eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

Beschluß vom 7. Mai 1999 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet,

weil die Gefahr von Verwechslungen der jüngeren Marke mit der älteren Marke

bestehe. Der Widerspruch sei zulässig, obwohl die Widerspruchserklärung von

einem Dr. F… "in Vertretung

für M…" unterzeichnet worden sei, denn

in Fällen, in denen ein Angestellter eines Verfahrensbeteiligten auftrete, werde

amtsseitig ein derartiges Innenverhältnis nicht näher geprüft, wenn wie hier zuverlässig die Identität und Person des Unterschreibenden erkennbar seien. Auch

sei die Schriftform des Widerspruchs gewahrt. Die sich gegenüberstehenden

Dienstleistungen lägen im mittleren Ähnlichkeitsbereich, so daß die jüngere Marke

einen durchschnittlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten müsse, der

hier nicht mehr gegeben sei. Die prägenden Wortbestandteile der Marken

"T-COM" und "Telekom" kämen sich klanglich nahe, denn die wenig auffälligen

Unterschiede seien unbetont und befänden sich in der Wortmitte. Der Bestandteil

"Telekom" der Widerspruchsmarke habe, selbst wenn er ursprünglich

schutzunfähig gewesen sei, Verkehrsgeltung erlangt und könne darum kollisionsbegründend wirken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Der

Widerspruch sei mangels Schriftlichkeit unzulässig, da ihn eine Person unterzeichnet habe, deren Vertretungsberechtigung trotz Bestreitens nicht nachgewiesen

worden sei. Auch im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt müsse

im Falle des Bestreitens die Vollmacht eines Angestellten nachgeprüft werden.

Außerdem liege eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, weil die Erwiderung

der Widersprechenden auf die Widerspruchsbegründung ihr - der Inhaberin der

angegriffenen Marke - erst mit dem Beschluß der Markenstelle zugestellt worden

sei. Die Marken seien aus Rechtsgründen nicht verwechselbar, denn "Telekom"

sei für die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke beschreibend bzw. äußerst

kennzeichnungsschwach, präge den Gesamteindruck nicht und könne daher Verwechslungen nicht begründen. Die von der Markenstelle angenommene Verkehrsgeltung könne nicht berücksichtigt werden, da diese bereits am Anmeldetag der

jüngeren Marke hätte gegeben sein müssen, was aber nicht der Fall gewesen sein

könne, weil damals die Deutsche Telekom erst gegründet worden sei. Auch heute

sei keine Verkehrsgeltung gegeben, weil die Widersprechende stets als "Deutsche

Telekom" auftrete, um sich von anderen Anbietern, die ebenfalls "Tele(k)com" im

Firmennamen hätten, abzuheben. Ein Eintrag im "DUDEN", auf den die Markenstelle abgestellt habe, reiche als Beleg für die Verkehrsdurchsetzung nicht aus. Im

übrigen kenne der Verkehr mehrere Unternehmen mit dem Bestandteil

"Tele(k)com", so daß der Verkehr auf unterscheidende Merkmale achte und somit

die Unterschiede zwischen den Markenwörtern zur Unterscheidung ausreichten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Widerspruch

aus der Marke 2 008 716 zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht weder

geäußert noch Anträge gestellt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig und hat

in der Sache auch Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen

den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9

Abs. 2 Nr. 2, 43 Abs 2 MarkenG).

2.

Der Senat kann allerdings im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und

Markenamt keine Verfahrensfehler feststellen, die zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führen. Der Widerspruch wurde von einer Person

unterzeichnet, die erkennbar Angestellter der Widersprechenden ist.

Nach § 76 Abs. 3 Satz 1 MarkenV gilt die Wahrnehmung der Interessen eines Beteiligten durch einen Arbeitnehmer nicht als Bevollmächtigung im

Sinne des § 76 Abs. 1 MarkenV, der die Bevollmächtigung von Personen

betrifft, die nicht Arbeitnehmer des Verfahrensbeteiligten sind und die gemäß § 77 Abs. 1 MarkenV eine Vollmacht vorzulegen haben, sofern es sich

nicht um Patent- oder Rechtsanwälte handelt. Im Falle der Wahrnehmung

der Interessen durch einen Arbeitnehmer wird dessen Vollmacht nicht überprüft (§ 76 Abs. 3 Satz 2 MarkenV), wenn wie hier deutlich Person und Arbeitnehmereigenschaft erkennbar wird und auch keine ernsthaften Gesichtspunkte gegen eine Vertretungsmacht sprechen. Im übrigen ist im weiteren Verlauf des Verfahrens von der Widersprechenden detailliert dargelegt worden, daß der Unterzeichner des Widerspruchs, der als Prozeßbevollmächtigter für die Widersprechende im Verfahren vor dem Bundespatentgericht auftritt und eine Vollmacht eingereicht hat, auch zur Einlegung

des Widerspruchs bevollmächtigt war. Die Schriftform des Widerspruchs ist

durch die Unterschrift gewahrt. Eine Verletzung des Grundsatzes des

rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 59 Abs. 2 MarkenG) durch die

Markenstelle, die im übrigen durch die Möglichkeit einer Stellungnahme vor

dem Senat geheilt werden kann, liegt ebenfalls nicht vor, denn die

Erwiderung auf die Widerspruchsentgegnung, die der Markeninhaber erst

mit dem angefochtenen Beschluß zugestellt worden ist, enthält nur

rechtliche Ausführungen nicht völlig neuer Art und keine neuen Tatsachen

(vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 59 Rn. 12).

3.

Nach Auffassung des Senats sind die Marken nicht verwechselbar.

3.1 Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. B der Markenrechtsrichtlinie

durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR

Int. 1998, 56, 57 - Sabèl/Puma), die für die Auslegung der in Umsetzung

dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche

Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der

Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. Markenrechtsrichtlinie,

10. Erwägungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der

Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese

hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der

jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH

1996, 198 "Springende Raubkatze"; BGHZ 131, 122, 124 f. "Innovadiclophont"). Schließlich

impliziert die umfassende Beurteilung der

Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in

Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken

und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein

geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon";

GRUR 1999, 731 "Canon II; GRUR 1999, 995, 997 "HONKA"). Nach diesen

Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben.

3.2 Da die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren

erhobene Benutzungseinrede nach "§ 41" (offensichtlich gemeint: § 43)

Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht zulässig ist, weil zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke die Widerspruchsmarke noch nicht fünf

Jahre eingetragen war, und die Erklärung wegen der ausdrücklichen Angabe "Abs 1 Satz 1" auch nicht als Bestreiten der Benutzung nach § 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG ausgelegt werden kann, ist hinsichtlich der

Dienstleistungen der Widerspruchsmarke von der Registerlage auszugehen. Nach der Registerlage sind die Dienstleistungen der angegriffenen

Marke speziell und wenden sich an Fachleute, so daß sich die Marken nur

bei diesen Verkehrskreisen begegnen können, was Verwechslungen eher

entgegenwirkt. Jedoch können die Marken den angesprochenen Verkehrskreisen in Verbindung mit relativ ähnlichen Dienstleistungen begegnen

(vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn 14, 69, 71).

Insgesamt sind an den Abstand der jüngeren zur älteren Marke deshalb

mittlere Anforderungen zu stellen, die eingehalten werden.

3.3 Die Marken sind in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen

graphischen Ausgestaltung nicht verwechselbar. Verwechslungen kommen

allenfalls zwischen den Wortbestandteilen "T-COM" und "Telekom" in Betracht. Allerdings handelt es sich bei dem Wort „Telekom“ in der älteren

Marke um einen schutzunfähigen oder jedenfalls äußerst kennzeichnungsschwachen Markenbestandteil, auf den aus Rechtsgründen im vorliegenden

Fall eine Verwechslungsgefahr nicht gestützt werden kann. "Telecom" bzw.

"TELECOM" stellt als Abkürzung für "telecommunications" in der Fachsprache Englisch eine unmittelbar beschreibende Angabe für Telekommunikationsdienstleistungen dar und ist in dieser Bedeutung in vielen einschlägigen Lexika nachweisbar (Koblischke, Lexikon der Abkürzungen, Bertelsmann 1994, Peter Wennrich, Anglo-amerikanische und deutsche Abkürzungen in Wissenschaft und Technik, 1. Aufl. München - New York 1978;

Schulze, Computerkürzel, Rowohlt 1998, jeweils Stichwort "TELECOM").

Außerdem gibt es heute eine Vielzahl auch in Deutschland tätiger und/oder

bekannter Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen und -geräten,

die den Bestandteil "Tele(k)com" in ihrer Bezeichnung führen, wie etwa Telekom Austria, AS Telekom GmbH, ACC Telecom, Alpha Telecom

Deutschland, COLT Telecom GmbH, CTG Central Telecom Germany

GmbH, Esprit Telecom Deutschland GmbH, First Telecom, German

Telecom, Hutchison Telecom, interoute Telecom Deutschland GmbH,

Median Telecom GmbH, Mistral Telecom, Mox Telecom, Star Telecom,

WorldLine Telecom. Zwar werden die eingeführte Abkürzung und die entsprechenden Teile der Firmenbezeichnung im allgemeinen mit "C" und

nicht wie der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke mit "k" geschrieben.

Diese Unterschiede in der Schreibweise sind für die angesprochenen Verkehrskreise jedoch unerheblich. Gerade bei Ausdrücken, die in der englischen und deutschen Sprache ähnlich sind und die die gleichen, meist lateinischen Wurzeln haben, ist es üblich, gelegentlich c und k auszutauschen, nicht zuletzt, um bei grenzübergreifenden Dienstleistungen wie der

Telekommunikation den Eindruck von weltweiter Tätigkeit zu suggerieren

und dem allgemeinen Trend zu englischen Ausdrücken auf diesen Gebieten

zu folgen, in denen Englisch ohnehin die Fachsprache ist. Im übrigen läßt

sich in neuerer Zeit auch die Verwendung der Abkürzung "Telekom" (mit k)

für "Telekommunikation" nachweisen (Meldungen in Yahoo! Finanzen:

12. September 2000

Überschrift:

"Telefonica-Tochter Wien

will

UMTS-Lizenz.., " im Text: „Der in Wien ansässige Telekom- und Internetbetreiber European Telecom .... "; Überschrift: „Vodafone verhandelt exklusiv

mit Wind über Infostrada“, im Text:…".... verhandelt ... mit dem italienischen

Telekom-Konsortium Wind ....."; vom 13. September 2000 Überschrift:

"EU-Kommission billigt Zusammenschluß am spanischen Telekom-Markt";

Überschrift: "Telefonica kaufen - Kreissparkasse Pinneberg", im Text: "Telefonica (......) ist der größte Telekom-Operator im spanisch- und portugiesischsprachigen Raum."). Bei der häufig vorkommenden klanglichen Wiedergabe der Marken, bei der es in erster Linie zu Verkürzungen der Marken

auf ihre Wortbestandteile kommt, ist der Unterschied in der Schreibweise

ohnehin nicht bemerkbar.

Der Senat kann keine Anhaltspunkte für eine von der Markenstelle angenommene amtsbekannt offenkundig intensive Benutzung und gesteigerte

Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke erkennen. Anders als wohl im Fall 24 W (pat) 228/97, in dem eine Verwechslungsgefahr einer Marke mit dem Bestandteil "T-COM" mit der Widerspruchsmarke angenommen worden ist, ist hier die Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung bestritten. Auch würde eine

etwa unbestrittene oder liquide intensive Benutzung der Widerspruchsmarke, die ein stilisiertes Posthorn und u.a. Zeichenelemente (das magentafarbene T und die "Digits" genannten Quadrate) enthält, von der die

Widersprechende - wie dem Senat aus anderen Verfahren bekannt ist -

behauptet, sie seien als Hinweis auf die Widersprechende überdurchschnittlich bekannt, noch nicht den Schluß erlauben, daß eine Steigerung

der Kennzeichnungskraft auch und gerade für den isolierten Wortbestandteil "Telekom" vorliegt, zumal nach Kenntnis des Senats die Widersprechende üblicherweise unter der Bezeichnung "Deutsche Telekom" auftritt.

Außerdem ist hinsichtlich einer Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf den Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke abzustellen

(Ingerl/Rohnke, Markengesetz,

§ 14 Rn. 184; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn 21, 138), im vorliegenden Fall also auf den Mai 1995. Zu diesem Zeitpunkt aber besaß die Widersprechende auf dem Gebiet der Telekommunikation in der Bundesrepublik

Deutschland noch ein Monopol. Erst ab dem 1. Januar 1998 waren außer

der Widersprechenden bzw. deren Rechtsvorgängerin noch andere Wettbewerber zugelassen. So lange die Monopolstellung bestand, war jedoch

auch eine Verkehrsdurchsetzung nicht möglich (Althammer/Ströbele/Klaka,

Markengesetz, 5. Aufl., § 8 Rn. 131; vgl. auch BGH GRUR 1960, 83, 85, 86

"Nährbier" für die Frage der Verkehrsgeltung von Ausstattungen), was für

den im wesentlichen gleich gelagerten Sachverhalt der Steigerung der

Kennzeichnungskraft ebenso gelten muß.

3.4 Es kann im vorliegenden Fall letztlich aber dahingestellt bleiben, ob der Bestandteil "Telekom" der Widerspruchsmarke auf dem Gebiet der Telekommunikation als Hinweis auf die Beschaffenheit der Dienstleistungen

völlig schutzunfähig war bzw. ist, wofür die Fundstellen bei Yahoo! Finanzen sprechen (kollisionsbegründende Markenbestandteile müssen auch

noch zum Zeitpunkt der Entscheidung schutzfähig sein - vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl. § 9 Rn 138; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rn. 184), oder ob sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus den oben genannten Gründen auf die Schreibung mit c

beschränkt, weil darin die den markenrechtlichen Schutz begründende Abwandlung liegt (vgl. dazu etwa BGH GRUR 1989, 349, 350 "ROTH-

HÄNDLE - KENTUCKY/Cenduggy"; GRUR 1989, 264, 265 „REYNOLDS

R1/EREINTZ; GRUR 1990, 681, 684 "Schwarzer Krauser"; GRUR 1996,

128, 131 "Plak Guard / GARD"; vgl. auch BGH WRP 2000, 529, 532

"ARD-1"; BPatG MarkenR 2000, 103, 106 "Netto 62"). Jedenfalls geht

selbst bei unterstellter Schutzfähigkeit dieses Wortes der Schutzumfang

nicht über die Eigenart der Schreibweise hinaus und der Bestandteil kann

nicht kollisionsbegründend mit einem an die schutzunfähige Angabe in

anderer Weise angelehnten Wort wirken (vgl. dazu die Grundsätze in BGH

"ARD-1" a.a.O.; BPatG "Netto 62" a.a.O.; Althammer/Ströbele, Klaka, Markengesetz, 5. Aufl § 9 Rn 125; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rn 199).

3.5 Es ist auch nicht damit zu rechnen, daß die jüngere Marke mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht wird, denn es fehlt an einem gemeinsamen eigenständigen Stammbestandteil mit Hinweischarakter

auf den Betrieb der Widersprechenden (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka,

Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn 180, 182, 186). Wegen der Kennzeichnungsschwäche (bzw. der Schutzunfähigkeit) des allein als kollisionsbegründend

in Betracht kommenden Bestandteils "Telekom" liegt der Schluß fern, daß

die beiden Marken Bestandteile einer Serie von Kennzeichnungen der

Widersprechenden seien oder daß es sich bei der Anmelderin und der

Widersprechenden um wirtschaftlich oder organisatorisch

in Zusammenhang stehende Unternehmen handele

(vgl. dazu Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn 186, 191, 197).

4.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1

Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Meinhardt

Pagenberg

Guth

Cl

Abb. 1

Abb. 2