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BPatG Urteil vom 23.10.2000 – 10 W (pat) 1/00
10. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
Verkündet am 23. Oktober 2000 …
URTEIL§
In Sachen
(Aktenzeichen)
… 9.72
betreffend Vollstreckungsgegenklage
hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 18. September 2000
für Recht erkannt:
1. Die Zwangsvollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluß des Deutschen Patentamts vom 19. Mai 1998 in
der Gebrauchsmusterlöschungssache
Gbm 94 13 523 Lö II 92/96 wird für unzulässig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von
DM 3.000,-- vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand§
Der Beklagte ist Inhaber des Gebrauchsmusters G 94 13 523. Der Kläger hat beim
deutschen Patentamt die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt, nachdem
der Beklagte gegen ihn beim Landgericht München Klage wegen Verletzung des
Gebrauchsmusters erhoben hatte. Aufgrund eines zwischen den Parteien geschlossenen Vergleichs nahm der Beklagte die Verletzungsklage zurück und der
Kläger den Löschungsantrag.
Durch Beschluß vom 2. Juli 1997 hat das Patentamt - Gebrauchsmusterabteilung I - auf Antrag des Beklagten die Kosten des Löschungsverfahrens dem Kläger auferlegt. Die Kosten des Beklagten sind durch Beschluß des Patentamts vom
19. Mai 1998 auf DM 1.940,-- festgesetzt worden.
Mit seiner Vollstreckungsabwehrklage vom 7. Dezember 1999 wendet sich der
Kläger gegen die Vollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluß. Er ist der
Ansicht, daß die Vollstreckung unzulässig ist. Zur Begründung macht er geltend,
daß zwischen den Parteien eine mündliche Vereinbarung getroffen worden sei, die
sein Vertreter mit Schreiben vom 29. September 1996 gegenüber dem Beklagten
bestätigt habe. Dort heiße es unter Punkt 4:
"Herr F… nimmt die Klage beim Landgericht München,
Aktenzeichen 21 O 18 683/95, zurück; Herr L… stimmt der
Klagerücknahme zu".
Punkt 5 laute:
"Herr L… zieht das Verfahren zur
Gebrauchsmusterlöschung/den Einspruch zurück; Herr F…
beteiligt sich an den in diesem Verfahren entstandenen Kosten mit einem Betrag
von DM 2.000,--".
In mehreren Telefonaten mit dem anwaltlichen Vertreter des Beklagten sei ausdrücklich vereinbart worden, daß der Kläger der Gegenseite keine Kosten für das
Löschungsverfahren zu erstatten habe. Vielmehr sollte sich der Beklagte mit
DM 2.000,-- an den auf Seitens des Klägers entstandenen Kosten des Löschungsverfahrens beteiligen. Dies sei auch geschehen. Der Beklagte habe ihm
den Betrag am 21. Oktober 1996 überwiesen.
Der Kläger beantragt,
die Zwangsvollstreckung aus dem vollstreckbaren Kostenfestsetzungsbeschluß des Deutschen Patentamts vom
19. Mai 1998, Aktenzeichen Gbm 94 13 523 Lö II 92/96, für unzulässig zu erklären.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Er trägt vor, die Parteien seien sich gemäß Punkt 5 des Vergleichs darüber einig
gewesen, daß er sich an den Kosten des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren
mit DM 2 000,-- beteilige. Dies entspreche in etwa der Hälfte der in dem Löschungsverfahren insgesamt entstandenen Kosten, die wegen der Rücknahme
des Löschungsantrags an sich in vollem Umfang von dem Kläger zu tragen gewesen wären. Damit sei im Ergebnis eine wechselseitige Kostenaufhebung betreffend das Löschungsverfahren vereinbart worden.
Der Senat hat Beweis erhoben durch Vernehmung des anwaltlichen Vertreters
des Klägers, Rechtsanwalt
N…, und des anwaltlichen Vertreters des
Beklagten, Patentanwalt Dr. P…, als Zeugen.
Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme und der weiteren Einzelheiten des
Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten und die Sitzungsniederschrift vom
18. September 2000 verwiesen.
Entscheidungsgründe§
denn nach § 17 Abs. 4 GbmG iVm § 62 Abs. 4 Satz 3 PatG sind die Bestimmungen der ZPO über die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen
entsprechend anzuwenden. Zuständig für die Entscheidung über die Klage ist das
Bundespatentgericht als Gericht erster Instanz (vgl BPatGE 24, 160).
Die Klage ist auch begründet.
Die Einwendung des Klägers, daß er aufgrund einer Vereinbarung zwischen den
Parteien keine Kosten im Löschungsverfahren zu erstatten habe, ist zulässig. Die
Bestimmung des § 767 Abs. 2 ZPO steht der Einwendung nicht entgegen. Bei der
Kostenentscheidung, die nach der Rücknahme des Löschungsantrags gemäß
§ 17 Abs. 4 GbmG iVm § 84 Abs. 2 PatG in analoger Anwendung des § 269
Abs. 3 Satz 2 ZPO auf Antrag des Gebrauchsmusterinhabers zu treffen ist, sind
zwar außergerichtliche Kostenvereinbarungen zu berücksichtigen. Das gilt jedoch
nur dann, wenn die Vereinbarung unstreitig ist, denn nur in diesem Fall kann der
Löschungsantragsteller einwenden, daß der Gebrauchsmusterinhaber kein
Rechtsschutzinteresse an dem Kostenausspruch nach § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO
hat. Sind sich die Beteiligten - wie im vorliegenden Fall - über die außergerichtliche Kostenregelung nicht einig, steht dem Antragsteller nur die Möglichkeit der
Erhebung einer Vollstreckungsabwehrklage gegen den Kostenfestsetzungsbeschluß offen (vgl Baumbach-Hartmann, ZPO, 58. Aufl § 269 Rdn 40, 41; OLG
Frankfurt MDR 1983, 675; KG VersR 1994, 1491).
Die Zwangsvollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluß vom 19. Mai 1998
ist unzulässig. Der Senat ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme in
Verbindung mit den schriftlich bestätigten Punkten 4 und 5 des zwischen den
Parteien geschlossenen Vergleichs zu der Überzeugung gelangt, daß der Kläger
im Löschungsverfahren keine Kosten zu erstatten hat.
Was die Parteien hinsichtlich der Kosten des Löschungsverfahrens vereinbart
haben wird von den Zeugen, die die Vergleichsverhandlungen telefonisch geführt
haben, unterschiedlich dargestellt. Der Zeuge Dr. P… hat ausgesagt,
daß eine wechselseite Kostenaufhebung vereinbart worden ist. Nach der Aussage
des Zeugen N… sollte der Beklagte alle
Kosten des Löschungsverfahrens tragen und zu den in dem Löschungsverfahren
entstandenen Kosten des Klägers einen Betrag von DM 2.000,-- beisteuern. Der
Zeuge N… meinte,
dies in der schriftlichen Bestätigung der mündlichen Vergleichsverhandlungen
auch so zu Papier gebracht zu haben. Er räumte ein, daß er Ziffer 5 des
Vergleichs anders formuliert hätte, wenn er gewußt hätte, daß es wegen der
Kosten zu Auseinandersetzungen kommen werde.
Der Senat hat keinen Grund, an der Glaubwürdigkeit der Aussage des Zeugen
N… zu zweifeln. Wäre eine
gegenseitige Kostenaufhebung vereinbart worden, hätte es keinen Sinn gehabt,
daß sich der Beklagte gegenüber dem Kläger einerseits zur Zahlung eines
Betrags in Höhe von DM 2.000,-- verpflichtete, der im wesentlichen die Kosten
abdeckt, die dem Kläger durch das Löschungsverfahren entstanden sind, und
andererseits seine Kosten in etwa gleicher Höhe im Wege der Kostenerstattung
geltend macht. Dies widerspricht dem Sinn und Zweck eines Vergleichs, der
üblicherweise eine umfassende und abschließende Regelung auch hinsichtlich der
Kosten enthält. Es ist auch nachvollziehbar, daß der Beklagte neben den Kosten
des Verletzungsprozesses gemäß Punkt 4 des Vergleichs auch alle Kosten des
Löschungsverfahrens
tragen sollte, denn so blieb dem Beklagten das
Gebrauchsmuster erhalten, und nach der Aussage des Zeugen N… standen beide
Verfahren für den Kläger günstig.
Dies hat der Zeuge P… auch nicht in Abrede gestellt.
Die Glaubhaftigkeit der Aussage des Zeugen N… wird
durch die Aussage des Zeugen Dr. P… nicht widerlegt,
sondern im Gegenteil gestützt. Nach dessen Schilderung hat sich der Beklagte zur
Zahlung von DM 2.000,-. an den Kläger bereit erklärt, weil er dann ja noch den
Kostenerstattungsanspruch aus dem Löschungsverfahren hatte, so daß er letzten
Endes diese Kosten so ungefähr nicht zu zahlen gehabt hätte. Der Zeuge Dr. P…
hat in diesem Zusammenhang weiter ausgesagt, er
habe nach Erhalt des schriftlich bestätigten Vergleichsvorschlages seinem
Mandanten geschrieben, daß "wir gegen den Kläger ja noch den Kostenanspruch
aus dem Gebrauchmuster-Löschungsverfahren haben, mit dem wir uns materiell
gesehen die an den Kläger zu zahlenden DM 2.000,-- zurückholen können".
Aufgrund dieser Aussage ist der Senat davon überzeugt, daß sich der Zeuge
Dr. P… in den telefonischen
Vergleichsgesprächen zwar verpflichtet hat, dem Kläger DM 2.000,-- als Beitrag
zu seinen Kosten zu zahlen, jedoch unter dem gegenüber dem Zeugen N… nicht
zum Ausdruck
gebrachten Vorbehalt, daß der Beklagte seine in etwa in gleicher Höhe
entstandenen Kosten
für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren von
DM 1.940,-- außerhalb des Vergleichs im Wege der Kostenerstattung wieder
zurückholt. Dementsprechend hat der Beklagte zunächst am 21. Oktober 1996
den Betrag von DM 2.000,-- an den Kläger gezahlt und sodann, nachdem der
Kläger den Löschungsantrag am 20. Februar 1997 zurückgenommen hatte, beim
Patentamt Kostenantrag nach § 17 Abs. 4 GbmG iVm § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO
gestellt und im Anschluß daran Kostenfestsetzung beantragt.
Die Absicht des Beklagten, die Kosten seines Anwalts im Wege der Kostenfestsetzung geltend zu machen und damit im wesentlichen eine gegenseitige Kostenaufhebung zu erlangen, war für den Kläger objektiv nicht erkennbar. Nachdem der
Beklagte dem schriftlich fixierten Punkt 5 des Vergleichs nicht widersprochen hatte, konnte der Kläger selbstverständlich davon ausgehen, daß er seine Kosten
vom Beklagten erhält, seinerseits jedoch keine Kosten an diesen zu zahlen hat,
denn anderenfalls hätte es der Aufnahme des Kostenbeitrags von DM 2.000,-. gar
nicht bedurft.
Die gedanklichen Überlegungen, von denen der Zeuge
Dr. P… bei den Vergleichsverhandlungen nach seinem
Bekunden ausgegangen ist, sind objektiv nicht nachvollziehbar. Bei seiner
Vernehmung hat er zunächst ausgesagt, daß sein Mandant seine eigenen Kosten
tragen sollte. Diese Erklärung hat er später jedoch widerrufen und ausgeführt, daß
er rechtlich gesehen zwischen den Kosten seines Mandanten und seinen
anwaltlichen Kosten unterschieden hat. Sein Mandant sollte auf der
Vergleichsebene seine eigenen Kosten und die des Klägers tragen. Die
anwaltlichen Kosten für das Löschungsverfahren sollten jedoch im Wege der
Kostenerstattung geltend gemacht werden. Da die Kosten des Mandanten
vorliegend jedoch mit denen seines anwaltlichen Vertreters identisch sind und bei
einem Vergleich üblicherweise die Frage der Kosten abschließend geregelt wird,
ohne daß ein Kostenfestsetzungsverfahren erfolgt, war für den Klägervertreter der
Gedankengang des Vertreters des Beklagten nicht zu erkennen.
Unter diesen Voraussetzungen liegt hier nach Überzeugung des Senats die Abgabe einer Willenserklärung unter einem geheimen Vorbehalt gemäß § 116 BGB
vor, weil der Vertreter des Beklagten dem Klägervertreter gegenüber zwar zum
Ausdruck gebracht hat, daß sein Mandant seine Kosten trägt und die Kosten des
Klägers in Höhe von DM 2.000,-- übernimmt. Insgeheim sollten die Kosten des
Mandanten jedoch nachträglich eingefordert werden. In dem Fall eines solchen
geheimen Vorbehalts muß sich der Erklärende an dem festhalten lassen, was er
nach außen zum Ausdruck gebracht hat, während dem Vorbehalt keine rechtliche
Bedeutung zukommt.
Die Klage ist damit erfolgreich. Der Beklagte hat gegen den Kläger keinen Kostenerstattungsanspruch und darf daher aus dem Kostenfestsetzungsbeschluß
nicht vollstrecken.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit bezüglich der Kosten folgt
aus § 709 § 108 ZPO.
Bühring
Dr. Schermer
Schuster
be